Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PAR Continental Tire Canada, Inc. à la demande d’enregistrement No. 1126765 pour la marque de commerce XP produite par Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin et Cie.__________________________
I Les Procédures
Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin et Cie (la « Requérante ») a produit le 21 décembre 2001 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce XP (la «Marque»), fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques, chenilles. ( les « Marchandises »)
La demande est fondée sur un emploi projeté et la Requérante réclame la priorité prévue à l’article 34 de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« loi »), fondée sur une demande d’enregistrement pour la Marque produite en France le 16 juillet 2001. Elle fut publiée le 25 juin 2003 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition.
Continental Tire Canada, Inc. (« l’Opposante ») a produit le 29 août 2003 une déclaration d’opposition soulevant les motifs d’opposition suivants :
1. La Marque n’a pas été employée en France en liaison avec les Marchandises (articles 38(2)(a) et 30(d) de la loi);
2. La demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la loi car la Requérante ne pouvait, à la date de priorité revendiquée, soit le 16 juillet 2001, et à tout autre date pertinente, déclarer être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises car :
i) la Requérante s’est opposée aux demandes d’enregistrement des marques de l’Opposante et ci-après définies sur la base qu’elles portaient à confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de la Requérante en liaison avec des pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules :
X TMA190064 ZX TMA210318 XF TMA211567
XK TMA211568 XB TMA211569 XY TMA211570
XZZ TMA211571 XU TMA211572 XS TMA211573
XC TMA211574 XWX TMA211575 XN TMA211576
XM TMA211578 XRD TMA211579 XKD TMA211581
TRX TMA219885 XAS TMA222528 XVS TMA222529
XZA TMA228254 XZY TMA228255 XZX TMA230064
XCA TMA236258 XA TMA245045 XZU TMA291590
XZM TMA292506 XR TMA303145 XL TMA303146
MX TMA320454 XGT TMA325011 XDA TMA325041
XH TMA325164 XDU TMA325165 EP-X TMA364990
XPS TMA367552 MXM TMA380029
(« marques déposées de la Requérante »)
Dans les circonstances la Requérante serait forclose de plaider qu’elle était satisfaite d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. (Articles 38(2)(a) et 30(i) de la loi)
3. La Marque porte à confusion avec les marques déposées suivantes de l’Opposante :
XP 2000, certificat d’enregistrement TMA543259 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis juin 1985;
XP 2000 AS, certificat d’enregistrement TMA543275 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988;
XP 2000H, certificat d’enregistrement TMA543257 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis juillet 1985;
XP 2000 MS, certificat d’enregistrement TMA543258 enregistrée le 30 mars 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1990;
XP 2000V, certificat d’enregistrement TMA543278 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988;
XP 2000Z, certificat d’enregistrement TMA543277 enregistrée le 2 avril 2001 et fondée sur un emploi depuis janvier 1988.
(ci-dessus et ci-après désignées « marques de l’Opposante »)
(Articles 38(2)(b) et 12(1)(d) de la loi)
4. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque car à la date de priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement, la Marque portait à confusion avec l’une ou l’autre des marques de l’Opposante et préalablement employées au Canada par l’Opposante ou son prédécesseur en titre et qui n’avaient pas été abandonnées au moment de la publication de la présente demande d’enregistrement; (Articles 38(2)(c), 16(2)(a) et 16(3)(a) de la loi)
5. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque car à la date de priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement, la Marque portait à confusion avec l’une ou l’autre des marques de commerce de l’Opposante dont les demandes d’enregistrement avaient été préalablement produites par le prédécesseur en titre de l’Opposante et n’avaient pas été abandonnées au moment de la publication de la présente demande d’enregistrement; (Articles 38(2)(c) 16(2)(b) et 16(3)(b) de la loi)
6. La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi car elle ne distingue ou n’est pas apte à distinguer les Marchandises des marchandises et services des tiers et en particulier les marchandises de l’Opposante et de son prédécesseur en titre associées aux marques de commerce de l’Opposante.
Le 23 décembre 2003, la Requérante a déposé une contre-déclaration d’opposition niant les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante.
L’Opposante a produit en preuve le 20 juillet 2004 une copie certifiée des affidavits de M. Michel Savard et M. Jeff Hazelgrove, datés du 9 mars 1993 et 8 octobre 1993 respectivement, produits dans le cadre d’une opposition de la Requérante à l’enregistrement de la marque de commerce XP2000 de l’Opposante, portant maintenant le numéro d’enregistrement TMA543259. Le 5 novembre 2004, la Requérante s’est objectée à la production de cette preuve. Le 11 janvier 2005, le registraire a référé l’adjudication de cette objection à l’étape de la décision sur le fond. La Requérante n’a produit aucune preuve au dossier et l’Opposante n’a pas cru bon de corriger les prétendues lacunes de sa preuve.
Les parties n’ont pas produit un plaidoyer écrit et une audience fut tenue où elles étaient représentées.
II Objection préliminaire à la production de la preuve de l’Opposante
Je dois donc déterminer si le contenu de l’affidavit de M. Hazelgrove, représentant de l’Opposante, et celui de M. Savard, avocat conseil à l’emploi de la Requérante à l’époque, produits dans le cadre d’une autre procédure d’opposition sont admissibles en preuve dans le présent dossier.
L’Opposante se réfère aux dispositions de l’article 54 de la loi, de la règle 41(1) du Règlement sur les marques de commerce (1996), des principes de droit commun en matière de preuve, plus particulièrement aux conditions d’exception à la règle du ouï-dire et finalement à l’arrêt Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition’l Inc. (2006) FC 588 pour appuyer ses prétentions que le contenu de ces affidavits est admissible en preuve pour les fins de cette opposition.
L’article 54(1) de la loi permet la preuve de tout document en la garde officielle du registraire par la production d’une copie certifiée conforme par le registraire de ce document. Par le biais de cet article, je peux conclure que la copie certifiée conforme de ces affidavits représente une copie des originaux produits dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce XP2000 de la présente Opposante. Cet article ne crée toutefois pas une présomption de la validité de leur contenu. Une telle présomption existe seulement pour toute inscription au registre si une copie certifiée conforme par le registraire d’un extrait du registre est produite. Or un affidavit n’est certainement pas une inscription au registre visée par l’article 54(2) de la loi. Ainsi l’admissibilité du contenu de ces affidavits demeure tout entier.
Il ne saurait être question d’une preuve par ouï-dire dans le présent dossier car les affidavits contestés n’ont pas été produits comme pièces au soutien d’un affidavit signé par une autre personne.
Je suis conscient que dans certains cas bien particuliers la production d’une copie certifiée conforme d’un affidavit produit dans le cadre d’une autre procédure d’opposition a déjà été admise en preuve. Toutefois je me réfère au passage suivant dans l’affaire Springwall Sleep Products Ltd. c. Ther-A-Pedic Associates, Inc (1984), 79 C.P.R. (2d) 227 où mon collègue M. David Martin s’exprima ainsi sur cette question :
As its Trade Marks Rules, P.C. 1954-692, SOR Con. 1955, vol. 3, p. 2838, Rule 43 [maintenant la règle 41] evidence in each opposition, the opponent filed a certified copy of the affidavit of Philip Kornblum dated June 25, 1969 which was filed in support of the opposition by Beverly Bedding & Upholstery Co. to application No. 303, 593 for the trade mark MED-I-COIL. The certified copy of the Kornblum affidavit filed in each opposition is inadmissible. Although the registrar has accepted certified copies of affidavits filed in other opposition proceedings where the circumstances justify such a course of action (see e.g. Beachcombers Restaurant Ltd. v. Vita-Pakt Citrus Products Co. (1976), 26 C.P.R. (2d) 282), the opponent has not made any submissions justifying such an approach in this case. Among the circumstances that have been considered in the past are:
(1) whether or not the parties to the current proceedings are the same as in the previous proceedings;
(2) whether or not the trade mark applied for was the same in both proceedings;
(3) the availability of the affiant for cross-examination; and,
(4) whether or not all, or most, of the issues in the two proceedings are the same.
The opponent has failed to file submissions respecting any of the above circumstances and I would especially note that the opponent failed to file a bridging affidavit of Mr. Kornblum covering the period subsequent to his original affidavit. This failure on the part of the opponent effectively precluded the applicant from cross-examining Mr. Kornblum and this fact alone is enough to conclude that the certified copies of the Kornblum affidavit are inadmissible in these proceedings. (Mes soulignements)
Le test applicable pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre la Marque et l’une ou l’autre des marques de l’Opposante est décrit à l’article 6(2) de la loi :
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(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
Le registraire doit tenir compte de toutes circonstances pertinentes incluant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'ils suggèrent.
Je considère que si j’arrivais à la conclusion qu’il n’y aurait pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce XP 2000 de l’Opposante a fortiori il n’y aurait pas de risque de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce déposées de l’Opposante citées au paragraphe 3 ci-haut. Je procéderai donc à l’analyse des différentes circonstances pertinentes en comparant la Marque à la marque de commerce XP 2000.
Ces marques de commerce ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent. En effet il a été mentionné à maintes reprises qu’une marque de commerce composée de lettres de l’alphabet est une marque faible. [Voir à titre d’exemple GWS Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al. (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 à la page 163] De plus il n’y a aucune preuve d’usage de part et d’autre qui aurait pu rehausser leur degré de caractère distinctif. Dans les circonstances ce facteur ne favorise aucune des parties.
En vertu des principes établis dans l’arrêt Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 le registraire peut se référer à la date d’usage mentionnée au registre pour déterminer la période d’emploi de la marque visée par le certificat d’enregistrement. Toutefois je ne peux conclure qu’à un usage minime, insuffisant pour donner à ce facteur une importance marquée dans les circonstances.
La marque XP 2000 est enregistrée en liaison avec des pneus et il y a donc chevauchement entre les marchandises des parties. Je n’ai aucune preuve quant aux créneaux de distributions mais puisque les marchandises sont, à toutes fins utiles identiques, il est logique de présumer que les créneaux de distribution seraient les mêmes. Ces facteurs favorisent donc l’Opposante.
Au sujet du degré de ressemblance entre les marques de commerce sous analyses, il est bon de se rappeler les commentaires de Monsieur le juge Cattanach dans Beverly Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70:
“Realistically appraised it is the degree of resemblance between the trade-marks in appearance, sound or in ideas suggested by them that is the most crucial factor, in most instances, and is the dominant factor and other factors play a subservient role in the over-all surrounding circumstances.”
Les marques doivent être analysées dans leur ensemble et non pas être décortiquées pour trouver des similitudes ou des différences. Le test demeure celui de la mémoire imparfaite du consommateur moyen. [Voir Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1]. Finalement, la première portion d’une marque de commerce est la plus importante lorsque nous comparons les marques en cause. [Voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183] Il est indéniable qu’il y a ressemblance entre les marques tant au niveau de l’apparence que phonétiquement. La Marque incorpore de façon identique la première portion de la marque de commerce de l’Opposante. J’arrive à la conclusion que ce facteur favorise légèrement l’Opposante.
Je conclus que la Requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce XP2000. En effet les marchandises sont les mêmes et il y a une certaine ressemblance entre les marques. Au mieux pour la Requérante, j’arriverais à la conclusion, vu le faible degré de caractère distinctif de la marque XP 2000 de l’Opposante, que les probabilités seraient égales. Il existerait alors un doute qui doit être également résolu en faveur de l’Opposante. [Voir Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155]
Je maintiens donc le troisième motif d’opposition.
IV Conclusion
En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la loi, je maintiens l’opposition de l’Opposante et je rejette donc la demande d’enregistrement de la Requérante pour la marque XP en liaison avec les Marchandises, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 12ième JOUR DE JANVIER 2007.
Jean Carrière
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce