Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION d’Antonio Fusco International S.A. Lussemburgo, Succursale di Lugano à la demande numéro 884179 produite par Vincenzo Fusco en vue de l’enregistrement de la marque de commerce ENZO FUSCO
Le 13 juillet 1998, le requérant, Vincenzo Fusco, a demandé l’enregistrement de la marque de commerce ENZO FUSCO. Sa demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque en liaison avec des marchandises dont voici l’énoncé actuel :
Vêtements, nommément robes, costumes, gilets, vestes sport, vestes matelassées, manteaux, paletots, imperméables, pantalons, jupes, salopettes, bermudas, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, cravates, mi-chaussettes, chaussettes, léotards, ceintures, gants, châles, écharpes, foulards, parkas, blousons style aviateur, sous‑vêtements, vêtements de ski, nommément pantalons, salopettes, anoraks, blazers, casquettes et gants, chandails, pulls, pantalons en peluche, shorts en peluche, jupes en peluche, vestes en peluche, jerseys en peluche, chemises en peluche.
La demande a été annoncée pour fin d’opposition le 14 juin 2000.
La déclaration d’opposition d’Antonio Fusco International S.A. Lussemburgo, Succursale di Lugano (l’opposante) a été produite le 14 novembre 2000, et une copie en a été transmise au requérant le 28 novembre 2000. Ce dernier a signifié et produit une contre‑déclaration le 20 mars 2001. L’opposante a déposé en preuve la déclaration solennelle d’Antonio Fusco ainsi que l’affidavit de Dominico Scarfo. Le requérant a soumis l’affidavit d’Eileen J. Castellano. En contre‑preuve, l’opposante a déposé les affidavits de John D. Miller et Walter Fruh. Bien que le requérant ait obtenu des ordonnances visant le contre‑interrogatoire de MM. Miller et Fruh, aucun contre‑interrogatoire n’a eu lieu. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue, à laquelle seul le requérant était représenté.
Le premier motif d’opposition énonce que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), car le requérant ne pouvait avoir été convaincu qu’il avait le droit d’employer la marque de commerce projetée puisqu’elle créait de la confusion avec la marque ANTONIO FUSCO que l’opposante avait utilisée au Canada. Suivant le deuxième motif d’opposition, fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi, le requérant n’a pas droit à l’enregistrement de la marque projetée car à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, elle créait de la confusion avec la marque ANTONIO FUSCO de l’opposante, antérieurement employée au Canada en liaison avec des : [traduction] « pantalons, jupes, vestes, blouses, tailleurs et robes sur mesure, chemises, vestes non doublées, robes en tricot, manteaux non doublés, écharpes, manteaux, ceintures ».
Dans son dernier motif d’opposition, l’opposante soutient que la marque projetée du requérant n’est pas distinctive, du fait qu’elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises de ce dernier des marchandises en liaison avec lesquelles l’opposante a employé et continue d’employer sa marque de commerce.
La preuve de l’opposante
La déclaration solennelle d’Antonio Fusco
M. Fusco est le président fondateur de la société Antonio Fusco S.P.A. (Fusco S.P.A.). Il explique que l’opposante est la succursale suisse d’ANTONIO FUSCO INTERNATIONAL S.A. (Fusco International), filiale en propriété exclusive de Fusco S.P.A., et qu’elle est la propriétaire de la plupart des marques de commerce formant la « famille » des marques FUSCO, dont FUSCO (logo), ANTONIO FUSCO et FUSCOLLECTION (ci‑après appelées la famille des marques de commerce FUSCO).
M. Fusco décrit ensuite la relation existant entre Fusco S.P.A. et FALBER S.R.L. de même que la relation existant entre FALBER S.R.L. et M. Vincenzo (Enzo) Fusco (le requérant), et il dépose divers documents visant à corroborer ses affirmations. Entre 1995 et 1997, Fusco S.P.A. et FALBER S.R.L. ont négocié l’octroi à FALBER S.R.L. du droit d’employer la marque FUSCO (logo) en Italie. Selon l’opposante, la relation d’affaires aurait pris fin le 26 novembre 1997 lorsque FALBER S.R.L. aurait fait défaut de verser les redevances dues à Fusco S.P.A. Le 17 décembre 1997, FALBER S.R.L. aurait conclu avec M. Vincenzo (Enzo) Fusco une entente octroyant à FALBER S.R.L. une licence autorisant l’emploi des marques FUSCO, E FUSCO et & FUSCO, dont M. Vincenzo Fusco serait pas la suite devenu propriétaire. Le 18 mars 1998, M. Vincenzo Fusco et FALBER S.R.L. ont établi un accord de coopération conceptuelle et d’octroi de licence qui autorisait FALBER S.R.L. à employer les marques de commerce ENZO FUSCO et E FUSCO (logo). M. Fusco ajoute que le 9 mars 1998, Fusco S.P.A. a demandé une injonction en vue d’empêcher FALBER S.R.L. d’employer un signe distinctif ressemblant à la famille des marques de commerce FUSCO. En 1999, la Cour de Milan a reconnu dans deux ordonnances que les agissements de FALBER S.R.L. et de M. Vincenzo Fusco étaient entachés de mauvaise foi.
Le requérant soutient que beaucoup des pièces jointes à la déclaration de M. Fusco sont dépourvues de pertinence car elles ne se rapportent pas à la marque de commerce en cause au Canada ou sont irrecevables parce qu’elles n’ont pas été accompagnées de traductions certifiées conformes sous serment. Le requérant a raison pour ce qui est de l’irrecevabilité des documents non traduits. Je constate toutefois que la plupart des documents qui ont été traduits étaient accompagnés d’une attestation de conformité appuyée du serment du traducteur; ils sont en conséquence recevables. Cependant, comme peu de ces documents portent sur les marques en cause au Canada, je conviens avec le requérant qu’on ne peut leur accorder beaucoup de poids en l’espèce.
L’affidavit Scarfo
M. Scarfo occupe le poste de directeur de l’opposante depuis 1999. Il déclare que M. Antonio Fusco est un dessinateur de mode de réputation internationale qui crée des collections en Italie depuis au moins 1978. La pièce 1 annexée à son affidavit se compose d’articles de journaux et de revues concernant M. Fusco et ses créations. La marque ANTONIO FUSCO, employée en liaison avec des vêtements et accessoires, est une marque déposée dans au moins quarante‑deux pays.
L’opposante a commencé à vendre des vêtements et accessoires portant la marque de commerce ANTONIO FUSCO dans des boutiques canadiennes en 1993. Les chiffres de vente mondiaux des marchandises ANTONIO FUSCO pour les années 1978-2000 ont oscillé entre 35 et 85 millions de lires. Bien qu’aucune donnée n’ait été fournie pour le Canada, M. Scarfo affirme que les premières ventes ont été réalisées ici en 1993. Quelques factures constatant des ventes réalisées par des boutiques comme Chez Catherine, à Toronto, et Serge & Real, Couture, à Westmount (Québec), ont été jointes à l’affidavit Scarfo comme pièce 11.
M. Scarfo déclare ensuite que l’opposante a activement fait la promotion de la famille de marques de commerce FUSCO dans des catalogues, sur des panneaux-réclames, dans des revues et des journaux et lors de défilés de mode. Il joint, dans la pièce 8, des échantillons de matériel publicitaire. Entre 1982 et 2000, ANTONIO FUSCO S.P.A. a consacré à la promotion internationale des vêtements et accessoires associés aux marques FUSCO entre deux et trois millions de lires environ. Ces chiffres n’ont pas été ventilés par pays, toutefois, et ils ne sont donc pas très utiles en l’espèce. L’affidavit de M. Scarfo était aussi accompagné de nombreux exemples de publicité imprimée publiée dans diverses revues européennes et américaines de grande diffusion. Selon M. Scarfo, certaines de ces annonces ont paru dans des journaux et périodiques également diffusés au Canada, comme le Herald Tribune, le New York Times, Cosmopolitan et Vogue. Les chiffres sur la diffusion au Canada de ces périodiques n’ont pas été fournis, mais je puis prendre connaissance d’office du fait que des journaux américains comme le Herald Tribune et le New York Times, et des revues de mode américaines comme Cosmopolitan et Vogue, sont diffusés au Canada (voir Milliken & Co. c. Keystone Industries (1970) Ltd. (1986), 12 C.P.R. (3d) 166, p. 168 (C.O.M.C.); Timberland Co. c. Wrangler Apparel Corp. 38 C.P.R. (4th) 178 (C.O.M.C.)). Je suis donc en mesure de conclure que des annonces présentant la marque ANTONIO FUSCO de l’opposante ont connu une diffusion limitée au Canada avant les dates pertinentes (dont il sera question plus loin).
La preuve du requérant
L’affidavit Castellano
Mme Castellano, recherchiste en marques de commerce auprès de Fetherstonaugh & Co., a trouvé plus de cent soixante‑deux inscriptions pour le patronyme Fusco dans divers annuaires téléphoniques du Canada. Elle a également découvert six Anthony ou Antonio Fusco inscrits dans des annuaires de divers villes canadiennes. La pièce 4, jointe à son affidavit, est formée du dossier du Bureau des marques de commerce relatif à la demande numéro 864,885 visant la marque de commerce ANTONIO FUSCO, demande qui a été subséquemment abandonnée.
La contre-preuve de l’opposante
L’affidavit Miller
M. Miller est agent de marques de commerce et recherchiste et il travaille pour le cabinet d’agents représentant l’opposante. Il s’est servi du système CD NAME Search pour chercher les marques de commerce composées du prénom et du nom de dessinateurs de mode inscrites au registre canadien des marques de commerce. Bien que je puisse prendre connaissance d’office du fait que des dessinateurs de mode reconnus portent certains de ces noms, rien ne prouve qu’il s’agisse en fait chaque fois du nom de ces dessinateurs. Quoi qu’il en soit, j’ai la conviction que ces résultats établissent que de nombreuses marques déposées sont formées du prénom et du nom de dessinateurs de mode.
L’affidavit Fruh
M. Fruh est directeur de l’entreprise Mark-Pat Modiano, qui représente l’opposante. Il a obtenu de M. Guido Modiano, avocat en droit européen des marques de commerce autorisé à agir devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), des copies certifiées conformes et des traductions anglaises des décisions de l’OHMI relatives aux oppositions élevées contre les demandes d’enregistrement des marques ENZO FUSCO et E FUSCO comme marques européennes. Bien que M. Fruh ait déclaré que ces oppositions soulèvent les mêmes questions que celle dont je suis saisie, il n’a soumis aucun élément de preuve relativement à sa connaissance du droit canadien. Puisqu’il n’est pas qualifié pour formuler l’opinion qu’il a émise, celle‑ci ne sera pas prise en considération. J’ajouterais que les décisions elles‑mêmes revêtent une pertinence limitée puisque qu’elles font fondées sur le droit italien et qu’il n’a pas été démontré que ce droit s’apparentait au droit canadien.
Motifs d’opposition
On peut présumer que l’opposante voulait alléguer, relativement à son premier motif d’opposition, que le requérant connaissait l’existence de la marque ANTONIO FUSCO de l’opposante. Toutefois, le requérant pouvait en toute sincérité, même s’il était au courant de l’existence de la marque de l’opposante, faire dans sa demande la déclaration prévue à l’alinéa 30i) de la Loi. En conséquence, je ne puis accepter le premier motif d’opposition.
Le deuxième motif d’opposition énonce qu’aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi le requérant n’a pas droit à l’enregistrement de la marque projetée car, à la date du dépôt de la demande, cette marque créait de la confusion avec la marque ANTONIO FUSCO de l’opposante, antérieurement employée en liaison avec des : [traduction] « pantalons, jupes, vestes, blouses, tailleurs et robes sur mesure, chemises, vestes non doublées, robes en tricot, manteaux non doublés, écharpes, manteaux, ceintures ». La date pertinente pour l’examen du risque de confusion en relation avec le droit à l’enregistrement sous le régime du paragraphe 16(3) est la date de la production de la demande d’enregistrement (c.‑à‑d. le 13 juillet 1998). Le requérant a la charge de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, mais l’opposante doit auparavant établir qu’elle a employé la marque ANTONIO FUSCO au Canada avant le 13 juillet 1998. Les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi font en outre obligation à l’opposante de prouver qu’elle n’avait pas abandonné sa marque à la date où la demande d’enregistrement a été annoncée (c.‑à‑d. le 14 juin 2000).
L’agent du requérant soutient que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve. Il fait observer, à cet égard, que la preuve fait état de la « famille des marques de commerce FUSCO » alors que la seule marque invoquée par l’opposante est la marque ANTONIO FUSCO. Par exemple, M. Antonio Fusco indique dans sa déclaration solennelle que la « famille des marques de commerce FUSCO » a commencé à être employée en 1993, et des factures de produits portant les « marques de commerce FUSCO » vendus au Canada ont été annexées comme pièce 11 à sa déclaration. L’agent du requérant ajoute qu’il n’a pas été établi en preuve que les marchandises décrites dans les factures portaient la marque ANTONIO FUSCO ou que les factures accompagnaient les marchandises au moment de la vente. En dernier lieu, il affirme que la preuve relative à la publicité de la marque de l’opposante au Canada est presque inexistante.
Je conviens avec l’agent du requérant que les échantillons de publicité ne sont pas suffisants pour satisfaire au paragraphe 4(1) de la Loi. En ce qui concerne les factures, la présence d’une marque de commerce dans la partie supérieure d’une facture plutôt que dans le corps de celle‑ci n’est généralement pas considérée comme un emploi de la marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la facture. Même lorsque la marque de commerce figure dans le corps de la facture, cela ne constitue pas une preuve de l’emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi lorsqu’il n’existe aucun élément de preuve établissant que la facture accompagnait les marchandises (Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd. (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F. 1re inst.)).
Comme les documents soumis pour démontrer l’emploi de la marque de l’opposante n’établissent pas d’emploi en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à son motif d’opposition fondé sur l’article 16 de la Loi. En conséquence, le deuxième motif d’opposition est lui aussi écarté.
La date devant servir à l’examen du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est la date de l’opposition (c.‑à‑d. le 14 novembre 2000). Je suis consciente, en abordant la question de savoir si l’opposante s’est acquittée de la charge de preuve qui lui incombait, qu’il n’est pas nécessaire, pour contester le caractère distinctif de la marque du requérant, que l’emploi de sa marque par l’opposante soit conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi (voir Mutual Investco Inc. c. Knowledge is Power Inc. (2001), 14 C.P.R. (4th) 117, p. 123 (C.O.M.C.), et Jalite Public Ltd. c. Lencina (2001), 19 C.P.R. (4th) 406 (C.O.M.C.)). Comme je l’ai déjà indiqué, l’opposante a notamment déposé en preuve neuf factures d’Antonio Fusco S.P.A. à Milan établies au nom de diverses sociétés canadiennes, dont les dates s’échelonnent entre le 24 mars 1993 et le 25 mars 1997. Comme on l’a vu, les mots ANTONIO FUSCO ne figurent dans le corps d’aucune de ces factures, mais celles‑ci portent toutes en évidence la marque de commerce ANTONIO FUSCO dans leur partie supérieure. En outre, les factures constatent la vente de divers types de vêtements de l’opposante. En présentant ces éléments de preuve ainsi que la preuve relative à la publicité au Canada, l’opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement au motif d’opposition de l’absence de caractère distinctif.
Le sort de ce motif dépend donc de la question de savoir si le requérant a prouvé comme il le devait que sa marque ENZO FUSCO distinguait ses marchandises de celles de l’opposante ou était adaptée à les distinguer.
Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le registraire, dans l’application du critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, dont les suivantes, qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce ainsi que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.
Il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à tous les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi; ce poids peut varier suivant les circonstances (voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)).
Prenons d’abord le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues. Comme elles semblent être constituées du nom d’une personne, les deux marques de commerce en cause possèdent un caractère distinctif inhérent assez faible. Quant à la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, le requérant n’a pas démontré qu’il avait employé sa marque, ce qui m’oblige à conclure que celle‑ci n’a acquis aucune notoriété au Canada. La preuve présentée par l’opposante serait suffisante pour établir que sa marque est bien connue dans d’autres parties du monde, mais elle me permet uniquement de conclure que la marque a acquis une certaine notoriété au Canada.
Le facteur de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, prévu à l’alinéa 6(5)b) de la Loi, favorise l’opposante. En ce qui concerne les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d), les marchandises des deux parties étant constituées de vêtements, les réseaux de vente de leurs marchandises respectives se recoupent ou pourraient se recouper.
En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, le deuxième élément de la marque est le même pour les deux parties, à savoir le mot FUSCO. Il existe donc une certaine similarité dans la présentation et dans le son des marques. Les idées qu’elles suggèrent se ressemblent également, puisqu’elles évoquent toutes deux le nom d’une personne.
Dans l’application du critère relatif à la confusion, j’ai pris en considération qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir vague. Compte tenu des conclusions que j’ai formulées plus haut et compte tenu, plus particulièrement, du fait que les marchandises en cause sont les mêmes et que leurs réseaux de vente se recouperaient probablement, j’estime, malgré l’habile argumentation de l’avocat du requérant, que suivant la prépondérance des probabilités, il existe une possibilité raisonnable de confusion entre les marques. Je ne suis donc pas convaincue que la marque ENZO FUSCO du requérant distingue ses marchandises des marchandises de l’opposante portant la marque ANTONIO FUSCO. J’accepte donc ce motif d’opposition.
En vertu de la délégation des pouvoirs du registraire des marques de commerce faite sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement du requérant en application du paragraphe 38(8) de la Loi, .
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 AOÛT 2005
C. R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce