TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : AIRPURE

ENREGISTREMENT N^O : 345,762

Le 30 octobre 2002, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd, le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 à Flanders Filters, Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

La marque de commerce AIRPURE est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial.

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 30 octobre 1999 et le 30 octobre 2002.

En réponse à l’avis, la propriétaire inscrite a fourni la déclaration solennelle de M. Steven Clark, président de Flanders Filters, Inc. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Je tiens à souligner que les observations écrites de la titulaire de l’enregistrement contiennent des renseignements qui n’ont pas été inclus dans la déclaration solennelle de M. Clark. Comme, à titre de registraire, je peux uniquement examiner les éléments de preuve déposés par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, je n’ai pas tenu compte des éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement dans ses observations écrites. Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience.

Dans sa déclaration solennelle, M. Clark indique que la titulaire de l’enregistrement, elle-même ou par le biais d’un détenteur de licence, a employé la marque de commerce AIRPURE en liaison avec les filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial au cours des trois (3) dernières années et l’emploie présentement au Canada.

Un bulletin portant la mention [traduction] « En vigueur à compter du 1^er mars 1998 » dans le coin supérieur droit a été joint à la déclaration solennelle de M. Clark sous la côte A. Ce bulletin concerne le produit AIRPURE® SUPERFLOW-V® – un filtre absolu à faible résistance, à mini-plis rigides en forme de V. La pièce A contient également une liste de prix de dépositaire portant la mention [traduction] « En vigueur à compter du 1^er février 1998 ». M. Clark soutient que, du 1^er janvier 1999 au 1^er décembre 2002, au moins 100 000 (cent mille) filtres à air à haut rendement AIRPURE pour emploi industriel et commercial ont été vendus au Canada, d’une valeur approximative de 500 000 $ (cinq cent mille dollars). Deux (2) factures ont été déposées sous la côte B. La première facture, en date du 19 octobre 2001, porte la date d’expédition du 31 octobre 2001 inscrite à la main et, à la rubrique [traduction]  « vendu à », l’adresse de l’acheteur, à St-Hubert (Québec). Dans la partie descriptive de la facture, les produits inscrits ont les mêmes numéros de modèle que ceux indiqués dans le bulletin. Bien qu’il soit facile d’identifier l’acheteur des produits, le nom de la compagnie vendeuse, indiqué au haut de la facture, n’est pas complètement lisible. La deuxième facture est en fait un « connaissement nominatif » en date du 5 février 2001, de « Precisionaire of Smithfield or Precisionaire Inc. » à « Ryan Filters Sales Inc. », à Mississauga (Ontario), pour 100 (cent) filtres à air.

La partie requérante a fait valoir que si un emploi particulier avait été établi par la preuve,  il ne s’agit pas d’un emploi par la titulaire de l’enregistrement ni d’un emploi dont elle bénéficie. Je suis d’accord avec la partie requérante sur cette question puisque la preuve démontre qu’on retrouve les noms « Flanders Corporation » sur le bulletin et « Precisionaire Inc. » ainsi que « Precisionaire of Smithfield » sur le connaissement et non le nom de la titulaire de l’enregistrement. Comme M. Clark a indiqué qu’un détenteur de licence avait peut-être employé la marque, il est possible que ces personnes morales détiennent une licence d’emploi de la marque de commerce. Cependant, comme il n’a pas fait valoir que la titulaire de l’enregistrement contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, tel que le prévoit l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce (paragraphe 50(1)), et comme aucun élément de preuve ne démontre qu’un avis public a été donné pour dénoncer qu’il s’agit d’un emploi en vertu d’une licence de même qu’un emploi au nom du propriétaire (voir le paragraphe 50(2)), je ne peux conclure que l’emploi démontré bénéficie à la titulaire de l’enregistrement conformément à l’article 50 de la Loi (voir Mayborn Products Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, 70 C.P.R. (2d) l et Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c. Compagnie Quaker Oats du Canada Limitée, 20 C.P.R. (3d) 46). 

De plus, j’estime que la partie requérante a également raison en alléguant que la preuve ne démontre pas que la marque de commerce a été employée en liaison avec l’un ou l’autre des modèles de filtres à air à haut rendement au moment du transfert des marchandises, comme l’exige le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. 

En vertu de cette disposition, la titulaire de l’enregistrement doit démontrer que, lors du transfert des marchandises, la marque de commerce était liée à celles-ci. Le paragraphe 4(1) est libellé comme suit :

4(1). Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute manière, liée aux marchandises  à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(non souligné dans l’original)

Comme la partie requérante l’a souligné, aucun élément de preuve ne démontre que, lors du transfert des marchandises, la marque de commerce était apposée sur les marchandises ou leur emballage. La preuve établit que la marque figure dans un bulletin et sur une liste de prix. Je dois déterminer s’il s’agit là de l’avis de liaison exigé entre la marque et les marchandises au moment du transfert. Étant donné que M. Clark n’a pas fourni de renseignements concernant les documents en question, je ne peux arriver à la conclusion que les acheteurs des filtres à air à haut rendement avaient ces documents en main lors de la commande et de la réception des marchandises. En conséquence, je dois conclure que ces documents n’ont pu constituer un avis de liaison entre la marque et les marchandises lors du transfert.

Comme je suis parvenue à la conclusion que l’emploi démontré n’est pas un emploi de la marque par la titulaire de l’enregistrement elle-même ni un emploi réputé lui bénéficiant par l’octroi d’une licence conformément à l’article 50 de la Loi et que cet emploi n’est pas non plus conforme au paragraphe 4(1) de la Loi, j’estime que la marque de commerce enregistrée doit être radiée.

Compte tenu de ce qui précède, je n’ai pas à examiner les autres arguments présentés par la partie requérante.

L’enregistrement n^o TMA 345,762 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À GATINEAU(QUÉBEC), LE 13 JUILLET 2005.

D.Savard

Agente d’audience principale

Article 45