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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2015 COMC 5
Date de la décision : 2015-01-15
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Method Law, visant l'enregistrement no LMC139,323 de la marque de commerce JOSEF au nom de Boutique Jacob Inc.
[1] Le 27 février 2013, à la demande de Method Law (la Partie requérante), le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Boutique Jacob Inc., la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC139,323 de la marque de commerce JOSEF (la Marque).
[2] La Marque a été enregistrée le 26 février 1965 pour emploi en liaison avec les produits suivants :
(1) [traduction] Robes, manteaux, complets, chemisiers, pantalons décontractés, jupes, culottes courtes, robes de cérémonie, maillots de bain, peignoirs de plage et robes de chambre pour femmes et enfants.
[3] L'enregistrement a été modifié le 16 novembre 2010 et de nouveau le 6 juin 2012, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Loi, dans le but d'étendre l'état déclaratif des produits et services pour inclure d'autres vêtements et accessoires, de même que la vente au détail des produits susmentionnés (c.-à-d. les produits (2), (3) et (4), et les services (1) visés par l'enregistrement). Cependant, comme ces produits et services n'avaient pas été enregistrés pendant une période d'au moins trois ans avant l'avis prévu à l'article 45, ils ne font pas l'objet des procédures en cours [voir l'article II.1.2 de l'énoncé de pratique intitulé Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45 et l'article 41(2) de la Loi]. Par conséquent, les seuls produits en cause sont ceux énumérés au paragraphe précédent (parfois ci-après désignés comme les produits pertinents).
[4] L'avis prévu à l'article 45 enjoignait à la propriétaire inscrite de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 27 février 2010 et le 27 février 2013 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits pertinents spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, la propriétaire inscrite devait fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.
[5] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits pertinents est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[6] le critère pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu exigeant [Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Les faits présentés doivent néanmoins être suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au cours de période pertinente. Un simple énoncé d’emploi n’est pas suffisant et les ambiguïtés relatives à la preuve doivent être interprétées à l’encontre de la propriétaire inscrite [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[7] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit la déclaration solennelle de Joseph Basmaji, avec les pièces A à N.
[8] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; toutefois, seule la Partie requérante était présente à l'audience.
[9] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.
La preuve
[10] Dans sa déclaration, M. Basmaji explique qu'il est le président de la propriétaire inscrite actuelle, Boutique Jacob Inc. (ci-après désignée comme Jacob ou la propriétaire inscrite). Il déclare qu'il était également le président de Basco IP L.P. (Basco), le prédécesseur en titre de Jacob, de même que le président d'une autre entreprise nommée Boutique Jacob Inc. (Boutique Jacob) qui employait la Marque sous licence de Basco, au cours d'une partie de la période pertinente.
[11] M. Basmaji atteste qu'entre le 1er mai 2008 et le 28 octobre 2011, la Marque appartenait à Basco, et était employée sous licence par Boutique Jacob en liaison avec tous les produits vendus et les services exécutés sous la Marque. Il joint, en pièce B, des copies de documents de licence pertinents. Il déclare, de plus, que la licence inclut spécifiquement des dispositions relatives aux normes de contrôle et de qualité qu'il a généralement mises en application, au nom de Basco, pour tout emploi de la Marque par Boutique Jacob au cours de la période pertinente.
[12] M. Basmaji explique ensuite que vers la fin de 2010, Boutique Jacob, en raison de difficultés financières, a entrepris une importante réorganisation de la corporation et de l'entreprise qui a également touché Basco. En conséquence, M. Basmaji atteste que le 28 octobre 2011, la Marque a été transférée à Jacob, sa propriétaire actuelle. Il déclare que Jacob emploie la Marque, en tant que propriétaire, depuis octobre 2011. Il joint en pièce C, des copies de documents de cession pertinents, qui, indique-t-il, ont ultimement été portés au registre des marques de commerce le 15 mai 2012.
[13] M. Basmaji déclare qu'au cours de la période pertinente, Basco, par l'entremise de sa licenciée Boutique Jacob, ou Jacob depuis octobre 2011 en tant que propriétaire, emploie la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. À l'appui de sa déclaration d'emploi de la Marque, il joint les pièces suivantes à son affidavit : Je ne ferai référence qu'aux pièces qui sont pertinentes dans le cadre de la procédure en l'espèce qui traite des produits pertinents.
• Des photographies d'étiquettes de produit; des vêtements, des accessoires et des bijoux pour femmes; et des sacs à provisions, des housses à vêtements, du papier d'emballage et des boîtes, qui seraient tous des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était employée par Boutique Jacob ou Jacob au cours de la période pertinente en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement (pièces D, F et H);
• Des copies de fiches techniques pour les étiquettes de prix et étiquettes volantes employées au cours de la période pertinente. Les étiquettes arborent clairement la Marque, et montreraient, selon la déclaration, la façon dont la Marque est apposée sur tous les produits visés par l'enregistrement vendus sous la Marque par Boutique Jacob et Jacob au cours de la période pertinente (pièce E);
• Des copies de reçus de caisse et de retour montrant la vente de robes, de chandails et de jupes sous la Marque au cours de la période pertinente (pièce G). M. Basmaji explique que les reçus de caisse sont remis aux clients au moment de la vente, des copies électroniques ne sont conservées que pour une courte période par le siège social de Boutique Jacob. De plus, la seule raison pour laquelle Boutique Jacob a quelques copies de reçus de caisse en pièce G est que, lorsqu'un article est retourné (comme en l'espèce), des copies du reçu de caisse original et du reçu de retour sont conservées par le siège social de Boutique Jacob pour une plus longue période;
• Des copies de pages Web tirées du site jacob.ca en date de juillet 2010, qui montreraient, selon la déclaration, l'emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « t-shirts, camisoles, manteaux, culottes courtes, chemises, foulards, pantalons, vestes, robes, robes de cérémonie, chandails et bijoux » (pièce I);
• Des copies de bons de commande représentatifs passés auprès de fournisseurs au cours de la période pertinente pour des produits sous la Marque. M. Basmaji déclare que selon sa connaissance des numéros d'articles et des descriptions de produits sur les bons de commande représentatifs, les produits produits sous la Marque étaient des [traduction] « camisoles, t-shirts, robes, bijoux, chemisiers, ceintures, chandails, foulards, jupes, pantalons, jambières, robes, sacs et sacs à main, vestes et vestes de sport » (pièce J);
• Un tableau indiquant les ventes annuelles enregistrées par Boutique Jacob et Jacob au cours de la période pertinente, pour les produits visés par l'enregistrement vendus, portant tous la Marque (pièce K). Le total des ventes n'est pas ventilé par article, mais est plutôt indiqué par volume des ventes totales;
• Une liste de points de vente au détail exploités par Boutique Jacob sous la marque de commerce JOSEF au cours de la période pertinente au Canada, incluant les dates d'ouverture et de fermeture de chaque boutique (pièce L). M. Basmaji déclare qu'entre 2005 et jusqu'en 2011, tous les produits visés par l'enregistrement vendus sous la Marque étaient vendus dans les boutiques JOSEF.
Résumé des observations et analyse
[14] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que malgré les attestations de M. Basmaji, la seule preuve d'emploi pour ce qui est des produits pertinents a trait aux chemisiers, aux pantalons (qui, selon moi, correspond au produit [traduction] « pantalons décontractés » visé par l'enregistrement) et aux jupes pour femmes.
[15] En particulier, en ce qui a trait aux photographies des étiquettes de produit (pièce D), et aux fiches techniques pour les étiquettes de prix et étiquettes volantes (pièce E), la Partie requérante fait valoir que ces documents montrent des dates antérieures à la période pertinente, et sont donc non pertinents. La propriétaire inscrite, de son côté, fait valoir que les dates qui apparaissent sur ces documents ne sont pas significatives, puisque M. Basmaji a clairement déclaré dans son affidavit que les fiches techniques pour les étiquettes de prix et étiquettes volantes sont des [traduction] « exemples représentatifs » de celles employées au cours de la période pertinente. Je suis d'accord.
[16] Pour ce qui est des pièces F et I, la Partie requérante fait valoir que ces pièces montrent seulement un nombre restreint de produits. En particulier, pour ce qui est des produits pertinents, la Partie requérante fait valoir que la pièce F montre seulement des vêtements pour femmes, nommément des manteaux, des chemises (qui, selon moi, correspond au produit [traduction] « chemisiers » visé par l'enregistrement), des jupes, des pantalons décontractés, des robes et des complets. Notoirement absents de ces pièces, selon la Partie requérante, sont les [traduction] « maillots de bain, peignoirs de plage, robes de chambre; ou toute forme de vêtements pour femmes et enfants ».
[17] La propriétaire inscrite fait valoir qu'en plus de ces produits pertinents indiqués par la Partie requérante, les pièces F et I montrent également des [traduction] « robes de cérémonie ». À cet égard, la propriétaire inscrite fait référence à la définition du mot « gown » [robe de cérémonie] comme le définit le dictionnaire Merriam-Webster en ligne : [traduction] « robe longue et de cérémonie qu'une femme porte spécialement pour une soirée particulière » ou simplement « robe pour femme ». Je suis d'accord que ces pièces montrent des photographies de robes de cérémonie, et bien que les pages Web ne suffisent pas à fournir une preuve d'avis de liaison de la Marque avec les produits au moment du transfert, les pages Web corroborent néanmoins les autres pièces.
[18] Pour ce qui est de la pièce J, la Partie requérante fait valoir dans ses représentations écrites que, comme pour d'autres pièces, plusieurs produits pertinents sont notoirement absents, incluant, encore une fois, [traduction] « maillots de bain, peignoirs de plage, robes de chambre; ou toute forme de vêtements pour femmes et enfants ». De plus, la Partie requérante remarque que les bons de commande datés de 2012 font référence à « Ligne prod. : Jacob », alors que ceux de 2010 font référence à « Ligne prod. : Josef », une différence que la propriétaire inscrite n'a pas expliquée. La Partie requérante fait valoir que, compte tenu de cette différence, la dernière boutique JOSEF a fermé ses portes le 9 mars 2011 (comme le montre la pièce L), et qu'il n'y a aucune description concernant la façon dont les produits en liaison avec la Marque ont été vendus après cette date, la seule conclusion est qu'aucune vente des produits JOSEF n'a été faite après 2010. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir que la seule preuve de transfert des produits pertinents est l'inscription sur les bons de commande « Ligne prod. : Josef », qui se limite à [traduction] « chemisiers, jupes et pantalons décontractés pour femmes ».
[19] À l'audience, la Partie requérante a fourni des observations supplémentaires à l'égard des bons de commande de 2010 joints en pièce J, faisant valoir que ces bons de commande devraient en fait également être ignorés. Par conséquent, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve de ventes d'aucun des produits pertinents et, à ce titre, tous les produits pertinents devraient être supprimés de l'enregistrement.
[20] Particulièrement, la Partie requérante fait valoir qu'il y a d'autres différences non expliquées entre les bons de commande de 2010 et ceux de 2012. En particulier, contrairement aux bons de commande de 2012, les bons de commande de 2010 indiquaient un fournisseur plutôt qu'un acheteur individuel, le mot « spécimen » n'apparaît pas, et il n'y a pas de photographies correspondantes des produits facturés arborant la Marque. Compte tenu de telles différences inexpliquées, la Partie requérante fait valoir que les bons de commande de 2010 ne reflètent pas des ventes actuelles et il semble qu'il n'y ait pas d'acceptation de la part de l'acheteur.
[21] Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Partie requérante. J'estime que la Partie requérante a adopté une approche exagérément technique en décomposant les bons de commande, et j'estime que toutes les différences alléguées (par ex. « fournisseur » au lieu de « vendeur ») sont de nature purement sémantique. De plus, même s'il est vrai que M. Basmaji n'a pas décrit explicitement comment les produits en liaison avec la Marque ont été vendus ou fournis après la date de fermeture de la dernière boutique JOSEF, la preuve démontre qu'une activité commerciale concernant les produits arborant la Marque s'est poursuivie au moins jusqu'en 2012. Quoi qu'il en soit, M. Basmaji déclare clairement que les bons de commande sont des exemples représentatifs, et l'article 45 requiert seulement que l'emploi soit démontré « à un moment quelconque » au cours de la période pertinente [voirOsler, Hoskin & Harcourt c United States Tobacco Co et al (1997), 77 CPR (3d) 475 au para 20 (CF 1re inst); et Carter-Wallace Inc c Wampole Canada Inc (2000), 8 CPR (4th) 30 (CF 1re inst)].
[22] Tout cela étant dit, toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'observation de la propriétaire inscrite que la preuve soit suffisante pour maintenir tous les produits pertinents de l’enregistrement en cause.
[23] La propriétaire inscrite fait valoir qu'elle a fourni des exemples représentatifs d'emploi de la Marque dans une catégorie déterminée de produits. Elle s'appuie sur Saks & Co c Canada (registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d), 49 (CF 1re inst), pour le principe selon lequel il n'y a pas d'exigence, afin de maintenir un enregistrement, qu'une preuve directe ou une preuve documentaire soit produite pour chaque article de chaque catégorie. De plus, la propriétaire inscrite fait valoir qu'il est suffisant que M. Basmaji ait fourni une déclaration générale de ventes faites au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits pertinents, avec des exemples d'emploi (mais pas tous les exemples d'emploi) [citant Mendelson, Rosentzveign & Shacter c Giorgio Beverly Hills, Inc (1994), 56 CPR (3d) 399 (COMC)].
[24] Je ne considère pas que Saks, précitée, s'applique en l'espèce. Dans Saks, il y avait 28 catégories distinctes de produits et services; fournir des preuves pour chacune aurait imposé un fardeau déraisonnable à la propriétaire inscrite. En l'espèce, la liste de produits pertinents est relativement courte et ne concerne qu'une catégorie générale de produits, de telle sorte que je n'estime pas qu'il soit déraisonnable de s'attendre à ce que la propriétaire inscrite produise une certaine preuve à l'égard de chacun des produits. La situation dans Mendelson, précitée, se distingue également en matière d'étaiement suffisant de la preuve nécessaire, puisque c'était une affaire qui traitait d'un état déclaratif des produits beaucoup plus long. Même si la propriétaire inscrite n’est pas tenue de produire une surabondance de preuves afin de démontrer l’emploi de la marque dans le cadre de la procédure prévue par l’article 45, il doit y avoir une certaine preuve à partir de laquelle le registraire peut conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits pertinents au cours des trois ans précédant la date de l’avis.
[25] Considérant la preuve dans son ensemble, j'accepte qu'un emploi représentatif de la Marque ait été démontré en liaison avec [traduction] « robes, manteaux, complets, chemisiers, pantalons décontractés, jupes, culottes courtes et robes de cérémonie pour femmes ». Ce sont les seuls produits pertinents apparaissant dans l'une ou l'autre des preuves. Toutefois, malgré la déclaration de M. Basmaji indiquant que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits pertinents visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente au Canada, je ne vois rien dans la preuve qui me permette de conclure ou de tirer une inférence logique qu'un tel emploi s'étendait aux [traduction] « maillots de bain, peignoirs de plage ou toute forme de vêtements pour femmes et enfants ». De plus, je n'estime pas en l'espèce que cela aurait représenté un fardeau déraisonnable pour la propriétaire inscrite de démontrer l'emploi en ce qui a trait à chacun des produits pertinents.
Décision
[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, les produits énumérés en (1) de l'enregistrement seront maintenus uniquement en ce qui a trait aux [traduction] « robes, manteaux, complets, chemisiers, pantalons décontractés, jupes, culottes courtes et robes de cérémonie pour femmes ».
[27] Toutefois, comme déclaré précédemment, comme les produits énumérés en (2), (3) et (4), et les services énumérés en (1) ne font pas l'objet de cette procédure, ils continueront d'apparaître au registre dans leur ensemble.
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Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.