Contenu de la décision
TRADUCTION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 C.O.M.C. 64
Date de la décision : 2013-02-13
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Gemological Institute of America, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement nº 1 446 354 pour la marque de commerce GHI au nom de Gemology Headquarters International, LLC
[1] Le 28 juillet 2009, Gemology Headquarters International, LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GIH (la Marque).
[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, en liaison avec les marchandises et les services suivants :
Marchandises : certificats d’authenticité sur papier de diamants, de pierres précieuses et de perles; certificats de classification sur papier de diamants, de pierres précieuses, et de perles.
Services : services de gemmologie, à savoir identification, authentification et classification de diamants, de pierres précieuses et de perles ainsi qu’émission de certificats concernant ces services; titrage de métaux précieux.
[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du Journal des marques de commerce du 10 février 2010
[4] Le 12 avril 2010, Gemological Institute of America, Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration contestant les allégations de l'Opposante.
[5] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Susan Johnson (directrice, Administration de l’éducation de l’Opposante), de Susan Petrich (directrice, Opérations de marketing de l’Opposante), de Sabra Norris (directrice mondiale, Planification financière et Analyse opérationnelle de l'Opposante) et de Kwang Hoon Shin (stagiaire au cabinet d’avocats de l’Opposante). À l’appui de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Nachum Krasnianski (président de la Requérante) ainsi que des copies certifiées conformes de 26 enregistrements et demandes d’enregistrement de marques de commerce. En preuve en réponse, l’Opposante a produit un affidavit de Robert M. Frank (président et fondateur d’Illuminor LLC). La Requérante a soulevé des objections concernant l’admissibilité de l’affidavit de M. Frank, mais comme ma décision n’est pas fondée sur cette preuve, je n’examinerai pas ces objections.
[6] Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.
[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient présentes à l'audience.
Motifs d’opposition, dates pertinentes et fardeau de preuve
[8] L’Opposante a invoqué les motifs d’opposition en vertu des alinéas 38(2)(a)/30(e) 38(2)(b)/12(1)(d), 38(2)(c)/16(3) et 38(2)(d)/2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi).
[9] La date pertinente pour l’évaluation de chaque motif d’opposition varie comme suit : motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(a) – 28 juillet 2009 [Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (C.O.M.C.) à la page 94];motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(b) – date d’aujourd’hui [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]; motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(c) – 28 juillet 2009 [motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)]; motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(d) – 12 avril 2010 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4e ) 317 (CF)].
[10] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d’opposition soit dûment plaidé et de s’acquitter du fardeau de preuve en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1ère inst.) à 298].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(a)/30(e)
[11] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque, ce qui va à l’encontre de ce que stipule l’article 30(e) de la Loi. À l’appui de sa position, l’Opposante souligne que la présente demande a été déposée après que l’Opposante se soit opposée à une autre demande d’enregistrement de la marque de commerce GHI déposée par la Requérante; l’opposition était fondée sur l’emploi des marques de commerce et du nom commercial GIA de l'Opposante. L’Opposante note que GIH ne représente pas les initiales du nom de la société de la Requérante, que la Requérante n’a soumis aucune raison expliquant pourquoi elle a choisi la Marque et qu’il n’existe aucune preuve que l’emploi de la Marque a commencé. L’Opposante soutient par conséquent qu’il est raisonnable de conclure que la Requérante a déposé la demande d’enregistrement de la marque GIH pour des raisons tactiques, afin de faire pression dans les procédures opposant les parties.
[12] Bien que le fardeau initial d’un opposant en vertu de l’article 30(e) soit léger, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. Un demandeur n’est pas tenu de commencer d’employer la marque faisant l’objet de la demande d’emploi projeté avant le stade de la déclaration d’emploi (qui est postérieur à la conclusion d’une opposition). La preuve de la Requérante n’est pas non plus clairement incohérente avec son intention déclarée d’employer la marque GIH. En effet, si j’avais accepté le fait que l’Opposante s’était acquittée de son fardeau initial, la Requérante aurait satisfait à son fardeau ultime étant donné que son président a déclaré sous serment que « depuis la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la [M]arque, et de façon continue depuis cette date, la Requérante a eu l’intention d’employer la [M]arque en association avec les marchandises et services au Canada. » [Affidavit de M. Krasnianski, page 3] je remarque que l’opposante aurait pu chercher à contre-interroger M. Krasnianski concernant cette déclaration, mais elle n’a pas saisi cette opportunité.
[13] Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa section 30(e) est donc rejeté.
Probabilité de confusion entre GIH et GIA
[14] Chacun des autres motifs d’opposition repose essentiellement sur l’allégation qu’il existe une probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs marques de commerce de l’Opposante qui comprennent les lettres GIA ou le nom commercial GIA de l’Opposante. L’argument le plus solide de l’Opposante concernant la confusion est le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(b)/12(1)(d) du fait que sa dernière date pertinente permet de prendre en considération l’ensemble de la preuve présentée par l’Opposante relativement à sa notoriété. Si l’Opposante n’obtient pas gain de cause en vertu de l’alinéa 38(2)(b), elle n’aura donc pas gain de cause en vertu de l’alinéa 38(2)(c) ou (d).
[15] L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce suivantes qui ont été enregistrées par l’Opposante :
1. GIA – nº d’enregistrement LMC268985
2. GIA – nº d’enregistrement LMC564243
3. GIA – nº d’enregistrement LMC561195
4. GIA – nº d’enregistrement LMC583034
5. GIA GEM TRADE LABORATORY INTEGRITY & Dessin –nº d’enregistrement LMC580549
6. GIA GEM TRADE LABORATORY & Dessin – nº d’enregistrement LMC561012
7. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA & Dessin– nº d’enregistrement LMC596705
[16] Les sept marques énumérées ci-dessus seront collectivement appelées les Marques GIA. L’emploi des marques figuratives identifiées par les numéros 6 et 7 ci-dessus est également considéré comme un emploi de GIA puisque GIA se distingue des autres éléments de ces marques composées [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 à 538-9].
[17] Comme chacun des enregistrements mentionnés ci-dessus est existant, l’Opposante a satisfait à son fardeau initial en vertu de l’article 12(1)(d).
[18] La marque GIA de l’Opposante ressemble le plus à la Marque et je concentrerai donc mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et GIA.
[19] Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source.
[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6 (5) de la Loi , à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce, et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4e) 321 (CSC), Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4e) 401 (CSC) et Masterpiece.]
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce
[21] Les marques de commerce qui se composent seulement de deux lettres manquent de caractère distinctif inhérent et elles sont donc caractérisées comme étant des marques faibles [GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd et al (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst.)]. Par conséquent, les marques des deux parties sont fondamentalement faibles.
Mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue
[22] Le caractère distinctif d’une marque peut être renforcé par son emploi et par sa promotion. Il n’y a aucune preuve de l’emploi et de la promotion de la Marque au Canada, mais il existe des éléments de preuve de l’emploi et de la promotion de GIA au Canada, comme il est décrit ci-après.
[23] L’Opposante est une institution sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de l'éducation, de la recherche, des services de laboratoire et du développement d’instruments, en ce qui concerne les pierres précieuses et la joaillerie. Je résume ci-après les éléments de preuve déterminants concernant la mesure dans laquelle l’Opposante a employé et fait connaître la marque GIA au Canada :
• Les services de classification de pierres précieuses qu'offre l'Opposante comprennent la production de rapports qui arborent les lettres GIA, comme faisant partie de GIA GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA & Dessin [pièces 4 et 5, affidavit de Mme Norris]. Durant les années 2003 à 2009, le nombre annuel de rapports facturés au Canada a varié chaque année de 913 à 2858. Mme Norris indique également « le chiffre d’affaires généré par les rapports facturés à des clients au Canada »; il a varié annuellement entre 112 665 et 275 198 USD. [Paragraphe 9, affidavit de Mme Norris]
• Mme Norris atteste au paragraphe 12 que l’Opposante publie des brochures destinées à aider les membres du public à comprendre la classification des diamants. La pièce 7 est une brochure représentative qui arbore la marque GIA GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA & Dessin; Mme Norris atteste que cette brochure est disponible en ligne pour les habitants du Canada, mais Mme Norris n’apporte aucune preuve que des Canadiens ont vu ou demandé une telle brochure.
• Mme Petrich atteste que l’Opposante fait de la publicité pour ses marchandises et ses services de différentes façons, notamment dans des magazines, par publipostage direct de cartes et de brochures, et sur son site Web et que pratiquement chaque publicité arbore une ou plusieurs marques GIA. En particulier, elle décrit des publicités placées dans des publications professionnelles dont elle affirme qu’elles ont des abonnés au Canada. Elle atteste que l’Opposante a fait de la publicité dans les publications canadiennes Jewellery Business (sept fois par an en 2006, 2007 et 2008) et Canadian Jeweller (en 2008 et sept fois par an en 2004, 2005 et 2006), ainsi que dans deux publications aux États-Unis en 2006 qui sont également distribuées au Canada, à savoir JCK et Modern Jeweler. Mme Petrich affirme que Jewellery Business est décrit comme ayant plus de 8 000 abonnés et Canadian Jeweller est décrit comme ayant plus de 10 000 abonnés. Je conviens avec la Requérante que ces chiffres sont fondés sur des ouï-dire, mais eu égard au fait que Mme Petrich n’a pas été contre-interrogée, et aussi au fait que la nature de son poste lui donne une certaine connaissance générale du tirage des magazines dans lesquelles son entreprise fait de la publicité, j’ai accordé à ces chiffres quelque importance.
• Mme Petrich a produit des copies de documents promotionnels représentatifs, montrant une ou plusieurs des marques GIA, qui ont été envoyés à des Canadiens [pièce 9]; entre 2003 et 2008, le nombre de documents promotionnels expédiés annuellement à des adresses au Canada a varié de 1335 à 5584 (la mesure dans laquelle les listes de diffusion différaient d’une année à l’autre est inconnue).
• L’Opposante fait la promotion de ses services éducatifs, de ces instruments et de ses publications en participant à des salons internationaux, notamment un salon professionnel à Vancouver en 2009 et à Toronto en 2010, mais les chiffres sur la fréquentation n’ont pas été produits [paragraphe 14, pièce 10, affidavit de Mme Petrich].
• L’Opposante publie un journal trimestriel intitulé Gems & Gemology dont chaque numéro arbore les marques GIA; durant toutes les années de 2003 à 2008, il y a eu plus de 200 abonnés au journal qui avaient des adresses postales au Canada [paragraphes 16 à 19, affidavit de Mme Petrich].
• L’Opposante publie également un bulletin trimestriel intitulé The Loupe qui arbore les marques GIA ; bien que Mme Petrich affirme qu’il est distribué dans le monde entier, notamment à des résidents du Canada, seuls les chiffres de la distribution mondiale ont été produits [paragraphes 2 et 21, pièces 13 et 14, affidavit de Mme Petrich].
• En outre, l’Opposante publie toutes les deux semaines un bulletin électronique intitulé GIA Insider qui arbore les marques GIA; il est précisé qu’il est disponible dans le monde entier, y compris au Canada, mais aucun chiffre sur sa consultation n’est produit [paragraphe 22, pièce 15, affidavit de Mme Petrich].
• Durant les années 2003 à 2008, l’Opposante a vendu annuellement entre 221 et 466 « publications, instruments et autres marchandises » directement à des résidents du Canada [paragraphes 25 et 26, affidavit de Mme Petrich]. Aucun spécimen n’a été fourni, mais la pièce 17 produite par Mme Petrich est un tableau qui montre le détail des ventes, y compris la date de facturation, la catégorie et la quantité d’articles, ainsi que les logotypes figurant sur les articles spécifiques. Certains articles sont considérés comme ayant arboré la marque de commerce GIA.
• L’Opposante publie des manuels dans le domaine de la gemmologie et Mme Petrich affirme qu’ils sont disponibles chez les librairies du Canada et sur commandes passées directement auprès de l’Opposante [paragraphe 23]; la pièce 17 de Mme Petrich indique qu’il y a eu très peu de livres vendus (p. ex., 1 en 2003 et au moins 11 en 2008), mais l’emploi de la marque GIA en association avec les livres n’a pas été démontré clairement.
• L'Opposante n’a pas d’établissement d’enseignement au Canada, mais elle offre des cours d’enseignement à distance aux habitants du Canada depuis au moins 1969; le nombre de résidents du Canada qui, entre 2003 et 2008, se sont inscrits à des cours d’enseignement à distance administrés en association avec les marques GIA a varié annuellement de 307 à 470. Pour terminer un programme, les personnes inscrites doivent suivre et terminer des cours en laboratoire obligatoires, en plus de leurs cours d’enseignement à distance, le nombre de personnes ayant suivi les cours en laboratoire offerts par l’Opposante au Canada entre 2003 et 2008 a varié de 91 à 153. Divers matériels arborant la marque GIA sont envoyés aux Canadiens qui manifestent leur intérêt pour les programmes d’enseignement à distance qu’offre l’Opposante ou qui s’y inscrivent. [paragraphes 6 à- 13, affidavit de Mme Johnson]
[24] Compte tenu du résumé qui précède, j’estime que la marque de commerce GIA de l’Opposante est connue au Canada et que la marque de l’Opposante a acquis un caractère distinctif. En revanche, la Marque n’a pas acquis de caractère distinctif, car elle n’a été ni employée ni publicisée.
[25] Avant de continuer, je ferai remarquer que Mme Norris atteste au paragraphe 6 : « [L’Opposante] est largement reconnue comme le nom le plus digne de confiance en matière de certification des diamants et d’identification des pierres précieuses, et les rapports de classification de diamants, les dossiers de diamants et les rapports d’identification gemmologique de GIA sont considérés comme les meilleures attestations gemmologiques au monde. Des pages imprimées de sites Web de tierces parties qui décrivent la notoriété de [l’Opposante] sont jointes comme pièce 3 de mon affidavit. » Cependant, la notoriété de l’Opposante et l’emploi dans d’autres pays ne sont pas pertinents dans la présente procédure. De plus, les copies de pages de sites Web de tierces parties constituent seulement une preuve de l’existence de telles pages au moment où elles ont été imprimées – elles ne constituent pas une preuve de la véracité de leur contenu [Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 CPR (4e) 35 (CF 1ère inst.)].
Période pendant laquelle les marques ont été en usage
[26] L’Opposante a été fondée en 1931 aux États-Unis, mais ses déposants ont seulement fourni des détails concernant l’emploi de ses marques au Canada depuis 2003. Comme la Requérante n’a pas démontré d’emploi de sa Marque, la période durant laquelle les marques ont été en usage favorise l’Opposante.
Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce
[27] L’examen des marchandises, des services et des commerces des parties se fait en fonction de l’état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans les demandes d’enregistrement des marques de commerce et les enregistrements des parties relativement à la probabilité de confusion, en vertu de l’article 12(1)(d) Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe, Inc c, Dale Bohna (1984), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].
[28] Les marchandises et les services couverts par les quatre enregistrements de l’Opposante pour la marque de commerce GIA sont les suivants :
• nº d’enregistrement LMC268985
Services : services éducatifs, à savoir des cours de gemmologie.
• nº d’enregistrement LMC564243
Marchandises : (1) Bandes vidéo, CD-ROM et bandes audio présentant du matériel didactique dans le domaine de la gemmologie et transmetteurs d’informations téléphoniques et numériques dans le domaine de la gemmologie. (2) Articles de papier et de carton, à savoir magazines, journaux et bulletins dans le domaine de la gemmologie, livres traitant de gemmologie, matériel d’instruction et d’enseignement dans le domaine de la gemmologie, matériel de référence, à savoir manuels, guides, graphiques et tableaux imprimés, traitant tous de gemmologie, matériel d’essai, à savoir cahiers d’examen, feuilles de notes et feuilles de réponses, photographies non montées, articles de papeterie, papier à note, diplômes imprimés, affiches, rapports de classification gemmologique et carton.
Services : Services de catalogue de vente par correspondance et services informatisés de commande en ligne de produits dans le domaine de la gemmologie.
• nº d’enregistrement LMC561195
Services : Services gemmologiques, à savoir classification des pierres précieuses et enregistrement de pierres précieuses.
• nº d’enregistrement LMC583034
Marchandises : Instruments et appareils scientifiques, à savoir microscopes, instruments de mesure, balances, réfractomètres, lampes, tubes, filtres, colorimètres, comparateurs de couleurs, équipement d’essai d’ultraviolet et de fluorescence, instruments photo-optiques, spectroscopes, équipement pour la classification et instruments de gemmologie portables, à savoir, microscopes, réfractomètres, polariscopes, spectroscopes, dichroscopes, loupes, comparateurs à cadran, lampes; instruments et appareils scientifiques d’examen, d’essai, d’évaluation et d’estimation des pierres précieuses, des perles et des bijoux; logiciels pour supports de données présentant du matériel didactique; bandes vidéo, CD-Rom et bandes audio présentant du matériel didactique (les CD-Rom ne sont pas des logiciels); transmetteurs et reproducteurs de sons, d’images ou de données, à savoir transmetteurs téléphoniques et numériques d'informations dans le domaine de la gemmologie, des perles et des bijoux; joaillerie, boîtes à bijoux, étuis de joaillerie, perles, pierres précieuses, copies de pierres précieuses, boîtes à pierres précieuses, étuis à pierres précieuses, perles, épinglettes, épingles de revers d’habit, bagues, baguiers; vêtements, à savoir vestes, coupe-vent, chandails, pantalons, shorts, chemises, chandails et pantalons en molleton, chemises, tee-shirts, chaussettes, accessoires et chapeaux, notamment casquettes en toile et casquettes de base-ball.
[29] Les parties sont d’accord pour dire que leurs marchandises respectives, leurs services, leurs affaires et leurs commerces respectifs sont identiques ou se chevauchent [paragraphes 79 et 80 du plaidoyer écrit de l’Opposante et paragraphes 78 et 79 du plaidoyer écrit de la Requérante].
[30] Mme Norris mentionne au paragraphe 10 de son affidavit que « [L’Opposante] offre des services au public, ainsi qu’aux organismes gouvernementaux et d’application de la loi; cependant, l’essentiel de ses activités et de son chiffre d’affaires provient d’entreprises du secteur de la fabrication et du commerce de détail des diamants et de la bijouterie. C’est la clientèle réelle, ou la clientèle potentielle, de toute entreprise qui fournit des services de classification de diamants ou d’identification de pierres précieuses au secteur de la joaillerie. » Sans contredire cela, la Requérante a fait valoir « que la gemmologie est un domaine hautement spécialisé et les consommateurs concernés connaissent probablement davantage l’existence des marques de commerce employées en association avec les marchandises et les services dans ce domaine. »
Degré de ressemblance entre les marques
[31] Il n'y a pas d’idée suggérée ni par GIA ni par GIH. Si l’on considère globalement les deux marques, dans la présentation et dans le son, je conclus que leurs similitudes l’emportent sur leurs différences. Elles ont en commun leurs deux premières lettres, et l’emploi du « H » au lieu du « A » en dernière lettre n’entraîne pas une grande différence du point de vue du son ou de la présentation. Il est bien établi en droit que le premier élément d’une marque est souvent le plus important quant au caractère distinctif.
Autres circonstances de l’espèce
[32] Les références aux marques ou aux noms commerciaux coexistant ailleurs dans le monde ne sont pas pertinentes dans la présente procédure [voir Vivat Holdings Ltd c. Levi Strauss & Co (2005), 41 CPR (4e) 8 (CF)].
[33] La Requérante a cependant déposé les copies certifiées conformes de 26 demandes d’enregistrement et enregistrements de marques de commerce canadiennes qu'elle décrit comme « comportant des abréviations, des éléments graphiques fondés sur celles-ci, ou les mots en toutes lettres que représentent les abréviations, qui coexistent dans le domaine de la gemmologie. » Cependant, elle remarque particulièrement les marques GIL Dessin pour une entreprise œuvrant dans la fabrication sur mesures et la distribution de bijoux, GIO pour la joaillerie et GII pour les bijoux en or de 10k et de 14k. [Paragraphe 69, plaidoyer écrit de la Requérante] Je remarque également que les copies certifiées conformes comprennent aussi un enregistrement de GIA Dessin pour les lunettes.
[34] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché, ce qui est impossible à moins d'avoir relevé un nombre considérable d'enregistrements [voir Ports International Ltd c. Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (TMOB); Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1ère inst.); Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]
[35] L’existence de quatre enregistrements pour des marques de trois lettres commençant par « GI » ne permet pas d’en tirer des conclusions sur l’état du marché.
Conclusion au sujet du motif fondé sur l’alinéa 12(1)(d)
[36] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, j’ai conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante ne m’a pas convaincue qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Chacune des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) joue en faveur de l’Opposante. Il est vrai que les séries de lettres sont considérées comme fondamentalement faibles. Néanmoins, les différences entre les marques sont ici insuffisantes pour éviter toute confusion, surtout du fait que seule la marque de l'opposante a acquis une notoriété. [Je note que l’Opposante m’a dirigée vers deux autres décisions d’opposition portant sur des acronymes ou des initiales présentant de légères variations pour les mêmes marchandises, qui ont été jugés comme créant de la confusion : National Broadcasting Co Inc c. Middle East Broadcasting Corp (1996), 69 CPR (3d) 109 (C.O.M.C.) et Lee Canada Inc c. Jones Investment Co (2008), 71 CPR (4e) 112 (C.O.M.C.).]
[37] Pour les raisons exposées ci-dessus, le motif d’opposition invoqué en vertu de l’alinéa 12(1)(d) est retenu, compte tenu des enregistrements de GIA.
Conclusion au sujet des autres motifs d’opposition
[38] Comme indiqué précédemment, les autres motifs d’opposition sont aussi fondés en partie sur la probabilité de confusion entre GIH et GIA. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial concernant ses motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 16(3)(a) et le caractère distinctif, parce que sa preuve montre que la marque GIA était utilisée au Canada avant le 28 juillet 2009 et que la notoriété acquise au Canada à la date du 12 avril 2010 était suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque. En conséquence, pour des motifs semblables à ceux qui sont définis en ce qui concerne le motif d’opposition invoqué en vertu de l’alinéa 12(1)(d), les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 16(3)(a) et le caractère distinctif sont retenus en se fondant sur la marque GIA de l’Opposante.
[39] Avant de conclure, j’ajouterai que la présente procédure d’opposition ressemble en plusieurs points à la procédure concernant la demande nº 1289031 de la Requérante pour la marque de commerce GHI. J’ai rendu une décision dans cette procédure en date du 28 septembre 2012 en faveur de la Requérante [Gemological Institute of America, Inc c.Gemology Headquarters International LLC, 2012 C.O.M.C. 171]. La différence dans l’issue de ces procédures est essentiellement due au fait que le degré de ressemblance entre GIA et GHI est moins grand que celui entre GIA et GIH.
Décision
[40] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Geneviève Dard, trad. a.