Contenu de la décision
Traduction
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 21
Date de la décision : 2013-02-07
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par D & S Meat Products Ltd. à l’encontre de l’enregistrement no 1448084 pour la marque de commerce PEAMEAL BACON OF CANADA LTD. au nom de Peameal Bacon of Canada Ltd.
[1] Le 12 août 2009, Peameal Bacon of Canada Ltd. (le Requérant) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce PEAMEAL BACON OF CANADA LTD. (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada depuis au moins 1992 en liaison avec « bacon enrobé, nommément longe de porc fumée roulée dans de la semoule de maïs » (les Marchandises).
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 3 mars 2010.
[3] Le 3 août 2010, D & S Meat Products Ltd. (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition. Le Requérant a demandé une décision interlocutoire sur le caractère suffisant d’un des paragraphes de la déclaration d’opposition. En réponse, l’Opposant a obtenu l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition (la déclaration d’opposition modifiée date du 10 novembre 2010). Dans une lettre du 9 février 2011, le Registraire a rendu une décision interlocutoire confirmant que le paragraphe modifié est suffisant.
[4] Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie essentiellement les motifs d’opposition.
[5] À l’appui de son opposition, l’Opposant a produit des affidavits des quatre personnes suivantes : Peter Daly (le directeur des ventes de l’Opposant); Dejan Milanovic (le président de l’Opposant); Moritz Raepple (un étudiant employé par le cabinet d’avocats de l’Opposant) et John Leadbetter (un boucher et propriétaire de Leadbetter Meats). L’Opposant a par la suite obtenu l’autorisation de produire deux autres affidavits de M. Daly : le premier expliquant deux corrections apportées à son affidavit d’origine; l’autre remplaçant l’affidavit d’origine par une version modifiée. Dans ces circonstances, le seul affidavit de M. Daly dont je tiendrai compte est le dernier des trois, celui du 24 juin 2011, qui comprend les pièces A à D.
[6] À l’appui de sa demande, le Requérant a produit les affidavits de Lou Albanese (le PDG du Requérant) et de Carla Edwards (une secrétaire employée par l’agent du Requérant).
[7] Aucun des souscripteurs n’a été contre-interrogé.
[8] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l’audience.
[9] Après l’audience, l’Opposant a produit une lettre du 17 décembre 2012, laquelle est censée [traduction] « fournir une réponse complète à la question posée par l’agent d’audience lors de l’audience… » En réponse, le Requérant a produit une lettre du 20 décembre 2012. Je ne tiendrai pas compte du contenu des deux lettres pour la simple raison que je n’ai pas demandé de produire des observations supplémentaires. Je souligne également que suivant le paragraphe 46(2) du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, un plaidoyer écrit additionnel ne peut être produit qu’avec la permission du Registraire, qui n’a jamais été demandée ni donnée en l’espèce.
Fardeau de preuve
[10] Le Requérant a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposant de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].
Motifs d’opposition
[11] L’Opposant a invoqué les motifs d’opposition suivant en vertu de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) :
1) Alinéas 38(2)(a)/30(b) – i) la demande indique à tort que le Requérant a employé la Marque, alors que la Marque n’avait pas été employée; ii) par ailleurs, la demande indique à tort que le Requérant a employé la Marque alors qu’elle était employée par The Meat Factory Ltd de Stoney Creek en Ontario; iii) par ailleurs également, la demande indique à tort que le Requérant a employé la Marque depuis la date de premier emploi invoquée parce que, si le Requérant a déjà employé la Marque, il ne peut l’avoir fait qu’après la date de premier emploi invoquée et simultanément avec The Meat Factory Ltd.
2) Alinéas 38(2)(b)/12(1)(b) – la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle est i) une description claire de la nature des marchandises, nommément « bacon enrobé, nommément longe de porc fumée roulée dans de la semoule de maïs », en liaison avec lesquelles elle est alléguée être employée et ii) une description claire de l’endroit d’origine, nommément le « Canada », des marchandises, en liaison avec lesquelles elle est alléguée être employée.
3) Alinéas 38(2)(b)/12(1)(c) – la Marque n’est pas enregistrable puisqu’il s’agit du nom anglais des marchandises, nommément « bacon enrobé, nommément longe de porc fumée roulée dans de la semoule de maïs » en liaison avec lesquelles elle est alléguée être employée.
4) Alinéas 38(2)(b)/12(1)(e) – la Marque n’est pas enregistrable parce qu’il s’agit d’une marque dont l’adoption est interdite en vertu de l’article 10 de la Loi parce que, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, le terme « Peameal Bacon » est devenu reconnu comme désignant i) le genre de marchandises, nommément, « bacon enrobé, nommément longe de porc fumée roulée dans de la semoule de maïs » ou ii) le lieu d’origine de marchandises de la demande visée.
5) Paragraphe 38(2)(d)/article 2 – la Marque n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas les Marchandises du Requérant des marchandises de tiers, nommément les longes de porc fumées roulées ou enrobées dans de la semoule de maïs ou des côtes de porc fumées roulées ou enrobées dans de la semoule de maïs, destinées à la vente et vendues par des tiers, y compris l’Opposant et Quality Meat Packers Ltd. pour les raisons susmentionnées, et n'est pas adaptée à les distinguer.
Motif d’opposition suivant l’alinéa 30(b)
[12] Le fardeau initial de preuve de l’Opposant, suivant l’alinéa 30(b) est léger [Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC), p. 89] et peut être établie par référence non seulement à la preuve de l’Opposant, mais aussi à la preuve du Requérant [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (CF 1re inst.) p. 230]. Toutefois, si l’Opposant peut se fonder sur la preuve du Requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve, l’Opposant doit démontrer que la preuve du Requérant est clairement contraire aux allégations du Requérant présentées dans sa demande.
[13] En l’espèce, l’Opposant se fonde sur la preuve du Requérant à l’appui de son motif d’opposition suivant l’alinéa 30(b). Plus précisément, il affirme que la preuve de M. Albanese ne démontre pas que le Requérant a employé la Marque depuis 1992.
[14] M. Albanese atteste que le Requérant a été incorporé le 29 janvier 1992 et que The Meat Factory Limited est licenciée par le Requérant pour employer la Marque. Il atteste également que suivant un contrat de licence, le Requérant exerce soin et contrôle sur l’emploi de la Marque par The Meat Factory Limited. Il fournit en pièce B des photographies d’emballages qu’il dit être représentatifs de la façon dont la Marque est employée au Canada depuis 1992.
[15] Compte tenu de la preuve qui précède, je rejette le motif d’opposition suivant l’alinéa 30(b). Les déclarations de M. Albanese ne sont pas clairement incompatibles avec les affirmations faites dans sa demande. À cet égard, je souligne que l’Opposant aurait pu contre-interroger M. Albanese s’il désirait obtenir plus de détails au sujet de la relation entre le Requérant et The Meat Factory Limited ou quant à la date de premier emploi de la Marque. Je ne vois aucune raison de ne pas accepter que l’emploi de la Marque par The Meat Factory Limited profite au Requérant suivant le paragraphe 50(1) de la Loi. De plus, je suis convaincue que la pièce B démontre l’emploi de la Marque de façon à satisfaire aux exigences de l’article 4 de la Loi. L’emballage affiche PEAMEAL BACON OF CANADA LTD. sous forme graphique, suivi de TM/MC. Il est vrai que LOU’S apparaît à la gauche au-dessus de PEAMEAL BACON OF CANADA LTD., mais considérant la séparation entre les deux, je considère que cela constitue l’emploi de deux marques, et non pas d’une marque unique composée. Je remarque que cette conclusion est renforcée par le fait que TM/MC apparaît également après LOU’S. Le fait que l’emballage n’affiche pas le nom du Requérant, mais plutôt celui de The Meat Factory Ltd. ne mérite pas qu’on s’y attarde compte tenu de l’application du paragraphe 50(1) de la Loi. Finalement, j’ajouterai que le Requérant n’est pas tenu de produire des factures de 1992.
Motif d’opposition suivant l’alinéa 12(1)(b)
[16] La question de savoir si une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse doit être examinée du point de vue de l’acheteur moyen des marchandises ou services liés à la marque. En outre, il ne faut pas disséquer la marque en ses éléments constitutifs et en faire un examen détaillé, mais la considérer dans son ensemble sous l’angle de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.), p. 27 et 28; Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.), p. 186]. Le terme « nature » s'entend d'une caractéristique, d'un trait ou d'une particularité du produit, et l'adjectif« claire » veut dire évidente, qui va de soi, facile à comprendre [voir Drakett Co. of Canada c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29 (C. Éch.), p. 34].
[17] La date pertinente à l’égard du motif d’opposition suivant l’alinéa 12(1)(b) est la date de production de la demande [voir Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F.) ; Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation, (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)].
[18] Le dictionnaire Oxford Canadian Dictionary (Second Edition) définit le terme « peameal bacon » comme [traduction] « n. can. Bacon de dos roulé dans un enrobage de fine semoule de maïs » et « back bacon » comme [traduction] « n. can. et brit. bacon rond et maigre provenant de la noix d’une longe de porc ».
[19] Je suis convaincue qu’en se fondant essentiellement sur la définition du dictionnaire, le terme PEAMEAL BACON de la Marque est clairement descriptif des Marchandises; toutefois, comme le souligne le Requérant, la Marque comprend également les termes OF CANADA LTD.
Quoique le Requérant ait prétendu le contraire, je ne vois pas comment OF CANADA ne peut être clairement descriptif du lieu d’origine des Marchandises. Il ne reste que LTD.
[20] L’Opposant m’a signalé Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Assoc. (2010), 82 C.P.R. (4th) 435 (C.F. 1re inst.), une procédure d’opposition concernant la marque de commerce THE CANADIAN DIAMOND REPORT, THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA et dessin et deux marques de commerce semblables. Dans sa décision, le juge Kelen a déclaré :
[48] La question de savoir si une marque donne une description claire est une décision fondée sur la première impression qui exige de faire ressortir l’impression immédiate produite par cette marque dans son ensemble en liaison avec le produit et d’analyser de façon critique chaque mot composant la marque : Molson Cos c. Les Brasseries Carling O’Keefe du Canada ltée, [1982] 1 C.F. 275, 55 C.P.R. (2d) 15, le juge Cattanach, au paragraphe 30. Le décideur doit également faire preuve de bon sens en tirant sa conclusion : Neptune S.A. c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 715, le juge Martineau, au paragraphe 11.
…
[56] Même si la Cour acceptait que le mot « mark » (marque) avait plusieurs sens en ce qui concerne la marque de commerce no 1212233 et les marques de commerce projetées en question, la simple utilisation de ce mot n’est pas suffisante en elle-même pour rendre les marques de commerce non descriptives. Les marques de commerce projetées contiennent donc des marques de commerce déjà enregistrées qui, selon la Cour, donnent chacune une description claire.
[Caractères gras ajoutés]
[21] LTD. n’est certainement pas la partie dominante de la Marque et n’empêche pas la Marque d’être clairement descriptive. Dans les mots du juge Kelen, je ne considère pas que la simple utilisation de ce mot ne soit pas suffisante en elle-même pour rendre les marques de commerce non descriptives.
On ne m’a signalé aucune jurisprudence où l’enregistrabilité d’une marque autrement clairement descriptive reposait sur l’ajout du terme LTD. Le Requérant a produit des copies de dix enregistrements de marques de commerce comportant LTD. ou LIMITED [pièce G, affidavit de Mme Edwards], mais les marques enregistrées de tiers ne signifient pas que la Marque en l’espèce est enregistrable. L’Opposant affirme que ces marques ne sont pas pertinentes.
Il est bien établi en droit que chaque demande de marque de commerce doit être examinée individuellement. Les dix marques de commerce de tiers sont très différentes de la Marque. Le Requérant n’a fait aucune observation sur l’état du registre dans son plaidoyer écrit. Lors de l’audience, le Requérant a bien mentionné qu’il existait d’autres enregistrements comportant le terme LTD. sans toutefois présenter d’examen de ces éléments de preuve pour démontrer que ces marques auraient été considérées comme clairement descriptives des marchandises et services visés, n’eut été de la présence de LTD./LIMITED.
[22] Je souligne que le juge Kelen a dû composer avec une situation semblable :
[52] La demanderesse soutient que le registraire a enregistré 20 marques de commerce qui contiendraient plusieurs des mots qui font partie des marques de commerce projetées. À titre d’exemple, la demanderesse propose d’examiner la marque de commerce no 1212233, « THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA ».
[53] Bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu’il évalue le caractère descriptif d’une marque (Reed Stenhouse, précité; Imperial Tobacco, précité), il est bien établi en droit que « si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n’y a pas lieu de la perpétuer » : Neptune S.A., précité, au paragraphe 22; John Labatt, précité, au paragraphe 45; et Sherwin Williams Company of Canada, Limited c. The Commissioner of Patents, (1937) Ex. C.R. 205, le juge Anger, au paragraphe 11.
[54] La Cour ne peut que conclure qu’à la première impression, la marque de commerce no 1212233 donne au lecteur la qualité et la caractéristique inhérente des marchandises, c’est-à-dire en l’espèce un diamant qui est extrait d’une mine, taillé et poli au Canada et qui est accompagné d’un certificat, d’un rapport ou d’une évaluation confirmant son authenticité canadienne.
[23] Pour paraphraser le juge Kelen, en l’espèce, je ne peux que conclure qu’à la première impression de la marque, le lecteur est informé de la caractéristique inhérente et de la qualité des marchandises, nommément du bacon de dos du Canada.
[24] Pour les raisons susmentionnées je considère que le Requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne l’allégation que sa Marque est clairement descriptive et le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(b) est donc accueilli.
Motif d’opposition suivant l’article 2
[25] La date pertinente pour l’évaluation du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].
[26] Une marque qui donne une description claire est nécessairement non distinctive en soi. En l’espèce, la preuve est insuffisante pour qu’on puisse conclure que la Marque du Requérant était devenue distinctive par un emploi ou une promotion à grande échelle en date du 3 août 2010. Bien que M. Albanese ait démontré un chiffre d’affaires et de publicité important, il n’est pas évident qu’il concerne la Marque, comme le souligne l’Opposant. Cette ambiguïté naît du fait que M. Albanese, dans son affidavit, définit « bacon enrobé (« peameal bacon »), nommément longe de porc fumée roulée dans de la semoule de maïs » comme produits « PEAMEAL BACON OF CANADA LTD. ». Par conséquent, les ventes de produits PEAMEAL BACON OF CANADA LTD. représentent les ventes de « bacon enrobé » (« peameal bacon »). Il n’est pas évident que de telles ventes sont en liaison avec la Marque (à cet égard, je souligne que selon la pièce D de M. Albanese, le Requérant vend à la fois des produits de marque et des produits individuellement étiquetés).
[27] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli.
Autres motifs d’opposition
[28] Étant donné que l’Opposant a déjà obtenu gain de cause pour deux motifs d’opposition différents, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition.
Disposition
[29] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay