TRADUCTION/TRANSLATION

 

Le 26 août 2003, Peak Innovations Inc. (la « Requérante ») a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE et GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN, représentées ci-dessous (les « Marques GREEN »). Les demandes sont fondées sur l’emploi des Marques GREEN depuis au moins le 1^er juin 2003 en liaison avec des « plaques de connexion, nommément plaques pour la connexion de matériaux de construction » (les « Marchandises »). Les demandes ont été publiées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 23 février 2005. Les Marques GREEN y sont décrites comme suit :

 

• GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE :

 

« La marque est constituée de la couleur verte appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert. »

 

 

 

 

 

 

 

• GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN :

 

« La marque est constituée de la couleur verte appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert. »

 

Les 24 et 25 septembre 2004, la Requérante a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce GREYISH GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN et GREYISH GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE DESIGN, représentées ci‑dessous (les « Marques GREYISH GREEN »). Les demandes sont fondées sur l’emploi des Marques GREYISH GREEN depuis au moins le 1^er juin 2003 en liaison avec des « plaques de connexion, nommément plaques pour la connexion de matériaux de construction » (les « Marchandises »). Les demandes ont été publiées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 mai 2004. Les Marques GREYISH GREEN y sont décrites comme suit :

 

• GREYISH GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN :

« La marque de commerce comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C) appliquée à toute la surface visible de l’objet particulier représenté dans le dessin. La partie hachurée du dessin est pour la couleur vert grisâtre. *PANTONE est une marque de commerce déposée. »

 

 

 

 

 

• GREYISH GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE DESIGN :

 

« La marque de commerce comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C) appliquée à toute la surface visible de l’objet particulier représenté dans le dessin. La partie hachurée du dessin est pour la couleur vert grisâtre. *PANTONE est une marque de commerce déposée. »

 

Les 26 octobre 2004 et 25 juillet 2005, Simpson Strong-Tie Company, Inc. (l’« Opposante ») a produit des déclarations d’opposition pratiquement identiques contre chacune des demandes d’enregistrement des Marques GREYISH GREEN et GREEN (ci‑après désignées collectivement comme les « Marques »). Les motifs d’opposition exposés dans chacune des déclarations peuvent se résumer comme suit :

 

1.      Les Marques ne sont pas enregistrables, en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée) (la « Loi »), parce qu’elles créent de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

 

No d’enreg. :	Marque de commerce	Marchandises
382999	« Le contour du poteau apparaissant dans les lignes pointillées ne fait [sic] partie de la marque mais la couleur (jaune/or et vert) est réclamée comme caractéristique de la marque de commerce. »	Poteaux de clôture métalliques.
245786		Agrafes industrielles et commerciales de toutes sortes, notamment boulons, écrous, vis, rivets, chevilles, goupilles.
382998	« Le contour du poteau apparaissant dans les lignes pointillées ne fait [sic] partie de la marque mais la couleur (jaune/or) est réclamée comme une caractéristique de la marque de commerce.»	Poteaux de clôture métalliques.

 

2.      La Requérante n’a pas droit à l’enregistrement des Marques, en application des alinéas 16(1)a) et 16(1)b) de la Loi, puisqu’à la date de premier emploi alléguée par la Requérante, celles-ci créaient de la confusion avec des produits de construction non spécifiés de forme et de couleur semblables antérieurement employés au Canada par l’Opposante et par des tiers non identifiés, et avec la marque de commerce TECHNO METAL POST & Dessin reproduite ci-dessous, à l’égard de laquelle la demande n^o 1218092 avait antérieurement été déposée au Canada par une tierce partie :

3.      Les demandes d’enregistrement des Marques ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi, parce que la Requérante savait ou aurait dû savoir que l’Opposante et des tiers employaient un produit semblable aux Marques représentées dans les demandes. 

4.      Les Marques ne sont pas distinctives, compte tenu des faits allégués au soutien des deux premiers motifs d’opposition.

5.      Le cinquième motif d’opposition, dans chaque déclaration, est rédigé comme suit : [traduction] « La Marque contrefaite ne peut à bon droit constituer une marque de commerce au sens de la Loi, contrairement à l’alinéa 30b) et aux articles 2 et 4, parce que la Marque contrefaite décrite et reproduite dans la demande ne peut satisfaire à la définition de marque de commerce de l’article 2 de la Loi ni ne peut distinguer la Requérante. De plus, la Marque contrefaite de la Requérante n’a pas été employée par cette dernière à titre de marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi; par ailleurs, la couleur et la forme de la Marque contrefaite sont de nature fonctionnelle et utilitaire, et l’octroi d’un enregistrement restreindrait déraisonnablement le développement de l’industrie de la Requérante et de l’Opposante, contrairement à l’article 13 de la Loi ».

6.      Les Marques ne sont pas enregistrables, en application de l’article 10 et de l’alinéa 12(1)e) de la Loi, parce qu’en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, elles sont devenues reconnues au Canada comme désignant le genre et la qualité des marchandises qui font l’objet des demandes.

7.      Les Marques donnent une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises qui font l’objet des demandes, contrevenant de ce fait à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. La forme et la couleur des Marques sont exclusivement ou principalement fonctionnelles et n’ont pas pour effet de distinguer les Marques des produits ou des marques de commerce de tierces parties au Canada.

8.      La Requérante n’a pas employé les marques depuis la date de premier emploi alléguée ou ne les a pas employées du tout, et elle n’avait pas l’intention d’employer ses Marques au Canada à la date de la production des demandes.

 

La Requérante a produit et signifié, dans chacun des cas, une contre-déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d’opposition. Dans chacun des dossiers, la preuve de l’Opposante consiste en un affidavit souscrit par Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce. La Requérante a choisi de ne présenter aucun élément de preuve. Par ailleurs, seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit dans chaque dossier. Les parties ont d’abord demandé la tenue d’une audience, puis elles y ont renoncé.

 

À un stade avancé de la procédure, l’Opposante a demandé l’autorisation de modifier chacune des déclarations d’opposition, pour y inclure un motif soulevant plus particulièrement l’inobservation des exigences de l’alinéa 30h) de la Loi et pour ajouter, dans le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b), que les Marques ne peuvent à bon droit constituer des marques de commerce. Le registraire a refusé cette demande.

 

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

 

Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve admissible qui pourrait permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.); Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

 

 

Les dates pertinentes pour l’examen de chacun des motifs d’opposition en l’espèce sont les suivantes :

 

• motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
• motifs fondés sur les alinéas 16(1)a) et b) de la Loi : la date de premier emploi alléguée dans les demandes;
• motif fondé sur l’absence de caractère distinctif des Marques : la date généralement reconnue est celle de la production des déclarations d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)];
• motifs fondés sur les alinéas 30b) et i) de la Loi : la date de la production des demandes respectives [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.) et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.)];
• motif fondé sur l’alinéa 12(1)e) de la Loi : la date de ma décision [voir Allied Corp. c. Association olympique canadienne (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.)];
• motif fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi : la date de la production des demandes respectives [voir Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp. (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^re inst.)].

 

J’analyserai maintenant chacun des motifs d’opposition au regard de la preuve au dossier.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

 

La preuve de l’Opposante relativement à ce motif d’opposition se limite aux résultats d’une recherche effectuée par Elenita Anastacio dans une base de données sur les marques de commerce. M^me Anastacio joint comme pièce A à son affidavit les détails de quatre enregistrements obtenus de la base de données CD NameSearch : les trois premiers sont les enregistrements invoqués par l’Opposante à l’appui du motif d’opposition concernant l’alinéa 12(1)d), et le quatrième consiste en l’enregistrement effectué le 3 mai 2005 en réponse à la demande évoquée au soutien du motif fondé sur l’alinéa 16(1)b). Je traiterai de ce dernier enregistrement plus loin dans cette décision, lorsque j’examinerai le deuxième motif d’opposition.

 

J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et de vérifier les renseignements concernant ces enregistrements. Les enregistrements n^os 382999 et 382998 ont tous deux été radiés le 23 novembre 2006. Par conséquent, ils ne peuvent plus être invoqués pour justifier l’absence de droit à l’enregistrement au titre de l’alinéa 12(1)d) de la Loi. Quant à l’enregistrement n^o 245786 pour la marque PFC & Dessin, il demeure en vigueur et est établi au nom d’une tierce partie, H. Paulin & Co. Limited (ci-après H. Paulin). Il reste donc à trancher le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) au regard de la confusion créée entre cette marque et les Marques.

 

Le test applicable pour évaluer la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive, et un poids différent sera attribué à divers facteurs selon le contexte (voir les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4^th) 321 (C.S.C), et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4^th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C), pour un examen approfondi des principes généraux régissant le test en matière de confusion).

 

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

 

La marque GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE est constituée de la couleur verte appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’« objet représenté » dans le dessin de la marque. La marque GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN est constituée de la couleur verte appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’« objet représenté » dans le dessin de la marque.

 

La marque GREYISH GREEN RECTANGULAR CONNECTOR PLATE DESIGN comprend la couleur vert grisâtre appliquée à toute la surface visible de l’« objet particulier » représenté dans le dessin de la marque. La marque GREYISH GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE DESIGN comprend la couleur vert grisâtre appliquée à toute la surface visible de l’« objet particulier » représenté dans le dessin de la marque.

 

Aucune description des Marques ne précise en quoi consiste l’« objet particulier » représenté dans les demandes de la Requérante. Si ce n’était de la lecture des mentions descriptives utilisées tant par la Requérante que par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour faire référence aux marques et de la description des marchandises, il n’est pas certain que l’on comprendrait nécessairement que la Marque est constituée des couleurs verte et vert grisâtre respectivement, appliquées à toute la surface visible de plaques de connexion carrées et rectangulaires pour la connexion de matériaux de construction. Je signale à cet égard que la Requérante déclare, au paragraphe 28 de son plaidoyer écrit sur les Marques GREEN, que sa marque représente un dispositif d’ancrage de poteaux, alors qu’au paragraphe 28 de son plaidoyer écrites sur la Marque GREYISH GREEN SQUARE CONNECTOR PLATE DESIGN, elle indique que sa marque représente deux carrés concentriques dont chacun des coins est muni d’un trou. Je reviendrai plus loin sur l’imprécision des descriptions que fait la Requérante de ses Marques, dans mon analyse du cinquième motif d’opposition. Pour me prononcer sur le caractère distinctif inhérent des marques, j’examinerai les Marques comme étant constituées respectivement des couleurs verte et vert grisâtre, appliquées à toute la surface visible de plaques de connexion.

 

Selon la jurisprudence et la position de l’OPIC, les marques de commerce qui consistent en une ou plusieurs couleurs appliquées à l’ensemble de la surface visible d’un objet tridimensionnel sont enregistrables comme des marques de commerce ordinaires (à moins qu’elles ne fassent partie d’un mode d’emballage ou de présentation de marchandises) [voir Smith, Kline & French c. Registraire des marques de commerce, [1987] 2 C.F. 633; énoncé de pratique de l’OPIC du 6 décembre 2000, intitulé Marques à trois dimensions]. Toutefois, comme pour les marques de commerce composées uniquement d’initiales, il est généralement admis que les marques de commerce constituées de couleurs ne possèdent qu’un faible caractère distinctif inhérent. Cela dit, j’estime que les Marques ont un caractère distinctif inhérent relativement faible.

 

Quant à la marque de commerce déposée PFC & Dessin, elle est constituée d’initiales et de l’illustration d’une des marchandises. Partant, bien que cette marque possède un caractère distinctif inhérent, elle n’est pas une marque intrinsèquement forte.

 

La force d’une marque de commerce peut s’accroître du fait qu’elle est devenue connue au moyen de la promotion ou de l’usage. Cependant, aucun élément de preuve n’indique que les Marques de la requérante ont été utilisées et sont devenues connues dans quelque mesure que ce soit. De même, aucune preuve n’établit qu’à ce jour, H. Paulin a employé sa marque PFC & Dessin ou en a fait la promotion au Canada. Tout au plus peut-on déduire, du seul enregistrement de la marque de commerce PFC & Dessin, qu’on a fait de la marque un usage de minimis qui ne saurait suffire à conclure que la marque est devenue connue au Canada [voir Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

 

En conséquence, ce premier facteur ne favorise aucune des deux parties.

 

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

 

Étant donné qu’aucune preuve ne permet de conclure que les marques en cause ont été employées de façon continue depuis la date de premier emploi revendiquée dans l’enregistrement, je conclus que ce facteur est sans incidence.

 

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce

 

Pour examiner le genre de marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des marchandises de la Requérante avec celui que l’on trouve dans l’enregistrement invoqué par l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Toutefois, il convient de lire les états déclaratifs des marchandises dans la perspective de découvrir le genre probable d’entreprise ou de commerce que les parties avaient en vue plutôt que d’identifier tous les commerces possibles que pourrait englober le libellé. 

 

Les Marchandises de la Requérante consistent en des plaques de connexion, nommément des plaques pour la connexion de matériaux de construction, alors que les marchandises de H. Paulin décrites dans l’enregistrement de la marque PFC & Dessin consistent en des agrafes industrielles et commerciales de toutes sortes, notamment boulons, écrous, vis, rivets, chevilles, goupilles.

 

Bien que la preuve ne révèle pas la nature des commerces qu’exploitent les parties dans les faits, il est raisonnable de dire que puisque les marchandises des deux parties ont trait aux matériaux de construction, elles pourraient être vendues par l’intermédiaire de points de vente semblables, de sorte qu’il peut y avoir un certain chevauchement dans leurs commerces respectifs. Il semble également que les agrafes de H. Paulin puissent être le genre d’articles qui pourrait être utilisé concurremment avec les plaques de connexion de la Requérante, bien qu’il n’existe aucune preuve que les marchandises des parties seraient vendues à proximité les unes des autres. 

 

Par conséquent, ces troisième et quatrième facteurs tendent à favoriser l’Opposante.

 

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

 

Les marques à l’étude ne se ressemblent pas sur le plan du son. Elles ont peu de ressemblance, s’il en est, dans la présentation et dans les idées qu’elles suggèrent. Le seul élément que ces marques ont plus ou moins en commun est le fait qu’elles ont trait à des articles utilisés dans le domaine de la construction. Toutefois, il ne s’agit pas des mêmes articles : les Marques sont constituées de la couleur verte ou vert grisâtre appliquée sur l’ensemble de la surface visible de plaques de connexion, alors que la marque de H. Paulin consiste en un dessin d’un boulon arborant les lettres P F C inscrites l’une sous l’autre en diagonale le long de la tige du boulon. Je suis d’avis que les différences entre les marques à l’étude l’emportent largement sur leur élément commun.

 

Aussi le cinquième facteur favorise-t-il la Requérante.

 

Conclusion quant à la probabilité de confusion

 

En appliquant le test en matière de confusion, j’ai tenu compte du fait qu’il est fonction de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions que j’ai exposées ci‑dessus, et plus particulièrement de la faiblesse inhérente des marques à l’étude, de l’absence de notoriété de la marque PFC & Dessin de H. Paulin et des différences entre les marques dans la présentation et le son ainsi que dans les idées qu’elles suggèrent, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen conservant un souvenir imparfait de la marque PFC & Dessin de H. Paulin ne confondrait probablement pas la source des Marchandises en voyant les Marques. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.

 

Motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et b)

Les motifs d’opposition fondés sur l’article 16 sont rejetés parce qu’ils ne constituent pas des motifs valables. Sauf pour ce qui est de la demande n^o 1218092, l’Opposante n’a pas précisé quelles marques créant prétendument confusion justifient son opposition. En outre, elle n’a présenté aucune preuve attestant que les marques qui créeraient confusion ont été employées avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, ni n’a établi que ces marques n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce des demandes de la requérante. Il importe de signaler également que la demande n^o 1218092 a été produite après les dates de production des demandes de la Requérante ou, si tel n’est pas le cas, n’était plus pendante aux dates de l’annonce des demandes de la Requérante, contrairement au paragraphe 16(4) de la Loi. Qui plus est, compte tenu des dispositions du paragraphe 17(1), l’Opposante ne peut invoquer l’emploi par des tiers de marques créant prétendument confusion pour étayer un motif d’opposition fondé sur un droit préalable à l’enregistrement en vertu du paragraphe 16(1).

 

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) n’est pas non plus retenu, parce qu’il ne constitue pas un motif valable. Le seul fait que la Requérante ait pu connaître l’existence d’un « produit semblable » ne l’empêche pas d’avoir fait de bonne foi la déclaration prescrite par l’alinéa 30i) de la Loi. Même si ce motif avait été dûment plaidé, il ne doit y être fait droit, lorsque la partie requérante a fourni la déclaration prescrite par l’alinéa 30i), que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une preuve fait ressortir l’existence de mauvaise foi chez la partie requérante [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Il n’existe aucune preuve de cette nature dans les cas à l’étude.

 

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

Le motif d’opposition touchant l’absence de caractère distinctif est également rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas déchargée du fardeau initial qui lui incombait de prouver les faits qu’elle invoque au soutien de ce motif.

 

Comme il a été mentionné, l’Opposante en l’espèce n’a présenté aucune preuve établissant l’emploi ou la notoriété de l’une quelconque des marques qui, prétend-elle dans les deux premiers motifs d’opposition et dans son allégation d’absence de caractère distinctif, créeraient de la confusion. Contrairement aux décisions rendues dans de nombreuses instances mettant en cause la couleur, la forme ou la taille de produits pharmaceutiques invoquées par l’Opposante, le fardeau de la preuve n’a pas été déplacé et il n’appartient pas à la Requérante dans les cas présents de prouver le caractère distinctif de ses Marques.

 

 

Comme il a été mentionné, les Marques sont considérées être des marques de commerce ordinaires, non des signes distinctifs. À ce titre, la Requérante n’a pas à établir le caractère distinctif de ses Marques, à moins qu’il n’ait été valablement mis en cause. Bien qu’à mon avis, le caractère distinctif inhérent des Marques soit relativement faible, je ne dispose d’aucun élément de preuve qui en réfute le caractère distinctif.

 

Cinquième motif d’opposition – Les Marques ne peuvent à bon droit constituer des marques de commerce, contrairement à l’alinéa 30b)

Dans les deux instances précitées, l’Opposante a aussi avancé que la production, par la Requérante, d’environ vingt-neuf autres demandes d’enregistrement de marques de commerce constituées des mêmes couleurs verte et vert grisâtre appliquées à divers matériaux de construction (demandes d’ailleurs toutes contestées par l’Opposante) faisait naître un doute suffisant sur l’intention de la Requérante d’employer, au sens de l’article 4 de la Loi, les marques qui faisaient l’objet des demandes. Comme dans les cas présents, cette allégation n’a pas été soulevée correctement et de façon précise dans les déclarations d’opposition. En outre, le seul fait que quelque vingt-neuf autres demandes étaient pendantes devant le registraire a été jugé insuffisant en soi pour mettre en doute l’intention de la Requérante dans ces deux instances. Ces commentaires s’appliquent aussi aux cas à l’étude.

 

L’Opposante a de plus soutenu, à l’audience des deux instances d’opposition précitées, qu’il était inéquitable d’imposer un fardeau de preuve à la partie opposante relativement au caractère distinctif dans des cas de cette nature. Elle a établi une analogie avec des cas où la partie requérante demande l’enregistrement d’un signe distinctif et doit démontrer que le signe en cause est devenu distinctif au Canada. Comme en l’espèce, les marques contestées étaient considérées comme des marques de commerce ordinaires, non comme des signes distinctifs. Dès lors, la Requérante n’avait pas à établir que ses marques étaient distinctives, à moins que le caractère distinctif des marques n’ait été correctement mis en cause. Les mêmes commentaires s’appliquent aux cas à l’étude. Cela dit, j’aimerais citer le passage suivant, auquel je souscris, extrait d’une des décisions rendues par mon collègue David J. Martin dans deux des vingt‑neuf autres instances d’opposition mentionnées ci-dessus :

 

Malgré ce qui précède, je comprends bien la position de l'opposante. Étant donné le caractère intrinsèquement faible d'une marque de commerce consistant uniquement en une couleur appliquée sur l'ensemble de la surface visible d'un objet, ou bien une telle marque devrait être considérée comme la forme des marchandises et, partant, comme un signe distinctif, ou bien la Loi devrait contenir une disposition semblable au paragraphe 12(2) ou 13(1) pour s'assurer que le caractère distinctif est établi avant l'octroi d'un enregistrement. En outre, comme la Cour le faisait remarquer dans Novopharm Ltd, il serait préférable d'exiger plus de précision relativement aux marques de commerce qui consistent en une couleur afin de restreindre les droits exclusifs conférés par un enregistrement éventuel. Dans le cas de la deuxième demande de la requérante, la mention « PANTONE 5635C » pourrait être suffisante. (Simpson Strong-Tie Co. c. Peak Innovations, 2007 CarswellNat 5176, au paragraphe 28, décision portée en appel devant la Cour fédérale du Canada)

 

 

 

Sixième motif d’opposition – Les Marques ne sont pas enregistrables, en application de l’article 10 et de l’alinéa 12(1)e) de la Loi

 

Dans son sixième motif, l’Opposante soutient que les Marques ne sont pas enregistrables, ainsi que le prévoient l’article 10 et l’alinéa 12(1)e) de la Loi, parce qu’en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, elles sont devenues reconnues au Canada comme désignant le genre et la qualité des marchandises qui font l’objet des demandes.

 

L’Opposante n’a produit aucune preuve au soutien de sa prétention selon laquelle les Marques sont devenues reconnues au Canada comme désignant le genre et la qualité des marchandises qui font l’objet des demandes. L’Opposante ne s’étant pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait à cet égard, le sixième motif d’opposition n’est pas retenu.

 

Septième motif d’opposition – Les Marques ne sont pas enregistrables, en application de l’alinéa 12(1)b) de la Loi

Huitième motif d’opposition – La Requérante n’a pas employé les Marques depuis la date de premier emploi alléguée, ou ne les a pas employées du tout

Décision

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions de l’opposante.

 

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 12 MAI 2008.

 

 

Annie Robitaille

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.