Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

                                                                                          Référence : 2010 COMC 160

Date de la décision : 2010-09-30

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PRODUITE par Effigi Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1,237,896 pour la marque de commerce GO TAGLESS SANS ÉTIQUETTE & DESSIN au nom de HBI Branded Apparel Limited, Inc.

[1]               Le 19 novembre 2004, Sara Lee Corporation a produit la demande d’enregistrement n^o 1,237,896 pour la marque de commerce GO TAGLESS SANS ÉTIQUETTE & Dessin (la Marque) fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : « sous‑vêtements, soutiens‑gorge, bas‑culottes, collants, caleçons, vêtements de nuit, hauts et bas thermaux et pantalons de survêtement ». Ladite demande a été cédée en mars 2007 à HBI Branded Apparel Limited, Inc. (la Requérante), et est reproduite ci‑dessous :

 

Demande n^o 1,237,896

 

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 31 mai 2006.

[3]               Le 1^er juin 2006, une déclaration d’opposition a été produite par Effigi Inc. (« l’Opposante »); la Requérante a produit et signifié sa contre‑déclaration le 13 juillet 2006.

Motifs d’opposition

[4]               La déclaration d’opposition se résume ainsi :

•          La demande ne satisfait pas à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), parce que, à la date de production de la demande, la Requérante employait déjà la Marque en question, et que, subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque en question au Canada (contrairement à l’alinéa 30e) de la Loi). La demande vise une Marque qui ne peut être considérée comme une marque de commerce.

•          Contrairement à l’alinéa 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque vu les droits antérieurs de l’Opposante.

•          La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30a) de la Loi parce que le terme « vêtements de nuit » n’est pas assez spécifique pour faire partie des termes ordinaires du commerce.

•          Contrairement à l’alinéa 12(1)b) de la Loi, la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, en ce qu’elle indique clairement que les marchandises n’ont pas d’étiquette.

•          La Marque crée de la confusion avec plusieurs marques de commerce de l’Opposante, et va donc à l’encontre de l’alinéa 12(1)d) de la Loi. Les marques de commerce de l’Opposante sont énumérées ci‑dessous :

•         SCUBA TAG, enregistrement n^o LMC585321;

•         TAG, enregistrement n^o LMC599148;

•         TAG 4MAN, enregistrement n^o LMC620513;

•         TAG : ATHLETICS, enregistrement n^o LMC598517;

•         TAG ATHLETIC, enregistrement n^o LMC598518;

•         TAG ATHLETIC, enregistrement n^o LMC598575;

•         TAG DOMO, enregistrement n^o LMC590537;

•         TAG DOMO, enregistrement n^o LMC571362;

•         TAG PRIMA, enregistrement n^o LMC610705;

•         TAG TREND AND GENERIC, enregistrement n^o LMC505641.

•          Contrairement à l’alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce TAG de l’Opposante antérieurement employées par l’Opposante ou son prédécesseur en titre.

•          Contrairement à l’alinéa 16(3)b) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce à l’égard desquelles l’Opposante avait antérieurement produit des demandes d’enregistrement canadiennes, à savoir :

•         TAG ESCAPE, série n^o 1150095;

•         TAG RIDER, série n^o 1150097;

•         TAG RIDER, série n^o 1150098.

•          Contrairement à l’alinéa 16(3)c) de la Loi, la Marque créait de la confusion, à la date de production de la demande, avec le nom commercial TAG et ceux comprenant le mot TAG antérieurement employés au Canada par l’Opposante ou son prédécesseur en titre.

•          La Marque n’est pas distinctive car elle ne distingue pas les marchandises visées par les demandes de celles d’autres propriétaires, dont l’Opposante. Le terme « GO TAGLESS SANS ÉTIQUETTE » est employé de façon descriptive sur plusieurs sites Internet, dans les journaux et dans la propre publicité de la Requérante. Contrairement à l’article 50 de la Loi, la Requérante a permis que la Marque soit employée par des tiers, notamment Sara Lee Branded Apparel Americas, Sara Lee Global Finance, L.L.C., Make29tees.com et Buyeshirts.com, qui ont exercé leurs droits concurremment et en contravention du paragraphe 48(2) de la Loi.

[5]               L’Opposante a produit l’affidavit de Karina Hébert, deux affidavits de Lorraine Laquerre et l’affidavit de Denis Allard. Le 26 janvier 2007, M. Allard a été contre‑interrogé par la Requérante. La preuve de la Requérante se compose des affidavits de Marisa Hood et Lynda Palmer. En réponse, l’Opposante a produit l’affidavit de Claire Cébron.

[6]               Seule la Requérante a soumis un plaidoyer écrit. Les deux parties étaient représentées à l’audience.

Dates pertinentes

[7]               Les dates pertinentes à l’égard des motifs d’opposition soulevés en l’espèce sont généralement reconnues comme étant :

•    pour la non-conformité à l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 14 février 2005) [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475 (C.O.M.C.)];

•    pour la non-enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi : la date de production de la demande [voir Zorti Investments Inc. c. Party City Corp. (2004), 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.); Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Co. (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^re inst.)];

•    pour la non-enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la présente décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

•    pour l’absence de droit à la Marque selon les alinéas 16(3)a)b) et c) : la date de production de la demande;

•    pour l’absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (le 17 février 2006) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th ) 317 (C.F. 1^re inst.)].

Résumé de la preuve de l’Opposante

Affidavit de Karina Hébert

[8]               Dans son affidavit, M^me Hébert atteste qu’elle est une technicienne juridique au service des agents de l’Opposante au dossier. M^me Hébert a accès (en vertu de l’abonnement des agents de l’Opposante) à la base de données « OnScope », qui, avec la permission de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), est mise à jour une fois par semaine avec des renseignements sur les demandes d’enregistrement et les enregistrements de marques de commerce canadiens, ainsi que sur les marques de commerce annulées. L’auteure de l’affidavit affirme que, le 21 avril 2006, elle a effectué une recherche dans OnScope pour déterminer la fréquence des marques de commerce enregistrées ou en instance d’enregistrement (qui concernent des vêtements) dont l’état déclaratif des marchandises contenait les mots « vêtements de nuit » et « nommément ». Elle affirme que sa recherche a donné 3 047 marques de commerce utilisant ces deux termes.

[9]               M^me Hébert souligne que ces 3 047 résultats consistent en des marques dont l’état déclaratif des marchandises contient « vêtements de nuit » et « nommément », mais qu’il ne s’agit pas nécessairement de cas où « vêtements de nuit » est précisé par « nommément ». Elle affirme donc avoir épuré ces résultats de manière à obtenir des exemples de marques où « nommément » suivait « vêtements de nuit ». Elle joint un tableau des 500 résultats de cette recherche comme pièce KHE‑1. Elle affirme que les marques enregistrées étaient actives au moment de sa recherche, et que les demandes avaient été publiées ou acceptées pour enregistrement.

[10]           La Requérante a cependant rappelé que cette recherche indique également, en fait, que s’il existe, dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, 500 entrées où « vêtements de nuit » est suivi par « nommément », il existe également, par déduction, 2 547 entrées où « vêtements de nuit » n’est pas suivi par « nommément ». Je tiens aussi à souligner que les résultats de recherche épurés n’indiquent pas si le Requérant a, dans chaque cas, volontairement précisé « vêtements de nuit », ou si le Bureau des marques de commerce lui a demandé de le faire dans le cadre de l’examen de la demande. Par conséquent, j’estime que cet élément de preuve est peu utile pour étayer les observations de l’Opposante voulant que la pratique du Bureau de l’OPIC permette de penser que « vêtements de nuit » ne fait pas partie des termes ordinaires du commerce.

Premier affidavit de Lorraine Laquerre

[11]           M^me Laquerre atteste qu’elle est une stagiaire en droit pour les agents de l’Opposante. M^me Laquerre affirme avoir effectué des recherches dans la base de données OnScope à l’égard des marques de commerce enregistrées ou en instance d’enregistrement dont l’état déclaratif des marchandises contenait les phrases suivantes :

•         « vêtements de nuit, nommément », le 14 septembre 2006, a donné 359 marques;

•         « sous‑vêtements, nommément », le 30 septembre 2006, a donné 298 marques;

•         « bas, nommément », le 30 septembre 2006, a donné 143 marques;

•         « hauts, nommément », le 30 septembre 2006, a donné 163 marques.

[12]           Le plus gros de cet affidavit est peu pertinent puisque le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a) dans la déclaration d’opposition ne parle que des « vêtements de nuit »; seule la preuve ayant trait aux « vêtements de nuit » sera donc prise en compte.

[13]           L’auteure de l’affidavit joint les résultats de ces recherches comme pièce LLA‑1 de son affidavit. Elle fournit également un tableau des résultats énumérant les états déclaratifs des marchandises de chaque marque de commerce trouvée (pièce LLA‑2). Je signale que cette preuve n’indique pas si le si le Requérant a, dans chaque cas, volontairement précisé « vêtements de nuit », ou si le Bureau des marques de commerce lui a demandé de le faire dans le cadre de l’examen de la demande. Par conséquent, j’estime que cet élément de preuve est peu utile pour étayer les observations de l’Opposante voulant que la pratique du Bureau des marques de commerce permette de penser que « vêtements de nuit » n’est pas assez spécifique. Je ferai de plus remarquer que le Manuel des marchandises et des services du Bureau canadien des marques de commerce indique, en fait, que « vêtements de nuit » est acceptable sans plus de précision.

[14]           M^me Laquerre affirme également avoir effectué, les 27 et 28 septembre 2006, une recherche sur Internet à l’égard de produits vendus comme « vêtements de nuit ». Elle fournit comme pièce LLA‑6 des imprimés tirés d’un certain nombre de sites Web qui vendent des « vêtements de nuit »; les imprimés fournis montrent différents styles et produits sous la rubrique « vêtements de nuit ». Je signale que les pages Web témoignent de la situation postérieure à la date pertinente pour apprécier la conformité à l’alinéa 30a); aucun élément de preuve n’indique que ces sites Web contenaient les mêmes renseignements ou existaient même déjà à la date de production de la demande.

Second affidavit de Lorraine Laquerre

[15]           Le second affidavit de M^me Laquerre concerne le caractère descriptif de la Marque ainsi que l’allégation d’emploi de la Marque par d’autres entités que la Requérante. L’auteure de l’affidavit fournit des imprimés tirés de sites Internet visités en décembre 2005 et novembre 2006 (pièce LLA‑10), notamment des sites Web de commande interactifs pour les chemises « Hanes Tagless » [Hanes sans étiquette], de l’information sur un lancement national de « Go Tagless » [Vivez sans étiquette] de Hanes aux États‑Unis, et un article de presse sur le « Tagless T » [t‑shirt sans étiquette] de Hanes. Il ressort de l’examen de ce document qu’à cette époque, Sara Lee Corporation (la prédécesseure en titre de la Requérante) était propriétaire de Hanes.

[16]           Les pages jointes contiennent une description (tirée de ce qui semble être une étude de marché) du succès remporté par le lancement national du [traduction] « révolutionnaire t‑shirt sans étiquette » de Hanes. L’article dit que [traduction] « [l]’agaçante étiquette de t‑shirt a été officiellement “retirée” et hissée au plafond, préparant la voie à la prochaine génération de t‑shirts confortables ».

[17]           Sur les sites Web de commande interactifs de Hanes, je signale que les mots « Tagless‑no tag » [Sans étiquette‑pas d’étiquette] figurent dans la liste à puces des caractéristiques du t‑shirt (avec d’autres caractéristiques comme : 100 % coton, disponible en XXL, etc.). D’autres pages tirées de sites Web où on peut commander des t‑shirts en ligne contiennent la description [traduction] « il n’y a pas d’étiquette cousue dans le col de ces chemises ». Un autre article de journal (Boston Globe) intitulé « Clothing retailers scratch a big itch; Tags disappear, replaced by art, and sales rise » [Les détaillants de vêtements calment toute une démangeaison; les étiquettes disparaissent pour faire place à l’art, et les ventes augmentent] dit que [traduction] « le succès de Sara Lee a incité d’autres détaillants, dont Aeropostale, Banana Republic, Holister et Nike, à s’aventurer sur le terrain du sans étiquette… ».

[18]           Dans la mesure où les affidavits de M^me Laquerre contiennent des conclusions et des avis sur les questions que soulève l’opposition, je n’en tiendrai pas compte [voir Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al. c. Hyundai Auto Canada [2005] A.C.F. n^o 1543, 43 C.P.R. (4th) 21 (C.F. 1^re inst.); confirmé par [2006] CAF 133 [Cross Canada]].

[19]           Quant aux recherches sur Internet effectuées par M^me Laquerre, je signale que l’auteure de l’affidavit a effectué les recherches elle‑même, et que de nombreux sites Web de commande des t‑shirts Hanes sans étiquette fournissaient une information semblable. Par ailleurs, je tiens à souligner qu’il serait difficile de produire une preuve fiable des sites Web interactifs ayant trait à l’entreprise de l’autre partie en procédant autrement; la Requérante a également eu la possibilité de produire des éléments de preuve en réponse à ce document. Par conséquent, bien que la date de ces recherches soit postérieure à la date pertinente pour apprécier le caractère descriptif, et que je ne puisse les considérer comme des indicateurs catégoriques du caractère descriptif (ou non) de la Marque à la date de production de la demande, je suis disposée à leur accorder un certain poids aux fins de la détermination de la question de savoir si la Marque donne (et donnait) une description claire suivant les principes de droit applicables à cet égard. [Voir Canadian Council for Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers (2008), 71 C.P.R. (4th) 37 (C.O.M.C.), au paragraphe 35 [CCPE]; Build-A-Vest Structures Inc. c. Red Deer (City), 2006, 29 M.L.P.R. (4^th) 210 (Alta. Q.B.) [Build-A-Vest]; ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.) [ITV]].

Affidavit de Denis Allard

[20]           Dans son affidavit, M. Allard atteste qu’il est le vice‑président des opérations de l’Opposante, et qu’il travaille pour l’Opposante depuis 1995. Dans le cadre de son emploi, il est responsable de l’entreprise, et plus précisément de la commercialisation par l’Opposante de la marque de commerce TAG au Canada. Il travaille en liaison avec les agents de marques de commerce de l’Opposante; il affirme donc connaître bon nombre des marques de commerce de l’Opposante qui sont enregistrées ou en instance d’enregistrement.

[21]           Il affirme que l’Opposante s’occupe de conception, fabrication, vente et distribution de vêtements, d’accessoires et d’articles personnels et de maison. Il affirme que l’Opposante a obtenu la marque de commerce TAG en novembre 1998 (enregistrement n^o 599,148).

[22]           Comme pièce DA‑1, M. Allard fournit un échantillon d’annonces publiées dans des magazines à l’égard des vêtements de l’Opposante liés aux marques de commerce TAG. Il affirme que ces publications sont largement diffusées au Canada et sont représentatives du type d’annonces que l’Opposante a utilisées pour ses marques de commerce TAG. Je signale que la première de ces publications remonte à décembre 2003, et que la plupart des annonces montrent une marque de commerce se composant du mot « TAG » et d’un autre mot, comme « RIDER », « LOGICAL » et « SPORT ». Quelques‑unes de ces annonces (juin 2004, mars 2005 et novembre 2005) concernent des marchandises dont la marque de commerce se compose du mot « TAG » seulement.

[23]           Comme pièce DA-2, M. Allard joint également des étiquettes illustrant la façon dont la marque de commerce TAG est liée aux marchandises de l’Opposante. Je signale que certaines de ces étiquettes représentent le mot « TAG » combiné avec d’autres mots, mais que dans plusieurs cas, le mot « TAG » figure également seul.

[24]           M. Allard fournit aussi les chiffres d’affaires annuels de l’Opposante au Canada pour les vêtements et accessoires vendus sous les marques de commerce TAG. De 3,1 millions de dollars en 1998, les chiffres d’affaires ont grimpé bien au‑delà des 15 millions de dollars (atteignant même 39,5 millions de dollars en 2005) à chaque année jusqu’au 28 septembre 2006.

[25]           Au cours du contre‑interrogatoire, M. Allard a précisé que la marque de commerce employée en 1998 n’était pas le mot TAG figurant seul, mais plutôt la marque de commerce TAG TREND AND GENERIC (Q.33-38). M. Allard a également confirmé que les chiffres d’affaires mentionnés dans son affidavit concernent les ventes réalisées en liaison avec toutes les marques de commerce TAG de l’Opposante, et non seulement celles se rapportant au mot TAG figurant seul (Q.117-119). La Requérante a fait observer qu’au cours du contre‑interrogatoire, M. Allard a affirmé que le mot TAG est le plus souvent accompagné d’un ou de plusieurs autres mots ou éléments.

[26]           Enfin, M. Allard fournit des extraits de registre tirés du site http://strategis.ic.gc.ca à l’égard des marques de commerce suivantes, qui appartiennent à l’Opposante :

•         pièce DA-3 : SCUBA TAG, enregistrement n^o LMC585321;

•         pièce DA-4 : TAG DOMO, enregistrement n^o LMC590537;

•         pièce DA-5 : TAG TREND AND GENERIC, enregistrement n^o LMC505641;

•         pièce DA-6 : TAG DOMO, enregistrement n^o LMC571362;

•         pièce DA-7 : TAG, enregistrement n^o LMC599148;

•         pièce DA-8 : TAG : ATHLETICS, enregistrement n^o LMC598517;

•         pièce DA-9 : TAG ATHLETIC, enregistrement n^o LMC598575;

•         pièce DA-10 : TAG ATHLETIC (& Dessin), enregistrement n^o LMC598518;

•         pièce DA-11 : TAG 4MAN, enregistrement n^o LMC620513;

•         pièce DA-12 : TAG PRIMA, enregistrement n^o LMC610705;

•         pièce DA-13 : TAG DOMO, demande n^o 1087279(1);

•         pièce DA-15 : TAG ESCAPE, demande n^o 1150096;

•         pièce DA-16 : TAG ESCAPE, demande n^o 1150095;

•         pièce DA-17 : TAG RIDER, demande n^o 1150098;

•         pièce DA-18 : TAG RIDER, demande n^o 1150097.

Résumé de la preuve de la Requérante

Affidavit de Marisa Hood

[27]           M^me Hood atteste qu’elle est une assistante juridique au service des agents de la Requérante au dossier. M^me Hood affirme que, le 24 juillet 2007, elle a visité le site Web du bureau des brevets et des marques de commerce des États‑Unis (l’USPTO) et a téléchargé quatre marques de commerce enregistrées qui comprenaient le mot « TAGLESS ». La Requérante est la propriétaire inscrite de ces marques; les enregistrements concernent les marques de commerce TAGLESS, GO TAGLESS! et GO TAGLESS; des copies sont jointes comme pièce A‑D.

[28]           M^me Hood a également consulté le site Web de l’USPTO à la recherche de marques de commerce comprenant le mot « TAG » qui appartenaient à l’Opposante. Un imprimé des résultats de sa recherche est joint comme pièce E. Certaines des marques de l’Opposante trouvées renferment l’élément « TAG », comme TAG RIDER, TAG PRIMA et TAG TREND AND GENERIC; aucun de ces résultats ne comprend le mot « TAG » figurant seul. Des copies des pages d’enregistrement sont jointes comme pièces G à I.

[29]           La Requérante soutient que cette preuve démontre la coexistence aux États‑Unis des marques de commerce respectives des parties pendant un certain nombre d’années; de plus, la Requérante souligne que trois des marques de commerce de l’Opposante ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement et ont été enregistrées malgré l’emploi et l’enregistrement antérieurs par la Requérante de la marque TAGLESS aux États‑Unis. Je signale que, si les marques de commerce semblent avoir coexisté dans le registre aux États‑Unis, et que les enregistrements de la Requérante ont précédé ceux de l’Opposante, aucun élément de preuve ne permet d’affirmer qu’elles ont coexisté dans le marché. Quoi qu’il en soit, l’état du registre aux É.‑U. n’est que peu ou pas pertinent dans l’appréciation de la question de la probabilité de confusion au Canada.

Affidavit de Lynda Palmer

[30]           M^me Palmer atteste qu’elle est une recherchiste en marques de commerce indépendante. Le 12 juillet 2007, elle a effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce de l’OPIC pour repérer toutes les marques comprenant l’élément « TAG » destinées à un emploi en liaison avec des vêtements ou accessoires, qui n’appartiennent pas à l’une ou l’autre des parties à la présente instance. Elle joint une copie de cette recherche comme pièce 1. Vingt et une marques sont énumérées, et les détails de chaque marque de commerce sont joints comme pièces 2 à 22. Je constate, en lisant le tableau des résultats contenu dans l’affidavit, que trois des marques sont radiées; les marques de commerce les plus pertinentes quant à la question de la confusion sont : TAG HEUER & DESSIN, JON TAGIA, TAG RAG, TAGFLAG, RED TAG, TAGGIES & DESSIN et TAG+ JEANS.

[31]           Le reste de l’affidavit de M^me Palmer vise à établir qu’il y a emploi de ces marques de commerce dans le marché canadien. À cet égard, elle affirme avoir visité des sites Web où il était question des TAG JEANS les 16 et 17 juillet 2007. Elle fournit des informations sur la marque TAG+ JEANS tirés d’une bible des marques comme pièce 23A. Le document vante aussi la popularité de la marque, mentionnant des célébrités comme Eva Longoria, Hillary Swank, Lindsay Lohan, etc. M^me Palmer affirme avoir effectué une recherche dans les boutiques en ligne où on peut acheter les jeans TAG au Canada et fournit des imprimés des listes de jeans TAG disponibles dans les boutiques en ligne « Angela’s Runway », « Couture Candy », « Revolve Clothing.com » et « Design by Stephene » comme pièces 23B à 23E, respectivement. Je signale que ces sites Web désignent cette marque de jean sous l’appellation « TAG+ » ou « TAG ».

[32]           M^me Palmer explique aussi que, le 18 juillet 2007, elle a visité un site Web où il était question de la marque TAGGIES (www.taggies.com/home) et en a téléchargé des pages, dont elle fournit les imprimés comme pièce 24. Ces imprimés montrent la marque TAGGIES, donnent des renseignements sur les produits offerts (couvertures sécurisantes, vêtements, animaux en peluche et jouets, vêtements de nuit, etc. pour bébés) et indiquent qu’ils peuvent être achetés en ligne à partir du Canada.

[33]           M^me Palmer fournit des imprimés de pages qu’elle a consultées, le 18 juillet 2007, au www.mytagalongs.com, où il est question des sous‑vêtements TAGALONGS, comme pièce 25. Elle joint également comme pièce 26 des imprimés de pages Web où il est question de TAG SAFARI, qu’elle a obtenus au www.tagsafari.com.

[34]           M^me Palmer a également visité le site Web de TAG HEUER, le 22 juillet 2007; elle affirme que les produits TAG HEUER peuvent être achetés au Canada; elle fournit des imprimés tirés de www.tagheuer.com qui énumèrent les détaillants autorisés dans la région d’Ottawa, et qui présentent Uma Thurman comme l’« ambassadrice » de TAG HEUER (pièce 27). Elle fournit également un article du www.femail.com qui décrit Uma Thurman comme l’ambassadrice de la mode TAG HEUER (pièce 28).

[35]           La pièce 29 est une copie des dix premiers résultats de la recherche que M^me Palmer a effectuée dans Google, le 22 juillet 2007, à l’égard de la chaîne de recherche « Tag Heuer & fashion ». Je signale que cette recherche a donné 967,000 résultats en tout, et que les dix premiers résultats traitent exclusivement de la marque TAG HEUER et des montres TAG HEUER. M^me Palmer explique qu’elle a visité les sites Web correspondant à ces résultats, et fournit des imprimés tirés de ces sites Web comme pièce 30.

[36]           M^me Palmer affirme qu’après avoir lancé une recherche à l’égard de « Sof’Tag », le 22 juillet 2007, elle a trouvé un site Web nommant la société propriétaire de la marque Sof’Tag au www.findownersearch.com. La pièce 31 est l’imprimé de la liste, qui indique que la propriétaire est « Gildan Activewear Inc./Les Vêtements de Sport Gildan Inc. » au Québec, Canada.

[37]           Je suis disposée à accorder un certain poids à cet affidavit sur la même base que celle mentionnée précédemment. On trouve une information semblable sur plusieurs sites Web; l’information semble provenir de sites Web officiels, et l’Opposante a eu la possibilité de produire des éléments de preuve en réponse. [Voir CCPE, Build-A-Vest et ITV.] Je suis donc prête à tirer la conclusion générale qu’il y a, dans le marché canadien, des marques de commerce comprenant le mot TAG qui appartiennent à des tiers.

Résumé de la preuve en réponse de l’Opposante

Affidavit de Claire Cébron

[38]           M^me Cébron atteste qu’elle est une stagiaire en droit au service des agents de l’Opposante au dossier. Son affidavit semble avoir pour objet de répondre à la preuve de l’état du registre de la Requérante. Elle affirme que, le 24 décembre 2007, elle a consulté la base de données Strategis de l’OPIC et a téléchargé une série de pages de registre concernant des marques qui comprennent le mot TAG. Elle fournit comme pièce CC‑1 les imprimés relatifs à chacune de ces marques tirés de la base de données Strategis. Elle résume ses résultats dans un tableau qui indique que les marques de commerce qu’elle a examinées renferment l’élément « TAG » et fournit leurs numéros de demande, numéros d’enregistrement et statuts respectifs.

[39]           Cet élément de preuve indique que (au 24 décembre 2007) les marques de commerce suivantes avaient fait l’objet d’une opposition de la part de l’Opposante :

•          RED TAG – demande n^o 1,159,455;

•          TAGGIES – demande n^o 1,164,479;

•          TAGGIES & Dessin – demande n^o 1,237,253;

•          TAGALONGS – demande n^o 1,265,900;

•          MY TAGALONGS – demande n^o 1,322,882.

[40]           Les marques de commerce subsistant dans le registre étaient les suivantes :

•          TAG HEUER & Dessin – enregistrement n^o LMC362,318;

•          TAG HEUER & Dessin – enregistrement n^o LMC443, 848;

•          TAG HEUER & Dessin – enregistrement n^o LMC589,413;

•          JON TAGIA – enregistrement n^o LMC409,074;

•          TAG RAG – enregistrement n^o LMC455,636;

•          TAGFLAG – enregistrement n^o LMC451,244;

•          TAGUS PARK – enregistrement n^o LMC582,249;

•          TRIMTAG – enregistrement n^o LMC614,812;

•          FREITAG & Dessin – enregistrement n^o LMC649,336.

Fardeau de preuve

[41]           C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la page 298].

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[42]           En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a), l’Opposante fait valoir que « vêtements de nuit » n’est pas assez spécifique pour faire partie des termes ordinaires du commerce. Au soutien de son allégation, l’Opposante a produit en preuve une recherche effectuée dans la base de données sur les marques de commerce ayant révélé 500 enregistrements et/ou demandes approuvées où « vêtements de nuit » était suivi par « nommément ». L’Opposante a également produit une preuve établissant que sa première recherche dans la base de données avait révélé plus de 2 500 entrées où « vêtements de nuit » était précédé de « nommément ». L’Opposante soutient que la preuve étaye sa prétention voulant que « vêtements de nuit » ne soit pas généralement accepté sans plus de précision; toutefois, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve produite ne justifie pas nécessairement une telle conclusion. D’abord, il y a manifestement plus d’entrées où « vêtements de nuit » n’est pas précédé de « nommément », ce qui permet donc de penser, selon la logique de l’Opposante, qu’il est généralement acceptable comme étant suffisamment spécifique. Quoi qu’il en soit, je ferai observer qu’aucun élément de preuve n’indique si les propriétaires respectifs des enregistrements et demandes où « vêtements de nuit » est précédé de « nommément » ont volontairement précisé « vêtements de nuit », ou si on leur a demandé de le faire dans le cadre du processus d’examen de la demande.

[43]           Ensuite, j’estime que le premier affidavit de Lorraine Laquerre indique, en fait, que « vêtements de nuit » est assez spécifique, et donc acceptable comme terme ordinaire du commerce. La recherche de M^me Laquerre a révélé plusieurs entrées sous cette terminologie appuyant le fait qu’il s’agit d’un terme ordinaire du commerce; le fait que « vêtements de nuit » englobe un certain nombre de produits individuels ne signifie pas que « vêtements de nuit » n’est pas en soi assez spécifique, et donc inacceptable aux fins de l’alinéa 30a). De plus, je prends pour guide la définition du Merriam-Webster's On Line Dictionary, où les « vêtements de nuit » [nightclothes] sont définis comme des [traduction] « [v]êtements, comme un pyjama ou une chemise de nuit, portés la nuit. Également appelés “robes de nuit” [nightdress] ou “tenues de nuit” [nightwear] ». Je signale en passant que le Manuel des marchandises et des services du Bureau canadien des marques de commerce indique, en fait, que « vêtements de nuit » est acceptable sans plus de précision.

[44]           En outre, bien qu’il puisse être logique d’inférer que la plupart de ces éléments de preuve figuraient dans le registre à la date pertinente, étant donné que la recherche a été effectuée dans les 14 mois suivant la date de production de la demande, puisque la preuve ne me permet pas de déterminer avec certitude si ces états déclaratifs de marchandises ont pu ou non faire l’objet de modifications ou d’ajouts depuis la date de production de la demande, je ne suis pas prête à tirer des inférences quant à l’état des choses à la date pertinente aux fins de l’alinéa 30a) de la Loi.

[45]           Par conséquent, j’estime que « vêtements de nuit » est assez spécifique et constitue un terme ordinaire du commerce, vu qu’il désigne clairement des vêtements qui peuvent être portés pour dormir. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

[46]           Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) de la Loi, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif, mais elle doit démontrer que la preuve est manifestement incompatible avec les prétentions de la Requérante [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc., 2003, 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^re inst.) et York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc. (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

[47]           En l’espèce, rien dans la preuve de la Requérante n’est manifestement incompatible avec la prétention selon laquelle elle avait l’intention d’employer la Marque en liaison avec les marchandises. Le motif fondé sur l’alinéa 30e) est donc également rejeté.

[48]           Quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) de la Loi, rien ne démontre que la Requérante connaissait les droits antérieurs de l’Opposante au moment où elle a produit sa demande. Même si la Requérante savait que l’Opposante employait ses marques de commerce au Canada, ce fait, à lui seul, ne devrait pas l’empêcher de faire de bonne foi la déclaration requise. Lorsque le requérant a fourni la déclaration prescrite par l’alinéa 30i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsque des éléments de preuve établissent la mauvaise foi du requérant [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Comme l’Opposante n’a pas réussi à établir la mauvaise foi de la Requérante, ce motif est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(b)

[49]           L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)b) puisqu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l’employer.

[50]           L’Opposante a le fardeau initial de fournir une preuve admissible permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien d’un motif d’opposition [voir Joseph E. Seagram & Sons, Limited c. Seagram Real Estate (1984) 3 C.P.R. (3d) 325, à la page 329 (C.F. 1^re inst.); John Labatt Ltée c. Cies Molson Ltée (1980) 30 C.P.R. (3d) 293, confirmé par (1992) 42 C.P.R. (3d) 495 (C.A.F.)].

[51]           L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial sous l’angle du sens ordinaire des mots « go », « tag », « less », « sans » et « étiquette ».

[52]           Toutefois, je ferai remarquer, à titre préliminaire, que la Marque se compose de deux portions : (i) GO TAGLESS en anglais et (ii) SANS ÉTIQUETTE en français. Il a été statué que, même si les portions dans chaque langue donnent une description claire prises isolément, lorsqu’on les combine, elles ne tombent pas sous le coup de l’alinéa 12(1)b), qui empêche l’enregistrement d’une marque de commerce qui :

[…] qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, […] donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise […] (Non souligné dans l’original.)

[53]           Par conséquent, s’agissant de la Marque en cause, peu importe que les portions anglaise et française donnent toutes deux une description claire en soi, la Marque prise dans son ensemble ne peut être considérée comme tombant sous le coup de l’alinéa 12(1)b) [voir Coca‑cola Co. c. Cliffstar Corp (1993) 358, à la page 361].

[54]           Si je devais faire erreur, je conclurais, de toute façon, que la Marque prise dans son ensemble ne peut être considérée comme donnant une description claire puisque la portion GO TAGLESS ne le fait pas. La question de savoir si la Marque donne une description claire doit être examinée du point de vue de l’acheteur ordinaire des marchandises qui lui sont liées. Par ailleurs, il faut éviter de décomposer et d’analyser minutieusement chacun des éléments de la Marque; celle‑ci doit être considérée dans son ensemble en fonction de la première impression [Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, (1978) 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 (C.F. 1^re inst.); Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, (1984) 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186 (C.F. 1^re inst.)]. Le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit, et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34 (C. de l’É.)]. Pour que l’on puisse s’opposer à une marque au motif qu’elle donne une description claire en vertu de l’alinéa 12(1)b), il doit s’agir d’un mot décrivant si bien l’article que personne ne saurait en acquérir le monopole [Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985) 5 C.P.R. (3d) 252, à la page 256 (C.F. 1^re inst.)].

[55]           Il convient de signaler dès le départ que les éléments graphiques de la Marque ne sont pas particulièrement distinctifs ou dominants, et je considère qu’il est possible de faire une bonne appréciation fondée sur les principes de l’alinéa 12(1)b) en ne tenant compte que des mots qui composent la Marque. [Voir Best Canadian Motor Inns, Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004) 30 C.P.R. (4^th) 481 (C.F.).]

[56]           Bien que l’Opposante ait produit des éléments de preuve où il est mentionné que les t‑shirts sans étiquette [tagless] n’ont pas d’étiquette, et malgré le fait qu’il s’agit d’une nouvelle caractéristique souhaitable du vêtement, j’estime qu’un consommateur de vêtements pourrait tout aussi bien, en voyant l’expression GO TAGLESS, la considérer comme un moyen d’inciter le consommateur à acheter les marchandises et à commencer à « vivre sans étiquette » [go tagless]. Je ne suis pas convaincue qu’une telle suggestion constitue une description claire d’une caractéristique intrinsèque des marchandises, puisque l’ajout du mot GO fait passer la notion de « tagless » /  sans étiquette » du domaine de la description d’une caractéristique intrinsèque de ces marchandises à celui du stratagème commercial. Si TAGLESS et SANS ÉTIQUETTE peuvent figurer parmi les caractéristiques intrinsèques des t‑shirts sans étiquette [tagless], comme la teneur en coton, la taille, etc., on ne s’attendrait pas à voir GO TAGLESS SANS ÉTIQUETTE figurer dans cette liste.

[57]           Compte tenu de tout ce qui précède, ce motif d’opposition est rejeté.

Autres motifs d’opposition

[58]           Comme les autres motifs d’opposition, à savoir l’alinéa 12(1)d), l’absence de droit et l’absence de caractère distinctif, tournent tous autour de la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante, je vais limiter mes propos en vertu du paragraphe 6(5) à la question de la confusion telle qu’elle s’applique à l’alinéa 12(1)d); il s’agit du motif le plus solide de l’Opposante, compte tenu de la date pertinente plus récente (la date de la présente décision). L’Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec plusieurs de ses marques de commerce et s’est acquittée de son fardeau initial à cet égard puisque j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et confirme que toutes les marques de commerce de l’Opposante sont en règle :

•         SCUBA TAG, enregistrement n^o 585321;

•         TAG, enregistrement n^o 599148;

•         TAG 4MAN, enregistrement n^o 620513;

•         TAG : ATHLETICS, enregistrement n^o 598517;

•         TAG ATHLETIC, enregistrement n^o 598518;

•         TAG ATHLETIC, enregistrement n^o 598575;

•         TAG DOMO, enregistrement n^o 590537;

•         TAG DOMO, enregistrement n^o 571362;

•         TAG PRIMA, enregistrement n^o 610705;

•         TAG TREND AND GENERIC, enregistrement n^o 505641.

[59]           Chaque enregistrement vise une partie ou l’ensemble des marchandises et services suivants :

•          Marchandises : (1) Vêtements, nommément : chandails, t‑shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous‑vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets‑vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache‑oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément : blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément : pantalons, t‑shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément : chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures.

•          (2) Sacs de diverses formes et dimensions, nommément : sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre‑tout, sacs d’avion, sacs polochons.

•          (3) Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport.

•          (4) Parfum; bijoux excluant montres.

•          (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément : souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures de basketball; chaussures de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.

•          (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements.

•          Services : Opération de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.

[60]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[61]           Mon analyse de la probabilité de confusion sera brève puisque, lorsqu’on les considère dans leur ensemble et sous l’angle de la première impression et du souvenir imparfait de l’acheteur, les marques de commerce en cause présentent peu de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. J’estime que l’élément visuel et sonore commun – TAG – n’aurait pas d’influence déterminante sur la perception du public, puisque les idées que suggèrent les marques de commerce sont totalement différentes. GO TAGLESS SANS ÉTIQUETTE est une incitation s’adressant au consommateur, une stratégie commerciale; toutefois, les marques de commerce de l’Opposante, que TAG soit employé seul ou avec d’autres mots comme dans TAG RIDER, TAG DOMO et TAG ATHLETIC, laissent perplexe, évoquant peut‑être l’espièglerie d’un jeu de poursuite pour enfants. Les marques de commerce de l’Opposante ne suggèrent rien se rapportant aux étiquettes; les idées suggérées par les marques de commerce en cause ne sont aucunement liées.

[62]           Bien qu’il existe manifestement un recoupement entre les voies de commercialisation et certaines des marchandises, et quoique les marques de commerce de l’Opposante, en tant que groupe (aucune preuve ne concerne le mot TAG figurant seul), puissent présenter un caractère distinctif inhérent plus prononcé et avoir été employées depuis plus longtemps que la Marque de la Requérante, j’estime que cela a peu d’importance vu l’absence manifeste de ressemblance, comme nous l’avons vu ci‑dessus, entre la Marque et l’une quelconque des marques de commerce de l’Opposante.

[63]           En ce qui concerne les motifs d’absence de droit fondés sur la confusion avec les enregistrements et demandes TAG de l’Opposante, les conclusions sont les mêmes; la différence de date pertinente n’ayant aucun incidence sur la conclusion d’absence de probabilité raisonnable de confusion, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et b) sont rejetés.

[64]           Quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)c), l’Opposante ne s’étant pas acquittée de son fardeau initial d’établir l’emploi allégué de son nom commercial TAG à la date de production de la demande, ce motif est rejeté.

[65]           En ce qui a trait au motif fondé sur l’absence de caractère distinctif, bien que l’on puisse prétendre que la preuve d’emploi de ses marques de commerce présentée par l’Opposante lui permet de s’acquitter de son fardeau initial, étant donné qu’il a été décidé que la Marque ne tombe pas sous le coup de l’alinéa 12(1)b) et qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de production de l’opposition (ou à n’importe quel moment), ce motif d’opposition doit aussi être rejeté.

Décision

[66]           Vu tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

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P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.