Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 181
Date de la décision : 2013-10-24

 

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Cosmetic Warriors Limited à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,408,287 pour la marque de commerce KARMA LIVING NOW au nom de Karma Now Pty Ltd.

[1]               Le 22 août 2008, Karma Now Pty Ltd. (la Requérante) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce KARMA LIVING (la Marque), fondée sur un emploi projeté pour divers services. La Requérante a produit une demande révisée le 2 mars 2012. La demande révisée a été acceptée par le Registraire le 13 mars 2012. La demande telle qu'elle a été modifiée invoque les services suivants :

services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant des bougies, des bougeoirs, des accessoires pour bougies, des cartes, des livres, des disques compacts, des articles de papeterie, du mobilier d'intérieur et d'extérieur, des articles de maison pour l'extérieur, des accessoires d'extérieur, des articles-cadeaux, des carillons éoliens, des draps, des serviettes, du linge de maison, des tissus d'ameublement, des bijoux, des articles de verrerie, des articles pour la maison, des articles de cuisine, des vases, des cadres pour photos, du mobilier, des carpettes et offre d'information sur les marchandises susmentionnées;

cours, séminaires, ateliers, conférences et programmes de formation dans le domaine de la santé, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative personnelle et de la confiance en soi, et diffusion d'information dans le domaine des éléments susmentionnés;

services d'hébergement en centre de villégiature et en hôtel;

service d'aliments et de boissons;

services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé.

[2]               La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 1^er décembre 2010.

[3]               Le 1^er janvier 2011, Cosmetic Warriors Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition.

[4]               La déclaration d'opposition comprend les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)a) et 30e), h) et i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Cependant, lors de l'audience, l'Opposante a admis qu'aucune preuve n'avait été produite à l'appui de ces motifs d'opposition, mais qu'elle souhaitait maintenir ces motifs dans l'éventualité où un appel serait interjeté. Étant donné l’absence de preuve ou d’observations étayant ces motifs d'opposition, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait; les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)a) et 30e), h) et i) sont donc rejetés.

[5]               Les autres motifs d'opposition, tous fondés sur des allégations de confusion, peuvent être résumés comme suit :

• En vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes :

 

• KARMA (LMC596,247) appartenant à l'Opposante et enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « parfums; produits de bain, nommément sels de bain, bain moussant, mousses pour le bain, huiles de bain, gel de douche et de bain, exfoliants et nettoyants pour le corps; produits de toilette non médicamenteux, nommément poudre de talc; produits cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, masques pour le visage, traitements pour le teint; hydratants pour la peau, poudres, rouges à lèves, mascaras, crèmes pour les yeux, ombres à paupières et traceurs pour les yeux; lotions, poudres et crèmes pour la peau; dentifrices; produits dépilatoires; déodorants à usage personnel; produits de soins capillaires; shampoing; savons, nommément savons hydratants et revitalisants pour le bain, savons de toilette, savons parfumés et savons liquides » (les Marchandises de l'Opposante);
• KARMA (LMC514,161) appartenant à Smed International Inc. et enregistrée pour les marchandises suivantes : « mobilier de bureau, nommément chaises ».

 

• En vertu de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 de la Loi, la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisqu'à la date de production de la demande, de même qu'à toute autre date pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce KARMA de l'Opposante, laquelle avait déjà été employée ou rendue connue par l'Opposante et ses prédécesseurs (ou à leur avantage par des licenciés) en liaison avec les marchandises de l'Opposante.

 

• En vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée de manière à distinguer, les services de la Requérante des marchandises et services des autres, y compris ceux de l'Opposante; l'emploi de la Marque dépasse la portée de l’emploi autorisé qui est prévu à l'article 50 de la Loi.

[6]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et la met en demeure de les prouver rigoureusement.

[7]               À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements de KARMA (LMC596,247) appartenant à l'Opposante et de KARMA (LMC514,161) appartenant à un tiers, de même que l'affidavit d'Alex Leonini. 

[8]               La Requérante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.

[9]               Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Une audience a eu lieu, mais seule l'Opposante y était représentée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10]           C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.) page 298].

[11]           Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes:

•         alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision ‑[voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

•         alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];

•         alinéa 38(2)d)/article 2 – ‑la date de soumission de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

 

Observation préliminaire

[2]               J’ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l’ensemble de la preuve produite par les parties et des observations de l'Opposante; cependant, je n’aborderai dans le corps de ma décision que les parties de la preuve et des observations sur lesquelles j’appuie mes conclusions.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[12]           L’Opposante est déchargée de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le Registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence du ou des enregistrements invoqués par l’Opposante [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire, et je note que les enregistrements des marques de commerce KARMA alléguées sont en vigueur. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. La Requérante est donc dans l'obligation d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce KARMA alléguées.

[13]           Le test en matière de confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14]           En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

[15]           Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu qu'au moment d'analyser la probabilité de confusion entre les marques des parties, il faut tenir compte des quatre facteurs contextuels qui, selon ce qu'allègue l'Opposante, fonctionnent ensemble pour créer « le pire des scénarios » pour la Requérante. :

a.       la demande est exclusivement fondée sur l'emploi proposé;

b.      la Requérante n'a pas produit de preuve d'emploi de la Marque et nous ne disposons donc d'aucun renseignement quant à la nature des réseaux commerciaux de la Requérante;

c.       la comparaison concerne les deux mots servant de marque et donc, rien n'empêche la Requérante d'employer la Marque de quelque manière que ce soit, y compris d'une manière semblable en apparence à la marque KARMA de l'Opposante, telle qu'elle est employée en liaison avec les produits de bain et de beauté de l'Opposante;

d.      les services visés dans la demande ne comportent aucune restriction quant aux réseaux commerciaux et on ne peut donc pas supposer que les réseaux commerciaux des parties pourraient se recouper.

[16]           Lors de l'audience, l'Opposante a axé ses observations sur la nature des marchandises et des services des parties, n'abordant que brièvement les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) à la fin de l'audience. Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les facteurs déterminants dans l'analyse de la confusion en l'espèce sont les alinéas 6(5)c) et d) et que, par conséquent, j'amorcerai mon analyse par une brève discussion sur les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5).

[17]           L'Opposante a présenté des observations relativement à la signification du mot KARMA. Plus précisément, je note que dans le Oxford English Dictionary, on indique que le mot KARMA est un principe issu des religions bouddhiste ou hindouiste selon lequel « [traduction] chaque vie est déterminée par la totalité des actes accomplis dans les vies antérieures ». Je suis d'avis que les marques des parties ont le même degré de caractère distinctif inhérent, puisqu'elles sont composées des mêmes mots du dictionnaire d'usage courant, lesquels n'ont pas de signification particulière relativement aux marchandises et aux services qui y sont liés.

[18]           La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi proposé, mais la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de réputation de la Marque. Par conséquent, il est évident que la marque KARMA de l'Opposante, pour laquelle j'ai été saisie d'une preuve d'emploi et de réputation au Canada (comme il en est question plus loin dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement), est devenue connue dans une plus large mesure et est employée depuis plus longtemps que la Marque. Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) et b) favorisent donc l'Opposante, du moins en ce qui concerne la marque KARMA de l'Opposante. Je remarque que ce n'est pas le cas de la marque de tiers KARMA, puisque l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de réputation pour l'enregistrement n^o LMC514,161.

[19]           Comme l'a allégué l'Opposante, le fait que la première portion de la Marque est identique à celle des marques KARMA revendiquées s'avère pertinent, puisque la première portion d'une marque est généralement considérée comme la plus importante lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif d’une marque [voir Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1^re inst.); Masterpiece, supra]. Cela dit, il est clairement établi en droit que pour évaluer le risque de confusion, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments qui constituent les marques, mais plutôt les considérer dans leur ensemble [voir British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals, [1944] R.C. de l’É. 239, à la page 251, confirmé [1946] R.S.C. 50 et United States Polo Assn c, Polo Ralph Lauren Corp (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 au paragraphe 18, conf. [2000] A.C"F. N^o 1472 (C.A.)].

[20]           La Marque n'est pas identique aux marques KARMA revendiquées; mais plutôt, la Marque contient d'autres mots qui créent certaines différences sur le plan de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elle suggère. En ce qui concerne les idées suggérées, je note que les autres mots que contient la Marque LIVING NOW évoquent un mode de vie utilisant le concept de KARMA, alors que la marque de commerce KARMA évoque simplement le concept de KARMA de manière générale.

[21]           Le reste de mon analyse sera centré sur la nature des marchandises et des services des parties.

[22]           Mon appréciation de ce facteur est fonction de l’examen de l’état déclaratif des services de la Requérante tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement par rapport aux marchandises visées par les enregistrements de l’Opposant [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[23]           La première demande d'enregistrement de la Marque portait sur les « services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance » de marchandises qui recoupaient directement les produits de beauté et de bain de l'Opposante, à savoir « ...des savons, des lotions, des produits de beauté, des huiles de massage, des huiles d'aromathérapie, des accessoires d'aromathérapie, des cristaux... ». Dans une demande d'enregistrement révisée, produite le 2 mars 2012 et accueillie par le Registraire le 13 mars 2012, ces marchandises ont été supprimées de la demande d'enregistrement de la Marque.

[24]           Malgré le fait que les produits qui se recoupent directement ont été supprimés de la demande, l'Opposante a maintenu son opposition et a présenté à l'audience des observations indiquant que l'ensemble des services visés dans la demande présente différents degrés de ressemblance avec les produits de beauté et de bain de l'Opposante. L'Opposante a fait valoir que chacun des services revendiqués ressemble suffisamment aux marchandises de l'Opposante pour que la clientèle visée par les parties se recoupe et que, à la lumière de circonstances particulières en l'espèce, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

[25]           S'appuyant sur la décision BAB Holdings, l'Opposante soutient qu'il est probable que le public soit porté à croire que les services de la Requérante « ont été approuvés, fabriqués sous licence ou parrainés par l'Opposante et que cela va, dans l'esprit du consommateur, semer le doute et l'incertitude » (paragraphe 11). L'Opposante allègue que les circonstances de l'espèce sont telles que les consommateurs supposeront que les services de la Requérante « ont été approuvés, fabriqués sous licence ou parrainés » par l'Opposante.

[26]           Lors de l'audience, les observations de l'Opposante étaient centrées sur la nature hypothétique du critère de la confusion et sur le concept voulant que la probabilité de confusion soit évaluée en supposant que les marques sont employées « [traduction] dans le même domaine, et ce, que les marchandises ou les services soient de la même catégorie générale ou non ».

[27]           Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que le critère relatif à la probabilité de confusion demeure hypothétique; cependant, l'Opposante n'a pas reconnu le fait que les marchandises et les services des parties ne comportent aucun élément s'apparentant réellement. L'Opposante soutient plutôt qu'étant donné la longue période d'emploi alléguée (plus de 17 ans) de sa marque de commerce KARMA, l'Opposante a développé une réputation telle que, dans une situation hypothétique où les services de la Requérante seraient offerts dans une boutique, un hôtel ou un restaurant voisin des boutiques LUSH de l'Opposante où les produits de bain et de beauté KARMA sont vendus, les clients risqueraient de conclure qu'il existe une certaine relation entre les sources des marchandises et des services.

[28]           Je ne suis pas d'accord avec l'évaluation qu'a faite l'Opposante des ressemblances entre les marchandises et services des parties. Plus précisément, je n'accepte pas l'observation de l'Opposante voulant que, par exemple, les consommateurs qui profitent des « services d'aliments et de boissons » de la Requérante offerts dans un endroit voisin de l'une des boutiques LUSH de l'Opposante où les produits de bain et de beauté KARMA sont vendus supposeraient que l'Opposante a autorisé les services de la Requérante, ce qui ferait croire aux consommateurs que les marchandises et les services sont issus de la même source.

[29]           Enfin, je note que l'Opposante a cité plusieurs décisions de la Commission à l'appui de ses observations concernant les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d); plus particulièrement, les décisions ayant mené à une conclusion de confusion malgré le fait que les marchandises et les services en cause n'étaient pas identiques. Bien que j'aie revu l'ensemble de ces décisions, c'est un principe de droit bien établi que chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres mérites.

[30]           Malgré les observations détaillées qu'a présentées l'Opposante pour soutenir le contraire, je conclus donc que les services suivants énoncés dans la demande ne partagent aucune ressemblance avec les produits de bain et de beauté de l'Opposante :

services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant des bougies, des bougeoirs, des accessoires pour bougies, des cartes, des livres, des disques compacts, des articles de papeterie, du mobilier d'intérieur et d'extérieur, des articles de maison pour l'extérieur, des accessoires d'extérieur, des articles-cadeaux, des carillons éoliens, des draps, des serviettes, du linge de maison, des tissus d'ameublement, des bijoux, des articles de verrerie, des articles pour la maison, des articles de cuisine, des vases, des cadres pour photos, du mobilier, des carpettes et offre d'information sur les marchandises susmentionnées;

cours, séminaires, ateliers, conférences et programmes de formation dans le domaine de la santé, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative personnelle et de la confiance en soi, et diffusion d'information dans le domaine des éléments susmentionnés;

services d'hébergement en centre de villégiature et en hôtel;

service d'aliments et de boissons;

[31]           J'observe, toutefois, une certaine ressemblance entre les marchandises et les services des parties en ce qui concerne les « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », lesquels sont en quelque sorte liés aux produits de bain et de beauté.

[32]           En outre, j'estime que les « [services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant] … du mobilier d'intérieur et d'extérieur… » partagent certaines ressemblances avec les marchandises enregistrées de l'enregistrement de tiers invoqué n^o LMC514,161 (c.-à-d. « mobilier de bureau, nommément chaises »).

Conclusion

[33]           En appliquant le critère relatif à la confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Même si je reconnais l'importance du degré de ressemblance entre les marques dans mon évaluation de la probabilité de confusion, ainsi que le fait que l'ensemble des marques KARMA invoquées se retrouve dans la Marque, je suis d'avis qu'il existe des différences entre les marques en l'espèce sur le plan de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elles suggèrent. De plus, je crois que la différence entre les marchandises et les services des parties suffit pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante relativement aux services suivants, lesquels n'ont aucune ressemblance avec les marchandises enregistrées en liaison avec les marques KARMA invoquées (LMC596,247 et LMC514,161) :

services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant des bougies, des bougeoirs, des accessoires pour bougies, des cartes, des livres, des disques compacts, des articles de papeterie, ..., des articles de maison pour l'extérieur, des accessoires d'extérieur, des articles-cadeaux, des carillons éoliens, des draps, des serviettes, du linge de maison, des tissus d'ameublement, des bijoux, des articles de verrerie, des articles pour la maison, des articles de cuisine, des vases, des cadres pour photos, du mobilier, des carpettes et offre d'information sur les marchandises susmentionnées;

cours, séminaires, ateliers, conférences et programmes de formation dans le domaine de la santé, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative personnelle et de la confiance en soi, et diffusion d'information dans le domaine des éléments susmentionnés;

services d'hébergement en centre de villégiature et en hôtel;

service d'aliments et de boissons.

[34]           Après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son obligation de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce enregistrées KARMA invoquées relativement aux services susmentionnés.

[35]           En ce qui concerne les « [services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant]… du mobilier d'intérieur et d'extérieur » susmentionnés, j'estime que malgré la ressemblance entre les marchandises et les services, les différences entre les marques et l'absence de preuve d'emploi ou de réputation concernant l'enregistrement de tiers LMC512,161 fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[36]           Toutefois, en ce qui a trait aux « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », je conclus que la nature semblable des marchandises et des services suffit pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante. Par conséquent, après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ces services.

[37]           À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) est en partie accueilli, nommément en ce qui concerne les « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », mais il est rejeté relativement aux autres services visés dans la demande.

Motif d’opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

Alinéa 16(3)a) de la Loi

[38]           Bien qu’il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KARMA invoquée de l'Opposante, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que la marque de commerce invoquée était employée avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque [paragraphe 16(5) de la Loi]. 

[39]           L'Opposante a produit une preuve d'emploi et de réputation pour sa marque enregistrée KARMA en liaison avec des produits de bain et de beauté. Dans son affidavit, M. Leonini affirme que les premières ventes de produits de bain et de beauté de marque KARMA réalisées par l'Opposante au Canada remontent à mai 1996 et que la Marque est employée continuellement depuis par le licencié autorisé de l'Opposante. M. Leonini confirme que l'Opposante a toujours assuré le suivi et la gestion nécessaires (directement ou indirectement) relativement à la nature et à la qualité des produits de bain et de beauté vendus en liaison avec la marque KARMA de l'Opposante.

[40]           À l'appui de ses déclarations sous serment, M. Leonini a fourni des copies d'images de produits de bain et de beauté vendus sous la marque KARMA qui, affirme-t-il, sont représentatifs des produits de bain et de beauté de marque KARMA qui ont été vendus au Canada avant le 22 août 2008 et qui étaient toujours vendus en date de son assermentation (pièce 3). Je note que la marque de commerce KARMA est clairement apposée sur les produits.

[41]           M. Leonini atteste que l'Opposante a également offert des services de vente par catalogue pour des produits de bain et de beauté KARMA. Il a fourni des échantillons de la version canadienne de ce catalogue, intitulé LUSH TIMES (de 2005 à 2009), chacun contenant des annonces de produits de bain et de beauté KARMA (pièce 4).

[42]           M. Leonini explique aussi qu'en plus es ventes effectuées dans les boutiques de vente au détail de l'Opposante (exploitées sous la marque de commerce LUSH), l'Opposante a aussi généré des ventes à partir de son site Web commercial, sur lequel il offre des services de vente au détail au Canada pour ses produits de beauté et de bain KARMA depuis environ 2003. Il joint à son affidavit des imprimés du site Web canadien www.lush.ca affichant des images de produits KARMA, à savoir du savon, du shampoing, de la crème pour le corps, des sels de bain et du parfum (pièce 5).

[43]           M. Leonini présente aussi des statistiques de vente mondiales concernant les produits de bain et de beauté KARMA de l'Opposante pour les années2005 à 2010, lesquels passent d'un minimum de 73 millions de dollars en 2005 à un maximum de 200 millions de dollars en 2010. Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que ce n'était pas une erreur irrémédiable que M. Leonini n'ait pas précisé la portion de ces statistiques de vente qui était reliée au marché canadien, puisque les montants étaient si élevés que même si seulement 10 % des ventes avaient été liées au marché canadien, les ventes au Canada n'auraient pas été moins importantes. J'accepte l'observation de l'Opposante, et je suis prête à conclure que les ventes au Canada des produits de bain et de beauté de marque KARMA de l'Opposante sont importantes.

[44]           M. Leonini fournit aussi les dépenses de publicité et de promotion au Canada engagées par l'Opposante, lesquelles passent d'un minimum de 142 972 dollars en 2006 à un maximum de plus de 216 612 dollars en 2010. Toutefois, je remarque que ces dépenses n'ont pas été ventilées par marque de commerce; on ne sait donc pas quelle proportion de ces dépenses concerne précisément la marque de commerce KARMA.

[45]           M. Leonini présente aussi des échantillons représentatifs d'annonces parues dans des journaux et des magazines au Canada, affichant la marque KARMA de l'Opposante et datant de 2004 à 2005 (pièce 7).

[46]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante a démontré avoir employé sa marque KARMA avant le 22 août 2008 et que la marque n'avait pas été abandonnée en date du 1^er décembre 2010. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[47]           Il n'y a pas une énorme différence entre les dates pertinentes; par conséquent, mes conclusions pour le motif d'opposition invoqué vertu de l'alinéa 12(1)d) s'appliquent tout autant à la date pertinente la plus ancienne et donc, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi est accueilli relativement aux « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », mais rejeté en ce qui concerne les autres services.

Motif fondé sur le caractère non distinctif invoqué au sens de l'alinéa 38(2)d) de la Loi

[48]           Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque distingue véritablement ses services de ceux d'autres entités au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe et établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour soutenir le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif.

[49]           Sur le fondement du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante est tenue de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une des marques KARMA invoquées était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[50]           L'Opposante n'a fourni aucune preuve d'emploi ou de réputation pour l'enregistrement de tiers de la marque KARMA (LMC514,161) et donc, le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejeté, dans la mesure où il est fondé sur cette marque.

[51]           Comme il en a été question plus en détail précédemment dans l'analyse des motifs d'oppositions fondées sur le droit à l'enregistrement, l'Opposante a produit des preuves d'emploi et de réputation pour sa marque de commerce KARMA, à la date de production de la déclaration d'opposition. Il revient donc maintenant à la Requérante de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce KARMA de l'Opposante.

[52]           Comme dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, la différence entre les dates pertinentes est plutôt faible, ce qui fait en sorte que mes conclusions relatives au motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) s'appliquent tout autant à cette date pertinente antérieure. À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est accueilli en ce qui concerne les « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », mais il est rejeté relativement aux autres services.

[53]           Enfin, je note que le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif comprend aussi l'allégation voulant que la Marque ait été employée en dehors du cadre de la licence d’emploi prévue à l’article 50 de la Loi. L'Opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette allégation et, par conséquent, cette portion du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejetée en raison du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Décision

[54]           Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande concernant la Marque relativement aux « services de centre de santé, nommément offre de soins de beauté et de soins de santé », et je rejette l'opposition relativement aux « services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de catalogue de vente par correspondance offrant des bougies, des bougeoirs, des accessoires pour bougies, des cartes, des livres, des disques compacts, des articles de papeterie, du mobilier d'intérieur et d'extérieur, des articles de maison pour l'extérieur, des accessoires d'extérieur, des articles-cadeaux, des carillons éoliens, des draps, des serviettes, du linge de maison, des tissus d'ameublement, des bijoux, des articles de verrerie, des articles pour la maison, des articles de cuisine, des vases, des cadres pour photos, du mobilier, des carpettes et offre d'information sur les marchandises susmentionnées; cours, séminaires, ateliers, conférences et programmes de formation dans le domaine de la santé, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative personnelle et de la confiance en soi, et diffusion d'information dans le domaine des éléments susmentionnés; services d'hébergement en centre de villégiature et en hôtel; service d'aliments et de boissons » en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^re inst.) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a