Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de 3M Company aux demandes no 1062739,
1062740 et 1062931 produites par Tape
Specialities Limited et cédées ultérieurement à
Henkel Canada Corporation en vue de
l’enregistrement des marques de commerce
COLOUR GREEN # 1, COLOUR GREEN # 2
et COLOUR GREEN # 3
Le 9 juin 2000, Tape Specialities Limited a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce COLOUR GREEN # 1, COLOUR GREEN # 2 et COLOUR GREEN # 3 en liaison avec du « ruban-cache » fondées sur l’emploi des marques au Canada depuis 1993. Les trois marques de commerce sont reproduites ci-dessous.
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1062739 1062740 1062931
La description de la première marque de commerce est la suivante :
La marque de commerce est composée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du rouleau précis de ruban-cache illustré sur le dessin. La partie hachurée de la marque de commerce est en vert.
La description de la deuxième marque de commerce est la suivante :
La marque de commerce est composée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du rouleau précis de ruban-cache illustré sur le dessin. La partie hachurée de la marque de commerce est en vert.
La description de la troisième marque de commerce est la suivante :
La marque de commerce est composée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du rouleau précis de ruban-cache illustré sur le dessin, à l'exception de la bordure intérieure.
Les deux premières demandes ont été publiées aux fins d’opposition le 5 juin 2002 et la troisième a été publiée le 12 juin 2002. Les demandes ont par la suite été cédées à Henkel Canada Corporation, la requérante inscrite au dossier.
Le 5 novembre 2002, l’opposante, 3M Company (« 3M »), a produit des déclarations d’opposition essentiellement identiques. Des copies des deux premières ont été transmises à la requérante le 17 décembre 2002 et une copie de la troisième a été transmise le 19 novembre 2002. Le 9 mai 2006, une autorisation de modifier les déclarations d’opposition en raison de la cession des demandes d’enregistrement des marques de commerce a été accordée.
Dans chacun des cas, le premier motif fait valoir que la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement, comme le prévoit l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de premier emploi alléguée par la requérante, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce GREEN COLOUR TAPE employée précédemment au Canada par l’opposante en liaison avec du ruban adhésif. Le second motif dans chaque cas est que la marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive en raison de l’emploi par d’autres de la couleur verte pour du ruban adhésif, notamment l’opposante et Canadian Technical Tape Ltd.
Le 14 janvier 2003, la requérante a produit et signifié des contre-déclarations à l’égard des deux premières déclarations d’opposition. La requérante a soumis une contre-déclaration à l’égard de la troisième opposition le 23 décembre 2002 et a signifié une copie à l’opposante le 17 décembre 2002. Par la suite, une autorisation de modifier les trois contre-déclarations en raison de la cession des demandes a été accordée.
Comme preuve dans chaque cas, l’opposante a soumis les affidavits de Mark Rozon, Jason Paul Thomas McKenzie, Dana George, John Frederick Mullen, Kenneth Robert Arnott et Georges Albert Menard. Tous les auteurs de ces affidavits, à l’exception de Dana George, ont été contre-interrogés et la transcription de ces contre-interrogatoires fait partie du dossier de chacune des trois oppositions. Dans chacun des cas, la requérante a soumis en preuve l’affidavit de Harry Young. M. Young a été contre-interrogé et la transcription de son contre‑interrogatoire fait partie du dossier de chacune des oppositions. Les parties ont présenté un plaidoyer écrit pour chaque cas et une audience a été tenue au cours de laquelle les deux parties étaient représentées.
LA PREUVE DE L’OPPOSANTE
Les affidavits Rozon, McKenzie et George font état de l’achat, vers la fin de 2002, de ruban-cache de couleur verte de marque CANTECH PAINTPRO dans une quincaillerie du Nouveau-Brunswick et dans différents magasins Wal-Mart de quatre autres provinces. Il ressort de la preuve que ce produit était, selon toute vraisemblance, largement disponible au Canada à cette époque.
Dans son affidavit, M. Mullen atteste qu’il est le directeur des services juridiques et de la protection des renseignements de 3M Canada Company (« 3M Canada »), une filiale de l’opposante. Il affirme que 3M vend des rubans autocollants, y compris du ruban-cache. Selon M. Mullen, 3M a produit une demande d’enregistrement, le 17 mars 1999, pour une marque de commerce composée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du ruban-cache, dans laquelle elle revendique l’emploi de la marque au Canada depuis mars 1998. La demande a été retirée après que Tape Specialities Limited s’y soit opposée. M. Mullen affirme que les enquêtes ultérieures ont révélé que 3M avait vendu son ruban adhésif de couleur verte bien avant la date de premier emploi alléguée.
Lors du contre-interrogatoire, M. Mullen a reconnu que le ruban autoadhésif peut désigner différents types de ruban adhésif, y compris le ruban isolant, le ruban adhésif entoilé, le ruban d’étanchéité et le ruban‑cache. Il a également affirmé qu’il savait que 3M possède un enregistrement pour la couleur bleue en tant que marque de commerce pour le ruban-cache. M. Mullen a reconnu qu’il ne connaissait aucun cas de confusion réelle entre les produits de 3M et ceux de la requérante, et qu’il serait surpris d’apprendre qu’il en existe.
Dans son affidavit, M. Arnott atteste qu’il est le directeur commercial de la division du marché après-vente pour l’automobile de 3MCanada. Il affirme que pendant plusieurs années, sa division a fabriqué un ruban autoadhésif de couleur verte dénommé 3M 233+. Ce ruban adhésif est offert en vente au Canada depuis 1998 et est utilisé principalement dans le marché de la peinture automobile.
La pièce A jointe à l’affidavit Arnott consiste en un dépliant publicitaire montrant une boîte du produit sur laquelle figure une photo d’un rouleau de ruban adhésif de couleur verte partiellement déroulé. À l’endos du dépliant, on peut lire les mots [TRADUCTION] « Scotch et la couleur verte sont des marques de commerce de 3M ». Cependant, le rouleau de ruban adhésif produit en échantillon et composant la pièce B ne comporte aucun avis de marque de commerce pour la couleur verte. Selon M. Arnott, plus de 100 000 $ ont été investis en publicité pour le ruban adhésif 3M 233+ depuis 1998 et le montant des ventes au Canada à la date de production de son affidavit (c.‑à-d. le 6 août 2003) s’élevait à plus de dix millions de dollars.
Lors du contre-interrogatoire, M. Arnott a reconnu que les plus grands utilisateurs de ruban adhésif 3M 233+ sont les ateliers de réparation de carrosserie. Selon M. Arnott, 3M Canada ne vend pas ce produit dans les commerces de peinture au détail Colour Your World. Il ne savait pas s’il y avait confusion pour les consommateurs entre le ruban adhésif de la requérante et le ruban adhésif 233+ de l’opposante.
Dans son affidavit, M. Menard atteste qu’il est le directeur commercial principal de la division des rubans industriels et des spécialités de 3M Canada. M. Menard affirme que 3M Canada a vendu un large éventail de rubans adhésifs au Canada pendant plus de quarante ans. Depuis 1980, sa division a distribué au Canada un ruban autoadhésif de couleur verte sous l’appellation 3M 218. Ce ruban adhésif est principalement utilisé en tant que ruban-cache dans les marchés de la peinture pour automobile et avion. Cependant, M. Menard n’a pas soumis de preuve spécifique quant aux ventes de ce ruban adhésif avant la date de premier emploi alléguée par la requérante en 1993. De plus, il n’y a rien sur le rouleau de ruban adhésif 218 fourni comme échantillon, et joint comme pièce D à l’affidavit Menard qui indique que la couleur verte est revendiquée, ou qu’elle est employée, comme marque de commerce.
M. Menard fait également mention du ruban adhésif 2060 de sa société, qui est employé pour l’application de fixatifs. Ce ruban adhésif est distribué au Canada depuis 1995 et est vendu principalement pour le marché de la peinture à usage domestique. Il est en vente dans les commerces de peinture au détail et dans les quincailleries, tels que Colour Your World et Canadian Tire. Lors du contre-interrogatoire, M. Menard a indiqué que les commerces de peinture au détail tels que Sherwin-Williams et General Paint vendent également ce produit.
M. Menard fait état d’autres rubans autoadhésifs de couleur verte fabriqués et vendus par sa société qui appartiennent à la catégorie générale des rubans-cache. Ces différents rubans adhésifs sont chacun destinés à un usage spécialisé, comme dans le cas du ruban adhésif 3M 471, qui est employé pour le scellement, le ragréage et le masquage, des rubans adhésifs 3M 8402 et 3M 8403, qui sont utilisés pour l’épissurage, et de différents rubans adhésifs de la série 500 qui comprennent des feuilles autocollantes et des rubans adhésifs généralement utilisés pour le marquage au pochoir. Les ventes afférentes aux deux dernières catégories pour la période allant de 2001 à la production de l’affidavit de M. Menard (c.-à-d. le 12 août 2003) équivalaient à plus de 55 000 $ et 65 000 $, respectivement.
Bien que le ruban adhésif 3M 218 soit principalement utilisé dans le domaine de l’automobile, M. Menard a affirmé en contre-interrogatoire que les peintres professionnels emploient le ruban adhésif 218 lorsqu’ils doivent peindre une ligne extrêmement fine. De plus, il a affirmé qu’à une certaine époque le ruban adhésif 218 était vendu dans des commerces de peinture au détail, tels que Colour Your World et Sherwin Williams, qui essayaient alors de percer le marché de la vente au détail de peinture automobile. Selon M. Menard, le ruban adhésif 471 est vendu dans différentes chaînes de commerces de peinture, même si les principaux consommateurs de ce produit sont les peintres de carrosseries.
LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE
Dans son affidavit, M. Young atteste qu’il est à la retraite, mais que, jusqu’en 2004, il était président de la requérante initiale, Tape Specialities Limited. M. Young décrit les différents usages qui peuvent être faits des rubans autocollants et des caractéristiques de bases des rubans‑cache pouvant être peints. Il affirme que les marchés de l’automobile, des bateaux et de l’habitation sont différents en ce qui concerne les types de rubans adhésifs employés et que, même au sein du marché de la peinture, il existe différents types de rubans adhésifs.
M. Young affirme que Tape Specialities Limited a commencé à fabriquer du ruban-cache en 1982 et qu’elle utilisait alors la couleur beige. La société a mis au point son ruban adhésif de couleur verte en septembre 1993 et a commencé à le vendre en utilisant la marque de commerce PAINTERS MATE. À cette époque, la société a cessé de vendre son ruban adhésif de couleur beige. Tape Specialities Limited vendait principalement par l’entremise de grossistes, de chaînes de commerces au détail et de commerces de peinture. Les ventes pour l’année 1995 ont été supérieures à 500 000 unités. Elles ont dépassé le million d’unités en 1998 et excédaient 2,8 millions d’unités en 2001.
M. Young affirme qu’il n’y a aucune concurrence entre le produit de la requérante et les rubans adhésifs pouvant ou non être peints et destinés à être utilisés sur des voitures ou des bateaux. Il reconnaît que Canadian Technical Tape (« Cantech ») a commencé à vendre en 1998 du ruban-cache de couleur verte pouvant être peint en liaison avec la marque de commerce PAINT PRO. En 2000, Tape Specialities Limited a intenté une action contre Cantech devant la Cour fédérale. Cependant, lors du contre-interrogatoire, M. Young a reconnu que sa société n’a pas réussi à empêcher Cantech de vendre ses produits PAINT PRO de couleur verte.
Dans son affidavit, M. Young affirme que sa société a envoyé une lettre à 3M, lui demandant de cesser de vendre ses rubans adhésifs de couleur verte 233+ et 2060. Or, il a reconnu en contre-interrogatoire qu’il ne savait pas si d’autres mesures avaient été prises contre 3M et il a supposé que les deux produits étaient toujours vendus au Canada. En fait, à la page 19 de la transcription, il reconnaît que le ruban adhésif 3M 2060 était vendu dans les magasins Sherwin-Williams du Canada et que le ruban adhésif 3M 233+ était vendu dans les magasins Canadian Tire, tous deux avant avril 2004.
LES MOTIFS D’OPPOSITION
En ce qui concerne le premier motif d’opposition soulevé dans chaque cas, il incombait à l’opposante de démontrer l’emploi de son ruban adhésif de couleur verte en tant que marque de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante, qui est considérée comme étant le 31 décembre 1993. L’opposante n’a pas réussi à s’acquitter de ce fardeau. En premier lieu, la preuve de l’opposante ne démontre pas expressément que 3M ou 3M Canada vendait des rubans autoadhésifs de couleur verte avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Dans son affidavit, M. Menard fait des déclarations générales au sujet de la vente par 3M Canada de rubans adhésifs de couleur verte depuis plus de quarante ans ou depuis 1980. Cependant, il n’a pas étayé ces déclarations générales à l’aide d’éléments de preuve spécifiques de l’emploi.
Dans tous les cas, même si l’opposante avait clairement démontré la vente de ruban-cache de couleur verte avant le 31 décembre 1993, la preuve ne permet en rien d’affirmer qu’à cette époque les consommateurs reconnaissaient la couleur verte d’un rouleau de ruban-cache comme étant une marque de commerce revendiquée et employée par l’opposante ou sa filiale 3M Canada. Pour tout rouleau de ruban adhésif, la couleur verte constitue une marque de commerce d’une très grande faiblesse intrinsèque et il n’y a même pas de preuve établissant l’existence de documentation de produit ou d’étiquette par l’entremise desquelles l’opposante a fait part du fait que la couleur verte était sa marque de commerce. Par conséquent, à deux reprises, l’opposante n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau initial à l’égard du premier motif d’opposition et celui-ci est donc rejeté.
En ce qui concerne le second motif d’opposition soulevé dans chaque cas, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque est adapté à distinguer, ou qu’elle distingue réellement ses marchandises de celles d’autres propriétaires au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (COMC). De plus, la date pertinente pour l’examen des circonstances entourant cette question est la date de production des déclarations d’opposition (c.-à-d. le 5 novembre 2002) : voir Re Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d), 126, à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d), 412, à la p. 424 (C.A.F.). Enfin, il incombe à l’opposante de démontrer les allégations de fait formulées à l’appui de son motif fondé sur l’absence de caractère distinctif.
En l’espèce, l’opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve. Elle a démontré que le tiers Cantech vendait du ruban-cache de couleur verte pouvant être peint depuis plusieurs années. L’opposante a pu démontrer que le produit de couleur verte PAINTPRO de Cantech était disponible dans les magasins de cinq provinces différentes vers la fin de 2002. La requérante a cherché à faire valoir que cet élément de preuve ne faisait qu’attester de l’achat de cinq rouleaux de rubans adhésif, mais la répartition géographique de ces cinq achats permet de penser que le produit était largement disponible à cette époque. Lors de son contre-interrogatoire, M. Young a confirmé que Cantech a commencé à vendre son produit en 1998 et que, malgré les efforts de Tape Specialities Limited pour mettre fin à ces ventes, elle le vendait toujours à l’époque du contre-interrogatoire (c.‑à‑d. le 17 octobre 2005).
Il est aussi important de prendre en compte les ventes de 3M Canada à l’égard de ses différents rubans-cache de couleur verte. L’affidavit Arnott atteste de ventes importantes du ruban adhésif 3M 233+, de 1998 à nos jours. Bien que le principal marché visé par ce ruban soit le marché de la peinture automobile, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de ruban-cache, et l’état déclaratif des marchandises de la requérante se limite au terme « ruban-cache ».
L’affidavit de M. Menard apporte la preuve de la vente d’un autre ruban adhésif de 3M, le ruban adhésif 218, qui est principalement utilisé en tant que ruban-cache dans le marché de la peinture pour automobile et avion. Cependant, la preuve montre que le ruban adhésif 218 est également utilisé par les peintres professionnels. De plus, à une certaine époque le ruban adhésif 218 était vendu dans les magasins Colour Your World et Sherwin-Williams, soit exactement le même genre de magasins qui vendraient le produit de la requérante.
M. Menard a également démontré un emploi mineur du ruban adhésif 3M 2060. Comme celui‑ci est employé pour l’application de fixatif et qu’il est vendu par les chaînes de commerces de peinture, les voies de commercialisation des parties se recoupent à l’égard de ce produit. M. Menard a également fait la preuve de la vente de plusieurs autres rubans-cache de couleur verte de 3M, même si ceux-ci étaient destinés à des usages très spécialisés en dehors du domaine de la peinture. Il s’agit néanmoins de rubans-cache et, dans chaque cas, l’état déclaratif des marchandises de la requérante emploie une formulation large.
Puisque l’opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, il incombait à la requérante de démontrer que ses trois marques de commerce distinguent réellement son ruban adhésif de couleur verte de ceux des autres propriétaires. La preuve de la requérante ne lui permet pas de s’acquitter de ce fardeau. Bien que la requérante ait démontré que ses ventes de ruban-cache étaient non-négligeables, les ventes en soi ne constituent pas un argument suffisant pour établir le caractère distinctif d’une marque, en particulier pour des marques aussi faibles que les trois pour lesquelles la requérante a produit des demandes d’enregistrement. En raison des ventes très importantes du produit de couleur verte de marque PAINTPRO de Cantech et des ventes des différents rubans-cache de couleur verte de 3M, je conclus que les marques de commerce de la requérante ne sont pas distinctives de ses produits au Canada. Ainsi, le second motif d’opposition est accueilli dans chaque cas.
Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les demandes de la requérante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 11 JUILLET 2008.
David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.