Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 207
Date de la décision: 2011-10-28
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Monte Carlo Holdings Corp. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1216708 pour la marque de commerce MONTE-CARLO BEACH HOTEL au nom de Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, société anonyme
Introduction
[1] Le 13 mai 2004, Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, société anonyme (la Requérante), a produit la demande d’enregistrement no 1216708 pour la marque de commerce MONTE-CARLO BEACH HOTEL (la Marque) sur la base d’un emploi et d’un enregistrement à l’étranger.
[2] La Requérante revendique la date de priorité du 23 décembre 2003 sur la base d’une demande produite dans la Principauté de Monaco (Monaco) sous le numéro 24352 en liaison avec des marchandises et services semblables. La Requérante a obtenu l’enregistrement de la Marque dans le pays susmentionné. Il n’est pas nécessaire, aux fins de la présente opposition, d’énumérer toutes les marchandises et tous les services visés par la présente demande puisque l’opposition ne concerne que les marchandises et services suivants, selon le paragraphe 6.1 du plaidoyer écrit de l’opposante :
savons de toilette, savons antibactériens; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, à application topique, pour le soin de la peau; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, gels, lotions, huiles, baumes, masques, exfoliants pour le soin du visage, du corps, des mains et des pieds; lotions pour les cheveux; coutellerie, fourchettes et cuillers; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ouvre-bouteilles, plats non en métaux précieux; récipients à boire; tirebouchons, verres à boire, assiettes non en métaux précieux; boissons, nommément eaux minérales ou gazeuses (les Marchandises);
activités sportives et culturelles, nommément : organisation de colloques, de conférences, de séminaires sur l’informatique, la restauration, l’hôtellerie, l’industrie du tourisme, l’art, la musique, location de salles de réunion; organisation de concours; production de films; restauration (alimentation); hébergement temporaire, hôtellerie, nommément : hôtel, réservation d’hôtels, motels, location d’appartements meublés pour des séjours de courte, longue ou moyenne durée (les Services).
[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 31 octobre 2007. Le 26 mars 2008, Monte Carlo Hotel-Motel International Inc. a produit une déclaration d’opposition que le registraire a envoyée à la Requérante le 17 avril 2008. La déclaration d’opposition a été modifiée une fois afin de modifier l’adresse de l’opposante. Le 10 juin 2008, la Requérante a produit une contre‑déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d’opposition énumérés ci‑dessous.
[4] L’opposante a produit l’affidavit de Dominic Meffe, souscrit le 10 octobre 2008, ainsi qu’une preuve complémentaire, sous la forme d’un second affidavit de Dominic Meffe, souscrit le 20 novembre 2008. La Requérante a produit la déclaration solennelle de Marie‑Michèle McDuff, un certificat d’authenticité de l’enregistrement LMC719591 et des extraits du présent dossier, à savoir la demande produite le 13 mai 2004 et la demande modifiée datée du 18 juillet 2007.
[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l’audience.
Questions préliminaires
[6] Le 28 mai 2009, l’opposante a demandé l’autorisation de modifier de nouveau sa déclaration d’opposition afin de faire état du changement de nom de Monte Carlo Hotel-Motel International Inc. pour Monte Carlo Holdings Corp. Elle souhaitait également produire à titre de preuve additionnelle un troisième affidavit de Dominic Meffe, souscrit le 5 mai 2009. La Requérante ne s’est opposée à aucune de ces demandes. Aucune décision n’a été rendue quant à ces demandes. Je traiterai de ces questions ci‑après.
[7] Le troisième affidavit Meffe a pour objet de clarifier les déclarations que M. Meffe a faites à l’égard de l’emploi des marques de commerce de l’opposante par une prédécesseure en titre. Il contient également des renseignements additionnels au sujet du changement de nom de l’opposante pour Monte Carlo Holdings Corp. Enfin, il fournit des renseignements additionnels sur la relation concédant de licence/franchisé concernant les marques de commerce de l’opposante.
[8] À l’audience, j’ai mentionné que, vu la nature des modifications et du contenu de l’affidavit complémentaire de M. Meffe souscrit le 5 mai 2009, j’accordais à l’opposante l’autorisation de modifier de nouveau sa déclaration d’opposition sous la forme jointe à sa lettre datée du 28 mai 2009 et de verser au dossier le troisième affidavit de M. Meffe.
[9] J’utiliserai ci-après le terme « Opposante » pour désigner Monte Carlo Hotel-Motel International Inc. et/ou Monte Carlo Holdings Corp., selon le cas.
Motifs d’opposition
[10] Les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante, tels qu’ils figurent dans sa déclaration d’opposition modifiée de nouveau, se résument ainsi :
1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), en ce qu’elle ne renferme pas de marque de commerce enregistrable selon l’article 12 de la Loi eu égard à l’emploi et l’enregistrement antérieurs des marques de commerce décrites aux annexes A et B jointes à la déclaration d’opposition;
2. la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer et d’enregistrer la Marque au Canada eu égard à l’emploi et l’enregistrement antérieurs des marques de commerce décrites aux annexes A et B jointes à la déclaration d’opposition;
3. la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, à savoir le 13 mai 2004, la Requérante n’avait pas employé la Marque en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande dans le pays mentionné dans celle-ci, à savoir Monaco;
4. la Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l’Opposante énumérées à l’annexe A jointe à la déclaration d’opposition;
5. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque selon les dispositions de l’alinéa 16(2)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce plus amplement décrites aux annexes A et B jointes à la déclaration d’opposition qui avaient été antérieurement employées et révélées au Canada par l’Opposante et sa prédécesseure en titre, 593416 Ontario Inc.;
6. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque selon les dispositions de l’alinéa 16(2)b) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce plus amplement décrites à l’annexe A jointe à la déclaration d’opposition à l’égard desquelles des demandes avaient été antérieurement produites au Canada par l’Opposante;
7. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque selon les dispositions de l’alinéa 16(2)c) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom Monte Carlo Hotel-Motel International Inc. antérieurement employé au Canada par l’Opposante;
8. selon l’alinéa 38(2)d) et l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive en ce qu’elle ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les Marchandises et Services des marchandises et services d’autres propriétaires, nommément les marchandises et services de l’Opposante.
Le fardeau de preuve dans la procédure d’opposition à une marque de commerce
[11] S’il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, l’Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.) et Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company [2005] C.F. 722].
Dates pertinentes
[12] La date pertinente pour l’analyse de chacun des motifs d’oppositions varie selon le motif d’opposition à examiner :
➢ non-conformité aux exigences de l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 13 mai 2004);
➢ enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.)];
➢ droit à l’enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur un enregistrement dans le pays d’origine de la Requérante : la date de priorité revendiquée dans la demande (le 23 décembre 2003) [voir le paragraphe 16(2) de la Loi];
➢ caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (le 26 mars 2008) [voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].
Motifs d’opposition fondés sur l’article 30
[13] Le premier motif d’opposition, tel qu’il est rédigé, n’est pas un motif d’opposition valable. Si une demande renferme une marque de commerce qui n’est enregistrable selon l’article 12, le bon motif d’opposition est celui de l’enregistrabilité selon cet article. Le premier motif d’opposition est donc rejeté.
[14] Le deuxième motif d’opposition n’est pas un motif d’opposition valable non plus. L’alinéa 30i) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d’avoir droit à l’enregistrement de la Marque. Cette déclaration est comprise dans la demande. L’emploi antérieur de marques de commerce semblables au point de créer de la confusion est visé par le motif d’opposition énoncé à l’article 16 de la Loi, connu sous le nom de « droit à l’enregistrement », qui a été invoqué par l’Opposante. Quant aux marques de commerce enregistrées, comme je l’ai expliqué plus haut, le bon motif d’opposition est celui fondé sur l’article 12 de la Loi. Le deuxième motif d’opposition est donc rejeté.
[15] Quant au troisième motif d’opposition, l’Opposante a un fardeau de preuve à l’égard de son allégation portant que la Requérante n’avait pas employé la Marque à la date de production de la demande en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services à Monaco. Ce fardeau a toutefois été qualifié de léger. En outre, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve produite par la Requérante elle-même [voir York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc. (2001), 13 C.P.R. (4th) 156]. Cette preuve doit cependant soulever de sérieux doutes quant à l’exactitude des déclarations que la Requérante a faites dans sa demande [voir Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune Ignition Services Ltd. (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.) et Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999) 4 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.)].
[16] L’Opposante n’a fourni aucun élément de preuve pouvant étayer son allégation portant que la Requérante n’avait pas employé la Marque à la date de premier emploi revendiquée dans la demande. En outre, la nature de la preuve produite par la Requérante ne soulève aucun doute quant à la date de premier emploi alléguée dans la demande. Dans ces circonstances, le troisième motif d’opposition est également rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)b) de la Loi
[17] Les demandes antérieurement produites par l’Opposante qui servent de base à ce motif d’opposition doivent être pendantes à la date de l’annonce de la présente demande [voir le paragraphe 16(4) de la Loi]. Ces demandes de l’Opposante ont donné lieu à l’enregistrement des marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin, décrites ci‑après, le 5 mai 1995. Elles n’étaient plus pendantes au 31 octobre 2007. Le sixième motif d’opposition est donc également rejeté.
Enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi
[18] Au titre de ce motif d’opposition, l’Opposante peut simplement s’appuyer sur ses certificats d’enregistrement sans établir l’existence d’un emploi antérieur des marques de commerce visées par ces enregistrements. J’ai consulté le registre et les enregistrements LMC442550 et LMC442551 reproduits ci‑après sont toujours en vigueur :
(MONTE
CARLO INN & Dessin)
et
(MONTE CARLO INN & Dessin de couronne)
(collectivement appelées les marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin) [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd., 11C.P.R. (3d) 410]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.
[19] Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services ne risque pas de créer de la confusion avec l’une ou l’autre des marques de commerce MONTE CARLO & Dessin. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[20] Cette liste n’est pas exhaustive, et il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à chacun de ces facteurs. Dans son arrêt récent Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al. 2011 C.S.C. 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. La Cour suprême a également mentionné que chacune des marques de l’Opposante doit être comparée à la Marque de la Requérante.
[21] À l’audience, la Requérante a attiré l’attention sur ce qu’elle considère comme des vices dans la chaîne de titres des marques de commerce MONTE CARLO & Dessin. Elle soutient que, au vu du troisième affidavit Meffe, on ne sait pas exactement quelle entité est propriétaire des marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin et quelle entité peut se prévaloir de leur emploi antérieur. La Requérante n’a pas contesté le fait que ces marques de commerce ont été employées au Canada en liaison avec des services d’hôtel et certains produits de soins personnels, mais soutient que l’Opposante ne peut se prévaloir de cet emploi antérieur. Comme la présente décision permettra de le constater, je n’ai pas besoin de traiter de cette question pour me prononcer sur le présent motif d’opposition.
[22] Les vices dans la chaîne des titres de propriété des marques de commerce visées par lesdits enregistrements, s’il en est, n’auraient d’incidence que sur l’examen des deux premiers facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Je considère que le degré de ressemblance entre les marques des parties et le genre des marchandises et services et les voies de commercialisation utilisées par les parties sont les facteurs clés en l’espèce.
[23] Avant d’examiner ces facteurs, je suis d’avis que les marques de commerce des parties sont faibles, à l’exception peut-être de la marque de commerce MONTE CARLO INN & Dessin de couronne, puisque la principale caractéristique de cette marque de commerce est manifestement le dessin en forme de couronne. La taille des lettres à l’intérieur du dessin qui composent la partie nominale de la marque de commerce est si petite qu’il est difficile de lire la partie nominale. La partie distinctive de la Marque est MONTE CARLO. Il a été établi, au moyen de l’affidavit de Marie‑Michèle McDuff, une étudiante travaillant pour l’agent de la Requérante au moment où elle a souscrit son affidavit, que Monte Carlo est une région de Monaco. Les mots INN ou BEACH HOTEL sont hautement suggestifs.
[24] Une partie importante de l’argumentation présentée par les parties a porté sur le genre des marchandises et services et leurs voies de commercialisation, ainsi que sur le degré de ressemblance. Le certificat d’enregistrement LMC442550 vise les marchandises et services suivants :
services d’hôtel et de motel, nommément installations d’hébergement, salles de réunion et bureaux, et services de stationnement et d’entretien des locaux.
Et le certificat d’enregistrement LMC442551 vise ceci :
savons pour les mains, savons de toilette, shampoing, lotion pour le corps, tasses, pantoufles, nécessaires de cirage pour chaussures, bonnets de douche, brosses à dents, peignes, casquettes de golf, chemises polos, coupe-vents de golf, balles de golf, blousons d’aviateur en cuir, ensembles de matelas et de sommiers à ressorts, oreillers décoratifs, tasses et soucoupes à cappuccino, à café et à expresso, stylos, ensembles d’ouvre-lettres et de stylos et eau embouteillée;
services d’hôtel et de motel, nommément installations d’hébergement, salles de réunion et bureaux, et services de stationnement et d’entretien des locaux; parrainage d’équipes de hockey, d’équipes de soccer et d’événements sportifs, nommément tournois de golf.
[25] La Requérante fait valoir que les services d’hôtel de l’Opposante sont fournis surtout dans le sud de l’Ontario, tandis que ceux de la Requérante sont fournis à Monaco. Premièrement, les certificats d’enregistrement obtenus par l’Opposante lui donnent le droit d’employer ces marques de commerce partout au Canada. Quant à l’emploi de la Marque par la Requérante, je ne dispose d’aucune preuve étayant cette prétention. La Requérante affirme que le fait que l’adresse fournie dans la demande soit à Monaco me permet de présumer que les services d’hôtel sont fournis dans ce pays. Je ne tirerai pas une telle inférence. Si la Requérante obtient l’enregistrement de la Marque, elle aura le droit, comme dans le cas des enregistrements de l’Opposante, d’employer la Marque partout au Canada.
[26] La Requérante prétend qu’il y a une différence dans la clientèle des parties, en ce qu’une « inn » [auberge] coûterait moins cher qu’un « motel » [motel] ou un « hotel » [hôtel]. Il n’y a aucune preuve au dossier étayant cette prétention. Il existe clairement un chevauchement lorsque l’on examine les services suivants :
hébergement temporaire, hôtellerie, nommément : hôtel, réservation d’hôtels, motels, location d’appartements meublés pour des séjours de courte, longue ou moyenne durée,
et les marchandises suivantes en ce qui concerne l’enregistrement LMC442551 :
savons de toilette, savons antibactériens; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, à application topique, pour le soin de la peau; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, gels, lotions, huiles, baumes, masques, exfoliants pour le soin du visage, du corps, des mains et des pieds; lotions pour les cheveux; boissons, nommément eaux minérales ou gazeuses
(ces marchandises et services seront appelées les « Marchandises et Services semblables »).
[27] Il est vrai que la marque de commerce MONTE CARLO INN & Dessin de l’Opposante et la Marque de la Requérante se ressemblent sur le plan phonétique et dans les idées qu’elles suggèrent. Malgré le fait que MONTE CARLO constitue un élément faible, il n’en demeure pas moins l’élément le plus important des marques de commerce des parties. Il s’agit également du premier élément des marques en cause. Les mots BEACH, MOTEL, HOTEL et INN sont de nature descriptive. Les mots MOTEL, HOTEL et INN ont des sens similaires en ce qu’ils désignent un endroit où l’on peut s’attendre à trouver un hébergement temporaire sous la forme d’une chambre ou d’un appartement. L’ajout du mot BEACH dans la Marque ne crée pas une marque qui, dans l’ensemble, peut être distinguée de la marque de commerce MONTE CARLO INN & Dessin de l’Opposante. La caractéristique graphique de cette dernière n’en constitue pas une caractéristique dominante.
[28] Compte tenu de l’ensemble de ces faits, je conclus que le degré de ressemblance entre les marques en cause joue clairement en faveur de l’Opposante.
[29] Comme autre circonstance de l’espèce, la Requérante invoque le fait qu’elle a obtenu l’enregistrement de la marque de commerce MONTE-CARLO SPA & Dessin, (certificat d’enregistrement LMC719591). Elle devrait donc avoir le droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque puisque la caractéristique dominante de cette marque est également le terme MONTE CARLO. Il a été dit à plusieurs reprises que la délivrance d’un certificat d’enregistrement pour une marque de commerce donnée ne donne pas le droit d’obtenir l’enregistrement d’une autre marque de commerce, peu importe le degré de ressemblance entre cette nouvelle marque de commerce et celle qui a été enregistrée [voir Coronet Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc. (1984), 4 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.)].
[30] Pour tous ces motifs, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque, si elle était employée en liaison avec les Marchandises et Services semblables, ne créerait pas de confusion avec les marques de commerce enregistrées de l’Opposante. Je retiens donc, en partie, le quatrième motif d’opposition.
Motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(2)a) et c) de la Loi
[31] Pour tenir compte d’un motif d’opposition fondé sur les alinéas 16(2)a) et c) de la Loi, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que ses marques de commerce avaient été employées ou révélées au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre avant la date de priorité revendiquée dans la demande, à savoir le 23 décembre 2003.
[32] Nul n’est besoin de résumer en détail le contenu des premier et second affidavits Meffe. Ils établissent clairement, comme je l’ai déjà mentionné, l’emploi des marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin.
[33] Cependant, la Requérante prétend qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’une chaîne de titres valable, de sorte que l’Opposante ne peut se fonder sur l’emploi antérieur des ses prédécesseurs en titre allégués. Si tel est le cas, la Requérante soutient que les motifs d’opposition fondés sur l’emploi antérieur de ces marques par l’Opposante devraient être rejetés au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.
[34] Compte tenu du fait que l’Opposante a déjà eu gain de cause au titre de l’alinéa 12(1)d), je ne vois pas la nécessité de me prononcer sur cette question. Si la Requérante avait raison et que l’Opposante ne pouvait s’appuyer sur la preuve d’emploi antérieur des marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(2)a) et c) seraient rejetés, mais la demande n’en serait pas moins repoussée en partie, car la Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) quant aux Marchandises et Services semblables.
Caractère distinctif
[35] Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, tel qu’il est rédigé, n’est pas suffisamment détaillé. L’Opposante n’a pas précisé les marques de commerce liées à ses marchandises et services vendus au Canada de manière à annuler tout caractère distinctif de la Marque. Toutefois, la preuve produite par l’Opposante indique clairement que les marques de commerce employées par celle-ci sont les marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin. Dans l’arrêt Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al. (2002) 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a statué qu’il faut tenir compte de la preuve produite par l’Opposante lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le caractère suffisant d’un motif d’opposition à l’étape de l’audience.
[36] L’Opposante a le fardeau initial de prouver que les marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin étaient devenues suffisamment connues à la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 26 mars 2008, pour annuler tout caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec l’une ou l’autre des marques de commerce susmentionnées de l’Opposante en ce qu’elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement partout au Canada, à la date pertinente, les Marchandises et Services des marchandises et services de l’Opposante [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].
[37] Si les marques de commerce MONTE CARLO INN & Dessin sont devenues connues au Canada dans le cadre de leur emploi antérieur à la date pertinente, il importe peu de savoir quelle(s) entité(s) les a(ont) employées. Il suffirait, pour annuler le caractère distinctif de la Marque, que celle‑ci risque de créer de la confusion avec elles. Je n’ai pas besoin, encore une fois, de me prononcer sur ce motif d’opposition compte tenu des résultats favorables que l’Opposante a obtenus au titre de l’alinéa 12(1)d) de la Loi. De toute façon, il est fort probable que j’aurais retenu en partie ce motif d’opposition pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité.
Décision
[38] Dans l’exercice des pouvoirs que m’a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en ce qui concerne seulement les services suivants :
hébergement temporaire, hôtellerie, nommément : hôtel, réservation d’hôtels, motels, location d’appartements meublés pour des séjours de courte, longue ou moyenne durée,
et les marchandises suivantes :
savons de toilette, savons antibactériens; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, à application topique, pour le soin de la peau; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, gels, lotions, huiles, baumes, masques, exfoliants pour le soin du visage, du corps, des mains et des pieds; lotions pour les cheveux; boissons, nommément eaux minérales ou gazeuses,
conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir Produits Menagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1re inst.)].
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.