Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE CONCERNANT L’OPPOSITION de
Knowledge Adventure, Inc. et Havas Interactive, Inc.
à la demande no 864,671 produite par Z.B. Company, Inc. en vue
de l’enregistrement de la marque de commerce ZANY BRAINY
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Le 18 décembre 1997, Children’s Concept, Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce ZANY BRAINY. La demande est basée, à la fois, sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés ci-dessous et sur l’emploi et l’enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis en liaison avec les services énumérés ci-dessous.
Marchandises : Jouets pour enfants, nommément personnages jouets et accessoires connexes, jeux de combinaison, jeux de cartes, jouets d’activité pour nouveau-nés et enfants; poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; pâte à modeler jouet et accessoires connexes; jouets en peluche, casse-tête à manipuler; trousses à dessiner pour enfants; nécessaires de modèles jouets; marionnettes et jouets musicaux; bandes vidéo pédagogiques et de divertissement pour enfants, jeux vidéo, jeux vidéo et de table.
Services : Services de magasin de détail spécialisé dans les livres, magazines, bandes vidéo et audio en cassettes et autres formats, logiciels, papeterie, jeux, jouets et fournitures d’artisanat.
En mars 1999, Children’s Concept, Inc. a changé son nom pour celui de Zany Brainy, Inc.
La demande a été annoncée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le Journal des marques de commerce du 1er novembre 2000. L’opposante, Knowledge Adventure, Inc. et Havas Interactive, Inc., a produit une déclaration d’opposition le 30 mars 2001. Zany Brainy, Inc. a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l’opposante.
Conformément à l’article 41 du Règlement, l’opposante a produit l’affidavit de M. Rod Rigole à titre d’élément de preuve.
Le 1er mars 2002, Zany Brainy, Inc. a cédé la demande d’enregistrement de la marque ZANY BRAINY à Z.B. Company, Inc., et cette dernière société a produit les affidavits de Mme Lynda Palmer et de Mme Jill Deborah Terris à titre d’élément de preuve conformément à l’article 42 du Règlement.
Conformément à l’article 43 du Règlement, l’opposante a produit l’affidavit de Mme Jennifer M. Keeping. Même si son affidavit est une preuve adéquate à titre de réponse, je ne m’y attarderai pas davantage, car elle ne donne que des définitions de différents mots tirées des dictionnaires, notamment le mot anglais « brain » en formation.
Chaque partie a produit des arguments écrits, mais aucune audition orale n’a été demandée.
Dans la déclaration d’opposition, cinq motifs d’opposition sont invoqués, mais l’opposante a abandonné le troisième motif dans son argumentation écrite. Les motifs qui restent sont les suivants :
• Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30d) de la Loi sur les marques de commerce, à la date du dépôt de la demande, la requérante n’avait pas employé la marque de commerce aux États-Unis, telle qu’elle l’avait alléguée, ou pas du tout, et la requérante n’était pas non plus la propriétaire de l’enregistrement no 1,735,825 de la marque de commerce aux États-Unis, telle qu’elle l’avait alléguée dans la demande.
• Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi sur les marques de commerce, à la date du dépôt de la demande, la requérante n’avait pas l’intention, elle-même, ou par l’intermédiaire d’un titulaire de licence, ou par elle-même et par l’intermédiaire d’un titulaire de licence, d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec tous les services et marchandises visés par la demande d’enregistrement.
• Compte tenu des alinéas 38(2)c), 16(2)a), 16(3)a) et du paragraphe 16(5) de la Loi sur les marques de commerce, la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce car, à la date du dépôt de la demande en vertu de l’article 30, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes : DR. BRAIN, THE CASTLE OF DR. BRAIN, THE ISLAND OF DR. BRAIN et BRAINY BOOK, lesquelles marques avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada par l’opposante Knowledge Adventure, Inc. (dont la société mère est Havas Interactive, Inc.) ou son prédécesseur en titre Sierra On-Line, Inc. en liaison avec des jeux et des jouets pour enfants, logiciels multimédia interactifs de jeux sur ordinateur, logiciels éducatifs pour enfants, et jeux vidéo et informatiques sur support lisible par machine, lesquels n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande de la requérante.
• Compte tenu de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, la marque de commerce visée par la demande d’enregistrement n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas les marchandises et services de la requérante des marchandises et services des autres personnes, surtout les marchandises et services vendus par l’opposante en liaison avec les marques de commerce susmentionnées, et qu’elle n’est pas apte à les distinguer.
Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)a)
La date pertinente en ce qui concerne l’article 30 est la date de dépôt de la demande d’enregistrement [voir Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469 à la p. 475]. Il incombe à la requérante d’établir que sa demande est conforme à l’article 30. Dans la mesure où l’opposante se fonde sur des allégations de faits à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur l’article 30, l’opposante a le fardeau de la preuve d’établir la véracité de ces allégations [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. v. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329-330]. Pour s’acquitter de ce fardeau de preuve à l’égard d’un point particulier, l’opposante doit produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués à l'appui de ce point [voir John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293 à la p. 298].
Le motif d’opposition de l’opposante fondé sur l’alinéa 30d) a deux volets. Premièrement, l’opposante allègue que la requérante n’a pas employé la marque aux États-Unis, telle que la requérante l’a alléguée. L’auteur de l’affidavit produit par l’opposante, M. Rigole, indique au paragraphe 4 de son affidavit que la requérante n’emploie pas sa marque en liaison avec ses marchandises aux États-Unis ou dans un autre pays. Toutefois, la demande d’enregistrement produite au Canada allègue seulement que la requérante avait employé sa marque aux États-Unis en liaison avec ses services, et M. Rigole confirme que c’est effectivement le cas. Deuxièmement, l’opposante allègue que la requérante n’est pas la propriétaire de l’enregistrement américain invoqué dans la demande d’enregistrement no 1,735,825. M. Rigole a produit une copie d’un imprimé de l’enregistrement américain no 1,735,825, qu’il a obtenu sur le site Web du bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis le 13 novembre 2001. Selon cet imprimé, Children’s Concept, Inc. est le titulaire de l’enregistrement et Children’s Development, Inc. est le dernier propriétaire inscrit. Children’s Concept, Inc. était la requérante, à l’origine, au Canada, et, par conséquent, l’élément de preuve produit par M. Rigole ne soulève aucun doute quant au fait que la demande d’enregistrement au Canada n’ait pas été correctement produite. Il n’est pas important de savoir que le propriétaire actuel de la demande canadienne n’était pas inscrit à titre de propriétaire de l’enregistrement américain correspondant en 2001.
Il n’y a aucun élément de preuve à partir duquel on puisse raisonnablement conclure que la requérante n’avait pas l’intention d’employer sa marque au Canada, comme l’a invoqué l’opposante dans son deuxième motif d’opposition.
L’opposante ne s’étant pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en ce qui concerne ses motifs d’opposition fondés sur l’article 30, ces motifs d’opposition sont rejetés.
Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)c)
La date pertinente en ce qui concerne le droit d’enregistrer en vertu du paragraphe 16(2) ou 16(3) est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la requérante. Il incombe à la requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Toutefois, l’opposante a le fardeau de preuve initial d’établir l’emploi de ses marques de commerce avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la requérante par elle-même ou par l’entremise d’un titulaire de licence dont l’emploi est conforme aux exigences de l’article 50 de la Loi. De plus, en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, l’opposante est tenue d’établir qu’elle n’a pas abandonné ses marques à la date de l’annonce de la demande de la requérante.
Ce qui suit est un résumé des éléments de preuve concernant l’emploi ou la promotion des marques de commerce invoqués par l’opposante au Canada avant la date pertinente du 18 décembre 1997.
• M. Rigole fait une affirmation imprécise que Knowledge Adventure, Inc. et son prédécesseur en titre, Sierra On-Line, Inc., ont employé les marques au Canada depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec des jeux et des jouets pour enfants, logiciels multimédia interactifs de jeux sur ordinateur, logiciels éducatifs pour enfants, et jeux vidéo et informatiques sur support lisible par machine (paragraphe 5).
• Des copies de couvertures et de pages d’un catalogue scolaire, dit à jour, où est annoncé à partir du printemps 1997 le logiciel THE LOST MIND OF DR. BRAIN et le logiciel THE TIME WARP OF DR. BRAIN, mais il n’est pas clair si le catalogue a été distribué au Canada (paragraphe 7).
• Copie des emballages qui étaient, disait-il, employés au Canada aussi tôt que 1995 annonçant le logiciel THE LOST MIND OF DR. BRAIN (paragraphe 8).
• Copie des emballages qui étaient, disait-il, employés au Canada aussi tôt que 1996 annonçant le logiciel THE TIME WARP OF DR. BRAIN (paragraphe 9).
• Quatre factures, en date de 1996, de Knowledge Adventure, Inc. pour le logiciel CASPER BRAINY BOOK envoyées à une société au Canada (pièce O).
• Copies des emballages qui ont été, disait-il, employés au Canada entre septembre 1995 et mai 1997 sur lesquels figure la marque de commerce BRAINY BOOK employée par Knowledge Adventure, Inc. en liaison avec des logiciels éducatifs (paragraphes 19 et 20).
M. Rigole a fourni des chiffres concernant les dépenses publicitaires et les ventes au Canada, mais je les ai écartés pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il a regroupé ensemble les chiffres concernant un certain nombre de marques de commerce et de noms commerciaux, toutefois, seulement quelques uns étaient invoqués dans la déclaration d’opposition; il est impossible de dire quel montant est attribuable précisément à l’une des marques de commerce invoquées. Deuxièmement, en ce qui concerne les dépenses publicitaires, les chiffres sont répartis par exercice à partir de 1997. Nous ne savons pas quel est l’exercice de l’opposante, et il est impossible de savoir quelles dépenses ont été engagées avant le 18 décembre 1997. Il en est de même en ce qui concerne les chiffres des ventes fournis, lesquels sont répartis à partir de l’exercice 1998.
Le critère pour déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et de souvenir imprécis. En appliquant le critère pour déterminer s’il y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids à donner à chaque facteur peut varier en fonction des circonstances [voir Clorox Co. v. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. v. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].
La marque de commerce BRAINY BOOK est la plus pertinente des marques de l’opposante, car c’est celle qui est la plus semblable à celle de la requérante. Je vais donc d’abord aborder la question du risque de confusion entre BRAINY BOOK et ZANY BRAINY.
Les deux marques ont un certain caractère distinctif inhérent, mais la marque de la requérante a un plus grand caractère distinctif inhérent, parce que BRAINY BOOK suggère que le logiciel de l’opposante contient du texte éducatif ou stimulant à lire (ce qui est le cas dans les faits).
Étant donné l’absence d’éléments de preuve en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par la marque de commerce de la requérante au Canada ou l’emploi de celle-ci au Canada, l’examen de ces facteurs favorise nécessairement l’opposante. Toutefois, étant donné la preuve extrêmement limitée de l’emploi ou de la promotion de la marque de l’opposante au Canada, tout avantage dévolu à l’opposante en raison de ces facteurs est presque négligeable.
Les deux parties sont intéressés par les jouets ou par les produits éducatifs pour enfants. Toutefois, l’opposante n’a établi l’emploi qu’à l’égard des logiciels tandis que l’état des marchandises de la requérante vise un large éventail de jouets. Même si le logiciel n’est pas indiqué dans l’état des marchandises de la requérante, certaines des marchandises énumérées sont, par nature, très semblables à des logiciels (notamment les bandes vidéos de divertissement et éducatives pour enfants, les jeux vidéos et les jeux vidéos éducatifs) et les logiciels sont mentionnés dans l’état des services de la requérante.
Je suppose qu’il y a un risque de chevauchement entre les réseaux de distribution des parties.
Même s’il y a une certaine ressemblance entre ZANY BRAINY et BRAINY BOOK, il y a nettement des différences entre elles dans leur présentation globale, le son et dans les idées qu'elles suggèrent. La marque de la requérante évoque la folie ou le plaisir en plus de l’intelligence tandis que la marque de l’opposante renvoie au défi éducatif. La marque de la requérante a un son accrocheur qui découle de la rime des deux mots la composant, tandis que le son de la marque de l’opposante profite de la répétition de la lettre B. Même si les marques ne doivent pas être disséquées pour déterminer s’il y a confusion, il a déjà été décidé que la première portion de la marque de commerce est la plus pertinente aux fins de la distinction et la première portion de ces deux marques est différente [voir K-Tel International Ltd. v. Interwood Marketing Ltd. (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1re inst.) à la p. 527].
Comme circonstance de l’espèce, la requérante a produit des éléments de preuve concernant d’autres marques qui comportent le mot anglais BRAIN dans le domaine des jouets et des jeux. Ainsi il y a BRAINWORKS pour les services d’un magasin dans le domaine de la documentation éducative; BRAINDRAIN pour un jeu de mots; BRAINCHILD pour des jeux de table, des jouets et des jeux, notamment des jeux d’action pour les enfants d’âge préscolaire; BRAIN STRAIN pour les jeux de table; et BRAIN BALL pour un jouet sous forme de balles en caoutchouc. Chacune de ces marques étaient enregistrées sur la base d’un emploi antérieur au 18 décembre 1997, mais elles sont insuffisantes en nombre pour permettre de tirer une conclusion significative en ce qui concerne l’état du marché. Même si Mme Terris a fourni des éléments de preuve concernant le marché, je n’ai pas tenu compte de ses éléments de preuve car ils sont postérieurs à la date pertinente.
Comme autre circonstance de l’espèce, je remarque que la marque BRAINY BOOK de l’opposante semble toujours être employée en même temps que la marque de commerce CASPER. Même si parfois il est indiqué au moyen du symbole MC que ce sont deux marques de commerce succinctes, c’est souvent pas le cas (voir les factures et la documentation promotionnelle), et il semble probable que le produit de l’opposante serait appelé CASPER BRAINY BOOK au moins aussi souvent qu’il serait appelé BRAINY BOOK. (M. Rigole le désigne parfois comme le logiciel “CASPER BRAINY BOOK” et, dans l’argumentation écrite, on renvoie auxdits échantillons mais c’est pour indiquer l’emploi de la marque de commerce “CASPER BRAINY BOOK”.)
Ayant pris en considération toutes les circonstances de l’espèce, j’arrive à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce ZANY BRAINY de la requérante et la marque de commerce BRAINY BOOK de l’opposante.
J’arrive à la même conclusion en ce qui concerne chacune des autres marques invoquées par l’opposante parce que l’analyse faite ci-dessus concernant les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) s’applique et parce que les différences entre les autres marques de l’opposante et la marque de la requérante sont plus grandes.
Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)d)
La date pertinente en ce qui concerne le caractère non distinct est la date du dépôt de l’opposition [voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.)]. Pour des raisons semblables à celles énoncées en ce qui concerne le droit d’enregistrer, j’arrive à la conclusion que la requérante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, selon la prépondérance des probabilités, d’établir que sa marque de commerce était apte à distinguer ou distinguait ses marchandises et services des marchandises de l’opposante, étant donné que les éléments de preuve en date du 30 mars 2001 ne sont pas substantiellement différents de ceux du 18 décembre 1997.
Conformément au pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO, ONTARIO, CE 20e JOUR DE JUILLET 2004.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce