Contenu de la décision
Traduction
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 3
Date de la décision : 2013-01-04
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par GetThere L.P. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,450,380 pour la marque de commerce HELPING YOU GET THERE FASTER au nom de Sears Brands, LLC
Dossier
[1] Le 2 septembre 2009, Sears, Roebuck and Co. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HELPING YOU GET THERE FASTER (la Marque). La demande a par la suite été attribuée à Sears Brands, LLC (la Requérante).
[2] La demande a été produite sur la base de l’emploi projeté en liaison avec les services suivants :
Exploitation d’un système de réservation de voyages en ligne; exploitation d’une agence et d’une entreprise de revente pour la vente de billets d’avion, chambres d’hôtel, location de voitures, croisières, billets d’événements sportifs, culturels et de divertissement, nommément billets de concerts, d’événements sportifs, de théâtre, de visites touristiques, de parcs thématiques et aquatiques, d’opéras, de pièces de théâtre, de cinémas et de parcs d’amusement, assurances-voyages, visites en autobus et en train, placement de publicité en ligne pour d’autres et distribution de renseignements de voyages par le biais d’un réseau de communications en ligne (les Services).
[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 17 mars 2010. Le 16 août 2010, GetThere L.P. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition qui a été transmise par le registraire à la Requérante le 24 août 2010.
[4] Les motifs d’opposition allégués sont les suivants :
1. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(e) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, c T-13, (la Loi), car la Requérante, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié, n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque au Canada;
2. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services puisque la Requérante savait ou aurait dû savoir qu’à la date de production de la demande, la Marque créait et crée de la confusion avec la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante, qui était enregistrée, employée et/ou révélée au Canada par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre GetThere Inc. (précédemment connu sous le nom GetThere.com, Inc.) en liaison avec des services d’information de voyages avant la date de production de la demande de la Requérante;
3. La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée GETTHERE de l’Opposante portant le numéro LMC626,480 en liaison avec des services d’information de voyages; nommément, fournir des renseignements de voyages dans les domaines des compagnies aériennes, de la location de voitures, des nouvelles, des conditions météorologiques, des cartes et des prix; services d’achat et de fourniture de voyages, principalement pour entreprises et fournisseurs de voyages, y compris permettre aux utilisateurs de faire des réservations de compagnies aériennes, d’hôtels et de location de voitures et d’acheter des billets d’avion sur des réseaux informatiques mondiaux;
4. La Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante, qui avait été employée précédemment par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre GetThere Inc. (précédemment connu sous le nom GetThere.com, Inc.) au Canada en liaison avec les services d’information, d’achat et de fourniture de voyages décrits ci-dessus;
5. La Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)(c) de la Loi, car à la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l’Opposante, y compris GetThere et GetThere.com employés précédemment par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre GetThere Inc. (précédemment connu sous le nom GetThere.com, Inc.) au Canada en liaison avec les services d’information, d’achat et de fourniture de voyages décrits ci-dessus;
6. En vertu de l’alinéa 38(2)(d) de la Loi, la Marque n’est pas distinctive de la Requérante, car elle ne distingue pas ni n’est adaptée ou apte à distinguer les Services de la Requérante des services de l’Opposante y compris les services d’information de voyage et les services d’achat et de fourniture de voyages décrits ci-dessus vendus ou réalisés au Canada par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre GetThere Inc. (précédemment connu sous le nom GetThere.com, Inc.) en liaison avec la marque de commerce GETTHERE précédemment enregistrée et employée ou révélée au Canada.
[5] Dans la contre-déclaration produite le 19 octobre 2010, la Requérante a essentiellement nié tous les motifs d’opposition.
[6] L’Opposante a produit comme preuve l’affidavit de Dawna Code, alors que la Requérante a produit l’affidavit d’A. Louise McLean ainsi que les certificats d’enregistrement suivants :
LMC540,096 pour la marque de commerce HOW TO GET THERE
LMC6452,667 pour la marque de commerce GET OUT THERE
LMC560,948 pour la marque de commerce GET OUT THERE!
LMC249,184 pour la marque de commerce WHEN IT’S JUST GOT TO GET THERE
LMC690,249 pour la marque de commerce GET THERE
LMC616,505 pour la marque de commerce GET OUT THERE.
[7] Mme Code a fait l’objet d’un contre-interrogatoire et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie du dossier. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l’audience.
Obligation légale et fardeau de la preuve
[8] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau de faire la preuve que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition. Une fois que la partie opposante s’est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition soulevés ne sauraient faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company [2005] CF 722].
Motif d’opposition fondé sur le paragraphe 30(e) de la Loi
[9] Comme les faits concernant les intentions de la Requérante sont particulièrement bien connus de la Requérante, le fardeau initial qui incombe à l’Opposante en vertu du paragraphe 30(e) est plus léger qu’à l’habitude [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CFPI)].
[10] L’Opposante n’a produit aucune preuve pour appuyer ce motif d’opposition. Dans ses présentations écrites, le seul argument soulevé par l’Opposante dans cette affaire est l’absence de preuve produite par la Requérante au sujet de son emploi de la Marque au Canada ou qu’elle n’a aucune réelle intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. Ainsi, selon l’Opposante, la Requérante n’a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ce motif d’opposition ne devrait pas l’empêcher d’enregistrer la Marque.
[11] Lors de l’audience, l’Opposante a réitéré qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque et aucune preuve d’intention de la part de la Requérante d’employer la Marque. Finalement, l’Opposante a soutenu que parce que la demande a été produite à l’origine par une entreprise américaine et ensuite cédée à une entité canadienne, par conséquent, à la date de production, la requérante d’origine n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services.
[12] Le fait que la Requérante n’ait fourni aucune preuve, directe ou indirecte, de son intention d’employer la Marque en liaison avec les Services ne suffit pas à relever l’Opposante de son fardeau initial de preuve. Une requérante n’a pas à prouver l’emploi d’une marque de commerce projetée et n’a pas à employer la marque de commerce projetée avant que la demande n’ait été permise [voir Black Entertainment Television Inc c. CTV Ltd (2008), 66 CPR (4th) 274 (COMC)]. De plus, le fait que la demande ait été produite par une société américaine et cédée par la suite à une entité canadienne ne prouve pas que la requérante d’origine n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. À tout événement, la requérante d’origine a effectivement déclaré dans sa demande que « La requérante elle-même ou par l’entremise de son licencié, ou elle-même et par l’entremise de son licencié, a l’intention d’employer la marque de commerce au Canada…. ».
[13] Pour ces raisons, je rejette le premier motif d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) de la Loi
[14] L’alinéa 30(i) de la Loi exige uniquement que la Requérante se déclare convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. Une telle déclaration est incluse à la demande. Une opposante peut s’appuyer sur l’alinéa 30(i) dans des cas spécifiques comme lorsqu’une fraude par la requérante est alléguée [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n’y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d’opposition ni aucune preuve au dossier à ce sujet.
[15] Le second motif d’opposition est donc rejeté.
L’admissibilité de l’affidavit de Mme Code
[16] Mme Code se décrit comme spécialiste en solutions clients pour le programme de voyages GETTHERE, pour l’Opposante. Elle occupe ce poste depuis 2006. Elle déclare qu’elle est à l’emploi de Sabre Inc. (Sabre), une société affiliée de l’Opposante, depuis plus de 20 ans. Elle a occupé divers postes chez Sabre y compris chargée de compte, directrice des solutions clients, directrice du marchandisage et directrice des services administratifs en ligne. Elle déclare de plus qu’elle a accès aux « dossiers d’entreprise et au personnel clé… ».
[17] Elle affirme que Sabre est une entreprise de voyages de calibre mondial qui dessert les compagnies aériennes, les hôtels, les détaillants de voyages, les agents Internet et non Internet, les acheteurs de voyages et les exploitants d’entreprises de location de voitures, de train, de croisières et de visites guidées. Il s’agit d’une filiale en propriété exclusive de Sabre Holdings Corporation (Sabre Holdings). Cette dernière a fait l’acquisition en 2000 de GetThere Inc., qui est un fournisseur de systèmes de réservations de voyages sur le Web pour les agences de voyages, les fournisseurs et les entreprises dans le domaine du voyage. Elle a été incorporée en 1999 sous le nom GetThere.com Inc. et a changé son nom en juin 2000 pour GetThere Inc. Elle affirme que GetThere Inc. est le partenaire général de l’Opposante qui est une société en commandite. Finalement, elle déclare que la marque de commerce GETTHERE a été cédée le 13 novembre 2000 par GetThere Inc. à l’Opposante et une copie du transfert est jointe à son affidavit.
[18] Pendant le contre-interrogatoire, Mme Code a déclaré qu’elle travaille à partir de sa résidence à Carp, Ontario alors que Sabre est située à Southlake, Texas. Elle s’est décrite comme une employée virtuelle, utilisant un ordinateur portatif comme outil principal pour garder contact avec Sabre et ses clients. Elle a également déclaré que, mis à part deux logiciels de Sabre et un site de type médias sociaux, son ordinateur portatif ne lui donne accès à aucun autre document. De plus, elle a déclaré que son ordinateur portatif ne lui donnait pas un accès immédiat aux factures jointes à son affidavit mais que si elle en fait la demande et se rend au service de la facturation, elle pourrait en avoir des copies.
[19] On lui a demandé ce que signifiait « partenaire général » lorsqu’elle déclare dans son affidavit que GetThere Inc. est le partenaire général de GetThere L.P. Sa réponse a été « Comme une entreprise, former une entreprise » (voir réponse à la question 105). Pour ce qui est de ce qu’elle voulait dire par « partenariat restreint », sa réponse a été « Je dirais que cela était basé sur les lois qui étaient requises, en vertu des lois du Delaware » (voir réponse à la question 107). Lorsqu’on l’a questionnée sur les termes utilisés dans son affidavit, elle a admis que ce dernier avait été rédigé par un conseiller juridique.
[20] Nous savons, à partir de ces renseignements administratifs, que Mme Code travaille pour Sabre, qui est une filiale de Sabre Holdings, qui s’est ensuite porté acquéreur de GetThere Inc. Ce dernier est le partenaire général de l’Opposante. Cette structure administrative et le fait que Mme Code soit une employée de Sabre font-ils d’elle une représentante dûment autorisée de l’Opposante, en d’autres termes, est-elle qualifiée pour faire des déclarations au nom de l’Opposante?
[21] Je suis d’accord avec la Requérante qu’il semble manquer un lien, nommément entre Sabre et l’Opposante. Comment Mme Code peut-elle, en tant qu’employée de Sabre, témoigner à propos de l’emploi de la marque de commerce GETTHERE par l’Opposante. Il n’y a aucune allégation d’existence d’une licence pour l’emploi de la marque de commerce GETTHERE par Sabre. Si l’emploi de la marque de commerce GETTHERE est par l’Opposante, alors comment peut-elle, en tant qu’employée de Sabre, témoigner au nom de l’Opposante d’un tel emploi.
[22] Par conséquent, le contenu de son affidavit sera de peu d’utilité. Tout emploi de la marque de commerce GETTHERE par Sabre décrit dans son affidavit ne peut bénéficier à l’Opposante en l’absence d’une licence. De plus, la structure administrative décrite ci-dessus ne prouve pas qu’elle soit une représentante dûment autorisée de l’Opposante. Par conséquent, toute preuve de faits en lien avec l’emploi de la marque de commerce GETTHERE par l’Opposante ne relevant pas de la connaissance directe de Mme Code constitue une preuve de ouï-dire inadmissible.
Motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement et sur le caractère distinctif
[23] L’Opposante a le fardeau initial de prouver qu’elle a employé ou fait connaître sa marque de commerce GETTHERE au Canada avant la date de production de la demande et qu’elle n’a pas abandonné un tel emploi à la date de l’annonce de la demande [voir alinéas 16(1) et (5) de la Loi]. Comme j’ai déjà déclaré que les allégations de Mme Code sur l’emploi de la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante constituent une preuve de ouï-dire inadmissible, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve. Par conséquent, les quatrième et cinquième motifs d’opposition sont rejetés.
[24] Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce GETTHERE était devenue suffisamment connue au Canada en date du 16 août 2010, la date de production de la déclaration d’opposition, pour annuler tout caractère distinctif de la Marque [voir Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 à 58 (CFPI)]. Comme, pour les raisons précisées ci-dessus, il n’y a aucune preuve admissible d’emploi antérieur ou de révélation de la marque de commerce GETTHERE au Canada par l’Opposante, le sixième motif d’opposition est également rejeté.
Enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 12(1)(d)
[25] Mme Code a joint à son affidavit une copie d’un certificat d’authenticité de l’enregistrement LMC626,480 pour la marque de commerce GETTHERE. J’accepte cette portion de sa preuve. À tout événement, j’ai vérifié le registre et un tel enregistrement existe [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd, 11 CPR (3d) 410 (CFPI)]. Il couvre ce qui suit : services d’information de voyages; nommément, fournir des renseignements sur les voyages dans les domaines des compagnies aériennes, de la location de voitures, des nouvelles, des conditions météorologiques, des cartes et des prix; services d’achat et de fourniture de voyages, principalement pour entreprises et fournisseurs de voyages, y compris permettre aux utilisateurs de faire des réservations de compagnies aériennes, d’hôtels et de location de voitures et d’acheter des billets d’avion sur des réseaux informatiques mondiaux. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial.
[26] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF)].
[27] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances particulières à prendre en considération sont décrites au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et il n’est pas nécessaire d’accorder une importance équivalente à chacun [voir Clorox Co c. Sears Canada Inc (1992), 41 CPR (3d) 483 (CFPI) et Gainers Inc c. Marchildon (1996), 66 CPR (3d) 308 (CFPI)]. )]. Je me reporte également aux jugements de la Cour Suprême du Canada dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 et Mattel Inc c. 3894207 Canada inc (2006), 49 CPR (4th) 321 où M. Justice Binnie a émis ses commentaires au sujet de l’évaluation des facteurs énumérés en vertu du paragraphe 6(5) afin de déterminer s’il y a probabilité de confusion entre deux marques de commerce.
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[28] Il est intéressant de noter que les parties ont mis l’accent sur la seconde portion de ce critère, nommément l’emploi ou le non-emploi des marques de commerce des parties respectives. Aucun commentaire n’a été présenté relativement au caractère distinctif des marques en l’espèce. Aucune des marques ne comporte un caractère distinctif inhérent. Même si la marque de commerce de l’Opposante est un mot inventé, phonétiquement, il équivaut à l’expression « get there ». Concernant la Marque, il s’agit d’un slogan.
[29] Il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque dans le dossier. Comme j’ai jugé que toute preuve d’emploi de la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante constituait une preuve de ouï-dire inadmissible, il n’y a aucune preuve d’emploi de la marque de commerce de l’Opposante. Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[30] Il a été constaté que le registraire peut se reporter au certificat d’enregistrement pour établir une période d’emploi de la marque de commerce enregistrée GETTHERE de l’Opposante [voir Cartier Men’s Shops Ltd c. Cartier Inc (1981), 58 CPR (2d) 68]. Selon le certificat d’enregistrement LMC626,480 la marque de commerce GETTHERE a été employée depuis au moins juillet 1999, mais je ne peux que présumer, à partir d’une telle preuve, un emploi de minimis. Ce facteur favorise l’Opposante, car il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque. Cependant, cette conclusion ne constituera pas un facteur déterminant dans la présente affaire.
Le genre de marchandises, services ou entreprise; la nature du commerce
[31] Je dois comparer les Services aux services couverts par l’enregistrement LMC626,480 de l’Opposante. Il y a clairement un chevauchement. Dans son argument écrit et lors de l’audience, la Requérante a allégué que l’enregistrement de l’Opposante couvrait des services destinés principalement aux entreprises et aux fournisseurs de services de voyages et non aux utilisateurs finaux (c.-à-d. clients ou voyageurs). La Requérante allègue que dans la description des Services, rien de tel n’est spécifié.
[32] Cependant, rien dans la demande n’empêcherait la Requérante d’offrir les Services aux entreprises et aux fournisseurs de services de voyages. La demande ne se limite pas aux clients ou aux voyageurs. Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.
Le degré de ressemblance
[33] Dans son jugement dans Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al 2011 CSC 27, la Cour Suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Dans Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 CPR (3d) 359, la Cour fédérale a déclaré que la première portion d’une marque de commerce est la plus pertinente aux fins de distinction.
[34] Les seuls éléments communs des marques en l’espèce sont les mots « get » et « there ». Je comprends que les mots formant la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante sont inclus dans la Marque. Cependant, la Marque comporte des mots supplémentaires : « how », « to » et « faster ». Globalement, la Marque diffère dans le son, l’apparence et l’idée qu’elle suggère. La marque de commerce de l’Opposante sonne comme un ordre alors que la Marque suggère que les Services permettront à un client de se rendre plus rapidement à destination.
[35] Ce facteur plus important favorise la Requérante.
État de la preuve au registre
[36] Comme preuve circonstancielle supplémentaire, la Requérante s’appuie sur l’état du registre qui contient des copies certifiées des certificats d’enregistrement suivants :
LMC540,096 pour la marque de commerce HOW TO GET THERE
LMC6452,667 pour la marque de commerce GET OUT THERE
LMC560,948 pour la marque de commerce GET OUT THERE!
LMC249,184 pour la marque de commerce WHEN IT’S JUST GOT TO GET THERE
LMC690,249 pour la marque de commerce GET THERE
LMC616,505 pour la marque de commerce GET OUT THERE
Sans examiner le contenu de ces enregistrements, le nombre d’enregistrements cités par la Requérante suffit à inférer un emploi répandu sur le marché des mots « Get » et « there » dans le cadre d’une marque de commerce employée en liaison avec des services de réservation de voyages en ligne [voir Welch Foods Inc c. Del Monte Corp (1993), 44 CPR (3d) 205].
[37] Mme McLean est technicienne juridique employée par la firme de l’agent de la Requérante. Elle a produit certaines pages du site Web Royal Caribbean International. Même si je conclus que de telles pages constituent une preuve d’emploi de la marque de commerce GET OUT THERE au Canada, une telle preuve ne peut qu’établir qu’une des six marques de commerce énumérées ci-dessus est employée au Canada.
Conclusion
[38] À partir de cette analyse des critères pertinents, je conclus que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne serait pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce GETTHERE de l’Opposante lorsqu’employée en liaison avec les Services. La marque de commerce de l’Opposante n’est pas intrinsèquement distinctive et malgré le fait qu’il y ait un chevauchement dans les services des parties, les différences dans la présentation ou le son et dans les idées suggérées par les marques suffisent pour permettre au consommateur de distinguer l’origine des services de l’un par rapport aux services de l’autre.
[39] Le troisième motif d’opposition est également rejeté.
Décision
[40] Exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse l’opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.