TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

procédure FONDÉE SUR l’article 45

marque de commerce : collegiate time tracker

N^o d’enregistrement : LMC 497,197

 

Le 6 janvier 2005, à la demande de Premier School Agendas Ltd., le registraire a transmis à Charmaine Styles, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée, l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

 

La marque de commerce COLLEGIATE TIME TRACKER est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec des :

 « Guides d’emploi du temps, agendas et calendriers ».

 

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque en question a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période à retenir va du 6 janvier 2002 au 6 janvier 2005.

 

En ce qui concerne l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises, le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce  prévoit ce qui suit :

 

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

Le paragraphe 4(3) de la Loi comporte des dispositions spéciales applicables aux marchandises exportées qui ne s’appliquent pas en l’espèce.

 

En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Charmaine Styles, propriétaire inscrite de la marque en question. Les deux parties ont déposé des observations écrites et étaient représentées à l’audience.

 

Dans son affidavit, M^me Styles décrit les marchandises en question, expliquant qu’il s’agit d’agendas ou de calendriers spécialement adaptés aux besoins des élèves, et dans lesquels ceux‑ci trouvent les dates des congés scolaires, des activités organisées par leur école ainsi que les dates de remise de travaux pour l’année tout entière. Ces agendas sont adaptés aux besoins particuliers de chaque école. M^me Styles explique également que, chaque année en août et en septembre 2001‑2002, 2002‑2003 et 2003‑2004, elle a distribué des agendas, gratuitement, à plusieurs étudiants d’une école. Il s’agissait d’obtenir la réaction des clients éventuels au niveau de la mise en page et de divers autres aspects de l’agenda afin d’améliorer le produit. Des agendas ont aussi été distribués gratuitement, dans les mêmes conditions, aux professeurs de l’école.

 

M^me Styles ajoute que, ces dernières années, des problèmes de santé l’ont empêchée de passer, pour ces livres, à un rythme de production commercial. Je signale qu’elle ne précise pas si ses problèmes de santé ont eu lieu au cours de la période pertinente.

 

M^me Styles décrit les autres choses qu’elle a faites au cours de cette période afin de développer plus avant ses agendas. En janvier 2002, elle a rencontré, dans une école secondaire, les membres d’un comité de parents afin de s’entretenir avec eux de l’adoption de ses agendas, à l’école. Elle s’est également réunie avec des membres d’un conseil scolaire pour examiner avec eux l’éventuelle utilisation des agendas en question dans leurs écoles. Au cours d’une réunion avec le Roman Catholic Separate School Board de Regina, elle a discuté de l’adoption de ses livres par ses écoles. M^me Styles a participé à des réunions analogues avec un principal d’école secondaire, des représentants de commissions scolaires et les parents d’élèves ayant utilisé ce livre auparavant, tout cela en avril 2002, octobre 2002, septembre 2003 et novembre 2004.

 

Après la période pertinente, M^me Styles a, en Saskatchewan, constitué une entreprise sous la raison sociale de Collegiate Time Tracker Enterprises, Inc., cédant sa marque de commerce à cette entreprise qui en est maintenant la propriétaire inscrite.

 

M^me Styles affirme que pendant toute l’année 2004, et jusqu’en 2005, elle a contacté de nombreux étudiants qui avaient utilisé ces agendas afin d’obtenir leur opinion à l’égard de ses produits. Au paragraphe 31 de son affidavit, M^me Styles affirme s’être arrangée avec un imprimeur en vue d’un tirage d’au moins 500 exemplaires pour l’année scolaire 2005‑2006. Je note qu’elle n’a ni affirmé ni démontré que les activités qu’elle évoque ont effectivement abouti à des ventes.

 

La propriétaire inscrite fait valoir que cette distribution de livres à un certain nombre d’étudiants constitue bien un emploi au sens de l’article 4 de la Loi, étant donné que, dans certains cas, la distribution gratuite de produits en vue d’une commercialisation ultérieure devrait être considérée comme un emploi de la marque au sens de l’article 4 de la Loi. Elle soutient en outre que dans la mesure où les marchandises ont été distribuées en contrepartie de la réaction ou de l’opinion des personnes qui en ont bénéficié, on ne saurait y voir une distribution gratuite. Elle fait subsidiairement valoir l’existence de circonstances spéciales de nature à justifier le non‑emploi de la marque au regard des paragraphes 45(1) et (3) de la Loi.

 

La pratique normale du commerce

La décision The Molson Companies Ltd. c. Halter, (1976) 28 C.P.R. (2d) 158 (1^re inst.), a énoncé le principe de base en matière d’emploi d’une marque de commerce dans le cadre de la pratique normale du commerce. Pour qu’il y ait « emploi » d’une marque de commerce au Canada, il faut qu’il y ait transaction commerciale normale à l’occasion de laquelle le propriétaire de la marque de commerce passe un contrat aux termes duquel un client commande au propriétaire des marchandises revêtues de la marque de commerce en question. L’emploi de la marque doit s’inscrire dans le cadre de la pratique normale du commerce au moment du transfert de propriété ou de possession des marchandises. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’il s’agissait, de la part d’une commission des liqueurs provinciale, d’une vente d’alcool purement symbolique, le produit étant destiné à l’usage personnel de l’inscrivant; il n’y avait donc pas en l’occurrence emploi de la marque dans le cadre de la pratique normale du commerce.

 

Dans certains cas, la distribution d’échantillons a été considérée comme un « emploi » au sens de la Loi; lorsqu’il en est ainsi, il s’agit généralement d’une distribution d’échantillons en vue d’obtenir des commandes et des ventes et où l’on peut effectivement démontrer les ventes qui en ont résulté (Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha (1998), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.); Canadian Olympic Assn. c. Pioneer Kabushiki Kaisha (1992), 42 C.P.R. (3d) 470). Au contraire, en l’espèce, il ne semble pas que les calendriers et les agendas aient été distribués afin de susciter des ventes, avec un produit déjà disponible et prêt à être expédié en réponse aux commandes. Il semble en effet qu’ils aient été distribués dans un but de développement et de mise à l’essai. Dans l’affaire San Tomo Partners c. Companhia Indsutrial de Conservas Alimenticias/CICA (1994) 53 C.P.R. 560, des échantillons de sauce tomate POMOROLA avaient été expédiés à un distributeur canadien pour qu’il tente un essai de lancement sur le marché canadien. La preuve produite dans le cadre de cette affaire montrait qu’il ne s’agissait pas d’obtenir, par cette distribution d’échantillons, des commandes. En déterminant que l’emploi qui avait ainsi été fait de la marque ne s’inscrivait pas dans le cadre de la pratique normale du commerce, M. Partington (alors président de la Commission) a déclaré que :

[Traduction]

Il ne semble pas, selon la correspondance produite par l’inscrivant, que l’un ou l’autre des envois d’échantillons ait eu pour but de susciter des commandes. Si cela avait effectivement été le cas, étant donné que les deux envois ont eu lieu dans les deux ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45, j’aurais peut‑être conclu que les envois d’échantillons constituaient à eux seuls un « emploi » de la marque de commerce POMAROLA au Canada par l’inscrivant « dans la pratique normale du commerce », tel que prévu au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce [...] » [Non souligné dans l’original.]

 

Il semble qu’en l’espèce, à l’époque où les échantillons ont été distribués, aucun stock de marchandises ne permettait de répondre à d’éventuelles commandes. Bien que la propriétaire inscrite ait démontré qu’elle avait prévu qu’il y aurait des calendriers et des agendas en nombre suffisant pour répondre à d’importantes commandes, il n’y a aucune preuve que ces ventes se soient concrétisées. Elle a également fait valoir, en ce qui concerne la question de la pratique normale du commerce, que l’été qui précède l’année scolaire étant un laps de temps plutôt court pour développer un produit, il y aurait lieu d’admettre un délai de développement de trois ans. Faute de précisions supplémentaires permettant d’établir qu’en ce qui concerne les agendas et calendriers scolaires, une telle campagne de développement s’inscrit effectivement dans la pratique normale du commerce, et compte tenu de tout ce qui précède, je ne saurais conclure qu’au cours de la période pertinente il y a effectivement eu emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises.

 

Cela étant, je passe maintenant à la question de savoir si des circonstances spéciales justifient le défaut d’emploi de la marque de commerce en question au cours de la période pertinente.

 

Circonstances spéciales

Afin d’établir l’existence de circonstances spéciales, la propriétaire inscrite doit indiquer la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date (paragraphe 45(1) de la Loi); lorsque le défaut d’emploi n’est pas attribuable à des circonstances spéciales le justifiant, l’enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (paragraphe 45(3)).

 

Il est bien établi en droit que trois critères doivent être pris en compte dans l’appréciation des circonstances justifiant le non‑usage; d’abord, la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; ensuite, la question de savoir si le propriétaire inscrit n’a pas employé sa marque pour des raisons indépendantes de sa volonté; et, troisièmement, il y a lieu de s’enquérir de l’existence d’une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque (Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

 

En ce qui concerne ce qu’il convient d’entendre par circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, on doit considérer ces termes comme « s’appliquant à des circonstances ‘spéciales’, en ce sens qu’elles sont particulières ou anormales et que ce sont des personnes qui se livrent à un commerce déterminé qui les connaissent à la suite de l’entrée en jeu de certaines forces extérieures, distinctes des actes volontaires de l’un quelconque des négociants dans ce domaine » (John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. (2d) 115, page 125). Dans l’arrêt Harris Knitting Mills, précité, la Cour a précisé que ces « circonstances spéciales » doivent être celles « qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d’emploi d’une marque ». La Cour a poursuivi en ces termes :

 

Il est impossible de dire de façon précise ce que doivent être les circonstances dont parle le paragraphe 44(3) pour justifier le défaut d’emploi d’une marque. On peut cependant souligner l’importance à cet égard de la durée du défaut d’emploi et de la probabilité qu’il se prolonge longtemps; en effet, des circonstances peuvent justifier un défaut d’emploi pour un bref laps de temps sans pour autant justifier un défaut d’emploi prolongé. Il est capital, aussi, de savoir dans quelle mesure le défaut d’emploi est attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque plutôt qu’à des obstacles indépendants de lui. On ne voit pas bien pourquoi on excuserait le défaut d’emploi attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque.

 

Les deux décisions de principe en ce domaine – Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd., 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^re inst.), conf. 83 C.P.R. (3d) 276, et Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc., 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.), conf. 76 C.P.R. (3d) 48, précisent que lorsque la période de non‑usage n’est pas trop longue (dans les affaires en question, trois ans environ), et lorsqu’on peut démontrer l’existence, sous forme de mesures prises au cours de la période pertinente et avant l’envoi de l’avis prévu à l’article 45, d’une intention de reprendre l’emploi de la marque, et lorsque l’emploi de la marque a effectivement été repris, le fait que le propriétaire ne puisse pas démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté (le deuxième volet du critère établi dans Harris Knitting Mills), n’est pas fatal. Il semble que, dans ces deux affaires, les mesures actives et concrètes qui avaient été prises en vue de reprendre l’emploi de la marque étaient décrites dans la preuve.

 

Or, dans la récente décision Smart & Biggar c. Le procureur général du Canada et Scott Paper Limited (décision non publiée : 2006 CF 1542), où la période de non‑usage avait duré 13 ans, la Cour fédérale a infirmé la décision du registraire qui avait repris à son compte le raisonnement suivi dans Ridout & Maybee et Oyen Wiggs. Au paragraphe 11 de ses motifs, le juge Strayer s’est exprimé en ces termes :

 

Il m’est difficile de comprendre, au point de vue du droit, comment une intention véritable d’employer une marque de commerce, même si elle a été formée avant la signification de l’avis prévu à l’article 45, peut « justifier le défaut d’emploi » pendant trois ans étant donné que ces trois années ont été précédées d’une autre période de dix ans au cours de laquelle la marque n’a pas été employée. Excuserait‑on un élève qui fait l’école buissonnière pendant un mois et qui, lorsqu’on le met devant la situation, démontre que, même s’il ne pouvait pas expliquer ses absences passées, il avait réellement l’intention de retourner à l’école la semaine suivante?

 

Je signale que dans Smart & Biggar, contrairement à ce qu’il en était dans Ridout & Maybee et dans Oyen Wiggs, non seulement la période de non‑usage a‑t‑elle duré 13 ans, mais aucun motif n’a été fourni pour expliquer ce défaut d’emploi. J’ajoute que rien n’indique que la marque de commerce ait même jamais été employée au Canada.

 

(i) Date du dernier emploi

Je passe maintenant à la détermination de la date de dernier emploi de la marque en l’espèce, rappelant que l’absence de faits pour ce faire n’est pas fatale. On retient généralement la date d’enregistrement ou la date de cession de la marque à son propriétaire actuel (GPS (U.K.) c.  Rainbow Jean Co. 58 C.P.R. (3d) 535). En l’espèce, les faits ne permettent pas de déterminer la date du dernier emploi, puisqu’on ne dispose d’aucune attestation ou preuve concernant l’emploi de la marque. Je conclurais donc que la période de non‑usage a été de 6,5 ans (de la date d’enregistrement – le 8 juillet 1998 jusqu’à l’envoi de l’avis prévu à l’article 45, soit le 6 janvier 2005).

 

(ii) Intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque

La propriétaire inscrite n’a pas pu établir de manière satisfaisante la nécessité de ces trois ans consacrés au développement de son produit. Elle a fait valoir que, pour le développement de son produit, elle ne disposait que d’un délai restreint, à savoir l’été précédant le début de l’année scolaire; or, sans autres précisions concernant ce processus de développement du produit, on comprend mal pourquoi une partie de ce cycle de développement et de rétroaction n’aurait pas pu se dérouler après le début de l’année scolaire. L’affidavit de M^me Styles énumère les réunions qui ont eu lieu afin de discuter du produit, ou du moins au cours desquelles on a parlé de ce produit. Aucun précision quant à la nature de ces discussions ne nous est donné. Faute de détails concernant ce qui a empêché que le développement du produit soit mené à son terme et aboutisse à des ventes, et faute de renseignements concernant les efforts entrepris afin de surmonter ces obstacles, je ne saurais conclure à l’existence, au cours de la période pertinente, d’une intention suffisamment sérieuse de passer au stade de la commercialisation. On se serait notamment attendu à avoir des détails concernant les problèmes dont les élèves avaient fait état au niveau de leur utilisation de l’agenda au cours de chacune des années où cet agenda a été distribué gratuitement, des détails concernant la manière dont la propriétaire inscrite a tenté de résoudre ces problèmes, et la nature des nouveaux problèmes qui, chaque année, se sont posés et qui ont empêché la production et la vente du produit final au cours de l’automne suivant. Il en va de même pour les agendas distribués aux professeurs, car il aurait été utile d’obtenir des détails concernant le produit, les réunions qui ont eu lieu et les raisons précises qui ont empêché la production et la vente d’un produit fini. Cela étant, je ne saurais conclure que des mesures sérieuses, actives et concrètes ont été prises afin de développer et de commercialiser les marchandises en question.

 

(iii) Circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivante

En ce qui concerne la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté de la propriétaire inscrite, il ressort clairement de ce qui précède que la durée du processus de développement et le défaut d’aboutir à la vente d’un produit fini ne sauraient être considérées, en l’absence de preuves supplémentaires, comme des raisons indépendantes de la volonté de la propriétaire inscrite. De même, les problèmes de santé éprouvés par M^me Styles sont, bien sûr, malheureux et regrettables, mais cette dernière n’a pas démontré qu’ils étaient à l’origine du défaut d’emploi de la marque au cours de la période pertinente. M^me Styles n’a d’ailleurs pas dit que ses problèmes de santé étaient survenus au cours de la période en cause. Par conséquent, sans autres précisions, je ne peux conclure que le retard intervenu dans le développement et la commercialisation des marchandises au cours de la période pertinente s’explique par des circonstances indépendantes de la volonté de la propriétaire inscrite.

 

Il s’agit, en l’espèce, d’une période de non‑usage assez longue – 6,5 ans. L’existence de circonstances spéciales n’a pas été démontrée, et on ne possède pas de précisions satisfaisantes concernant les mesures actives et concrètes qui auraient été prises en vue de reprendre ou d’amorcer l’emploi de la marque. Je ne peux donc conclure que la propriétaire inscrite a démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la marque au sens de l’article 45.

 

Cela étant, je conclus que l’enregistrement numéro LMC 497,197 de la marque de commerce COLLEGIATE TIME TRACKER doit être radié du registre, l’emploi de la marque n’ayant pas été démontré conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 7^e JOUR DE JUIN 2007.

 

 

P. Heidi Sprung

Commissaire, Commission des oppositions des marques de commerce