Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAIRE OF MARQUES DE COMMERCE

 

Référence : 2013 COMC 35

Date de la décision : 2013-02-14

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION engagée par 911979 Alberta Ltd. et Shoppers Drug Mart Inc. à l’encontre des demandes d’enregistrement n^o 1 386 725 et n^o 1 399 745 pour les marques de commerce NATIVIA GUARANI et NATIVIA NATIVIA GUARANI S.A., A WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY & Dessin, au nom de Whole Earth Sweetener Company LLC

 

[1]               Le 10 mars 2008, Whole Earth Sweetener Company LLC (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n^o 1 386 725 pour la marque de commerce NATIVIA GUARANI (la Marque).

[2]               Le 16 juin 2008, la Requérante a produit la demande d’enregistrement n^o 1 399 745 pour une marque de commerce désignée sous le nom de NATIVIA NATIVIA GUARANI S.A., A WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY & Dessin (le Dessin-marque), revendiquant une date de soumission fondée sur la priorité conventionnelle du 9 juin 2008. Le Dessin-marque est illustré ci-après :

                                     

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque de commerce. La Marque consiste en une représentation stylisée d’une feuille de couleur blanche, avec le mot Nativia en vert, sur un fond vert. Les mots NATIVIA GUARANI S.A., A WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY sont écrits en noir en dessous.   

[3]               Les deux demandes sont produites sur la base d’un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :

suppléments nutritifs composés essentiellement de stévia; suppléments nutritifs composés essentiellement d’extraits de stévia; édulcorants naturels, succédanés de sucre; semences agricoles; graines de stévia; plantes vivantes naturelles, à savoir plantes de stévia.

[4]               Les deux demandes ont été annoncées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 12 janvier 2010. Le 9 mars 2010, 911979 Alberta Ltd. (911979) et Shoppers Drug Mart Inc. (Shoppers), individuellement et collectivement Opposante, ont produit une déclaration d’opposition contre chacune des demandes. Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :

1.      La marque faisant l’objet de la demande n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, c T-13 (la Loi) parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce NATIVA enregistrée par 911979 sous le n^o TMA727 312 en rapport avec des marchandises diverses, incluant du sucre de canne évaporé, du sirop d’érable et du miel liquide.

2.      La Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)(b) de la Loi, parce qu’à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce NATIVA qui a fait l’objet de la demande n^o 1 361 422 déposée antérieurement (et qui a donné l’enregistrement n^o TMA727 312).

3.      La Marque n’est pas distinctive, parce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée pour distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l’Opposante.

[5]               La Requérante a produit et déposé des contre-déclarations dans lesquelles elle a rejeté les allégations de l’Opposante.

[6]               La preuve concernant les deux procédures d’opposition est essentiellement la même. Conformément à l’article 41 du Règlement sur les marques de commerce, SOR/96-195 (le Règlement), l’Opposante a produit un affidavit de Morné Van Wyck, Premier vice-président, Marques d’entreprise et Approvisionnement sur le marché international de Shoppers. M. Van Wyck présente des preuves concernant l’emploi et la promotion de la marque NATIVA.

[7]               Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit les affidavits de Kanwarbir Singh (stagiaire en droit) et de Lynda Palmer (chercheuse de marques de commerce). M. Singh présente des copies imprimées des pages du site web de la Requérante, ainsi que des définitions du dictionnaire de GUARANI. M^me Palmer présente des copies de deux demandes de marques de commerce canadiennes et de neuf enregistrements de marques de commerce canadiennes appartenant à des tierces parties.

[8]               Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

[9]               Seule l’Opposante a produit une argumentation écrite et elle a été la seule à participer à une audience.

Dates pertinentes applicables

[10]           Les dates pertinentes par rapport aux motifs d’opposition sont les suivantes :

Fardeau

[11]           La Requérante porte le fardeau juridique d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de présenter des preuves admissibles suffisantes permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3^e) 293 (CFPI) au 298].

[12]           L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial concernant les motifs relevant de l’alinéa 12(1)(d), dû au fait de l’existence de l’enregistrement n^o TMA727 312.

[13]           L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial concernant les motifs relevant de l’alinéa 16(3)(b), parce que la demande n^o 1 361 422 de 911979 a été déposée aux fins d’enregistrement le 29 octobre 2008, et n’était donc pas pendante au 13 janvier 2010 comme il est indiqué à l’alinéa 16(4). Les motifs fondés sur l’alinéa 16(3)(b) sont donc rejetés.

[14]           L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial concernant les motifs du caractère distinctif, parce que M. Van Wyck a démontré que les marchandises NATIVA étaient vendues à travers le Canada, avec des chiffres de vente dépassant 17 millions $ en 2009 et des dépenses de publicité connexes de plus de 500 000 $ [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 CPR (4^e) 427 (CF)].

Probabilité de confusion

[15]           Chacun des motifs de confusion restants repose sur la question de savoir s’il y a probabilité de confusion entre les marques des parties. Je considère que les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)(d) sont les plus solides en faveur de l’Opposante, en raison de la date pertinente plus tardive. Je vais donc commencer en déterminant la probabilité de confusion entre la Marque et la marque enregistrée NATIVA.

[16]           L’alinéa 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. L’alinéa 6(2) ne porte pas sur la confusion des marques elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion des marchandises ou des services d’une source comme provenant d’une autre source.

[17]           Les éléments d’appréciation de la confusion sont la première impression et le souvenir imparfait. En appliquant ces éléments, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles qui sont énumérées spécifiquement à l’alinéa 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Ces facteurs énumérés ne doivent pas nécessairement recevoir le même poids. [Voir, de façon générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.(2006), 49 CPR (4^e) 321 (SCC), Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée (2006), 49 CPR (4^e) 401 (SCC) et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4^e) 361 (SCC).]

caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[18]           La marque de l’Opposante est un mot inventé, et a donc un caractère distinctif inhérent.

[19]           La Requérante a présenté la preuve que le mot GUARANI a trois significations : un membre d’un peuple indien d’Amérique du Sud habitant le Paraguay et les régions adjacentes; une langue autochtone du Paraguay; et l’unité monétaire de base du Paraguay.

[20]           L’Opposante soutient que le mot GUARANI dans la Marque laisse croire que le Paraguay est la source des marchandises de la Requérante. De fait, le site Web de la Requérante indique que le lieu de fabrication du Guarani Nativia est à Luque, au Paraguay, et que la stévia, mentionnée de diverses façons dans l’état déclaratif des marchandises de la Requérante, est une herbe officinale au pouvoir sucrant originaire du Paraguay [Pièce A, affidavit de Singh]. Néanmoins, étant donné que la première partie de la Marque est le mot inventé NATIVIA, la Marque a un certain caractère distinctif inhérent.

mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[21]           Le caractère distinctif d’une marque peut être renforcé par l’usage et la promotion.

[22]           Il n’existe aucune preuve que la Marque a été employée ou promue au Canada jusqu’ici. Par contre, il y a preuve que les ventes des marchandises NATIVA ont dépassé 31 millions $ et que plus de 1 575 000 $ ont été dépensés en publicité et promotion connexes.

période pendant laquelle les marques ont été en usage

[23]           L’usage de NATIVA a débuté au plus tôt dès le 7 octobre 2008, alors qu’il n’y a aucune preuve que celui de la Marque a commencé.

genre de marchandises, services ou entreprises

[24]           Dans l’examen des marchandises, des services et des commerces des parties, c’est l’état déclaratif des marchandises ou des services dans la demande et l’enregistrement des marques de commerce des parties qui prime, dans l’évaluation des probabilités de confusion au titre de l’alinéa 12(1)(d) [voir Mr Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 CPR (3^e) 3 (CFA); Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1984), 58 CPR (3^e) 381 (CFA)]. 

[25]           L’état déclaratif des marchandises dans l’enregistrement de NATIVA indique : café moulu; maïs soufflé pour micro-ondes; biscuits; croustilles; craquelins; sauce salsa; maïs soufflé; croquettes au fromage; croustilles au maïs; bretzels, bâtonnets et pépites de levain; macaroni & fromage; barres de chocolat; thés; sirop au chocolat; céréales; mélange à chocolat chaud en poudre; gruau chaud instantané; mélange d’avoine instantané; compote de pommes; soupes en conserve; sauce pour pâtes; céréales pour petit déjeuner; raisins secs; boissons à base de riz; bouillons; beurre d’arachide; beurre d’amande, beurre de noix de cajou; confitures; vinaigrettes; sirop d’érable; jus de fruits; pâtes alimentaires séchées; riz; sucre de canne évaporée; mélanges montagnards; fruits séchés; arachides, amandes et raisins secs recouverts de chocolat; noix comestibles; gâteaux de riz; bonbons; chips de banane, cerises, raisins secs, noix de cajou recouvertes de yaourt et arachides recouvertes de chocolat; mueslis; biscotti; barres de fruit; crème de noisette; miel liquide; épices; sel; nouilles & mélange de sauce; olives; huile d’olive; vinaigre; sauce de soja; moutarde; relish; mayonnaise; tomates séchées dans l’huile d’olive; pesto; boissons à base de soja; mélange à crêpes; ketchup.

[26]           D’après la preuve de la Requérante, la stévia est une herbe officinale au pouvoir sucrant naturel sans calories. L’Opposante a donc signalé les marchandises visées par son enregistrement qui sont des édulcorants, à savoir le sucre de canne évaporée, le sirop d’érable et le miel liquide, afin de souligner le lien entre les marchandises des parties. Durant l’audience, l’Opposante a soutenu qu’il y a un lien supplémentaire entre les marchandises des parties, du fait qu’il est indiqué sur le site web de la Requérante que la stévia sert à sucrer une gamme diverse de produits alimentaires, incluant certains produits qui chevauchent d’autres marchandises de l’Opposante, notamment des boissons, des biscuits, des condiments, des sauces, des bonbons et des chocolats.

[27]           Il n’est pas clairement déterminé quelles seraient les voies commerciales particulières de la Requérante, mais son site Web contient les informations suivantes concernant son entreprise (Traduction) : « … la Whole Earth Sweetener Company vit le jour – pour apporter au monde des édulcorants naturels à 100 % et une nouvelle génération de produits alimentaires et de boissons sucrées. »

[28]           En ce qui concerne l’Opposante, la preuve est que Shoppers est autorisé sous licence par 911979 à employer NATIVA en vertu d’un accord de licence, selon lequel 911979 exerce un contrôle direct sur la nature et la qualité des marchandises. Shoppers exploite des pharmacies, mais ses activités commerciales comprennent le réétiquetage privé, la distribution, la vente au détail et la commercialisation d’une vaste gamme de biens et de produits en liaison avec la marque de commerce NATIVA. Les étiquettes de l’Opposante identifient les marchandises NATIVA comme des produits organiques.

[29]           Rien ne prouve que les marchandises des parties ne seraient pas vendues par des voies commerciales similaires, et on peut raisonnablement supposer que les succédanés de sucre et les produits connexes seraient distribués par les mêmes voies commerciales que d’autres produits alimentaires.

degré de ressemblance entre les marques de commerce

[30]           La ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent est due essentiellement au premier mot de chaque marque (NATIVA par rapport à NATIVIA). Le premier élément d’une marque est souvent considéré comme étant le plus important aux fins de distinction [Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 CPR (2^e) 183 (CFPI)].

[31]           NATIVA et NATIVIA présentent un degré élevé de ressemblance dans la présentation, le son et les idées suggérées. Bien qu’aucun de ces mots n’ait de signification précise, les deux mots rappellent le mot anglais « native » (indigène).

[32]           L’addition du mot GUARANI sert à distinguer, dans une certaine mesure, la Marque de la marque NATIVA, mais l’Opposante soutient que la connotation géographique de GUARANI diminue la force de cet ajout qui, de l’avis de l’Opposante, a simplement pour résultat de suggérer par la Marque que les marchandises sont indigènes au Paraguay.

autres circonstances d’espèce

[33]           La preuve de la Requérante comprend des copies de 9 enregistrements pour des marques de commerce qui incluent le mot NATIVE. La Requérante n’a cependant pas expliqué pourquoi elle considère qu’une telle preuve est pertinente.   

[34]           Les preuves fondées sur l’état d’enregistrement ne sont pertinentes que dans la mesure où l’on peut en tirer des conclusions sur l’état du marché, et des suppositions sur l’état du marché ne peuvent être tirées que si l’on peut trouver un nombre élevé d’enregistrements pertinents. [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 CPR (3^e) 432 (COMC); Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 CPR (3^e) 205 (CFPI); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 CPR (3^e) 349 (CFA)]

[35]           Dans le cas présent, la preuve fondée sur l’état du registre n’est pas une circonstance de l’espèce importante, pour plusieurs raisons: les enregistrements ne concernent pas tous des produits alimentaires (et encore moins des édulcorants); le mot NATIVE est souvent accompagné d’autres mots qui servent à le distinguer des marques de tierces parties; et le nombre d’enregistrements pertinents est insuffisant pour permettre de tirer des conclusions sur l’état du marché.

conclusion concernant le motif fondé sur l’alinéa 12(1)(d)

[36]           Ayant examiné toutes les circonstances de l’espèce et sachant que le fardeau juridique incombe à la Requérante, je ne suis pas convaincue que la confusion entre NATIVA et la Marque n’est pas probable. C’est parce qu’il y a un degré assez élevé de ressemblance entre les marques, qu’elles sont liées à des marchandises similaires, et que seule la marque NATIVA de l’Opposante a acquis une réputation.

[37]           L’analyse de la probabilité de confusion entre le dessin-marque et la marque enregistrée NATIVA n’améliore pas la position de la Requérante. Au contraire, elle renforce la position de l’Opposante par rapport au dessin-marque, parce que dans cette marque, NATIVIA est non seulement le premier élément, mais il apparait sous une police qui est de beaucoup plus grande que celle qui est utilisée pour les mots restants, qui apparaissent presque en petits caractères en bas de la Marque. Autrement dit, si le dessin-marque est considéré sous l’angle de la première impression, les mots qui apparaissent en bas du dessin n’ont probablement aucun effet sur le degré général de ressemblance puisqu’ils ne sont pas subordonnés au mot NATIVIA. J’arrive donc à la même conclusion en ce qui concerne le dessin-marque, qui est que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) est accepté, parce que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau juridique.

motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[38]           Le résultat pour les motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif est le même que pour les motifs fondés sur l’alinéa 12(1)(d), puisque les différentes dates pertinentes pour déterminer la probabilité de confusion sont sans effet sur les résultats de l’analyse liée à l’alinéa 6(5). Pour ce qui est du dessin-marque, le motif fondé sur le caractère distinctif est de fait plus solide que celui fondé sur l’alinéa 12(1)(d), puisque, sur le marché, la marque NATIVA a été associée au dessin d’une feuille et à la couleur verte, ce qui renforce davantage la ressemblance avec le dessin-marque.

[39]           Les motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif sont donc acceptés, étant donné que la Requérante ne m’a pas convaincue de l’absence de probabilité de confusion entre les marques au 9 mars 2010.

Décision

[40]           Conformément aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’alinéa 63(3) de la Loi, je rejette les deux demandes n^os 1 386 725 et 1 399 745 en application de l’alinéa 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Lenga Nguyen