Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

de The War Amputations of Canada/Les

Amputés de Guerre du Canada à la demande

                                    n— 1,101,845 produite par Takaso Rubber

Products Sdn Bhd en vue de l’enregistrement

                                    de la marque de commerce PLAYSAFE    

Le 4 mai 2001, la requérante, Takaso Rubber Products Sdn Bhd, a produit une demande d’enregistrement pour la marque  de commerce PLAYSAFE en liaison avec les marchandises « condoms; contraceptifs non chimiques, nommément condoms » fondée sur l’emploi projeté au Canada. La demande a été publiée aux fins d’opposition

le 3 décembre 2003.

L’opposante, The War Amputations of Canada/Les Amputés de Guerre du Canada

(« Les Amputés de guerre »), a produit une déclaration d’opposition le 2 février 2004, dont copie a été envoyée à la requérante le 2 mars 2004. Le premier motif d’opposition porte que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’avait pas réellement l’intention d’employer la marque visée par l’enregistrement au Canada.

Le deuxième motif d’opposition porte que la marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable du fait de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les  marques de l’opposante PLAYSAFE et JOUEZ PRUDEMMENT enregistrées sous les n— 300,590 et 469,573, respectivement, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] films, dépliants et brochures traitant de l’amputation et de la prévention de l’amputation accidentelle

et avec les services suivants :

[TRADUCTION] promotion de la sécurité chez les enfants ayant pour but d’aider à prévenir l’amputation accidentelle.    

Le troisième motif d’opposition porte que la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi étant donné que, à la date de production de sa demande, la marque de commerce visée créait de la confusion avec les deux marques de commerce ci-haut mentionnées employées antérieurement au Canada par l’opposante. Le quatrième motif porte que la marque de la requérante n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de l’opposante.

La requérante a produit et a signifié une contre-déclaration. L’opposante a déposé en preuve l’affidavit de Danita Chisholm.  La requérante a déposé en preuve l’affidavit de Donald Netolitzky ainsi que des copies certifiées conformes de la marque officielle  PLAY IT SAFE AT HOME (enregistrement n— 910,251) et de l’enregistrement n— 463,206 de la marque de commerce PLAY SAFE PLAY HARD PLAY IT AGAIN PLAY IT AGAIN SPORTS.  L’opposante a déposé en contre-preuve les  affidavits de Jane Marie Buckingham et de  Sheila Crivellari. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et une audience a été tenue, à laquelle seule l’opposante était représentée.

LA PREUVE DE L’OPPOSANTE

Dans son affidavit, Mme Chisholm se présente comme directrice des communications des Amputés de guerre, association fondée en 1918 afin d’aider les amputés de tous âges. L’un des programmes offerts par l’opposante est  le Programme pour enfants amputés (connu sous le nom LES VAINQUEURS) créé afin d’aider les enfants privés d’un ou de plusieurs membres. Dans le cadre de ce programme, l’opposante a créé le programme PLAYSAFE pour sensibiliser les enfants aux dangers potentiels de leur entourage.

Selon Mme Chisholm, la date la plus éloignée à laquelle remonte l’emploi de la marque de commerce PLAYSAFE par l’opposante est 1976 dans des encarts publicitaires flottants utilisés au cours de défilés.  À la date de production de son affidavit (à savoir le 29 octobre 2004), le nombre de défilés annuels au cours desquels l’opposante utilise un encart publicitaire flottant s’élevait à 35.  Toutefois, Mme Chisholm n’a pas fourni de preuve qui montre la marque PLAYSAFE apposée sur un encart ni n’a décrit de manière adéquate la visibilité que la marque aurait recueillie à la suite des défilés.  Elle déclare que le programme PLAYSAFE a joui d’une [TRADUCTION] « très grande » couverture médiatique, mais les documents joints en tant que pièces E et E-1 n’appuient pas cette conclusion.  En particulier, les documents en cause montrent l’emploi de la désignation PLAYSAFE/DRIVESAFE.  En outre, il n’y a aucune indication quant à l’auditoire des stations radio mentionnées ni à la distribution des journaux  désignés.

Mme Chisholm déclare qu’il y a trois vidéos qui constituent l’armature du programme PLAYSAFE de l’opposante et qu’ils ont été largement diffusés au Canada. Toutefois,

Mme Chisholm n’a pas fourni de chiffres à l’égard de la diffusion des vidéos en question. Elle déclare également que l’opposante a produit une série de messages d’intérêt public au sujet de la marque PLAYSAFE diffusés par l’entremise de 163 postes de télévision, 174 canaux communautaires, 28 chaînes ciblées, cinq réseaux éducatifs et plus de  275 stations radio partout au Canada. Des messages d’intérêt public sont également publiés dans près de 500 journaux et magazines tels Canadian Living, Macleans, Today’s Parent et Reader’s Digest.  Toutefois, Mme Chisholm n’a pas fourni de preuve qui établisse la diffusion réelle des messages d’intérêts public ni de preuve admissible à l’égard des chiffres de circulation des journaux et des magazines contenant les annonces en question. En outre, la plupart des exemples de messages d’intérêt public joints en tant que pièce G-1 à l’affidavit de

Mme Chisholm portent sur PLAYSAFE/DRIVESAFE ou sur le programme de l’opposante nommé SAFETY WALK. Néanmoins, étant donné la large diffusion de telles annonces et le fait que je peux prendre connaissance d’office de la vaste distribution des magazines mentionnés, il est raisonnable de présumer que la marque PLAYSAFE a été vue par un nombre assez élevé de Canadiens.

L’opposante a créé en 1996 un site Web et Mme Chisholm déclare qu’il contient bien en vue des renseignements sur le programme PLAYSAFE de l’opposante. Toutefois, rien n’indique le nombre des visiteurs de ce site.  Mme Chisholm déclare également que l’opposante donne annuellement environ 150 présentations du programme PLAYSAFE dans des écoles et aux groupes jeunesse. Toutefois, Mme Chisholm n’indique pas la manière dont est employée la marque PLAYSAFE au cours de telles présentations. Mme Chisholm ajoute que l’opposante organise chaque année des campagnes de financement en automne et au printemps et que la marque PLAYSAFE figure dans les dépliants publicitaires expédiés à cette occasion. Le nombre des publipostages s’élève à huit millions au printemps et à  2,5 millions en automne.  Toutefois, faute de renseignements supplémentaires, il est difficile de connaître le nombre de personnes qui ont vraiment ouvert ou lu le matériel publicitaire reçu.

Mme Chisholm fournit une description détaillée de la distribution des différents articles portant la marque PLAYSAFE par l’entremise des publipostages, présentations, expositions, foires sur la sécurité, défilés et autres activités semblables. Parmi les articles visés il y a des insignes, des autocollants, des tee-shirts, des casques, des casquettes, des certificats, des affiches, des signets et des cédéroms. Mme Chisholm ajoute que l’opposante participe aux  foires sur la sécurité et aux expositions. L’opposante participe également aux campagnes-éclair avec les services de police locaux. De nouveau, faute d’une preuve plus détaillée, il est difficile d’établir l’emploi, le cas echéant, de la marque de commerce PLAYSAFE au cours de ces événements.              

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Comme je l’ai mentionné précédemment, la preuve de la requérante comprend deux copies certifiées conformes de documents du Bureau des marques de commerce. La première copie est celle de l’enregistrement n— 463,206 de la marque de commerce PLAY SAFE PLAY HARD PLAY IT AGAIN PLAY IT AGAIN SPORTS.  La deuxième est celle de la marque officielle PLAY IT SAFE AT HOME, enregistrement  n— 910,251.

Dans son affidavit, M. Netolitzky se présente comme employé de la société, agissant à titre d’agent de marques de commerce de la requérante, et il fournit des détails concernant les différentes recherches menées sur Internet visant les entreprises qui emploient les termes

« play » et « safe » dans leur marques. Bien que M. Netolitzky ait été en mesure de trouver plusieurs sites Web susceptibles d’être pertinents, il n’a fourni aucune preuve que les  noms trouvés étaient employés au Canada ni n’a établi que les sites en question avaient des visiteurs canadiens.

M. Netolitzky a trouvé également plusieurs sites Web qui traitent d’un programme nommé PLAY SAFE! BE SAFE!  Toutefois, les pages Web fournies en preuve à partir de ces sites ne peuvent être utilisées pour faire état de la véracité de leur contenu. En outre, il n’y a aucune preuve qui établit que les sites en question ont eu des visiteurs canadiens, autres que  M. Netolitzky. 

M. Netolitzky a acheté également une bouteille d’eau portant sur un côté  les mots

« Play safe Play hard Play it again » dans un point de vente au détail de Play It Again Sports, à Sherwood Park, en Alberta. Un achat effectué à un seul endroit ne permet guère d’étayer la prétention selon laquelle les mots « play » et « safe » en association sont couramment employés dans le commerce de détail au Canada.  En outre, en l’espèce, il semble que les mots « play

safe » soient employés de manière descriptive.

LA CONTRE-PREUVE DE L’OPPOSANTE

Dans son affidavit, Mme Buckingham déclare avoir mené une recherche dans le registre canadien des marques de commerce aux fins d’établir [TRADUCTION] « le caractère commun du terme  PLAYSAFE et de ses variantes ». Cette preuve ne se limite pas strictement aux matières servant de réponse comme le préscrit l’article 43 du Règlement sur les marques de commerce et elle est donc inadmissible.

L’affidavit de Mme Crivellari fournit une description détaillée de l’enquête qu’elle a menée visant une des entreprises trouvées par  M. Netolitzky, à savoir Playsafe Enterprises.  Son enquête indique que Playsafe Enterprises a cessé ses opérations.

LES MOTIFS D’OPPOSITION     

Le premier motif fondé sur l’alinéa 30e) de la Loi n’est pas valablement invoqué. L’opposante n’a pas présenté d’allégations de fait contrairement aux dispositions de l’alinéa 38(3)a) de la Loi. Même si elle l’avait fait, toutefois, l’opposante n’a fourni aucune preuve à l’appui d’un tel motif. Le premier motif d’opposition est donc rejeté.

En ce qui concerne le deuxième motif d’opposition, la date pertinente pour l’examen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.).  Il incombe à la requérante d’établir qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. De plus, pour appliquer le test en matière de confusion prévu au paragraphe  6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Enfin, vu la preuve restreinte concernant l’emploi de la marque déposée JOUEZ PRUDEMMENT et le fait que le degré de ressemblance avec la marque de la requérante est moindre qu’avec la marque déposée PLAYSAFE, le sort du deuxième motif d’opposition dépendra de l’analyse de la question de la confusion entre cette dernière marque et la marque de la requérante.

En ce qui concerne l’alinéa 6(5)a) de la Loi, le caractère distinctif inhérent de la marque déposée PLAYSAFE de l’opposante a fait l’objet d’une analyse à la page 121 de la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, War Amputations of Canada c. Fortco Ltd. (2000), 6 C.P.R. (4th) 116, et ce, comme suit :

[TRADUCTION]....la marque de commerce PLAYSAFE de l’opposante donne, à mon avis, une description claire d’un programme faisant la promotion de la sécurité chez les enfants, aussi bien que des films, des dépliants et des brochures visant un tel programme.

Par conséquent, la marque de l’opposante a un caractère distinctif inhérent très faible. Néanmoins, l’opposante soutient que sa marque est devenue très bien connue au Canada.  Toutefois, tel que mentionné plus haut, la preuve de l’opposante n’appuie pas cette prétention, bien qu’il soit évident que la marque est employée sans interruption depuis de nombreuses années. Par conséquent, je peux conclure que la marque déposée PLAYSAFE de l’opposante est devenue dans une certaine mesure connue au Canada en liaison avec un programme de sécurité pour les enfants et avec les marchandises associées.

La marque PLAYSAFE de la requérante suggère les marchandises visées par la demande, surtout en raison du fait que le mot « safe » est l’équivalent familier en anglais du mot « condom ». Toutefois, on ne saurait dire que la marque de la requérante donne une description claire des marchandises visées. Par conséquent, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de l’opposante. Rien ne prouve l’emploi de la marque de la requérante et je dois donc conclure que celle-ci n’est aucunement devenue connue au Canada.

La période pendant laquelle les marques ont été employés favorise l’opposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, c’est l’état déclaratif des marchandises de la requérante et l’état déclaratif des marchandises et services figurant dans l’enregistrement de l’opposante qu’il faut prendre en considération : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d), aux pages 110 à 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages  390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, l’examen des états déclaratifs doit viser à déterminer le genre probable d’entreprise ou de commerce que les parties ont intention d’exercer plutôt que la totalité des commerces que le libellé peut englober. À cet égard, la preuve du commerce effectivement exercé peut être

utile : voir la décision  McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

En l’espèce, les marchandises de la requérante se distinguent nettement des marchandises et services de l’opposante. Les marchandises et services de l’opposante se rattachent au programme de sensibilisation à la sécurité s’adressant aux enfants alors que les marchandises de la requérante sont des condoms, donc conçues pour des adultes. L’affidavit de Mme Chisholm précise la nature du commerce de l’opposante, visant des écoles, des groupes de jeunes, des foires sur la sécurité, des défilés et autres activités semblables. On présume que les marchandises de la requérante seraient vendues par l’entremise de points de vente au détail dont des pharmacies. Par conséquent, les commerces que les parties exercent seraient totalement distincts.    

L’opposante a soutenu que les marchandises de la requérante se rapportent à ses marchandises et services parce qu’elles s’attachent toutes à la sécurité et la prévention des accidents. À mon avis, il s’agit d’une caractérisation artificielle qui ne tient pas compte de la vraie nature des marchandises et services en cause. Les condoms n’ont aucun lien avec les programmes d’éducation des enfants sur la sécurité.

Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en cause sont identiques à tous les égards.

À titre de circonstance additionnelle, la requérante s’est fondée sur l’emploi fait par des tiers de marques de commerce et de noms semblables. Toutefois, ainsi que nous l’avons vu, la preuve de la requérante ne permet pas d’établir l’emploi ni la réputation des marques et noms des tiers. En outre, l’unique enregistrement de marque et la seule marque officielle présentés en preuve sont loin d’être suffisants pour permettre de tirer une conclusion quelconque sur l’adoption commune possible de ces marques sur le marché.

Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées précédemment, et en particulier des différences frappantes entre les marchandises, les services et les commerces des parties, de la faiblesse inhérente de la marque de l’opposante et de la réputation limitée établie pour cette marque, je conclus que la requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. En conséquence, le deuxième motif d’opposition est également rejeté.                   

 En ce qui concerne le troisième motif d’opposition, l’opposante devait s’acquitter du fardeau initial de prouver qu’elle avait employé sa marque avant la date de la production de la demande par la requérante et qu’elle ne l’avait pas abandonnée à la date de l’annonce de la requérante. L’affidavit de Mme Chisholm permet à l’opposante de s’acquitter du double fardeau qui lui incombe : voir également les pages 119 à 121 de la décision Fortco susmentionnée.  Le troisième motif d’opposition reste donc à trancher en fonction de la question de la confusion qui pouvait exister entre la marque de la requérante et la marque et la marque PLAYSAFE de l'opposante à la date pertinente, soit, en l’espèce, à la date de production de la demande de la requérante. Pour la plupart, mes conclusions relatives au deuxième motif s’appliquent également ici. Je conclus donc que la requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de production de la demande de la requérante. Par conséquent, le troisième motif est lui aussi rejeté.

Pour ce qui est du quatrième motif d’opposition, la date pertinente pour l’examen des circonstances entourant la question du caractère distinctif est la date de la production de l’opposition.  La requérante a le fardeau ultime de prouver que la marque dont elle demande l’enregistrement distingue véritablement ses marchandises des marchandises et des services d’autres personnes au Canada ou est adaptée à les distinguer. L’opposante doit toutefois s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits allégués à l’appui de son opposition.

L’opposante ayant démontré l’emploi de sa marque PLAYSAFE, le quatrième motif reste à trancher sur la question de la confusion entre les marques des parties.

Mes conclusions relatives au deuxième motif d’opposition s’appliquent également pour la plupart au quatrième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de production de l’opposition. Par conséquent, le quatrième motif est lui aussi rejeté.      

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition de l’opposante.       

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 2009.

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer