Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Sherwood Brands Overseas, Inc. à la demande d’enregistrement nº 720992 de la marque de commerce COW’S produite par Linkletter (P.E.I.) Ltd., se trouvant maintenant au nom de Cow’s Inc.
Le 20 janvier 1993, la requérante, Linkletter (P.E.I.) Ltd., a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce COW’S fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons; vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ».
La présente demande d’enregistrement a été annoncée en vue de la procédure d’opposition au Journal des marques de commerce du 1er septembre 1993 et l’opposante, Sherwood Brands Overseas, Inc., a produit une déclaration d’opposition le1er février 1994, dont une copie a été envoyée à la requérante le 12 mai 1994. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d’opposition le 21 juin 1994. L’opposante a produit en preuve les affidavits d’Uziel Frydman, Amir Frydman, Christine St. Denis, Jack Scholtens, Rosanna Truelove, Stuart Ash et deux affidavits de Gladys Tibbo Witt, datés du 13 mars 1996 et du 25 mars 1996. La requérante a produit en preuve les affidavits de Scott Linkletter, Michael Godwin et Charles Keizer. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et ont été représentées à l’audience. Au cours de la procédure d’opposition, la demande d’enregistrement a été cédée à Cow’s Inc., devenue la requérante au dossier.
Dans sa déclaration d’opposition, l’opposante a présenté les motifs d’opposition suivants :
[TRADUCTION]
a) La présente demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer la marque de commerce COW’S au Canada en raison de la révélation antérieure de la marque de commerce COW’S au Canada par l’opposante et de son emploi antérieur au Canada par d’autres personnes.
b) La présente demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, la requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque de commerce COW’S au Canada.
c) La marque de commerce COW’S n’est pas enregistrable en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande d’enregistrement parce qu’elle contrevient aux dispositions de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, car la marque de commerce COW’S donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse d’une nature ou d’une qualité essentielle des produits de confiserie de la requérante, soit que les produits contiennent des produits laitiers ou sont à base de produits laitiers.
d) La marque de commerce COW’S n’est pas enregistrable en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande d’enregistrement parce qu’elle contrevient aux dispositions de l’alinéa 12(1)e) et de l’article 10 de la Loi sur les marques de commerce, car la marque de commerce COW’S, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant le genre de marchandises vendues ou dont la vente est projetée par la requérante, nommément des produits contenant des produits laitiers ou à base de produits laitiers.
e) La marque de commerce COW’S de la requérante n’est pas distinctive à l’égard des marchandises de la requérante, car elle ne distingue pas véritablement et n’est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises de l’opposante ou d’autres personnes au Canada, nommément :
Marque de commerce Nº d’enr./demande
COOL COW 175738
COW Design 193657
COW & GIRL Design 418595
COW BRAND TERRE-NEUVE1624
COW BRAND & Design 104568
COW BRAND & Design 215680
COW BRAND & Design 217453
COW BRAND & Design 217301
COW & Design 200087
COW & FLOWERS Design 305198
COW & GATE 163453
COW & GIRL 421860
COW & GIRL & Design 418595
Cow & Weather Vane Design 347217
COW BRAND 204654
COW BRAND 001624
COW BRAND & Design 104658
COW BRAND & Design 212717
COW BRAND & Design 217454
COW BRAND & Design 724643
COW BRAND & Design 314816
COW BRAND & Design 314815
COW BRAND Design 315868
COW BRAND Design 314865
COW BRAND Design 314866
COW BRAND SODA-PAK 152170
COW Design 112948
COW Design 180166
COW Design 255478
COW Design 368808
COW Design 715871
COW Design 420161
COW PALACE 221035
COW PALACE & Design 251750
COW PALACE & Design 221037
S’agissant des deux premiers motifs d’opposition, le fardeau de persuasion incombe à la
requérante, qui doit établir que sa demande d’enregistrement satisfait à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Cela comprend à la fois la question de savoir si la requérante a produit une demande qui répond pour la forme aux exigences de l’article 30 de la Loi et à la question de savoir si les déclarations contenues dans la demande sont correctes. Dans la mesure où l’opposante s’appuie sur des allégations de faits pour fonder ce motif d’opposition, le fardeau de présentation lui incombe et elle doit faire la preuve de ces allégations [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Pour s’acquitter de ses obligations relatives au fardeau de présentation sur une question particulière, l’opposante doit produire suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour qu’on puisse conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298]. De plus, l’époque pertinente pour apprécier les circonstances touchant la contravention à l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande d’enregistrement [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R.(3d) 469, à la page 475].
Comme premier motif d’opposition, l’opposante a allégué que la présente demande contrevient à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce dans la mesure où la requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait droit d’« enregistrer » la marque COW’S au Canada en raison de la révélation antérieure de la marque de commerce COW’S au Canada par l’opposante et de son emploi antérieur au Canada par d’autres personnes. En premier lieu, je ferai remarquer que l’alinéa 30i) concerne le fait que la requérante soit convaincue qu’elle a droit d’employer, et non d’enregistrer, la marque de commerce COW’S au Canada. Quoi qu’il en soit, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour établir qu’elle-même ou d’autres personnes avaient employé ou révélé la marque de commerce COW’S au Canada, comme il est allégué dans ce motif d’opposition. De plus, la requérante aurait parfaitement pu être convaincue qu’elle avait droit, soit d’employer, soit d’enregistrer la marque de commerce COW’S au Canada à l’époque pertinente, du fait qu’elle avait antérieurement obtenu l’enregistrement au Canada de la marque de commerce COW’S, sous le nº d’enregistrement 337702, en date du 4 mars 1988, pour des [TRADUCTION] « T-shirts et casquettes, crème glacée ». En ce qui concerne le deuxième motif, l’opposante n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation qu’à la date de production de la demande d’enregistrement, la requérante n’avait pas l’intention d’employer sa marque de commerce COW’S au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la demande. Par conséquent, l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de présentation qui lui incombait à l’égard de chacun des deux premiers motifs d’opposition. Les deux motifs d’opposition fondés sur l’article 30 sont donc rejetés.
S’agissant du troisième motif, l’opposante a allégué que la marque de commerce COW’S de la requérante n’est pas enregistrable car elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse d’une nature ou d’une qualité essentielle des produits de confiserie de la requérante, soit que les marchandises de la requérante contiennent des produits laitiers ou sont à base de produits laitiers. La question de savoir si la marque de commerce COW’S donne une description claire de la nature ou de la qualité des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons » de la requérante doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises. En outre, pour décider si la marque de commerce COW’S donne une description claire, la marque de commerce doit être considérée du point de vue de la première impression [voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et Promotions Atlantique Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186]. Au surplus, l’époque pertinente pour apprécier un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est la date de la décision [voir l’arrêt Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Lubrication Engineers, Inc., 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)].
Alors que le fardeau de persuasion repose sur la requérante, qui doit établir que sa marque de commerce est enregistrable, le fardeau initial de présentation incombe à l’opposante. Celle-ci doit produire une preuve suffisante qui, si on y ajoute foi, appuie la vérité de ses allégations que la marque de commerce COW’S donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons ». Considérant les éléments de preuve au dossier, je conclus que la marque de commerce COW’S peut laisser entendre à certains consommateurs que les bonbons de la requérante sont faits d’un produit laitier, par exemple du lait, de la crème, du beurre, du yaourt ou un produit semblable. Cependant, la preuve de l’opposante ne justifie pas son allégation que la marque de la requérante donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des bonbons. J’ai donc rejeté ce motif d’opposition.
L’opposante a ensuite allégué que la marque de commerce de la requérante fait l’objet d’une interdiction aux termes de l’article 10 de la Loi sur les marques de commerce et n’est pas enregistrable de ce fait en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi, car la marque COW’S, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant le genre de marchandises vendues ou dont la vente est projetée par la requérante, nommément des bonbons contenant des produits laitiers ou à base de produits laitiers. L’époque pertinente pour apprécier un motif d’opposition qui se fonde sur l’article 10 et l’alinéa 12(1)e) de la Loi est la date de la décision [voir les arrêts Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Lubrication Engineers, Inc., 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.) et Olympus Optical Company Ltd. c. Association olympique canadienne, 38 C.P.R. (3d) 1, à la page 4 (C.A.F.)]. En outre, si le fardeau de persuasion qui repose sur la requérante lui impose d’établir que sa marque de commerce COW’S est enregistrable, l’opposante doit assumer le fardeau initial de présentation et produire une preuve suffisante qui, si elle emporte la conviction, appuie la vérité de ses allégations au sujet de ce motif d’opposition.
La preuve présentée par l’opposante ne confirme pas son allégation que le terme COW’S, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenu reconnu au Canada comme désignant soit le genre, soit la qualité des bonbons de la requérante. À cet égard, la preuve consistant en des représentations d’une ou de plusieurs vaches sur l’emballage, le papier ou les étiquettes des bonbons n’établit pas que le mot servant de marque COW’S, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenu reconnu au Canada comme désignant soit le genre, soit la qualité de ces bonbons. En outre, l’opposante a produit en preuve un échantillon d’emballage des bonbons ULTIMATE COW PIE et WHOLLY COW! ainsi qu’une photocopie d’une annonce de bonbons COW TALES, mais ces pièces n’établissent pas que le mot COW figurant sur ces marques désigne soit le genre, soit la qualité du produit associé à chacune d’elles.
La seule autre marque comportant le mot COW ou COWS sur l’emballage ou le papier des bonbons est la marque de commerce SHERWOOD COWS & Design de l’opposante. Toutefois, l’emballage et le papier des bonbons de l’opposante identifient la marque COWS & Design avec la mention « TM », ce qui indique que la marque COWS & Design a été adoptée par l’opposante comme marque de commerce. De toute façon, l’emploi par l’opposante de sa marque SHERWOOD COWS & Design ou COWS & Design n’établit pas que la marque COW’S est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre ou la qualité des bonbons. Par conséquent, je n’ai pas accueilli ce motif d’opposition.
Comme dernier motif d’opposition, l’opposante a allégué que la marque de commerce COW’S de la requérante n’est pas distinctive des marchandises de la requérante, car elle ne distingue pas véritablement et n’est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises de l’opposante ou d’autres personnes au Canada. L’époque pertinente pour l’appréciation des circonstances relatives au caractère distinctif est la date de l’opposition, en l’occurrence le 1er février 1994 [voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. and E.&J. Gallo Winery, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), à la page 424; et le jugement Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Limitée, 82 C.P.R. (3d) 1, à la page 15]. De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles d’autres personnes au Canada [voir la décision Muffin Houses, Inc. c. Muffin House Bakery Ltd., 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. L’opposante est toutefois tenue du fardeau de présentation et elle doit faire la preuve des allégations de faits sur lesquelles est fondé son motif d’opposition visant le caractère non distinctif de la marque [voir Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc., 54 C.P.R. (3d) 418, à la page 431 (C.F.1re inst.)].
L’opposante n’a fourni aucun élément de preuve au sujet de l’étendue de l’usage des marques WHOLLY COW! et ULTIMATE COW PIE sur le marché et les produits portant ces marques ont été achetés par les auteurs des affidavits déposés par l’opposante, Amir Frydman et Christine St. Denis, plus de deux ans après la date de l’opposition. Je ne suis donc pas disposé à déduire de ces achats que l’une ou l’autre de ces marques était en usage sur la marché au Canada à l’époque pertinente. De plus, les photocopies des annonces du produit COW TALES qui, allègue-t-on, sont parues dans des numéros des magazines Candy Marketing et Candy Wholesaler en 1992 et 1993 sont des preuves par ouï-dire en ce qui concerne l’auteur de l’affidavit Ash et, au demeurant, ne suffisent pas à établir que la marque avait acquis une certaine réputation au Canada à l’époque pertinente. Le paragraphe 10 de l’affidavit Ash est également une preuve par ouï-dire à laquelle j’ai donc accordé peu de valeur.
La preuve fondée sur l’état du registre présentée par la voie du premier affidavit Witt est peu utile à l’opposante. En particulier, aucune des marques qui figurent dans les résultats de la recherche ne comporte le mot COW’S sous une forme possessive et moins de cinq des marques qui comptent le mot COW s’appliquent à des produits de confiserie. Étant donné le nombre limité des marques pertinentes révélées par la recherche de Mme Witt, je ne suis pas disposé à déduire que l’une ou l’autre de ces marques était en usage à la date de l’opposition. En outre, les dessins-marques qui comportent des représentations d’une ou de plusieurs vaches sont peu pertinents par rapport au caractère non distinctif allégué de la marque de commerce de la requérante. De la même manière, la preuve de l’opposante au sujet de l’usage sur le marché de photos ou de représentations de vaches en liaison avec des produits laitiers est peu pertinente pour la décision sur le motif d’opposition visant le caractère non distinctif de la marque.
Le seul élément de preuve qui paraît avoir de la pertinence eu égard au dernier motif d’opposition est la preuve de l’opposante quant à l’usage ou à la révélation de sa marque de commerce SHERWOOD COWS & Design. À ce sujet, Uziel Frydman, le président de l’opposante, déclare que la marque de commerce SHERWOOD COWS était devenue bien connue au Canada par les annonces de l’opposante parues dans les magazines Candy Wholesaler de juillet, août, octobre et novembre 1992. Selon Uziel Frydman, la liste des abonnés canadiens du magazine Candy Wholesaler comprend un total de 89 personnes travaillant pour un ensemble de distributeurs et de détaillants au Canada. M. Frydman note que l’opposante a reçu un certain nombre de demandes à partir du début de l’été de 1992 de la part de distributeurs canadiens ayant exprimé leur intérêt à l’égard de la distribution des bonbons SHERWOOD COWS au Canada, mais je conclus que très peu de Canadiens connaissaient la marque de l’opposante par suite des annonces dans le magazine Candy Wholesaler. M. Frydman déclare également que le distributeur de l’opposante a vendu pour la première fois des bonbons SHERWOOD COWS à K-Mart Canada Limited en mai 1993, pour une valeur de 13 822 $US. Des photocopies de trois autres factures du distributeur de l’opposante adressées à K-Mart Canada, dont les dates se situent entre août 1993 et janvier 1994, totalisant environ 73 700 $, sont également annexées à l’affidavit Frydman. De plus, l’auteur de l’affidavit affirme que les ventes au détail au Canada des bonbons SHERWOOD COWS de l’opposante pour 1993 ont dépassé 1 375 000 $.
La requérante a fait valoir que l’opposante ne devrait pas être autorisée à s’appuyer sur l’usage ou la révélation de la marque de commerce SHERWOOD COWS au Canada après la date de production de la présente demande d’enregistrement pour attaquer le caractère distinctif de sa marque de commerce COW’S. Toutefois, l’opposante a établi des communications avec K-Mart Canada Limited à la fin d’octobre 1992 à la suite du succès obtenu par K-Mart U.S.A dans la vente des produits de l’opposante en 1992 [voir le paragraphe 12 de l’affidavit d’Uziel Frydman]. De plus, comme on l’a noté ci-dessus, l’opposante avait écrit à des distributeurs potentiels au Canada avant la date de production de la demande de la requérante et leur avait envoyé des échantillons de ses produits SHERWOOD COWS [voir les paragraphes 9 à 11 et les pièces D et E de l’affidavit d’Uziel Frydman]. Par conséquent, les activités de l’opposante au Canada touchant ses bonbons SHERWOOD COWS semblent avoir été authentiques et la requérante n’a pas cherché à contre‑interroger Uziel Frydman sur son affidavit. Je conclus donc que l’opposante s’est acquittée de son fardeau de présentation au sujet du dernier motif d’opposition dans la mesure où il s’applique aux [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons », mais non au sujet des autres marchandises visées dans la demande d’enregistrement. Par conséquent, le dernier motif d’opposition est rejeté pour les marchandises suivantes de la requérante : [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ».
La preuve de la requérante établit qu’elle a obtenu, le 4 mars 1988 et le 16 octobre 1987, l’enregistrement des marques de commerce COW’S et COW’S & Design, portant les nºs d’enregistrement 337702 et 333158, visant toutes les deux des [TRADUCTION] « T-shirts et casquettes, crème glacée ». Cependant, comme l’a signalé l’agent d’audience dans la décision Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc., 4 C.P.R. (3d) 108, à la page 115, l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce ne donne pas au propriétaire de l’enregistrement le droit d’office d’obtenir d’autres enregistrements, même s’ils sont étroitement reliés à l’enregistrement original [voir également le jugement Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538]. La décision de l’agent d’audience a été annulée en appel [voir Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 482], mais elle l’a été en raison d’une preuve nouvelle produite en appel, qui a établi que la requérante avait employé sa marque de commerce déposée antérieurement au Canada. En outre, les éléments de preuve de la requérante démontrent qu’elle a fait usage de la marque de commerce COW’S & Design en liaison avec des t-shirts et de la crème glacée, en liaison avec des services reliés à l’exploitation de points de vente au détail de crème glacée, de t-shirts, de gobelets, de casquettes et d’objets analogues, et en liaison avec des services reliés à la distribution de catalogues qui offrent à la vente, entre autres articles, des t-shirts, des sweat-shirts, des casquettes, des gobelets, des serviettes de plage, des autocollants et des boutons.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce de la requérante COW’S & Design était devenue connue au Canada et bien connue à l’Île-du-Prince-Édouard en liaison avec les marchandises et services mentionnés ci-dessus. Néanmoins, la preuve de la requérante n’établit pas qu’elle a employé sa marque de commerce COW’S & Design en liaison avec des bonbons, ni que cette marque avait acquis quelque réputation au Canada pour des bonbons. Par conséquent, je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait à l’égard du dernier motif d’opposition en ce qui touche les [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons ».
Considérant les éléments qui précèdent et en vertu des pouvoirs délégués au registraire des marques de commerce par le paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la présente demande d’enregistrement à l’égard des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons » et je rejette par ailleurs l’opposition de l’opposante à l’enregistrement de la marque de commerce COW’S de la requérante pour des [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ». À ce sujet, je renvoie à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l’affaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet‑Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492 au sujet du pouvoir de rendre une décision d’acceptation partielle de l’opposition dans une affaire comme la présente.
DATÉ À HULL (QUÉBEC) CE 13e JOUR DE JUIN 2001.
G.W. Partington,
agent d’audience,
Commission des oppositions des marques de commerce.