Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2014 COMC 252
Date de la décision: 2014-11-14
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP visant l’enregistrement no LMC714,621 de la marque de commerce DESSIN D’UN COQ AVEC MONTAGNE (noir et blanc) au nom de J. BENNY INC.
[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement no LMC714,621 pour la marque de commerce DESSIN D’UN COQ AVEC MONTAGNE (noir et blanc) (la Marque) telle que ci-après reproduite :
en liaison avec :
French fried potatoes, roasted chicken, ribs and fried fish; barbecue sandwiches and sandwiches. (Traduction: pommes de terre frites, poulet rôti, côtes levées et poisson frit; sandwichs barbecue et sandwichs.) (les Marchandises); et
Services: Food delivery services; restaurant services. (Traduction: Services de livraison de mets préparés; services de restaurant.) (les Services).
[2] À la lumière de la preuve au dossier et pour les motifs ci-après décrits, j’arrive à la conclusion que l’Inscrivante (ci-après définie) a démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) durant la Période Pertinente (ci-après définie).
La procédure
[3] Le 28 septembre 2012, à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP (la Partie Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à J. BENNY INC. (l’Inscrivante).
[4] L’article 45 de la Loi oblige l’Inscrivante à démontrer qu’elle a employé au Canada la Marque en liaison avec chacune des Marchandises et Services spécifiés à l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2012 (la Période Pertinente).
[5] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s’agit d’établir prima facie un emploi de la Marque [voir 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 FC 18 (CF 1re inst)].
[6] Une simple allégation d’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et/ou les Services n’est pas suffisante pour établir son usage au sens de l’article 4 de la Loi. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambigüité dans la preuve sera interprétée à l’encontre de l’Inscrivante [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[7] En réponse à l’avis, l’Inscrivante a produit la déclaration solennelle de M. Jean Benny avec les pièces JB-1 à JB-23. Les parties ont produit des représentations écrites et étaient représentées lors d’une audience.
Remarques préliminaires
[8] La déclaration solennelle de M. Benny concerne des procédures distinctes engagées à l’encontre de trois enregistrements et donc trois marques différentes. Pour les fins de cette décision je référerai qu’aux passages pertinents se rapportant aux activités commerciales de l’Inscrivante et/ou ses sous-licenciés, ainsi que ceux relatifs à l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services.
[9] À l’audience la Partie Requérante a insinué que certaines pièces auraient été manipulées, voir même fabriquées pour répondre aux différents avis du registraire afin de préserver les marques de commerce faisant l’objet de ces avis sous l’article 45 de la Loi. Pour se faire, elle a entre autres comparé certaines des pièces produites pour prouver l’emploi de la Marque avec des pièces produites au soutien d’allégations d’emploi des autres marques de commerce qui font l’objet de procédures similaires.
[10] Quelques remarques s’imposent à ce sujet. Il s’agit d’une procédure administrative qui vise à éliminer du registre le bois mort. Il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire sur des faits contestés. Tel qu’il apparaitra lors de l’analyse de la preuve, l’Inscrivante a plusieurs sous-licenciés. La preuve d’emploi de la Marque dans ce dossier n’est pas la même que celle produite dans les autres dossiers et vice versa. De plus, la preuve provient dans certains cas de sous-licenciés différents et il devient donc difficile de tirer des conclusions fondées sur une comparaison d’éléments de la preuve provenant d’un sous-licencié à ceux provenant d’un autre sous-licencié.
[11] J’ai remarqué que la Partie Requérante réfère dans ses représentations écrites à des documents y annexés. J’ai informé la Partie Requérante lors de l’audience qu’elle ne pouvait introduire de la preuve de quelque manière que ce soit dans le cadre d’une procédure sous l’article 45 de la Loi ou de se référer à de la documentation qui ne fait pas partie du dossier [voir Fasken Martineau DuMoulin LLP c In-N-Out Burgers, 2007 CanLII 80990 (COMC)].
La preuve
[12] M. Benny se décrit comme étant le président ainsi que le secrétaire de l’Inscrivante et ce depuis sa constitution. Il est également le président d’autres entreprises auxquelles il fait référence dans sa déclaration solennelle. Il a produit comme pièce JB-1 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant l’Inscrivante.
[13] Puisque la déclaration solennelle de M. Benny traite de l’emploi de différentes marques de commerce, je tiens à souligner que M. Benny discute de l’emploi de la Marque aux paragraphes 21 à 26, 37 à 39 ainsi qu’aux paragraphes 67 à 78 de sa déclaration solennelle. Je m’attarderai donc plus amplement sur ces paragraphes ainsi que sur les paragraphes décrivant les liens qui existent entre les différentes entités corporatives identifiées dans sa déclaration solennelle.
[14] M. Benny explique que la Marque est employée par BENNY & FRÈRES INC., dont il est également le président, en vertu d’une licence octroyée par l’Inscrivante qui comporte un programme de franchise visant l’exploitation de restaurants. Il a produit comme pièce JB-2 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant cette entreprise. Il explique que ce programme de franchise inclut une licence qui permet à BENNY & FRÈRES INC. d’accorder des sous-licences. Il affirme que dans le cadre de cette licence et de ces sous-licences, l’Inscrivante a contrôlé directement ou indirectement durant la Période Pertinente les caractéristiques et la qualité des Marchandises et des Services. Il a d’ailleurs produit comme pièce JB-3 une copie des licences confirmatives de marques de commerce entre l’Inscrivante et BENNY & FRÈRES INC ainsi que celles conclues entre cette dernière et d’autres entreprises (les sous-licenciés). Au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle il énumère les différents sous-licenciés.
Services de restaurant
[15] M. Benny affirme que des services de restaurant ont été offerts et rendus par les sous-licenciés de l’Inscrivante en liaison avec la Marque permettant ainsi aux clients de déguster des repas servis sur place dans ces restaurants.
[16] À titre de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services de restaurant, M. Benny a produit :
• des reproductions d’affiches (pièce JB-8) portant la Marque placées à l’intérieur d’au moins deux restaurants exploités par des sous-licenciés de l’Inscrivante pendant la période du 20 septembre 2012 jusqu’au 27 septembre 2012 inclusivement;
• deux photographies (pièce JB-9) montrant l’une de ces affiches placée sur le comptoir d’un établissement opéré par un sous-licencié pendant la période du 20 au 27 septembre 2012;
• relevé de transaction datée du 2 février 2012 et duplicata d’une facture émise par l’un des sous-licenciés de l’Inscrivante datée du 24 avril 2013 (pièce JB-10) sur laquelle apparaît la Marque.
[17] M. Benny explique pourquoi la reproduction de la facture ne porte pas la date de la transaction. Il affirme qu’il est impossible lors de la réimpression de chacune de ces factures d’inscrire la date de la transaction. Toutefois le numéro de la transaction y apparait. Ainsi la facture reproduite fait référence à la transaction portant le numéro 658037 survenue le 2 février 2012.
[18] Donc, selon M. Benny, la Marque a été montrée lors de l’exécution des services de restaurant au Canada durant la Période Pertinente.
Services de livraison de mets préparés
[19] Concernant les services de livraison de mets préparés, il faut se référer aux paragraphes 37 à 39 de la déclaration solennelle de M. Benny. M. Benny affirme qu’à partir de janvier 2012 chaque facture remise à chaque client qui a commandé de la nourriture d’un de ses sous-licenciés portait la Marque. Il cite à titre d’exemple le cas du sous-licencié situé à Anjou. Il a produit un exemple d’une telle facture (pièce JB-15) portant la Marque et affirme que durant le mois d’août 2012 au moins 4000 factures portant la Marque ont été ainsi remises à des clients.
Les Marchandises
[20] Pour ce qui est de l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises, il faut se référer aux paragraphes 44 à 46 et 67 à 78 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il explique que le client, qui se présente à l’un des établissements opérés par les sous-licenciés, peut se rendre à un comptoir afin d’acheter pour emporter les différents mets ou aliments décrits au menu du comptoir. Il a produit comme pièce JB-17 une copie de ce menu au comptoir. Il mentionne que la présentation du menu a pu avoir changé au cours de la Période Pertinente mais que toutes les Marchandises ont été offertes durant cette période.
[21] Je tiens à souligner que l’on peut apercevoir à l’extrémité gauche de la pièce JB-17 la représentation d’un coq en filigrane et que les Marchandises y sont identifiées. Toutefois je ne considère pas cette représentation d’un coq comme étant celle de la Marque. En effet on ne peut y voir la montagne, le trait vertical qui sert à illustrer les pattes du coq, ainsi que le rectangle qui encadre le coq et la montagne [Voir Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie Internatioanle pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59(CAF)].
[22] M. Benny affirme que la Marque est présente sur le devant des factures qui sont remises depuis au moins janvier 2012 aux clients qui ont achetés les Marchandises chez l’un des sous-licenciés situé à Blainville. Il a produit comme pièce JB-20 uns exemple de facture (duplicata) émise par ce sous-licencié entre janvier et septembre 2012 ainsi qu’une photocopie d’une facture émise le 4 janvier 2012 par un autre sous-licencié situé à Auteuil. Donc le client lorsqu’il quitte ce restaurant a en sa possession la boîte contenant la nourriture achetée et la facture portant la Marque.
[23] M. Benny fournit le nombre d’unités vendues de chacune des Marchandises au cours du mois d’août 2012 au restaurant de Blainville. Il a produit comme pièce JB-21 différents relevés confirmant certaines des transactions survenues au cours du mois d’août 2012. Il explique que les factures réimprimées diffèrent des factures originales en ce qu’il est impossible de montrer la date de la transaction sur la réimpression des factures. Toutefois chaque facture porte le numéro de la transaction originale. Il est donc possible de faire la corrélation entre le relevé de transaction et le duplicata de facture en se référant au numéro de transaction apparaissant à la fois sur chaque relevé de transaction et le duplicata de facture.
Analyse des arguments de la Partie Requérante
Les Marchandises
[24] J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je ne considère pas la pièce JB-17 comme étant une preuve d’emploi de la Marque. Toutefois la Marque apparait sur les pièces JB-20 et JB -21.
[25] Au sujet de la pièce JB-20 (deux factures), la Partie Requérante souligne qu’il y a une différence entre la première et la seconde facture. Or je constate que les factures ont été émises par des sous-licenciés différents (Blainville et Auteuil). M. Benny souligne au paragraphe 69 de sa déclaration solennelle que la facture datée du 24 avril 2013, bien qu’émise après la Période Pertinente, est représentative du type de facture utilisée durant le mois d’août 2012 par son sous-licencié de Blainville. Il explique également les raisons pour lesquelles les factures diffèrent, notamment l’ajout d’un avis légal concernant la marque de commerce. M. Benny affirme que cet avis est apparu sur les factures qu’à compter de septembre 2012. Or la deuxième facture produite sous la cote JB-20 ne contient pas l’avis légal puisqu’elle porte la date du 4 janvier 2012.
[26] La Partie Requérante m’invite à comparer la facture portant la date du 24 avril 2013 faisant partie de la pièce JB-20 avec celle portant la même date faisant partie de la pièce JB-10. Elle note que l’avis légal concernant la marque de commerce n’apparait pas sur cette dernière. Toutefois ces factures ont été émises par des sous-licenciés différents et au surplus la facture JB-10 est une photocopie de la copie du commerçant pour usage interne.
[27] Bien que les pièces JB-20 et JB-21 soient des photocopies de copies de factures, je considère que ces pièces doivent être analysées à la lumières des allégations contenues aux paragraphes 67 à 78 de la déclaration solennelle de M. Benny. Je tiens à rappeler les propos du juge Martineau de la Cour fédérale dans Promotions C D Inc c Sim & McBurney, 2008 CF 1071 :
The test to be met for a proceeding under section 45 of the Act is not severe. In fact, evidence of one single sale may be sufficient (Cordon Bleu International Ltée / Cordon Bleu International Ltd. c. Renaud Cointreau & Cie (2000), 10 C.P.R. (4th) 367, [2000] F.C.J. No. 1416 (Fed. T.D.)). No specific form of evidence is required in a proceeding under section 45 of the Act. That being said, it is not sufficient to simply allege that the trade-mark is used, but rather it is necessary to describe the use made of this trade-mark (Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd., [2000] F.C.J. No. 882 (Fed. T.D.), at paragraph 36, (2000), 193 F.T.R. 182 (Fed. T.D.)). On this point, a photocopy may be acceptable (Mantha & Associates v. Cravatte di Pancaldi S.r.l., [1998] F.C.J. No. 1636 (Fed. T.D.), at paragraphs 18-20, (1998), 84 C.P.R. (3d) 455 (Fed. T.D.)). In this case, evidence of a label may be acceptable if the facts described in the affidavit or the statutory declaration show use (Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd., [2000] F.C.J. No. 882 (Fed. T.D.), at paragraphs 17 and 35, (2000), 193 F.T.R. 182 (Fed. T.D.)).
[28] Durant son argumentation à l’audience la Partie Requérante a plaidé que la marque de commerce employée par l’Inscrivante n’est pas l’une ou l’autre des marques de commerce faisant l’objet des différentes procédures sous l’article 45 de la Loi mais plutôt une toute autre marque de commerce à savoir la Marque à laquelle y est ajouté ‘Benny & Co MAÎTRE ROTISSEUR DEPUIS 1960’. Cette dernière serait la marque originale et par la suite l’Inscrivante aurait enregistré différentes variantes en dépouillant la marque originale de certaines de ses caractéristiques. La Partie Requérante ajoute que la preuve démontre que les Marchandises ont été livrées dans une boîte et que la véritable marque qui est employée en liaison avec les Marchandises est la marque apposée sur les boîtes.
[29] Pour appuyer ses prétentions la Partie Requérante se réfère à des documents qui ne font pas partie du dossier. De plus, tel que mentionné par l’Inscrivante lors de l’audience, peu importe la marque qui apparaitrait sur la boîte contenant les Marchandises, il est toujours loisible à un propriétaire de plusieurs marques déposées d’employer simultanément une ou plusieurs de ses marques en liaison avec des marchandises [voir John Labatt c Molson Breweries, A Partnership (1993), 46 CPR (3d) 6 (CF 1re inst)]. C’est précisément le cas ici.
[30] La preuve démontre qu’une facture du type de celles produites comme pièce JB-20 et JB-21 est émise lors de la vente des Marchandises; qu’elle est remise aux clients des sous-licenciés lorsque ceux-ci prennent possession des Marchandises; et qu’elle porte la Marque. J’estime que cette façon de procéder est conforme au libellé de l’article 4(1) de la Loi qui stipule qu’une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si "… elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".
[31] M. Benny a fourni la preuve de la vente de chacune des Marchandises ainsi que les quantités vendues pour chacune des Marchandises durant le mois d’août 2012, soit à l’intérieur de la Période Pertinente.
[32] Je conclus donc que l’Inscrivante s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les Marchandises.
Les services de restaurant
[33] Pour ce qui est des services de restaurant, la Partie Requérante prétend que les affiches (pièce JB-8), que nous retrouvons sur les photos (pièce JB-9) à l’intérieur d’un restaurant opéré par un des sous-licenciés de l’Inscrivante, constituent tout au plus une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des marchandises, et non des services de restaurant.
[34] L’emploi de la Marque sur les affiches placées à l’intérieur de deux restaurants exploités par des sous-licenciés de l’Inscrivante est amplement décrit aux paragraphes 23 à 25 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il indique que ces affiches ont été exhibées du 20 au 27 septembre 2012, soit à l’intérieur de la Période Pertinente. Il mentionne le nombre de clients qui ont mangé sur place durant cette période alors que ces affiches s’y retrouvaient.
[35] M. Benny a également produit comme pièce JB-10 un relevé informatisé ainsi qu’une reproduction d’une facture portant la Marque pour une transaction ayant eu lieu le 2 février 2012 pour un repas mangé sur place à l’établissement de l’un des sous-licenciés de l’Inscrivante. J’ai déjà décrit les explications fournies par M. Benny concernant la date qui apparait sur la reproduction de cette facture.
Les services de livraison de mets préparés
[36] J’estime que les allégations contenues dans la déclaration solennelle de M. Benny ainsi que la preuve documentaire ci-haut mentionnée démontrent que l’Inscrivante a employé la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi en liaison avec les services de restaurant.
[37] Il ne reste plus qu’à déterminer si la preuve au dossier démontre l’emploi de la Marque en liaison avec des services de livraison de mets préparés.
[38] La Partie Requérante plaide que la pièce JB-15 est une photocopie incomplète d’une facture et ne représente donc pas une reproduction intégrale d’un original.
[39] Il s’agit d’une photocopie d’une facture pour des services de livraison. J’ai déjà traité de l’argument de la Partie Requérante concernant la production de photocopies de factures.
[40] La Partie Requérante fait grand état des différences apparentes entre cette pièce et les factures auxquelles j’ai fait référence auparavant dans cette décision.
[41] La facture, pièce JB-15, porte la date du 4 janvier 2012 et a été émise par un sous-licencié (Anjou) autre que ceux (Blainville et Auteuil) qui ont émis les factures commentées auparavant. De plus, s’agissant d’une facture pour la livraison de mets préparés, il est normal d’y retrouver l’adresse où la livraison doit être effectuée. On y a oblitéré le numéro de téléphone du client ainsi que le nom de famille d’une personne. Il n’est pas clair s’il s’agit du nom de la personne qui a placé la commande ou celui de l’employé du sous-licencié qui a pris la commande. Peu importe, ces informations ne sont pas pertinentes pour les fins de cette décision.
[42] Je constate que le texte au bas de la facture a été coupé lors de la reproduction par photocopie. Je ne vois pas en quoi l’absence de cette information affecte la valeur probante de la preuve documentaire. Les éléments essentiels pour les fins de notre dossier à savoir : la date de la facture, la Marque et les services requis y apparaissent clairement. De plus M. Benny explique avec détails le processus de livraison et le contexte dans lequel les factures du type de la facture JB-10 sont émises.
[43] J’estime qu’il y au dossier une preuve d’emploi de la Marque durant la Période Pertinente en liaison les services de livraison de mets préparés au sens de l’article 4(2) de la Loi.
Disposition
[44] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC 714,621 sera maintenu pour les Marchandises et Services conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada