DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PAR Métro Richelieu 2000 Inc. à la demande d’enregistrement No. 1029040 pour la marque de commerce LE PANIER LE MOINS CHER propriété de Loblaws Inc.___________________

 

 

 

I Les Procédures

 

Provigo Distribution Inc. (« Provigo ») a déposé le 15 septembre 1999 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce LE PANIER LE MOINS CHER (la «Marque»), fondée sur un emploi projeté en liaison avec les services d’exploitation de magasins d’alimentation et épiceries (« Services »). Cette demande fut publiée le 20 décembre 2000 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition.

 

Métro Richelieu 2000 Inc. («l’Opposante») a déposé le 22 mai 2001 une déclaration d’opposition qui fut transmise par le registraire à Provigo le 5 juin 2001. Les motifs d’opposition décrits dans la déclaration d’opposition sous les articles 30(i), 12(1)(b) et 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi »), sont fondés sur l’argument que la Marque est une expression clairement descriptive ou faussement et trompeusement descriptive de la nature des Services. De plus l’Opposante plaide que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30(e) de la Loi car à la date de production de la demande, Provigo n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada à titre de marque de commerce et alternativement Provigo avait débuté l’emploi de la Marque au Canada.

 

Provigo a produit le 27 juin 2001 une contre-déclaration d’opposition niant essentiellement les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante et alléguant que les motifs d’opposition sont vagues et ambigus et ne contiennent aucun fait pouvant soutenir ces motifs d’opposition.

 

L’Opposante a produit en preuve l’affidavit de Me Andrée Bédard alors que Provigo produisait celui de Madame Marie-France Gibson. À titre de preuve additionnelle l’Opposante a produit l’affidavit de Céline Legault. Les parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience fut tenue où les parties étaient représentées.

 

En cours d’instance la demande d’enregistrement a été cédée à Loblaws Inc. J’utiliserai le terme « Requérante » pour identifier Provigo ou Loblaws Inc.

 

II Principes généraux

 

Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant les motifs d’opposition qu’elle soulève afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d’opposition. Si l’Opposante rencontre cette exigence, la Requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

 

Les motifs d’opposition soulevés sous les articles 30(e) et (i) et 12(1)(b) de la Loi doivent s’analyser à la date de production de la demande d’enregistrement, [voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263, Zorti Investments Inc. c Party City Corporation (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541] alors que celui d’absence de caractère distinctif de la Marque doit généralement être déterminé à la date de production de la déclaration d’opposition [voir Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.)]. À la lumière de ces dates, toute preuve postérieure au 22 mai 2001 est non pertinente et fera l’objet de peu de commentaires.

 

II La preuve au dossier

 

Me Bédard est conseillère juridique pour le compte de l’Opposante. Au paragraphe 3 de son affidavit elle affirme que la Marque est une expression clairement descriptive et/ou une expression fausse et trompeuse en raison de la nature des Services. Or cette affirmation est une conclusion en droit dans le contexte de cette opposition. C’est la question que je dois trancher. L’expertise de Me Bédard dans le domaine des marques de commerce n’a pas été établie. Ainsi je ne tiendrai pas compte de cette affirmation.

 

Elle a produit plusieurs lettres de mise en demeure adressées à la Requérante, et/ou des magasins opérant sous ses bannières,  concernant certaines publicités comparatives où l’on expose des paniers d’épicerie contenant divers produits et y indique leur coût total. À ce sujet je me réfère à la pièce B de son affidavit portant la date du 18 février 1998. Une seconde lettre de mise en demeure (pièce D) datée du 26 février 1998 adressée à la Requérante concerne l’usage de la marque MÉTRO de l’Opposante alors qu’étaient exposés « à l’entrée du magasin trois paniers d’épicerie remplis de marchandises sur un podium… » dans le but évident de comparer le coût du contenu de ces paniers. Une troisième lettre de mise en demeure datée du 9 décembre 1998 adressée à la Requérante (pièce F) fait état de la même problématique et utilise le même langage que celui utilisé à la pièce D et reproduit ci-haut. À noter que nous retrouvons annexées à cette lettre deux photographies illustrant des paniers d’épicerie disposés sur un podium.

 

La pièce G à son affidavit est une autre lettre de mise en demeure datée du 16 juin 1999 et adressée à la Requérante concernant une pratique similaire dans un autre magasin opéré sous sa bannière. Nous retrouvons le passage suivant dans cette lettre: « … les prix sont indiqués de chaque côté des paniers, soit […] quant au panier METRO, [….] quant au panier IGA et [….] quant au panier MAXI ».

 

La pièce K représente une publicité du supermarché HÉRITAGE de St-Hyacinthe remontant au mois d’avril 1991 où l’on y illustre des paniers d’épicerie avec les marques de différents compétiteurs et comportant la mention suivante : « La comparaison de paniers présentement en magasin le prouve noir sur blanc. »

 

Finalement un extrait de la revue Protégez-Vous du  mois d’octobre 2000 intitulé « Test Paniers d’épicerie les moins chers » a été produit comme pièce L. Nous retrouvons dans le texte de cet article la phrase suivante : « Maxi ne peut plus se vanter d’avoir le panier d’épicerie le moins cher. »

 

Mme Gibson est la vice-présidente marketing chez la Requérante. Elle explique que la Requérante se spécialise dans l’exploitation de magasins d’alimentation et d’épiceries. Elle affirme que la Requérante a employé la Marque pour la première fois le 26 septembre 1999 dans une circulaire et en a produit un exemplaire. Depuis cette date la Requérante emploie la Marque dans des circulaires qui sont distribués hebdomadairement. Elle en a produit un échantillonnage pour les années 1999, 2000 et 2001.

 

Elle allègue que la Requérante est également propriétaire de la marque de commerce THE LOWEST GROCERY BIIL qui fut enregistrée le 15 juin 2001, certificat d’enregistrement LMC546653, et elle en a produit une copie. Elle allègue que la Requérante a employé la marque de commerce THE LOWEST GROCERY BIIL et elle a produit des circulaires sur lesquelles cette marque y apparaît. Il est bon de souligner que ce n’est pas parce que la Requérante a obtenu un certificat d’enregistrement pour une marque qui pourrait s’avérer semblable à la Marque qu’elle a automatiquement droit à l’enregistrement de la Marque [voir Groupe Lavo Inc. c. Procter & Gamble Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 533 (T.M. O.B.), à la page 538].

 

Elle allègue que la Requérante distribue, au Québec à toutes les semaines, plus de deux (2) millions de ces circulaires pour des frais d’impression totalisant près de $9 millions depuis l’an 2000. Les ventes de la Requérante depuis 1999 totalisent $1,793,000,000. Toutefois nous n’avons aucune indication quant à l’usage de la Marque en rapport avec les ventes totales de la Requérante. D’ailleurs la Marque n’apparaît pas sur chacune des circulaires pièce MG-2. Ces chiffres peuvent certainement prouver la notoriété des marques de commerce PROVIGO ou LOBLAWS en liaison avec les Services mais je ne suis pas prêt à conclure que, par ces chiffres, la Requérante a prouvé que la Marque était connue des consommateurs aux dates pertinentes. D’ailleurs aucune information n’a été fournie quant aux ventes de la Requérante en liaison avec la Marque entre le 15 septembre 1999 (date de production de la demande d’enregistrement) et le 20 décembre 2000 (date de la publication de la demande d’enregistrement). De plus la Marque en liaison avec les Services ne pouvait être associée dans l’esprit du consommateur à la Requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement puisque celle-ci fut produite sur la base d’un emploi projeté.

 

Mme Gibson affirme qu’à sa connaissance la Requérante est la seule à avoir employé la Marque dans le cours normal des affaires.

 

L’affidavit de Céline Legault, parajuriste au sein du cabinet des agents de la Requérante, sert à la production au dossier de certificats d’authenticité de marques de commerce citées dans l’argumentation écrite de la Requérante. Il s’agit d’exemples de marques considérées suggestives plutôt que descriptives. Chaque cas étant un cas d’espèce, je ne considère pas cette preuve déterminante.

 

III La Marque est-elle descriptive ou pas?

 

Si j’arrivais à la conclusion que la marque était clairement descriptive ou faussement et trompeusement descriptive à la date de production de la demande d’enregistrement dans le cadre de mon analyse du motif d’opposition sous l’article 12(1)(b) de la Loi, il en serait de même à la date de production de la déclaration d’opposition. Toutefois à cette date ultérieure, la Marque pourrait avoir acquis un caractère distinctif.

 

Il est bon de se rappeler les principes directeurs qui nous aident à déterminer si une marque est descriptive ou faussement et trompeusement descriptive au sens de l’article 12(1)(b) de la Loi. Ainsi M. Le juge Cattanach énonça la démarche à suivre dans G.W.G. Ltd. c. Registrar of Trade-marks (1981), 55 C.P.R. (2d) 1  dans les termes suivants:

 It has been repeatedly stated based on the authority of numerous decided cases:

(1) that whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression;

(2) that the word "clearly" in para. 12(1)(b) of the Act is not a tautological use but it signifies a degree and is not synonymous with "accurate" but means in the context of the paragraph "easy to understand, self-evident or plain", and

(3) that it is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context in which they are used would represent to the public at large who will see those words and will form an opinion as to what those words will connote: see John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 19.

 

La prohibition prévue à l’article 12(1)(b) de la Loi a pour but d’empêcher une partie de s’accaparer le monopole sur un ou des mots descriptifs de telle sorte que ses compétiteurs ne pourraient plus les employer dans le cadre de leurs activités commerciales [voir General Motors c. Bellows, [1949] R.C.S. 678 et Emall.ca Inc. c. Cheap Tickets and Travel Inc. (2007), 56 C.P.R. (4th) 81].

 

L’évaluation du caractère descriptif de la Marque doit se faire en tenant compte des Services en liaison avec lesquels la Marque est utilisée [voir Mitel Corporation c. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202 à la page 208 (C.F.P.I.)].

 

Chaque partie a produit une longue liste de décisions favorisant l’interprétation qu’elle veut bien donner à la Marque : pour la Requérante elle est plutôt suggestive alors que pour l’Opposante elle est clairement descriptive. Il ne faut pas perdre de vue que c’est la Requérante qui a le fardeau de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque est enregistrable au sens de l’article 12(1)(b) de la Loi.

 

Tel qu’il appert du résumé de la preuve de la Requérante (en tenant compte uniquement de la preuve antérieure au 15 septembre 1999) je suis d’accord avec l’Opposante qu’aucune des lettres de mise en demeure ne traite de la Marque en soi et pourraient ainsi être considérées comme étant non pertinentes. Toutefois il faut placer leur contenu dans le contexte de cette opposition qui porte sur le caractère clairement descriptif ou non de la Marque. Ainsi je me dois de reproduire le contenu du paragraphe 5 de l’affidavit de Me Bédard qui explique le but visé par cette preuve :

« 5.  En particulier, plusieurs magasins arborant les bannières PROVIGO et MAXI ont utilisé des paniers d’épicerie à l’entrée ou à l’intérieur de leurs magasins dans le but de promouvoir leurs services d’exploitation de magasins d’alimentation et d’épiceries et de les comparer avec ceux de leurs compétiteurs.»

 

Il va de soi que le slogan, que la Requérante tente d’enregistrer, est utilisé dans un contexte de comparaison du coût des services de compétiteurs. Je suis satisfait que, par la combinaison de cette allégation et des lettres produites, l’Opposante s’est déchargée de son fardeau initial de preuve et ainsi placer sur les épaules de la Requérante le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne constitue pas une description claire ou fausse et trompeuse, non pas des Services en eux-mêmes mais bien de la qualité des Services.

 

Malgré les savants arguments de la Requérante j’arrive à la conclusion, pour les motifs qui suivront, que la Marque constitue une description claire ou fausse et trompeuse de la qualité des Services. En effet la Marque indique aux consommateurs que le prix payé pour les Services offerts chez la Requérante sera le moins cher. La Marque peut également constituer une description fausse et trompeuse des Services dans la mesure où le prix payé pour les Services ne serait pas le moins cher lorsque comparé avec celui payé chez des compétiteurs. Bien que l’article dans la revue Protégez-Vous ait été publié après la date pertinente associée aux motifs d’opposition sous les articles 12(1)(b), 30(e) et (i), il illustre cette possibilité.

 

Je ne peux accorder trop d’importance à l’argument qu’aucun des compétiteurs de la Requérante n’avait employé ce slogan aux dates pertinentes. Ce fait ne peut servir de justification pour conclure que la Marque n’est pas clairement descriptive de la qualité des Services. Il s’agit d’une caractéristique innée à la Marque qui ne disparaît pas au motif qu’elle n’a pas été employée par les concurrents.

 

Il est possible qu’une marque de commerce clairement descriptive puisse être enregistrée si les conditions décrites à l’article 12(2) sont prouvées. Or la Requérante n’a pas plaidé ni prouvé ces conditions. D’ailleurs elle ne pouvait s’en prévaloir car pour ce faire elle devait prouver que la Marque était devenue distinctive à la date de production de la demande; mais la présente demande est fondée sur un emploi projeté. Ainsi toute la preuve produite sous la cote MG-2 (circulaires dont plusieurs portent la Marque) devient donc non pertinente dans ce contexte.

 

La Requérante prétend que l’absence du mot « épicerie » dans la Marque fait en sorte qu’elle est tout au plus suggestive du résultat des Services. Or c’est la première impression qui se dégage de la Marque qui doit être retenue [voir Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade Marks (1984), 2 C.P.R. (3d) 183]. Il ne faut pas procéder à une analyse minutieuse de chaque mot. Il faut se référer au sens usuel des mots. La Marque est un slogan rédigé sous forme elliptique. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que lorsqu’on utilise le mot « panier » en liaison avec des services d’épicerie que l’on réfère à un panier d’épicerie et rien d’autre. Ainsi la Marque, employée en liaison avec les Services, décrit clairement une des qualités des Services à savoir que le consommateur obtiendra chez la Requérante le panier d’épicerie le moins cher.

 

Quant à l’argument que la Marque suggère un résultat plutôt que de décrire une qualité des Services, le mot clé de cette proposition est « suggère ». Ainsi chacune des causes citées à l’appui de cet argument conclut que la marque en litige tout au plus suggérait un résultat. Or j’ai déjà conclu que la Marque décrit clairement une des qualités associées aux Services de la Requérante.

 

La Requérante plaide qu’elle a fait la preuve d’un grand usage de la Marque depuis la date de production de la demande. Or cette preuve d’emploi ne peut jouer en faveur de la Requérante que dans la mesure où cet usage est antérieur à la date de la demande. Lorsqu’une marque de commerce est considérée clairement descriptive de services ou marchandises au sens de l’article 12(1)(b) de la Loi, ce motif d’opposition sera retenu. Le fait que la Marque soit devenue distinctive à la date de production de la déclaration d’opposition (date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque) sera une mince consolation pour la Requérante si le motif d’opposition sous l’article 12(1)(b) de la Loi est maintenu. J’ai d’ailleurs quelques réserves quant à l’emploi de la date de production de la déclaration d’opposition comme date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif lorsque la marque de commerce a été jugée, à la date de production de la demande d’enregistrement, clairement descriptive d’une des qualités des marchandises ou services.

 

Je tiens à souligner que dans le présent dossier la preuve produite ne me permet pas de conclure qu’à la date de production de la déclaration d’opposition la Marque avait acquis un caractère distinctif. En effet Mme Gibson n’a pas indiqué le montant total des ventes de l’Opposante en liaison avec la Marque pour la période comprise entre le 26 septembre 1999 et le 22 mai 2001. De plus la Marque n’apparaît pas sur chacune des circulaires produites. Il serait donc hasardeux d’associer automatiquement le chiffre des ventes totales de l’Opposante à la Marque.

 

IV Conclusions sur chacun des motifs d’opposition

 

Ayant conclu que la Marque est clairement descriptive ou constitue une description fausse et trompeuse d’une des qualités des Services, je maintiens le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(b) de la Loi.

 

Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur l’article 30(e) de la Loi, il est rejeté car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve. Rien dans la preuve ci-haut décrite ne démontre l’absence d’intention de la Requérante d’employer la Marque à titre de marque de commerce. Quant à l’emploi de la Marque avant la date de production de la demande d’enregistrement, il n’y a aucune preuve au dossier à cet effet. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

 

Quant à l’absence de caractère distinctif de la Marque, j’ai déjà expliqué plus haut que la Requérante ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve. Donc je maintiens également le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque car elle était descriptive des Services à la date de production de la déclaration d’opposition.

 

Ayant statué en faveur de l’Opposante sous deux différents motifs d’opposition, il n’y pas lieu de se prononcer sur celui fondé sur l’article 30(i) de la Loi.

 

 

 

 

 

 

 

En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement de la Marque de la Requérante, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

 

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 11 FÉVRIER 2009.

 

 

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce