Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de R.W.S. Hoists & Cranes Inc. à la demande
no 899,154 produite par Richards-Wilcox Canada Inc.
(maintenant Raynor Canada Inc., qui fait affaire sous le nom
de Richards-Wilcox Canada) en vue de l’enregistrement
de la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX
Le 11 décembre 1998, Richards-Wilcox Canada Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. La demande vise les marchandises suivantes :
(1) Portes multiplex, grandes portes de hangar d’aéronefs simples ou doubles, portes antichoc et insonorisées.
(2) Ponts roulants monopoutre à chariot sur poutre ou sous poutre.
(3) Ponts roulants bipoutres à chariot sur poutre ou sous poutre; portiques, grues de déviation et grues à flèche; grues à bras et grues électriques; systèmes monorail, systèmes coordonnés monorails et de grues; systèmes de chemins de roulement pour grues; engins de levage spéciaux, rampes ou docks pour chargement de véhicules.
Les services suivants sont également visés :
(1) Installation et entretien de systèmes de portes industrielles.
(2) Installation de grues, de chemins de roulement, de monorails et d’engins de levage; installation et entretien d’engins de levage, de systèmes de conduite, de moufles en dessous de crochet, de grues à flèche, de systèmes automatisés et de systèmes de dock.
La demande se fonde sur l’emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 1er janvier 1951 en liaison avec les marchandises et services indiqués aux points (1) et sur l’emploi de la marque au Canada depuis le 1er janvier 1930 en liaison avec les marchandises mentionnées aux points (2) et (3). La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 17 novembre 1999. En raison d’une fusion, la demande est maintenant inscrite sous le nom de Raynor Canada Inc. La société fait affaire sous le nom de Richards-Wilcox Canada.
L’opposante, R.W.S. Hoists & Cranes Inc. (R.W.S.), a produit une déclaration d’opposition le 17 avril 2000, dont copie a été envoyée à la requérante le 2 mai 2000. Le premier motif d’opposition est que la demande de la requérante ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’a pas employé - si emploi il y a eu - de façon continue la marque visée par la demande à compter des dates revendiquées pour le premier emploi. Le deuxième motif est que la demande de la requérante ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer au Canada la marque faisant l’objet de la demande. À l’appui de ce motif, l’opposante a allégué que la requérante
[traduction] [...] était au courant de l’emploi antérieur et continu par l’opposante de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX et de la dénomination RICHARDS-WILCOX HOIST PRODUCTS. La requérante savait que l’opposante avait entre autres acquis, en 1990, la RICHARDS-WILCOX MATERIAL HANDLING DIVISION. Cette acquisition comprenait les droits sur la marque de commerce et la clientèle qui lui est associée à l’égard notamment d’engins de levage, de grues et d’équipements de manutention.
Le troisième motif d’opposition est que la requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce faisant l’objet de la demande en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi parce que l’opposante a acquis, en 1990, le droit d’employer la marque en liaison avec des grues, engins de levage et autres équipements de manutention. Le quatrième motif est que la marque de commerce faisant l’objet de la demande n’est ni distinctive ni adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux de l’opposante et d’autres entreprises.
La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. L’opposante a soumis en preuve un affidavit de son président, Fadel Fahmy, et la requérante, trois affidavits de son président, Raymond Friesen. Le premier affidavit de M. Friesen est intitulé « Affidavit », le deuxième, « Affidavit supplémentaire », et le troisième, « Autre affidavit supplémentaire ». Les deux parties ont déposé des observations écrites et une audience a eu lieu. Les deux parties y ont été représentées.
La preuve
Dans son premier affidavit, M. Friesen, le président de la requérante, relate en détail l’historique de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Selon M. Friesen, Richards-Wilcox of Canada Limited (RWCL) fait affaire aux États‑Unis et au Canada depuis 1912. Elle fabrique des portes commerciales et industrielles et la quincaillerie qui leur est associée. M. Friesen a joint à son deuxième affidavit, en tant que pièces, des photocopies de divers catalogues de produits qui ont été, à ses dires, employés des années 30 aux années 80 (voir les paragraphes 12 à 25 et 27 à 32 du deuxième affidavit de M. Friesen). Ces catalogues comportent des illustrations de portes, de grues et de la quincaillerie qui leur est associée. Tous les catalogues indiquent cependant que les marchandises proviennent de Richards‑Wilcox Canadian Company Limited (RWCCL), et non de RWCL. De plus, M. Friesen indique que RWCCL est l’« usine canadienne » de Richards-Wilcox Mfg. Co. (RWMC), société américaine dont le siège social se trouve à Aurora, en Illinois.
Selon M. Friesen, RWCL a fusionné avec Serco Engineering Limited le 1er janvier 1974 et la société issue de la fusion a continué d’exister sous le nom de RWCL (voir la pièce B jointe au premier affidavit de M. Friesen). Le 27 mai 1986, Red River Door Systems Ltd. (Red River) a acquis RWCL. Le 30 mai 1986, Red River a changé de nom et est devenue 54444 Manitoba Inc. qui a, à son tour, changé de nom pour devenir Richards-Wilcox Canada Inc. (RWCI) le 17 juillet 1987. Dans le cadre de la transaction du 27 mai, RWCL s’est engagée à changer de nom pour exclure les mots Richards-Wilcox (voir paragraphe 7 du premier affidavit de M. Friesen). En même temps, Red River a cédé, pour une période de trois ans, à RWCL par contrat de licence ses droits à l’égard de l’emploi de certaines marques de commerce, notamment de la marque RICHARDS-WILCOX en liaison avec des engins de levage (voir le paragraphe 8 du premier affidavit de M. Friesen).
En exécution de son engagement, RWCL a changé son nom et est devenue TI Serco Corporation (TI Serco) le 29 septembre 1986. Le 1er janvier 1987, Serco Manufacturing Corporation et Serco Engineering Corporation ont fusionné avec TI Serco et ont continué à exister sous le nom de TI Serco. TI Serco a par la suite changé de nom et est devenue The Serco Corporation (Serco). Le 1er avril 1991, Serco a fusionné avec Dockfab Limited et a continué d’exister sous le nom de Serco.
M. Friesen déclare que RWCI eu connaissance en 1991 de l’emploi par l’opposante de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. RWCI a ensuite envoyé à l’opposante, le 13 mai 1991, une lettre lui enjoignant de cesser et de s’abstenir d’employer cette marque (voir la pièce I jointe au premier affidavit de M. Friesen). Rien ne prouve toutefois que RWCI ait pris d’autres mesures pour faire respecter les droits qu’elle revendique à l’encontre de l’opposante. Le 1er avril 1996, RWCI a été restructurée et constituée en une nouvelle société ontarienne (voir la pièce A jointe au premier affidavit de M. Friesen). Le 1er mars 1999, RWCI est devenue une filiale à cent pour cent de Raynor Canada Inc. (Raynor). M. Friesen déclare que Raynor a concédé une licence à son concessionnaire Richards-Wilcox Material Handling Division (Ontario) qui conçoit, fabrique, répare, vend et fait de la publicité pour des portes, grues, engins de levage ainsi que la quincaillerie qui leur est associée. Il ne déclare cependant pas que le concessionnaire emploie la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. De plus, les affidavits de M. Friesen n’établissent pas l’emploi de la marque de commerce par la requérante ou ses prédécesseurs en titre depuis environ 1986.
Dans son affidavit, M. Fahmy confirme le passé de RWCL au regard de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Il fait cependant valoir que les droits sur la marque de commerce ont été transférés à son entreprise. Il déclare que RWCL a « cédé », en 1983, à Serco :
[traduction].[...] la fabrication et la gestion de certains produits de sa ligne, notamment les engins de levage et les grues; l’équipement de dock; la quincaillerie de portes et les sas d’étanchéité, ainsi que d’autres produits. (voir l’alinéa 8c) de l’affidavit de M. Fahmy)
Hormis le fait qu’il n’est même pas certain que Serco existait à cette époque, la « cession » ne comportait pas un transfert des droits sur la marque de commerce à l’égard des produits énumérés puisque Red River avait cédé à RWCL ses droits par contrat de licence le 27 mai 1986 pour une période de trois ans et RWCL avait ensuite, en exécution de son engagement de cesser d’employer le nom Richards-Wilcox, changé son nom pour devenir TI Serco.
M. Fahmy déclare que Serco a employé la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX en liaison avec des engins de levage et des grues de 1983 à août 1990. C’est à ce moment que Serco a, aux dires de M. Fahmy, vendu à l’opposante R.W.S. « la clientèle et l’actif » de cette partie de son entreprise connue sous le nom de The Serco Corporation - Hoist Division. Une photocopie de l’accord conclu par les parties le 17 août 1990 est joint à l’affidavit de M. Fahmy en tant que pièce A. L’accord fait référence aux droits sur le nom et le logo SERCO, mais ne mentionne aucun droit relativement à la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Il semble probable que l’accord couvrait une entreprise d’engins de levage et de grues, dont l’inventaire a pu comprendre certains produits RICHARDS-WILCOX, mais pas les droits sur la marque. La correspondance ultérieure avec les clients et autres personnes est compatible avec cette interprétation (voir les pièces B, C et D jointes à l’affidavit de M. Fahmy). Bien qu’il ne fournisse aucune documentation à l’appui de cette allégation, M. Fahmy affirme que les activités de Serco relatives aux portes et à la quincaillerie ont été « cédées » à RWCI en 1998.
M. Fahmy déclare que l’opposante emploie depuis 1990 la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX en liaison avec son entreprise d’engins de levage et de grues. Il fournit cependant peu de chiffres, de publicité et de documentation à l’appui de cette prétention. La pièce G est une photocopie d’une plaque signalétique qui est, aux dires de M. Fahmy, fixée sur les produits de son entreprise. La plaque signalétique ne montre cependant pas seulement la marque de commerce RICHARDS-WILCOX, mais aussi la marque de commerce R-W, enregistrée au nom de la requérante sous le numéro 120,717 en liaison avec des engins de levage et des grues notamment. Il semble donc vraisemblable que les produits portant la plaque signalétique n’aient pas été produits par l’opposante.
La pièce E jointe à l’affidavit de M. Fahmy comprend des photocopies d’extraits d’annuaires téléphoniques des entreprises de Toronto pour les années 1997 à 2001. Ces extraits montrent des annonces placées par la requérante sous le titre Richards‑Wilcox Hoist Products avec la description suivante : [traduction] « Gamme complète de pièces pour grues/engins de levage - Service 24 h sur 24 ». Ces annonces n’établissent cependant pas nécessairement l’emploi par l’opposante de la marque RICHARDS-WILCOX en liaison avec des engins de levage et des grues. Elles montreraient plutôt que l’opposante fait l’entretien de grues et d’engins de levage RICHARDS-WILCOX et vend des pièces pour de tels produits.
Juste au‑dessus de chacune des annonces de l’opposante se trouve une annonce ayant pour titre Richard‑Wilcox Cranes et la description suivante: [traduction] « Vente et entretien par un détaillant autorisé ». L’entreprise indiquée est Richards-Wilcox Materials Handling Limited, qui pourrait bien être la licenciée de Raynor dont fait état M. Friesen dans son premier affidavit.
Les motifs d’opposition
En ce qui concerne le premier motif d’opposition, le fardeau ultime de la preuve repose sur la requérante, qui doit démontrer que sa demande respecte les exigences de l’alinéa 30b)de la Loi : voir la décision rendue en matière d’opposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, aux pages 329 et 330, et la décision John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R.(3d) 293 (C.F. 1re inst.). Il incombe cependant à l’opposante de s’acquitter du fardeau de présentation relativement à ses allégations de fait invoquées à l’appui de ce motif. Ce fardeau est moins onéreux pour la question du non‑respect de l’alinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue en matière d’opposition Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R.(3d) 84, à la page 89. De plus, l’alinéa 30b) exige qu’il y ait un emploi continu de la marque faisant l’objet de la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir La compagnie de brassage Labatt Limitée c. Benson & Hedges (Canada) Limited et Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 67 C.P.R.(3d) 258, à la page 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, l’opposante peut s’acquitter de son fardeau de présentation en renvoyant à la preuve de la requérante : voir La compagnie de brassage Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 68 C.P.R.(3d) 216, à la page 230 (C.F. 1re inst.).
La requérante prétend que la marque de commerce RICHARDS-WILCOX est employée depuis la date revendiquée par RWCL. Comme nous l’avons vu, les premiers catalogues indiquent cependant que les produits proviennent de RWCCL et M. Friesen déclare que cette entreprise était l’usine canadienne de la société américaine RWMC. Par conséquent, un doute persiste quant à savoir quelle société employait la marque de commerce dans les années 30, 40 et 50.
Les catalogues datant des années 60, 70 et du début des années 80 indiquent que les produits proviennent de RWCL. Comme il y a eu acquisition de RWCL par Red River en 1986 et un changement subséquent de nom de Red River, qui est devenue RWCI (la requérante initiale), la requérante était tenue d’inclure RWCL en qualité de prédécesseur en titre. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’inclure les sociétés fusionnantes à titre de prédécesseurs (voir la décision rendue en matière d’opposition Molson Breweries, A Partnership v. John Labatt Ltd. (1994), 56 C.P.R.(3d) 107, à la page 113), lorsqu’il y a eu un véritable changement de propriétaire, les prédécesseurs en titre doivent être mentionnés pour la période pour laquelle on revendique un emploi dans la demande d’enregistrement : voir les décisions rendues en matière d’opposition Hardee’s Food Systems Inc. c. Hardee Farms International Ltd. (1984), 1 C.P.R.(3d) 417, à la page 430 et Sanna, Inc. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat (1986), 14 C.P.R.(3d) 139, à la page 142.
Comme nous l’avons vu, la preuve de la requérante est lacunaire quant à l’emploi de sa marque à partir de 1986 par RWCI et le propriétaire actuel, Raynor. Étant donné la longue période pendant laquelle la marque pourrait ne pas avoir été employée, il s’avère qu’il n’y a pas eu un emploi continu de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX depuis les dates revendiquées.
Vu cette conclusion, j’estime que l’opposante s’est acquittée de son fardeau de présentation à l’égard de son premier motif d’opposition. Il incombait donc à la requérante de démontrer clairement l’emploi continu de sa marque depuis les dates revendiquées et d’inclure dans sa demande le prédécesseur ou les prédécesseurs en titre appropriés pour étayer ses allégations en ce qui concerne les dates. Le premier motif est accueilli puisque la requérante ne l’a pas fait.
En ce qui a trait au deuxième motif, il ne constitue pas un motif d’opposition approprié ou complet. Le simple fait que la requérante ait pu être au courant de l’existence de la marque de commerce de l’opposante est insuffisant pour étayer un motif fondé sur le non‑respect de l’alinéa 30i) de la Loi. L’opposante n’a pas allégué que la requérante savait que sa marque créait de la confusion avec les marques de l’opposante. Quoi qu’il en soit, l’opposante n’a pas clairement démontré l’emploi de ses marques de commerce. Par conséquent, le deuxième motif est rejeté.
Pour ce qui est du troisième motif d’opposition, étant donné que les dates revendiquées par la requérante pour le premier emploi n’ont pas été étayées par la preuve, la dernière date sur laquelle la requérante peut se fonder est la date de production de sa demande, à savoir le 11 décembre 1998. Pour pouvoir invoquer son motif fondé sur un droit antérieur, l’opposante était cependant tenue de démontrer l’emploi de sa marque de commerce RICHARDS-WILCOX avant cette date. Comme nous l’avons vu, l’opposante n’a jamais clairement démontré l’emploi de sa marque de commerce à un moment quelconque. Par conséquent, le troisième motif est rejeté.
Quant au quatrième motif d’opposition, le fardeau ultime repose sur la requérante qui doit démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux d’autres entreprises au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). Le fardeau de présentation repose cependant, comme pour les précédents motifs, sur l’opposante qui doit prouver les allégations de fait à l’appui de son motif. La date pertinente pour l’examen des circonstances relatives à cette question est la date de production de l’opposition, à savoir le 17 avril 2000 : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).
Ni l’une ni l’autre partie n’a clairement démontré l’emploi de sa marque de commerce les dernières années. L’opposante a soumis en preuve des annonces tirées d’annuaires téléphoniques qui emploient la dénomination Richards-Wilcox Hoists Products. Ces annuaires contiennent aussi des annonces de Richards-Wilcox Cranes et de Richards-Wilcox Materials Handling Limited. Celle‑ci peut être ou ne pas être une licenciée de la requérante actuelle, Raynor. De plus, il appert que des tiers emploient aussi les mots Richards-Wilcox dans leurs noms (voir le paragraphe 25 de l’affidavit de M. Fahmy) et la question de savoir si l’une ou l’ensemble de ces sociétés sont licenciées de la requérante n’est pas clairement tranchée. Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce RICHARDS-WILCOX était distinctive au Canada à la date de production de la présente opposition. Le quatrième motif est par conséquent accueilli.
Vu ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 SEPTEMBRE 2004
David J. Martin,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce