Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 246
Date de la décision : 2014-11-13
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP à l'encontre de la demande no LMC184,899 pour la marque de commerce SET au nom de Set Products, Inc.
[1] Le 2 mars 2012, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985 ch T-13 (la Loi) à Set Products, Inc.
[2] L'avis enjoignait à Set Products Inc. de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce SET (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 2 mars 2009 et le 2 mars 2012, en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement. À défaut d'emploi de la Marque, Set Products, Inc. devait fournir une preuve de la date de dernier emploi de la Marque et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[3] Subséquemment à la signification de l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement a volontairement été modifié pour supprimer plusieurs des marchandises. Par conséquent, la marque de commerce en cause est maintenant enregistrée pour les marchandises suivantes seulement :
[Traduction] Matériaux de construction, nommément mélanges de béton ensachés; mélanges de ciment, sable et agrégats ensachés; ciment et sable; sable et ciment destinés à la confection de mortier. (les Marchandises)
[4] La définition pertinente du terme « emploi » en l'espèce est énoncée comme suit au paragraphe 4(1) de la Loi :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère pour établir l’emploi n’est pas exigeant et une surabondance de preuve n’est pas nécessaire. Toutefois, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise mentionnée dans l’enregistrement pendant la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour démontrer l’emploi de la marque [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de M. Reinhard Kröner, souscrit le 27 décembre 2012, de pair avec les pièces 1 à 11, a été produit à l'appui de l'enregistrement.
[7] Seules des observations écrites ont été produites au nom de la propriétaire inscrite, et seule la Partie requérante a produit des représentations lors de l'audience.
La preuve
[8] Dans son affidavit, M. Kröner atteste qu'il est un agent autorisé de Construction Research and Technology GmbH (CORTE) et qu'il occupe ce poste depuis le 28 mars 2011.
[9] Bien que M. Kröner reconnaisse que l'actuelle propriétaire inscrite de la Marque dans le registre des marques de commerce est Set Products Inc., il affirme que CORTE (parfois ci-après désignée comme la Propriétaire) est l'actuelle propriétaire de la Marque. À cet égard, il présente ci-dessous un historique long et détaillé de la chaîne de titres de la Marque.
[10] Pour commencer, il atteste que, selon les dossiers de l'Ohio Secretary of State (pièce 1), Set Products, Inc. a d'abord été constituée en société le 6 janvier 1959 dans l'État de l'Ohio sous le nom de Pre-Mix Corporation; toutefois, Pre-Mix Corporation a subséquemment changé de nom le 10 septembre 1963 pour devenir Set Products, Inc. (pièce 2).
[11] M. Kröner explique ensuite qu'à compter du 15 juillet 1983, Set Products Inc. est devenue une filiale en propriété exclusive de Martin Marietta Corporation [comme le montre la convention d'achat et de vente (Purchase and Sale Agreement) produite en pièce 3]. La convention indique que Martin Marietta Corporation agissait au nom de sa division Master Builders Division.
[12] Le 22 mars 1985, M. Kröner atteste [comme le montre la convention d'achat de biens (Asset Purchase Agreement) produite en pièce 4] que Sandoz Ltd. a acquis la Master Builder Division, ainsi que Maste Builders Assets de la Master Builders Division de Martin Marietta Corporation. M. Kröner affirme que conformément à cette convention, l'ensemble des marques de commerce de Master Builders Assets de la Master Builders Division de Martin Marietta Corporation ont été vendues, transférées, cédées et remises à Sandoz Ltd. Il explique aussi que la Master Builders Division a par la suite été connue sou le nom de MBT-group.
[13] M. Kröner déclare qu'en date du 2 décembre 1996, Sandoz Ltd. a vendu le MBT-group à SKW trostberg AG (comme le démontre la convention d'acquisition (Acquisition Agreement) jointe en pièce 5) et qu'en lien avec cette vente, Sandoz Ltd. a transféré à MBT (Holding) AG l'ensemble des droits de propriété intellectuelle touchant le MBT-group ou employés au sein de celui-ci (pièce 6). Il déclare ceci : « [Traduction] Mon expérience et mon examen de tous les renseignements généraux me confirment que le titre de l’enregistrement canadien de la marque de commerce no LMC184,899 pour SET et autre propriété intellectuelle du MBT-group a été transféré à MBT Holding AG en 1996 ».
[14] Enfin, le dernier transfert que M. Kröner présente en détail dans son affidavit concerne la cession de la Marque par MBT (Holding) AG à CORTE le 30 juin 2003. À l'appui de cette affirmation, il produit en pièce 7 une copie du document de cession.
[15] M. Kröner explique ensuite la pratique normale du commerce de CORTE, y compris les ententes de licence relativement à la fabrication et à la vente des Marchandises liées à la Marque. À cet égard, il explique que BASF Corporation (BASF US) fabrique les Marchandises associées à la Marque en vertu d'une licence délivrée par CORTE, et que ces Marchandises sont ensuite vendues par BASF US à BASF Canada Inc (BASF CA), qui à son tour vend les Marchandises aux consommateurs canadiens. Il atteste que ces ventes des Marchandises en liaison avec la Marque ont été faites pendant la période pertinente.
[16] M. Kröner affirme que CORTE détient un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des Marchandises fabriquées par BASF US et vendues au Canada sous la Marque par BASF CA.
[17] Afin d'expliquer la pratique normale du commerce de CORTE concernant les Marchandises liées à la Marque pendant la période pertinente, M. Kröner déclare que les ventes étaient principalement faites par l'entremise de BASF CA à ses distributeurs qui, à leur tour, vendaient à des entrepreneurs qui étaient des utilisateurs finaux dans l'industrie du bâtiment et de la construction au Canada. Il mentionne toutefois que BASF CA vend aussi directement à des entrepreneurs qui sont des utilisateurs finaux.
[18] En ce qui concerne les ventes, il explique que les Marchandises vendues au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente ont été emballées dans des sacs de 50 livres, lesquels arborent tous la Marque, qui est placée bien en évidence à plusieurs endroits. À l'appui, il fournit les éléments de preuve suivants :
• des photos des emballages susmentionnés, qu'il dit être représentatifs de la manière dont la Marque était apposée sur ces marchandises pendant la période pertinente (pièce 8);
• des copies de quatre factures représentatives émises par BASF CA à des clients canadiens, qui, selon lui, confirment la vente de Marchandises arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente (pièce 9);
• une fiche technique de produit, accessible sur le « [Traduction] site Web de BASF » et fournie aux clients au moment de l'achat, pour des Marchandises vendues en liaison avec la Marque (pièce 10). Le document affiche la Marque et comprend des renseignements sur les caractéristiques du produit ainsi que des instructions d'utilisation;
• M. Kröner affirme que les pièces 8, 9 et 10 couvrent l'ensemble des Marchandises, puisque les produits reproduits, démontrés comme ayant été vendus, ou décrits dans ces pièces s'inscrivent tous dans les catégories de description générale des produits énoncées dans l'enregistrement en question;
• des fiches signalétiques des Marchandises associées à la Marque, également accessibles sur le « [Traduction] site Web de BASF » (pièce 11). Ce document affiche aussi clairement la Marque et présente des détails sur la manière de manipuler le produit ainsi que de l'information sur la sécurité.
Analyse des observations des parties et discussion
[19] La Partie requérante soutient que la preuve est au mieux ambiguë, et contradictoire. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que même si la Propriétaire prétend que la Marque appartient à une seule entité et qu'elle est employée par deux autres entités en vertu d'une licence autorisée, la preuve ne démontre pas l'emploi par la Propriétaire ou ses licenciées, mais plutôt par les filiales des licenciés
[20] Pour expliquer cela, la Partie requérante fait référence aux pièces 8 à 10. La Partie requérante soutient que ces pièces sont les seules qui fournissent une preuve d'avis de liaison de la Marque au moment du transfert. Toutefois, aux dires de la Partie requérante, l'emballage du produit que l'on voit en pièce 8 montre une entité différente et, de plus, c'est SET 45 que l'on voit sur l'emballage, et non la Marque.
[21] De la même manière, la Partie requérante soutient que les fiches techniques de produit qui figurent en pièce 10 envoient un message contradictoire quant à la source des marchandises puisqu'elles font référence à BASF Construction Chemicals LLC et non à BASF US. En outre, la Partie requérante fait valoir que même s'il est possible que BASF Construction Chemicals LLC est une filiale de BASF US, il doit exister une preuve de contrôle par voie d'une licence. Cependant, la Partie requérante ajoute que M. Kröner n'indique rien dans son affidavit à propos de cette entité, et que, comme le fardeau de preuve repose entièrement sur la Propriétaire, aucune hypothèse ne peut être formulée concernant BASF Construction Chemicals LLC.
[22] Contrairement aux observations de la Partie requérante, je note, toutefois, que BASF Corporation (c'est-à-dire BASF US) apparaît sur l'emballage du produit dans la pièce 8. Bien que les mots « Building Systems » apparaissent sous le nom « BASF Corporation », ils sont en plus petits caractères par rapport au nom commercial. De plus, bien qu'il n'y ait aucune preuve indiquant que les fiches signalétiques (pièces 11) accompagnaient les Marchandises au moment de leur transfert, cette preuve est corroborante en ce sens que BASF Corporation apparaît sur ces produits en tant que source des marchandises.
[23] Quant au fait que « SET 45 » est visible sur l'emballage du produit, je note que les fiches techniques de produit (pièce 10) qui accompagnent les Marchandises au moment de leur transfert identifient clairement les produits connexes comme étant SET® 45 ou SET® 45 HWW, que j'accepte comme un emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. D'après la documentation sur le produit présentée en pièce 10, il semble que le chiffre 45 qui figure sur l'emballage consiste en une référence descriptive au nombre de minutes qu'il faut pour que le mortier en question prenne.
[24] Lors de l'audience, la Partie requérante a également mis en doute, dans sa dernière observation, la preuve concernant les divers transferts de propriété de la Marque. À cet égard, la Partie requérante a fait référence à plusieurs écarts allégués entre les déclarations assermentées de M. Kröner et l'information qui figure dans les diverses conventions d'achat et documents de cessions joints à son affidavit.
[25] Je comprends que la preuve présente en détail de nombreux transferts de propriété de la Marque au fil des ans, auxquels plusieurs entités ont participé; certaines de ces entités ont même changé de nom, y compris des filiales et des divisions d'entreprises. Toutefois, je ne vois rien dans la preuve qui à première vue, viendrait mettre en doute les déclarations assermentées de M. Kröner. En outre, bien que le transfert de propriété en l'espèce n'ait pas été enregistré et malgré le temps qui s'est écoulé depuis que CORTE a acquis la Marque, la Cour a soutenu qu'une cession peut être valide même si elle n'a pas été enregistrée [voir Sim & McBurney c Buttino Investments (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1re inst.); conf 76 CPR (3d) 482 (CAF)].
[26] Quoi qu'il en soit, la procédure de radiation en vertu de l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante [United Grain Growers c Lang Michener (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)]. De plus, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans le cadre des procédures de radiation en vertu de l'article 45. Ainsi, il est préférable de traiter des questions de propriété en produisant une demande auprès de la Cour fédérale, en vertu de l'article 57 de la Loi.
[27] Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de l'objet et de l'intention de l'article 45 en tant que moyen simple et concis d'éliminer le « bois mort » du registre, je conviens que l'emploi de la Marque a été établi en liaison avec les Marchandises au Canada pendant la période pertinente, et que cet emploi s'applique en faveur de la Propriétaire.
Décision
[28] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Kathryn Barnett
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.