Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRANSLATION/TRADUCTION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 101

Date de la décision : 2010‑07‑12

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Cassels Brock & Blackwell, s.r.l., visant l'enregistrement n^o LMC629725 de la marque de commerce ULTIMATE GARAGE & DESSIN au nom d'Ultimate Garage Inc.

[1]               Le 14 novembre 2008, à la demande de Cassels Brock & Blackwell, s.r.l. (la Requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à Ultimate Garage Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susdite (la Marque).

 

 

[2]               La Marque (reproduite ci‑dessus) est déposée en liaison avec les marchandises et services suivants :

 

MARCHANDISES
(1) Meubles à tiroirs; rangements muraux; appareils d'éclairage électriques; systèmes de surveillance domiciliaire, nommément tableaux de commande, détecteurs, pavés numériques, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, détecteurs de chaleur, détecteurs pour portes; revêtements de sol en vinyle, en plastique, en métal, en bois et carrelage.

(2) Services de construction de garage personnalisé; services de conception, d'installation et de rénovation, nommément la conception d'intérieur de garages, installation d'accessoires d'intérieur de garage, et services de rénovation de garages.

 

SERVICES
(1) Concessions dans le domaine des services de construction de garages sur commande et des services de conception, d'installation et de rénovation, nommément installation d'appareils intérieurs de garage et services de rénovation de garages; services de franchisage, nommément offre d'aide technique ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la construction, la conception, l'installation et la rénovation de garages et d'intérieurs de garage; services d'entrepreneur en électricité; services d'installation de systèmes de surveillance domestique.

 

[3]               L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi de la Marque à un moment quelconque doit être établi s’étend du 14 novembre 2005 au 14 novembre 2008.

 

[4]               L'« emploi » d'une marque en liaison avec des marchandises ou des services est défini à l'article 4 de la Loi :

 

[5]               Il est de droit constant que l'article 45 a pour objet et pour effet d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour radier les enregistrements périmés du registre, de sorte que le critère préliminaire est très peu rigoureux. Je reprends ici à mon compte les observations formulées par le juge Russell dans Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :

 

68. […] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

 

[6]               S'il est vrai que le critère applicable à l'établissement de l'emploi dans les procédures de cette nature est très peu rigoureux et qu'il n'appelle pas la production d'une surabondance d’éléments de preuve, il n'en faut pas moins communiquer des faits suffisants pour permettre au registraire d'arriver à la conclusion que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement. En outre, l'inscrivant supporte en totalité la charge de la preuve [88766 Inc. c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^re inst.)], et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée contre lui [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)].

 

[7]               L'Inscrivante a répondu à l'avis du registraire en produisant l’affidavit de Stan Murray, son secrétaire-trésorier, ainsi que les pièces A à R.

 

[8]               Chacune des parties a déposé des observations écrites, mais seule la Requérante était représentée à l'audience.

 

[9]               M. Murray concède dès l'abord, au paragraphe 14 de son affidavit, que la Marque [TRADUCTION] « n'a pas été employée en liaison avec les systèmes de surveillance domiciliaire ni avec les services d'entrepreneur en électricité au cours des trois ans précédant la date de l'avis, ni à quelque moment que ce soit avant cette date ». Comme il n'a pas été produit d'éléments tendant à établir l'emploi de la Marque, ou précisant les circonstances qui en justifieraient le défaut d'emploi, en liaison avec les « systèmes de surveillance domiciliaire, nommément tableaux de commande, détecteurs, pavés numériques, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, détecteurs de chaleur, détecteurs pour portes », ou avec les « services d'entrepreneur en électricité », l’inscription de ces marchandises et services sera supprimée de l'enregistrement.

 

[10]           La Requérante soutient que, M. Murray ne faisant dans son affidavit aucune mention des « services d'installation de systèmes de surveillance domestique » ni de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services, sa concession susdite peut être interprétée comme s'appliquant non seulement aux « systèmes de surveillance domiciliaire », mais aussi aux services afférents à ces marchandises. Je suis d'accord en cela avec elle. En conséquence, l’inscription de ces services sera aussi supprimée de l'enregistrement.

 

[11]           J'examinerai maintenant les éléments de preuve présentés au moyen de l'affidavit de M. Murray.

 

[12]           M. Murray récapitule d'abord l'histoire de l'Inscrivante. Celle‑ci est une société de droit albertain constituée le 18 juin 2003. M. Murray déclare que l'Inscrivante [traduction] « a exploité sans interruption depuis la date de sa constitution son entreprise de services personnalisés de construction et de rénovation de garages sous le nom commercial d'Ultime Garage [...] à partir de son siège social, sis à Calgary ».

 

[13]           M. Murray examine ensuite la question de l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des catégories de marchandises et de services que spécifie l'enregistrement en cause, à l'exception des marchandises et services susmentionnés dont l’inscription doit être supprimée de l’enregistrement en cause.

 

[14]           M. Murray déclare au paragraphe 6 de son affidavit que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada de manière continue, dans la pratique normale du commerce, au cours de la période pertinente, en liaison avec les « marchandises » suivantes :

[TRADUCTION]

 

a)      Meubles à tiroirs; rangements muraux; appareils d'éclairage électriques; revêtements de sol en vinyle, en plastique, en métal, en bois et carrelage.

b)      Services de construction de garage personnalisé; services de conception, d'installation et de rénovation, nommément la conception d'intérieur de garages, installation d'accessoires d'intérieur de garage, et services de rénovation de garages.

 

[15]           M. Murray précise que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec ces « marchandises » en l'affichant sur les camions et remorques de livraison qu'elle utilise pour livrer et transférer les marchandises à ses clients, ainsi que sur les tréteaux publicitaires qu'elle dresse sur les chantiers pendant l'installation des marchandises et l'exécution des services chez lesdits clients.

 

[16]           Pour appuyer ses affirmations relatives à l'emploi de la Marque, M. Murray a annexé à son affidavit la photographie d'un train routier vide prise le 26 mars 2008 [pièce C], et des copies de factures de services graphiques fournis à l'Inscrivante en 2008 pour les illustrations et le lettrage vinyle apparaissant sur ses camions et ses tréteaux publicitaires, ainsi que dans ses bureaux et sa salle d'exposition [pièces D, E et F].

 

[17]           Comme l'a souligné la Requérante, ces factures n'ont pas pour objet des marchandises portant la Marque ni des travaux effectués par l'Inscrivante pour des tiers. Ces factures adressées à l'Inscrivante n'établissent pas qu'elle a employé ou annoncé la Marque ni aucune autre marque au Canada, ni ne permettent de conclure avec certitude à quelles inscriptions ou décalcomanies elles se rapportent.

 

[18]           La photographie du train routier de l'Inscrivante n'établit pas non plus l'emploi de la Marque en liaison avec les « marchandises » susdites. On n'y voit qu'une remorque vide attachée au véhicule tracteur de l'Inscrivante, sur lesquels apparaît la marque de commerce suivante (ci‑après parfois désignée « la Marque modifiée ») :

 

[19]           Aucun élément de preuve n'établit que la Marque a été apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis les contenant lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, ni que la Marque a été portée à l'attention de l'acheteur au moment de la livraison. La simple fait que la marque de commerce reproduite ci‑dessus apparaisse sur le train routier de l'Inscrivante ne permet pas de conclure que cette marque est « de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée », aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi [Riches, McKenzie & Herbert c. 783234 Ontario Ltd. (2000), 6 C.P.R. (4th) 535 (C.O.M.C.)].

 

[20]           Qui plus est, ainsi que l'a souligné la Requérante, la marque de commerce (reproduite ci‑dessus) qui apparaît sur le train routier de l'Inscrivante n'est pas la Marque, mais une version modifiée de cette dernière.

 

[21]           Comme la Cour d'appel fédérale l'explique dans l'arrêt Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), page 525, lorsque la marque telle qu'employée s'écarte de la marque telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir « si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée ». Pour trancher cette question, il faut se demander si les « caractéristiques dominantes » ont été conservées [Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. C'est là une question de fait, à laquelle il faut répondre au cas par cas.

 

[22]           La Marque consiste en la silhouette d'une maison dans laquelle sont inscrits les mots « ULTIMATE GARAGE » [garage suprême] en caractères blancs. Étant donné, d'une part, le caractère laudatif ou descriptif de ces termes dans le contexte des marchandises et des services de l'Inscrivante, et d'autre part, l'impression visuelle produite par le dessin, je pense comme la Requérante que la silhouette de maison constitue la caractéristique dominante de la Marque.

 

[23]           Si l'on compare la Marque telle qu'enregistrée à la marque de commerce telle qu'employée, on constate que la caractéristique dominante n'a pas été conservée. En outre, s'il est vrai que les mots « ULTIMATE GARAGE » subsistent, la marque de commerce telle qu'employée met en œuvre des types de caractères différents, et son dessin comme l'agencement de ses éléments diffèrent complètement de ceux de la Marque. Il s'ensuit qu'elle ne produit pas la même impression d'ensemble que la Marque telle qu'enregistrée. Je constate donc que le public, à la première impression, ne percevrait pas la marque de commerce employée comme étant la Marque [Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. En conséquence, je conclus que l'emploi de la Marque modifiée apparaissant sur le train routier de l'Inscrivante (et sur les éléments énumérés plus loin) ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

 

[24]           Pour ce qui concerne les éléments de preuve tendant à établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement considéré, M. Murray déclare que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les « services » qu'énumère l'alinéa 6b) de son affidavit, reproduit à l'alinéa 14b) de la présente décision, en la montrant comme suit dans la publicité de ses services :

 

a)         Inscription supposée de la Marque partout sur le site Web de l'Inscrivante (www.utlimategarage.ca), qui a été en ligne durant plus de deux ans avant la date de l'avis prévu à l'article 45. M. Murray a annexé à son affidavit, sous la cote G, un relevé du site Web de l'Inscrivante où apparaît la Marque modifiée sur fond noir, telle que reproduite ci‑dessous :

 

 

b)         Diffusion régulière de prospectus et de dépliants publicitaires sans adresse dans le Calgary Herald, qui tire à 55 000 exemplaires. M. Murray déclare qu'un échantillon de tels dépliants est annexé à son affidavit sous la cote H, et que des copies de bons de commande et de factures du Calgary Herald pour ces services de publicité y sont jointes sous les cotes I, J, K et L, mais je note que la pièce H montre la Marque modifiée, et que les pièces I à L n'attestent l'emploi ni de la Marque ni d'aucune autre marque : elles prouvent seulement que l'Inscrivante a commandé des services de publicité.

c)         Affichage de la Marque sur des panneaux-réclame portatifs placés sur les chantiers pendant l'exécution des services. Si M. Murray déclare que la photographie annexée en pièce C dont il a été question plus haut atteste l'utilisation de tels panneaux-réclame et que les factures jointes en pièces D, E et F, aussi examinées plus haut, se rapportent aux illustrations et au lettrage sur vinyle desdits panneaux-réclame, aucune de ces pièces n'atteste l'emploi de la Marque ni d'aucune autre marque sur des panneaux de cette nature. En effet, comme je le disais plus haut, la photographie portant la cote C ne représente qu'un train routier vide.

d)         Publicité payée dans le magazine RPM Monitoring Monthly. M. Murray déclare qu'il a joint à son affidavit sous la cote M un échantillon de telles annonces publicitaires, mais je note que cette pièce consiste en factures adressées à l'Inscrivante par le magazine susdit et non en un échantillon d'annonces de cette nature. Ni la Marque ni aucune autre marque n'apparaissent sur ces factures.

f)         Emploi de la Marque en liaison avec la publicité des services dans des foires commerciales. M. Murray a annexé à son affidavit sous la cote N une copie d'une facture de location d'espace pour une foire de cette nature, mais cette facture n'atteste pas que l'Inscrivante a employé ou annoncé la Marque ni aucune autre marque au Canada.

 

[25]           Comme l'a souligné la Requérante, les bons de commande et les factures annexés à l'affidavit sous les cotes I, J, K, L, M et N n'ont pas pour objet des marchandises ou des services fournis par l'Inscrivante : ces factures sont adressées à l'Inscrivante elle-même. En outre, ces factures sont ambiguës en ce qu'elles n'établissent pas la publication d'annonces ayant pour objet ou portant la Marque ni quelque marque déterminée que ce soit, pas plus qu'elles ne nous renseignent le moindrement sur la nature des marchandises ou des services qui auraient ainsi été annoncés.

 

[26]           En outre, ce que M. Murray présente comme un relevé d'Internet sous la cote G n'a rien de concluant. La première page, datée du 2 février 2009, paraît annoncer le lancement par l'Inscrivante d'[TRADUCTION]« un nouveau revêtement de sol pour garages et ateliers, assorti d'une garantie limitée de 20 ans ». Cette publicité est en dehors de la période pertinente. En outre, si la Marque modifiée apparaît au haut de la page, la Marque telle qu'enregistrée n'y figure nulle part. La deuxième page, aussi datée du 2 février 2009, paraît annoncer les systèmes de rangement de l'Inscrivante au Canada. L'Inscrivante s'y présente comme offrant à ses clients [TRADUCTION] « une formule véritablement intégrée propre à leur permettre d'équiper le garage, l'atelier ou la salle d'exposition de leurs rêves ». Selon cette page, la gamme de produits de l'Inscrivante comprend : les armoires, établis et rangements à outils pour garage « BaldHead, Redline et Gladiator »; les rayonnages pour garage « Handwall »; les étagères de rangement pour garage « Onrax, Bordzup et Shulte »; les carreaux pour sol de garage « Race Deck »; l'époxyde pour sol de garage « SRS Flooring »; les lève-personnes pour voiture « Titan »; les rangements de plafond pour garage « Harken Hoister »; et les systèmes de soulèvement pour garage « Loft‑it ». Si la Marque modifiée apparaît aussi au haut de cette deuxième page, rien n'indique que la gamme de produits ou les services de l'Inscrivante portent la Marque.

 

[27]           La pièce H consiste en deux annonces publicitaires, dont l'une semble extérieure à la période pertinente à en juger par la phrase suivante : [TRADUCTION] « Le temps presse : vous avez seulement jusqu'au 24 février 2009 pour profiter de ces aubaines exceptionnelles. » Les produits qui font l'objet de ces publicités sont pour l'essentiel les mêmes que ceux énumérés plus haut au paragraphe 26 de la présente décision. Ici encore, la Marque modifiée figure soit au haut, soit au bas des annonces, mais la Marque telle qu'enregistrée n'y apparaît pas. En outre, ces publicités ne disent pas clairement si elles s'appliquent à des services ni, dans l'affirmative, à quels services.

 

[28]           Pour ce qui concerne les services désignés comme suit dans l'enregistrement : « [c]oncessions dans le domaine des services de construction de garages sur commande et des services de conception, d'installation et de rénovation, nommément installation d'appareils intérieurs de garage et services de rénovation de garages », M. Murray déclare que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada pendant la période pertinente [TRADUCTION] « dans la prestation de [ces] services, qui ont revêtu la forme d'accords de distribution avec les entreprises suivantes » :

 

a)                  une entreprise exploitée en Alberta sous la dénomination de Total Garage Innovation [voir les factures produites sous la cote O];

b)                  une entreprise exploitée en Alberta sous la dénomination de The Garage Store;

c)                  une entreprise exploitée au Manitoba sous la dénomination de Garage Logics [voir les factures produites sous la cote P];

d)                 une entreprise exploitée en Colombie-Britannique sous la dénomination d'Unlimited Garage Solutions [voir les factures produites sous la cote Q];

e)                  une entreprise exploitée en Alberta sous la dénomination de Specialized Garage;

f)                   une entreprise exploitée en Alberta sous la dénomination de McMillan Garage.

 

[29]           Cette déclaration d'emploi de M. Murray n'est qu'une simple affirmation, non étayée d'éléments qui établiraient de manière concluante l'emploi de la Marque en liaison avec les services que l'Inscrivante dit avoir fournis. C'est en effet la Marque modifiée, et non la Marque, qui apparaît au haut des factures annexées sous les cotes O, P et Q, à côté de la dénomination et de l'adresse de l'Inscrivante.

 

[30]           Quant aux services désignés comme suit dans l'enregistrement : « services de franchisage, nommément offre d'aide technique ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la construction, la conception, l'installation et la rénovation de garages et d'intérieurs de garage », M. Murray déclare que l'Inscrivante [TRADUCTION] « a fourni à son mandataire, Kevin Armstrong, qui travaille à Canmore (Alberta), une aide technique pour l'établissement et l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la construction, la conception, l'installation et la rénovation de garages et d'intérieurs de garage ». « Dans le cadre de cette aide technique, ajoute M. Murray, le mandataire emploie la Marque dans la publicité de ses services et sur ses formules de commande, de devis et de facture. »

 

[31]           Cette déclaration d'emploi de M. Murray n'est encore une fois qu'une simple affirmation. L'Inscrivante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation qu'elle fournit les services spécifiés ou d'autres services à Kevin Armstrong. M. Murray n'a pas non plus démontré comment l'Inscrivante expose la Marque dans la prestation ou la publicité de ses services de franchisage. Pour ce qui concerne l'emploi supposé de la Marque par Kevin Armstrong, M. Murray n'a présenté aucun élément de preuve au soutien de l'allégation que ladite Marque serait employée dans la publicité des services de cette personne ou sur ses formules de commande, de devis ou de facture, ni non plus d'ailleurs à l'appui du fait que l'Inscrivante contrôlerait la nature et la qualité des marchandises et services de Kevin Armstrong, ou touchant le point de savoir s'il a été donné avis au public d'un tel arrangement.

 

[32]           M. Murray ajoute que l'Inscrivante s'applique activement à l'heure actuelle, et s'est appliquée activement pendant les trois années précédant la date de l'avis, à obtenir des contrats de distribution en vue d'étendre sa gamme de produits de franchiseur pour utilisation avec ses services de franchisage. Il précise qu’à cette fin, l'Inscrivante a obtenu le contrat de distribution exclusive d'une gamme de produits dans l'Ouest canadien, gamme qui fait partie des services de concession et de franchisage en liaison avec lesquels la Marque est employée. Il a joint à son affidavit, sous la cote R, une copie de la page des attendus et de la page des signatures de ce contrat, obtenu en octobre 2007, qui vise les produits Redline Garagegear.

 

[33]           Or, comme le souligne la Requérante, la pièce R atteste seulement que l'accord qui serait intervenu entre Redline Garagegear et l'Inscrivante confère à cette dernière le droit d'agir comme mandataire pour la vente d'une gamme de produits portant la marque Redline Garagegear. Aucun élément de preuve n'établit que l'Inscrivante emploie la Marque en liaison avec aucun de ces services de concession ou de franchisage.

 

[34]                       Vu l'ensemble des considérations qui précèdent, et comme nous n'avons pas ici affaire à un cas où des circonstances spéciales justifieraient le défaut d'emploi de la Marque, je conclus que l'enregistrement doit être radié du registre, pour cause de défaut d’emploi de ladite Marque, sous le régime de l'article 45 de la Loi.

 

[35]                       Avant de terminer, j'aimerais dire un mot sur les observations de l'Inscrivante concernant l'irrégularité du recours par la Requérante à la procédure prévue à l'article 45. L'Inscrivante soutient dans ses observations écrites que, si la Requérante est un cabinet d'avocats non directement engagé dans un différend commercial relatif à la Marque, son client est en litige avec l'Inscrivante depuis le 26 juin 2008. Selon l'Inscrivante, il serait loisible au client de la Requérante d'engager une procédure de radiation sous le régime de l'article 57 pour régler le différend qui les oppose, et la procédure prévue à l'article 45 n'est pas celle qui convient, dans le cadre de la Loi, pour régler un litige commercial relatif à une marque de commerce déposée. Je note que l'affidavit de M. Murray ne propose aucun élément de preuve tendant à établir l'existence d'un tel différend, ni n'en fait même mention. Quoi qu'il en soit, appliquant à la présente affaire les observations formulées par le membre de la Commission Bradbury dans Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leaf Foods Inc., 2010 COMC 52 (CanLII), je rappellerai que la portée de la présente procédure est étroitement délimitée et que les motifs du requérant n'entrent pas en ligne de compte dans une décision relevant de l'article 45 de la Loi. Le paragraphe 45(1) dispose que le registraire peut refuser de donner l'avis y prévu s'il voit « une raison valable » de le faire, mais, une fois que l'avis est donné, toute allégation voulant que les actions d'une partie soient vexatoires se trouvent dénuées de pertinence.

 

[36]                       En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié en application de l’article 45 de ladite Loi.

 

 

 

 

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.