Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT A L'OPPOSITION par Petit Bateau Valton S.A. à la demande no. 559,146 concernant la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin produite par Boutiques Le Bateau Blanc Inc., et actuellement inscrite sous le nom de Multiplicant Inc.
Le 17 janvier 1986, la requérante, Boutiques Le Bateau Blanc Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin, representée ci-dessous, fondée sur l'usage au Canada de la marque de commerce depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises suivantes:
"vêtements pour enfants, nommément: bavoirs, bandeaux, barboteuses, bas, bérets, bermudas, blousons, cabans, boxer, bretelles, cagoules et passe-montagnes, casquettes, ceintures, chapeaux, gants, chaussons, chemises, cols roulés, collants, cardigans, combinaisons, cravates, crinolines, débardeurs, dormeuses, pantalons, coordonnés, enveloppes, foulards, gilets, salopettes, grenouillères, imperméables, jeans, ensembles de jogging, jumpsuits, jumpers, jupes, manteaux, maillots de bain, mitaines, shorts, sweats, tops, T-shirts, tuques, vestons, habits de neige, blousons de ski, pantalons de ski, robes de nuit, peignoirs, polos, pulls, pyjamas, robes, sous-pulls; chaussures pour enfants, nommément: espadrilles; accessoires y afférants, nommément: articles de literie, nommément: douillettes, draps, couvertures, contours de lit, livres, porte-bébés, peluches, poupées, sacs à couches, couffins, couvre-tout, serviettes"
et depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services suivants:
"opération et exploitation de commerce de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants, exploitation de franchises dispensant la vente de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants".
L'opposante, Petit Bateau Valton S.A., a produit une déclaration d'opposition le 9 octobre 1987 dans laquelle elle alléguait les motifs d'opposition suivants:
a) La demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'articles 29 (maintenant article 30) de la Loi sur les marques de commerce en ce que:
i) la date alléguée de premier emploi est fausse, la requérante n'ayant pas employé au Canada, à la date de premier emploi revendiquée ou en quelque temps par la suite, sa marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services faisant l'objet de cette demande, contrairement à l'article 29(b) (maintenant l'article 30(b)) de la Loi;
ii) c'est faussement que la requérante s'est dite convaincue d'avoir le droit à l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les produits y mentionnés, contrairement à l'article 29(i) (maintenant l'article 30(i)) de la Loi;
b) La marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi en raison de la confusion qu'elle crée avec les marques de commerce suivantes déposées au nom de l'opposante: PETIT-BATEAU, enregistrée sous le no. 168,059; Répresentation de Trois Voiliers, enregistrée sous le no. 168,538; PETIT-BATEAU & Dessin, enregistrée sous le no. 172,129; et PETIT-BATEAU & Dessin, enregistrée sous le no. 254,706, dont les illustrations figurent ci-dessous;
c) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que à la date où la requérante a produit sa demande, la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin créait de la confusion avec les marques de commerce PETIT-BATEAU, Répresentation de Trois Voiliers, PETIT-BATEAU & Dessin et PETIT-BATEAU & Dessin, antérieurement employées au Canada par l'opposante en liaison avec les produits identifiés dans les enregistrements susmentionnés;
d) La marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive et "plus particulièrement que la marque LE BATEAU BLANC & Dessin n'est pas apte à véritablement distinguer les services de la requérante des produits de l'opposante au sens de l'article 2 en raison de la confusion qu'elle crée avec les marques de l'opposante".
172,129 254,706 168,538
La requérante a produit une contre-déclaration niant les allégations de l'opposante. En guise de preuve, l'opposante a produit les affidavits de Daniel Arvisais et Jacques Legrain tandis que la requérante a produit les affidavits de Gilles E. Bujold et Pierre Yelle. M. Yelle a été contre-interrogé sur son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire constitue une partie du dossier dans cette procédure.
Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit et se sont fait représenter à une audience. De plus, durant la procédure d'opposition, la demande actuelle a été transférée à Multiplicant Inc.
En ce qui concerne le premier motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi sur les marques de commerce, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal de prouver que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi. Toutefois, c'est à l'opposante par ailleurs qu'incombe le fardeau initial de la preuve à l'appui du motif d'opposition aux termes de l'article 30, comme l'a souligné l'agent d'audition dans Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330, dans les termes suivants:
Vu ce qui précède, aux fins de se décharger du fardeau de la preuve en rapport avec une question particulière, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour que l'on puisse raisonnablement conclure que les faits invoqués à l'appui de la question sont authentiques. Dans une décision récente de la Cour fédérale, Division de première instance, dans John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298, le juge McNair définit comme suit le fardeau de la preuve qui incombe à l'opposante:
"The evidential burden is the burden of adducing sufficient evidence to persuade the trier of fact that the alleged facts are true: see Sopinka and Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases [Butterworths], 6th ed., pp. 107-08; Phipson On Evidence, 13th ed., para. 44-03; McCormick On Evidence [Hornbook Series, West Publishing Co.], 3rd. ed., pp. 946-48; and Thayer, Preliminary Treatise On Evidence at the Common Law (1898), ch. 9."
La quantité d'éléments de preuve nécessaire à une opposante pour se décharger du fardeau qui lui incombe varie selon la question en litige. Ainsi, on a souligné que le fardeau initial de la preuve est moindre lorsque, dans le cas d'un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(b), la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents (voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune, 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89).
A mon avis, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne ce motif d'opposition. De toute façon, l'affidavit Yelle établit que la requérante utilise sa marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin au Canada depuis au moins 1975 en liaison avec des vêtements pour enfants et des services d'opération et d'exploitation de commerce de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants. A cet égard, je note les paragraphes 4, 8, 10, 12, 14 et 15 de l'affidavit Yelle et les exhibits PY-5 et PY-9 (copies de factures), PY-7 (sacs d'emballage) et PY-12 (les marchandises portant la marque de la requérante). L'usage de factures, de sacs d'emballage et des étiquettes de prix portant la marque de la requérante constituent l'emploi de la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin en liaison avec des marchandises aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce (voir Ellesse International S.p.A. c. Tengo Sports Inc., 24 C.P.R. (3d) 23, à la page 27). Par conséquent, je rejette le premier motif d'opposition de l'opposante.
Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'article 30(i), l'opposante ayant allegué que c'est faussement que la requérante s'est dite convaincue d'avoir le droit à l'emploi au Canada de la marque LE BATEAU BLANC & Dessin en association avec ses marchandises. Par rapport à ce motif d'opposition, l'opposante a soumis que "la preuve révèle une connaissance par M. Pierre Yelle, président et fondateur de la requérante, depuis au moins 1975, de l'existence de la marque de l'opposante PETIT BATEAU, employée au Canada en relation avec des vêtements, sous vêtements et chaussures pour enfants". Le fait que M. Yelle était au courant de cette marque de commerce de l'opposante à la date de dépôt de la demande de la requérante n'empêche pas la requérante de faire la déclaration dans sa demande qu'elle est convaincue avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans sa demande. Si la requérante était d'avis qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre sa marque de commerce et celles de l'opposante, elle pouvait sincèrement et fidèlement faire la déclaration exigée par le paragraphe 30(i) de la Loi sur les marques de commerce (voir, à cet égard, Lorillard, Inc. c. Fabriques de Tabac Reunies S.A., 30 C.P.R. (3d) 406, à la page 408). En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.
Comme motif d'opposition, l'opposante s'est fondée sur le caractère présumé non distinctif de la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin de la requérante. L'opposante, n'ayant pas invoqué des faits à l'appui de ce motif d'opposition, se trouve limitée aux allégations de confusion ayant servi à appuyer ses autres motifs d'opposition. Par conséquent, l'opposante ne peut se baser sur l'utilisation de la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin par les franchisés de la requérante en contestant le caractère non distinctif de la marque LE BATEAU BLANC & Dessin.
Les motifs d'opposition qui restent sont fondés sur les allégations que la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante. En ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur ces allégations, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin et les marques de commerce enregistrées PETIT-BATEAU, PETIT-BATEAU & Dessin et Représentation de Trois Voiliers soit à la date du premier emploi revendiquée dans la demande de la requérante (date pertinente eu égard aux motifs d'opposition aux termes de l'alinéa 16(1)a)), soit à la date de production de la déclaration d'opposition (date pertinente par rapport aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce). Pour déterminer s'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause aux dates pertinentes, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles prévues expressément au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, le registraire doit tenir compte du fait que le test de confusion en est un de la première impression du point de vue de la personne d'intelligence moyenne ayant un souvenir imparfait des marques de commerce de l'opposante.
En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a) de la Loi, il faut d'abord considérer le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause. Sur ce point, la marque de commerce de la requérante et celles de l'opposante, considérées dans leurs entiers, ont un caractère distinctif inhérent en rapport avec les marchandises et services respectifs des parties. Le fait que le mot "bateau" a une signification bien connue n'a rien à voir avec le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, ayant égard au fait que le mot "bateau" et la représentation d'un voilier ne portent pas sur la nature des marchandises ou des services des parties.
En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce étaient connues au Canada à la date de dépôt de la déclaration d'opposition (9 octobre 1987), la marque de commerce de la requérante était connue dans une certaine mesure dans ce pays, compte tenu des ventes dans ses deux magasins de vêtements et chaussures pour enfants depuis décembre 1975. Toutefois, je note que la requérante ne peut bénéficier de l'utilisation de la marque LE BATEAU BLANC & Dessin par ses franchisés parce que la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin n'était pas enregistrée et les franchisés n'étaient pas inscrits comme usagers inscrits de la marque de commerce. D'autre part, les marques de commerce déposées de l'opposante sont connues au Canada en liaison avec des vêtements et chaussures pour enfants. Selon l'affidavit Arvisais, le chiffre d'affaires réalisées au Canada par l'opposante dans la vente et la distribution de sous-vêtements pour enfants pour les années 1985 et 1986, soit avant la date de production de la déclaration d'opposition, excède 2,000,000$. D'après M. Arvisais, "il convient de multiplier par un coefficient de deux (2) pour obtenir le net de vente au détail suggéré". De plus, selon M. Arvisais, les produits de l'opposante portant les marques PETIT-BATEAU se vendaient à travers le Canada dans plus de soixante-quinze (75) points de vente de vêtements et sous-vêtements.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise l'opposante. Selon l'affidavit Legrain, l'opposante emploi ses marques PETIT-BATEAU et PETIT-BATEAU & Dessin au Canada depuis 1966 tandis que l'usage par la requérante da la marque LE BATEAU BLANC & Dessin date de décembre 1975.
Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi sur les marques de commerce, il faut s'attacher à la nature des marchandises et des services respectifs des parties et la nature du commerce associé aux marques de commerce en cause. A cet égard, les vêtements pour enfants et les articles de literie de la requérante sont identiques aux marchandises de l'opposante (voir enregistrement no. 254,706). Également, il semble y avoir un certain lien entre "livres, porte-bébés, peluches, poupées, sacs à couches, couffins, couvre-tout, serviettes; chaussures pour enfants, nommément: espadrilles" de la requérante et les vêtements pour enfants de l'opposante en ce que ces marchandises sont, selon la preuve de la requérante, vendues dans les mêmes magasins. De surcroît, j'estime qu'il y a chevauchement entre les services de la requérante associés à l'opération et l'exploitation de commerce de vente au détail de vêtements et chaussures pour enfants et les vêtements de l'opposante qui pourraient être vendus dans un tel point de vente au détail.
La requérante a soumis que les marques de l'opposante étaient des marques d'un fabricant alors que sa marque de commerce est utilisée pour distinguer ses services offerts au grand public et ses marchandises vendues au détail au grand public. Toutefois, les libellés de marchandises identifiés dans la demande de la requérante et dans les enregistrements de l'opposante ne sont pas limités quant aux circuits de distribution respectifs des parties. A cet égard, quand on considère un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, on doit tenir compte des libellés de marchandises dans la demande et dans les enregistrements en litige et des circuits de distribution habituels pour ce genre de marchandises, et non seulement ceux utilisés par la requérante et l'opposante sur le marché (voir Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc., 2 C.P.R. (3d) 361, à la page 372, et Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11). De plus, M. Yelle a déclaré à son contre-interrogatoire que l'opposante voulait devenir détaillant sur le marché québécois en vendant ses marchandises ou implantant des boutiques PETIT-BATEAU (voir les pages 9-10 de la transcription du contre-interrogatoire). Cela confirme que la prétendue distinction entre une marque de commerce d'un fabricant et celle d'un détaillant n'est pas une circonstance pertinente dans la présente procédure d'opposition.
Quant au degré de ressemblance entre la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin et les marques de commerce PETIT BATEAU et PETIT BATEAU & Dessin de l'opposante, elles se ressemblent beaucoup dans la présentation et le son ainsi que dans les idées qu'elles suggèrent lorsqu'elles sont considérées dans leurs entiers et en se basant sur une première impression et un souvenir imprécis des marques de l'opposante. A cet égard, on ne doit pas faire l'analyse d'une façon détaillée des marques de commerce en litige. Plutôt, la jurisprudence est claire que la notion de confusion en est une de première impression et un souvenir imparfait, conformément aux commentaires suivants du juge Thorson dans l'affaire British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals, 4 C.P.R. 48, aux pages 57-58:
Dans son affidavit, M. Legrain affirme dans le paragraphe 32 "que l'utilisation concurente (sic) des marques de commerce notoires PETIT BATEAU ainsi que la représentation de trois voiliers et la marque de commerce LE BATEAU BLANC avec la représentation d'un voilier, en association avec des vêtements pour enfants, conduira inévitablement à une confusion du public comme le fait foi une lettre d'un de nos clients que je produis en liasse comme pièce P-18 de mon affidavit". Également, au paragraphe 12 de son affidavit, M. Arvisais dit:
12. De par mes années d'experience dans le domaine vestimentaire, je puis affirmer que celui-ci et plus particulièrement le domaine des sous-vêtements et vêtements pour enfants est une (sic) domaine hautement compétitif et qu'il m'apparait également que l'utilisation concurrente des marques notoires PETIT BATEAU et une marque de commerce LE BATEAU BLANC en association avec des vêtements et sous-vêtements pour enfants conduira inévitablement à une confusion du public quand (sic) à l'origine des marchandises commercialisées en association avec l'une ou l'autre de ces marques.
Les opinions touchant la question de confusion entre les marques de commerce en litige sont irrecevables et, à cet égard, je me reporterai aux commentaires suivants du juge Kerwin de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Battle Pharmaceuticals c. British Drug Houses Ltd., 5 C.P.R. 71, à la page 75:
Dans le cas présent, la requérante a allegué que l'emploi concurrentiel de sa marque de commerce et des marques de commerce de l'opposante est tel qu'il permet d'inférer à la date de production de la déclaration d'opposition qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques des parties, pour ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi. De plus, l'opposante n'a présenté aucune preuve de membres du public ou de tierces parties attestant qu'ils ont confondu la marque de commerce de la requérante et les marques de commerce de l'opposante. Également, on ne peut tenir compte de la pièce P-18 à l'affidavit Legrain qui est du simple ouï-dire. A mon avis, l'emploi par l'opposante de ses marques de commerce au Canada a été tel qu'on pourrait en conclure que l'absence de preuve d'incidents de confusion entre la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin et les marques de commerce PETIT-BATEAU et PETIT-BATEAU & Dessin constitue une circonstance de l'espèce particulièrement significative dans cette opposition. Toutefois, il s'agit de seulement une circonstance de l'espèce qui favorise la requérante en ce qui concerne la question de confusion entre les marque de commerce en litige.
Comme autre circonstance de l'espèce, la requérante a invoqué l'état du registre, preuve produite au moyen de l'affidavit Bujold.
Cependant, l'état du registre ne révèle rien d'autre que l'existence de douze enregistrements de marques de commerce comportant un dessin d'un bateau dont cinq sont enregistrées en liaison avec des marchandises qui ne sont pas liées aux marchandises ou aux services des parties (enregistrements nos.: Nfld. 0911; Nfld. 0766; 151,891; 208,461 et 213,310) et quatre comportent des marques qui ne présentent aucun degré de similitude avec les marques de commerce en litige (enregistrements nos.: Nfld. 0798; 237,076; 331,638 et 334,892 [enregistrée après la date de l'opposition]). De plus, la requérante n'a pas présenté de preuve relative à l'emploi de l'une ou l'autre des marques de commerce déposées ou des marques de commerce en suspens. Par conséquent, on ne peut accorder que très peu de valeur, sinon aucune, à la preuve de l'état du registre presentée par la requérante.
Dans son plaidoyer écrit, la requérante a soumis ce qui suit:
De décembre 1975 jusqu'au mois d'août 1982, la requérante a acheté des vêtements fabriqués en France par l'opposante du distributeur de l'opposante au Canada. De plus, entre septembre 1982 et septembre 1987, la requérante a acheté des vêtements portant les marques de commerce PETIT-BATEAU directement de l'opposante. La requérante a soumis que l'opposante était, soit directement soit indirectement, au courant de l'emploi au Canada par la requérante pendant plus de dix ans de la marque LE BATEAU BLANC en liaison avec la vente au détail de vêtements pour enfants. Toutefois, l'opposante s'est opposée à une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin antérieurement produite par la requérante en 1983 et subséquemment abandonnée par la requérante. Dans une situation quelque peu analogue à la présente, le juge Cattanach dans l'affaire Ditta F.R.A. Di Mignone Guiseppe E Cherio Vittoria SNC c. Johnson & Johnson Ltd., 13 C.P.R. (2d) 105, a dit à la page 107:
Ayant égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'opposante a le droit de s'opposer à la demande l'enregistement de la requérante.
Dans la présente affaire, les marques de commerce des parties sont semblables dans leur ensemble et je suis d'avis que les acheteurs éventuels des marchandises ou des services de la requérante qui auraient un souvenir imparfait des marques de l'opposante pourraient, à première vue, être induits en erreur quant à l'origine des ces marchandises ou services en croyant qu'ils proviennent de l'opposante. Par conséquent, même en gardant à l'esprit l'emploi concurrentiel des marques de commerce en litige sans preuve de confusion sur le marché, et tenant pour acquis qu'en ce qui concerne le risque de confusion c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal, j'ai conclu que la requérante ne s'est pas déchargée du fardeau légal de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce LE BATEAU BLANC & Dessin en liaison avec des vêtements et chaussures pour enfants et des accessoires y afférants et l'opération de commerce de vente au détail de ces marchandises, et les marques de commerce déposées PETIT BATEAU et PETIT BATEAU & Dessin en liaison avec les marchandises présentées dans les enregistrements.
Je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT A HULL (QUÉBEC) CE 19e JOUR DE JUIN 1991.
G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce