Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2011 COMC 143
Date de la décision: 2011-08-15
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Nautilus Plus Inc. et 88766 Canada Inc. à la demande d’enregistrement No. 1,264,009 pour la marque de commerce CENTRES STOP produite par Centres Stop Inc.________________
Les procédures
[1] Centres Stop Inc. (la Requérante) a déposé le 30 juin 2005 une demande portant le No. 1,264,009 pour l’enregistrement de la marque de commerce CENTRES STOP (la Marque) en liaison avec :
(1) Produits de support naturopathique, nommément gouttes homéopathiques pour perte de poids, gestion du poids, sevrage du tabac, contrôle de l'appétit et réduction de stress; (2) Publications pédagogiques, nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers et brochures intéressant la perte de poids, la gestion du poids, le sevrage du tabac, le contrôle de l'appétit, la réduction de stress et d'autres programmes de santé et mieux-être et de style de vie sain; (3) Produits de support naturopathique, nommément gélules et pilules homéopathiques pour perte de poids, gestion du poids, sevrage du tabac, contrôle de l'appétit et réduction de stress (les Marchandises).
(1) Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour la dépendance aux médicaments, à l'alcool, au jeu, au tabac et aux aliments, pour la réduction du stress, la réduction de l'acouphène, la réduction de la migraine et la modification du comportement; (2) Services de counselling, de soutien et de rétablissement pour la dépendance aux médicaments, à l'alcool, au jeu, au tabac et aux aliments, pour la réduction du stress, la réduction de l'acouphène, la réduction de la migraine et la modification du comportement; (3) services éducatifs, nommément conception et fourniture de programmes, de matériel et d'informations éducatives ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la désaccoutumance au tabac, au contrôle de l'appétit, et d'autres genres de programmes de santé et de mieux-être, et de mode vie sain, et fourniture de séminaires pédagogiques par l'Internet relativement à la perte de poids, à la gestion du poids, à la désaccoutumance au tabac, au contrôle de l'appétit, et à d'autres genres de programmes de santé et de mieux-être, et de mode vie sain (les Services).
[2] Cette demande est basée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le mois d’août 2004 en liaison avec les marchandises (1); depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises (2) et les services (1) et (2); depuis janvier 2005 en liaison avec les services (3) et sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises (3).
[3] La demande fut publiée le 7 juin 2006 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition. Nautilus Plus Inc. (Nautilus) et 88766 Canada Inc. (l’Opposante) ont produit une déclaration d’opposition conjointe le 7 novembre 2006 que le registraire a transmise le 23 novembre 2006 à la Requérante. Cette dernière a produit le 20 décembre 2006 une contre-déclaration niant tous les motifs d’opposition ci-après décrits. Nautilus et l’Opposante ont amendé leur déclaration d’opposition et la Requérante a amendé sa contre déclaration d’opposition en conséquence.
[4] Nautilus et l’Opposante ont produit comme preuve sous la règle 41 les certificats d’authenticité concernant les marques de commerce déposées énumérées dans leur déclaration d’opposition. La Requérante a produit sous la règle 42 l’affidavit de M. Stephen Wallack daté du 20 février 2008.
[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. La Requérante et l’Opposante étaient représentées lors d’une audience. Trois jours avant la date de l’audience le registraire fut informé que Nautilus se désistait de son opposition. Ainsi il ne reste au dossier que l’opposition de l’Opposante.
Les motifs d’opposition
[6] Les différents motifs d’opposition soulevés par l’Opposante dans sa déclaration d’opposition amendée du 17 juillet 2008 peuvent se résumer ainsi :
en ce qui concerne la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) pour la portion fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada :
1. en date de la production de la demande, la Requérante employait ou avait déjà employé la Marque au Canada le tout en contravention aux dispositions de l’article 30 de la Loi;
2. la marque de commerce dont l’emploi est projeté n’est pas la Marque mais bien une autre marque de commerce qui est différente;
3. la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises (article 30(e) de la Loi);
4. c’est faussement que la Requérante s’est dite convaincue d’avoir droit à l’emploi au Canada de la Marque eu égard à la connaissance de la Requérante des droits de tiers ou des opposantes et l’illégalité de tout emploi (article 30(i) de la Loi);
en ce qui concerne la portion de la demande d’enregistrement fondée sur un emploi de la Marque au Canada :
5. en date de la production de la demande, la Requérante n’employait pas la Marque aux différentes dates de premier emploi alléguées dans la demande d’enregistrement ou chaque date de premier emploi revendiquée est erronée le tout en contravention aux dispositions de l’article 30(b) de la Loi;
6. la marque de commerce dont l’emploi est alléguée n’est pas la Marque mais bien une autre marque de commerce qui est différente;
7. l’emploi allégué de la Marque en liaison avec les Marchandises ou Services est discontinu, en tout ou en partie;
8. c’est faussement que la Requérante s’est dite convaincue d’avoir droit à l’emploi au Canada de la Marque eu égard à la connaissance de la Requérante des droits de tiers ou des opposantes et l’illégalité de tout emploi (article 30(i) de la Loi);
9. la demande ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des marchandises (2) et des Services (article 30(a) de la Loi);
et eu égard à la demande d’enregistrement de la Marque en général, les motifs d’opposition suivants :
10. la Marque n’est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’article 12(1)(d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :
CARE-FREE SNORE STOPPER, enregistrement LMC656,081 pour dispositif oral, nommément appareils conçus et adaptés pour empêcher le ronflement des personnes;
HEMOR-STOP, enregistrement LMC256,558 pour des suppositoires pour hémorroïdes;
SMOKE STOPPERS & DESSIN, enregistrement LMC 369,169 pour « brochures , pamphlets, and booklets relating to cessation of smoking and information brochures dealing with smoking” et “planning, supervising and conducting smoking cessation programs”;
SNORE STOP, enregistrement LMC492,013 pour préparations homéopathiques pour prévenir le ronflement;
STOP’N GROW et dessin, enregistrement LMC162,143 pour “nail biting deterrent preparations”;
TABASTOP, enregistrement LMC383,956 pour des comprimés pour arrêter de fumer;
11. la Marque n’est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l’être car elle ne distingue pas les Marchandises et Services des marchandises et services d’autres que la Requérante et ce eu égard à ce qu’aux présentes mentionné ainsi que la présence sur le marché et au registre de marques de commerce de type STOP pour des marchandises et services de même nature que ceux mentionnés dans la présente demande d’enregistrement;
12. la Marque n’est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l’être car la Requérante a permis à des tiers d’employer la Marque au Canada hors les cadres des dispositions législatives régissant l’emploi sous licence et ce contrairement aux dispositions de l’article 50 de la Loi;
13. la Marque n’est pas distinctive des Marchandises et Services ni ne peut l’être car par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de la Marque et ces droits ont été exercés par lesdites personnes concurremment et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi.
Fardeau de preuve en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce
[7] Dans le cadre de procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve se rapportant aux motifs d’opposition qu’elle soulève afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d’opposition. Si l’opposante satisfait cette exigence, la requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition soulevés ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque [voir Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.) et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.)].
Motifs d’opposition disposés sommairement
[8] La seule preuve produite par l’Opposante pour soutenir ses motifs sont les certificats d’authenticité pour les marques de commerce déposées énumérées au 10e motif d’opposition. Quant aux 5 e et 6 e motifs d’opposition, il est reconnu que l’Opposante peut se décharger de son fardeau initial de preuve en se référant à la preuve produite par la Requérante [voir Labatt Brewing Company c. Molson Breweries, Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.)]. Toutefois il faut que cette preuve soulève des doutes sérieux. Dans les circonstances, je rejette les motifs d’opposition 1, 2, 3, 7, 9, 12 et 13 puisque l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.
[9] Quant aux motifs d’opposition 4 et 8, l’article 30(i) de la Loi n’exige de la Requérante qu’elle se déclare satisfaite d’avoir le droit à l’enregistrement de la Marque. Cette déclaration apparaît à la demande d’enregistrement. L’article 30(i) de la Loi peut être soulevé, en autres, dans des cas où la déclaration de la requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co. (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Ceci n’a été ni allégué, ni prouvé. Les motifs d’opposition 4 et 8 sont donc rejetés.
[10] Pour ce qui est du 11e motif d’opposition, il n’y a aucune preuve d’usage des marques de commerce apparaissant au registre et citées par l’Opposante au 10e motif d’opposition et sur lesquelles l’Opposante se fonde. Or l’Opposante doit démontrer que l’une des marques citées, au soutien de l’allégation que la Marque ne peut être distinctive, était suffisamment connue à la date de production de la déclaration d’opposition [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.P.I.)]. La production du certificat d’enregistrement pour chacune des marques citées n’est pas suffisante pour se décharger de ce fardeau de preuve initial [voir Classical Remedia Ltd. c. 1404568 Ontario Ltd. (2010), 81 C.P.R. (4th) 317 (C.O.M.C.)]. Pour ces raisons le 10e motif d’opposition est également rejeté.
L’enregistrabilité de la Marque sous l’article 12(1)(d) de la Loi
[11] L’Opposante allègue à son dixième motif d’opposition que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées ci-haut énumérées. L’Opposante a produit un certificat d’authenticité pour chacune de ces marques sauf pour la marque SMOKE STOPPERS & DESSIN. J’ai toutefois vérifié le registre en vertu de mon pouvoir discrétionnaire de le faire [voir Quaker Oats Co. of Can. c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Tous les enregistrements cités sont en état sauf pour les enregistrements No. LMC256,558 et LMC369,169 qui ont été radiés. Ces derniers ne peuvent donc être pris en considération au soutien de ce motif d’opposition. L’Opposante s’est donc déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne les quatre marques de commerce toujours au registre.
[12] La Requérante doit donc démontrer qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la Marque et l’une ou l’autre des marques citées par l’Opposante et toujours au registre. Le test applicable en l’espèce est décrit à l’article 6(2) de la Loi. Ainsi l’emploi de la Marque créera de la confusion avec une autre marque de commerce si l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués ou exécutés par la même personne, que ces services ou marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Une liste non exhaustive des circonstances pertinentes apparaît à l’article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt récent de Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al. 2011 C.S.C. 27 a interprété l’article 6(2) et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l’article 6(5) de la Loi. Il en ressort de cette analyse que le degré de ressemblance entre les marques en litige demeure le facteur le plus important.
[13] Je tiens à souligner que sous le chapitre « ARGUMENTATION » de son plaidoyer écrit l’Opposante limite ses commentaires aux motifs d’opposition 5 et 6 ci-haut décrits. Elle ne présente aucun argument pouvant soutenir le dixième motif d’opposition. Il en fut de même lors de l’audience. Je ne compte pas faire une analyse exhaustive des critères énumérés à l’article 6(5) de la Loi pour disposer de ce motif compte tenu du peu d’intérêt de l’Opposante à débattre sur ce point.
[14] Les marques citées par l’Opposante sont non seulement différentes tant phonétiquement, visuellement mais également dans les idées qu’elles suggèrent et ce malgré la présence du mot STOP. Ce mot possède un caractère distinctif inhérent très faible. De plus les certificats d’enregistrement des marques citées par l’Opposante couvrent des marchandises différentes des Marchandises et Services à l’exception du certificat d’enregistrement pour la marque TABASTOP. Or dans ce dernier cas le peu de ressemblance avec la Marque est suffisant en soi pour conclure à l’absence de probabilité de confusion.
[15] Même si les autres facteurs énumérés à l’article 6(5) de la Loi étaient favorables à l’Opposante, leur poids ne serait pas suffisant pour contrer l’effet de l’absence ou le peu de ressemblance entre la Marque et les marques déposées citées par l’Opposante.
[16] Dans les circonstances le dixième motif d’opposition est également rejeté.
L’emploi de la Marque
[17] Lors de l’audience l’agent de l’Opposante a indiqué que cette dernière limitait aux Marchandises ses représentations quant aux motifs d’opposition 5 et 6. En effet tel qu’il apparaîtra de la preuve de la Requérante ci-après décrite la Marque a été employée en liaison avec les Services. Il est évident que ces motifs d’opposition ne peuvent s’appliquer aux marchandises (3) car il s’agit d’un emploi projeté de la Marque pour ces marchandises. Je dois donc décider dans un premier temps si les différentes marques employées par la Requérante constituent un emploi de la Marque. Si c’est le cas, je devrai par la suite déterminer s’il s’agit d’un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1) et (2) aux dates revendiquées.
[18] Pour les fins de cette décision qu’il suffise de dire au sujet de la Requérante que M. Wallack en est le président et fondateur. La Requérante fut incorporée le 4 avril 2000. M. Wallack affirme que la Requérante a débuté l’emploi de la Marque en mai 2000 en liaison avec des traitements offerts à des individus concernant des problèmes de poids, d’appétit, stress et dépendance à l’alcool et le tabac.
[19] L’Opposante prétend que M. Wallack affirme à plusieurs reprises que la Marque est employée depuis mai 2000 (voir paragraphes 5, 7, 8, 10 et 13de l’affidavit de M. Wallack) en liaison avec certains des Services et Marchandises et non juin 2000 comme il est allégué dans la demande d’enregistrement. Or une requérante peut, par prudence, fonder sa demande d’enregistrement sur une date d’emploi postérieure à la date de premier emploi de sa marque [voir Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, (C.F.P.I.)].
[20] M. Wallack a produit de la documentation sur laquelle apparaît clairement la Marque et je me réfère aux pièces SW-2, SW-3, SW-6 et SW-15. De plus je note que sur les pièces SW-4, SW-5, SW-13, SW-14 et SW-16 nous apercevons la marque STOP CENTRES. Je considère cet usage comme un emploi de la Marque. [voir Registrar of Trade Marks c. Compagnie L’informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et Nightingale Interlock Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].
[21] Il reste donc à déterminer si ces pièces font preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1) et (2) au sens de l’article 4 de la Loi aux dates revendiquées dans la demande d’enregistrement.
La Marque est-elle employée en liaison avec les marchandises (1) et (2) aux dates revendiquées
[22] L’Opposante prétend que les pièces énumérées précédemment ne démontrent pas l’emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens de l’article 4(1) de la Loi car il n’y aurait pas d’association entre la Marque et un produit. La meilleure façon de démontrer cette association serait d’apposer la Marque sur le produit lui-même ou sur son emballage [voir Farside Clothing et al. c. Caricline Ventures Ltd. 2002 C.A.F. 446].
[23] M. Wallack mentionne dans son affidavit que les pièces SW-2, SW-3 et SW-15 sont des pamphlets promotionnels. Or il ne peut s’agir d’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1). Aucune des pièces produites par M. Wallack n’illustre les marchandises (1) à l’exception de la pièce SW-13 dont je traiterai plus amplement ci-après.
[24] Quant aux publications éducatives (marchandises (2)), les pamphlets promotionnels produits par M. Wallack sont distribués pour promouvoir les Services de la Requérante en liaison avec la Marque. Je suis d’accord avec l’Opposante que ces documents ne prouvent pas l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2). La brochure produite comme pièce SW-11 fait référence à la Marque mais en liaison avec les Services. Il ne peut s’agir d’emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens de l’article 4(1) de la Loi.
[25] Pour ce qui est des pièces SW-4, SW-5, SW-6, SW-8 et SW-9, il s’agit d’annonces parues dans différentes publications ou médias qui visent la promotion des Services en liaison avec la Marque. Les pièces SW-14 et SW-16 sont des photographies d’une enseigne extérieure et d’un véhicule automobile sur lesquelles on retrouve la Marque. Il s’agit encore une fois d’un emploi de la Marque en liaison avec les Services. Toutes ces pièces ne peuvent constituer une preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1) et (2).
[26] Il y a bien la pièce SW-13 qui est une photographie d’un contenant pour des gouttes homéopathiques sur lequel est apposée la marque STOP CENTRES. Or j’ai déjà conclu que l’emploi de cette marque de commerce constituait l’emploi de la Marque. Toutefois peut-on conclure que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises (1) depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement, soit depuis le mois d’août 2004?
[27] M. Wallack allègue au paragraphe 19 de son affidavit que la Requérante offre à sa clientèle une variété de produits homéopathiques pour la perte et contrôle de poids, cesser de fumer, le contrôle de l’appétit et la réduction du stress, et ce depuis le mois de mars 2003. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment je ne considère pas que la mention à l’affidavit de M. Wallack d’une date antérieure à celle alléguée dans la demande d’enregistrement soit fatale pour la Requérante.
[28] Malgré l’abondance des pièces produites par la Requérante aucune d’entre-elles ne peut être considérée comme une preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1) et (2) aux dates revendiquées sauf pour la pièce SW-13 pièce qui démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (1). Je n’ai aucune preuve documentaire prouvant l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2). Ceci m’amène à conclure qu’il y a un doute sérieux quant à l’allégation de la Requérante qu’elle aurait employé la Marque en liaison avec les marchandises (2) à la date revendiquée.
[29] Ainsi, j’accueille donc le cinquième motif d’opposition en ce qui concerne uniquement les marchandises (2).
Caractère abusif des procédures
[30] Lors de l’audience la Requérante a prétendu que les procédures d’opposition dans le présent dossier étaient sans fondement et abusives. En conséquence elle a demandé au registraire de conclure qu’elles constituaient un abus de droit au sens du code civil et ainsi m’invitait à prononcer le rejet de l’opposition.
[31] Le mécanisme de prévention d’abus de procédures d’opposition frivoles et sans fondement adopté par le Législateur se retrouve à l’article 38(4) de la Loi. En vertu de cet article le registraire, sur réception d’une déclaration d’opposition, doit en faire la lecture afin de déterminer s’il existe au moins un motif d’opposition qui, à sa face-même, apparaît soulever une question sérieuse. En signifiant la déclaration d’opposition à la Requérante le registraire a estimé, qu’à sa face même, elle n’était pas frivole. D’ailleurs tel qu’il appert de cette décision un des motifs d’opposition a été retenu en partie.
Disposition
[32] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet Werke Heinrich SCH 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F.P.I.), je rejette l’opposition en ce qui concerne les marchandises et services suivants :
(1) Produits de support naturopathique, nommément gouttes homéopathiques pour perte de poids, gestion du poids, sevrage du tabac, contrôle de l'appétit et réduction de stress; (3) Produits de support naturopathique, nommément gélules et pilules homéopathiques pour perte de poids, gestion du poids, sevrage du tabac, contrôle de l'appétit et réduction de stress.
(1) Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour la dépendance aux médicaments, à l'alcool, au jeu, au tabac et aux aliments, pour la réduction du stress, la réduction de l'acouphène, la réduction de la migraine et la modification du comportement; (2) Services de counselling, de soutien et de rétablissement pour la dépendance aux médicaments, à l'alcool, au jeu, au tabac et aux aliments, pour la réduction du stress, la réduction de l'acouphène, la réduction de la migraine et la modification du comportement; (3) services éducatifs, nommément conception et fourniture de programmes, de matériel et d'informations éducatives ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à la désaccoutumance au tabac, au contrôle de l'appétit, et d'autres genres de programmes de santé et de mieux-être, et de mode vie sain, et fourniture de séminaires pédagogiques par l'Internet relativement à la perte de poids, à la gestion du poids, à la désaccoutumance au tabac, au contrôle de l'appétit, et à d'autres genres de programmes de santé et de mieux-être, et de mode vie sain.
Cependant je repousse la demande d’enregistrement de la Marque pour ce qui est des marchandises suivantes:
(2) Publications pédagogiques, nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers et brochures intéressant la perte de poids, la gestion du poids, le sevrage du tabac, le contrôle de l'appétit, la réduction de stress et d'autres programmes de santé et mieux-être et de style de vie sain.
le tout en application des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada