Contenu de la décision
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : OMEGA ET DESSIN
No D’ENREGISTREMENT : TMDA 05009
Le 2 août 2001, à la demande de Ridout Maybee, s.r.l., le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.
La marque de commerce OMEGA et Dessin (illustrée ci-dessous) est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Montres et boîte pour montres;
(2) Pendulettes, appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps, chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l’horlogerie et la bijouterie y soient inclus;
(3) Etuis et emballages, nommément: contenants sous forme de housses en tissus et boîtes; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément: la cellules photo-électriques, portails à contact, appareils, coupe-fils, chronomètres à signal acoustique, compteurs enregistreurs sur films, compteurs enregistreurs sur bande de papier, appareils de déclenchement à plusieurs compteurs ou chronographes, appareils de transmission d’impulsion sans fil, pistolets de start à contacts électriques, appareils filmant les passages ou arrivées et les temps y soient inclus.
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Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente dans l’affaire présente est un moment quelconque entre le 2 août 1998 et le 2 août 2001.
En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Peter Stierli et deux affidavits de M. Philippe Lefebvre ont été produits. Chaque partie a produit un argument écrit et était représentée à l’audition orale.
Dans son affidavit, M. Stierli indique qu’il est Vice-président et chef du service des finances du titulaire de l’enregistrement. Au paragraphe 9, il indique que, durant la période pertinente, le titulaire de l’enregistrement a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :
1. Montres et boîte pour montres;.
2. Appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps, chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l’horlogerie et la bijouterie y soient inclus;
3. Etuis et emballages, nommément housses en tissus et boîtes.
Il indique que lesdites marchandises sont fabriquées et exportées vers le Canada par le titulaire de l’enregistrement. Le titulaire de l’enregistrement vend ses marchandises à un distributeur canadien, qui, en général, revend les marchandises à des détaillants canadiens. M. Stierli décrit et indique la manière dont la marque de commerce est liée aux marchandises, et il produit des factures qui, dit-il, constatent des ventes desdites marchandises durant la période pertinente.
M. Stierli ajoute que le titulaire de l’enregistrement a également employé la marque de commerce durant la période pertinente par l’entremise de la société Omega Electronics, SA, à laquelle le titulaire de l’enregistrement a concédé une licence, en liaison avec les marchandises suivantes :
Compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément: la cellules photo-électriques, portails à contact, appareils coupe-fils, chronomètres à signal acoustique, compteurs enregistreurs sur films, compteurs enregistreurs sur bande de papier, appareils de déclenchement à plusieurs compteurs ou chronographes, appareils de transmission d’impulsion sans fil, pistolets de start à contacts électriques, appareils filmant les passages ou arrivées et les temps y soient inclus (ci-après “les marchandises sous licence”).
Il précise que suivant les modalité de la licence, le titulaire de l’enregistrement a connaissance de la nature et de la qualité desdites marchandises et a le contrôle ultime sur celles-ci et a connaissance de l’emploi et de la publicité de la marque de commerce ainsi que le contrôle ultime sur ceux-ci. Au paragraphe 30, il est indiqué que lesdites marchandises ne sont pas vendues au public général, mais plutôt à des acheteurs spécialisés, comme des comités sportifs. Il est également indiqué au paragraphe 29, que, pour les années 1998 et 1999, la valeur des ventes au Canada en ce qui concerne les marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce, y compris lesdites marchandises, s’élevait à au moins 100 000 francs suisses chaque année.
Dans son affidavit initial, M. Lefebvre indique qu’il est « Directeur du Marché sportif » pour Servtrotech Inc. (ci-après « Servtrotech ») et que Servtrotech est un distributeur des produits OMEGA en Amérique du Nord. Il explique que les marchandises OMEGA que Servtrotech vend proviennent de la société Omega Electronics SA.
Au paragraphe 6, il énumère les marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce OMEGA et Dessin de la façon suivante :
- Compteurs qui servent au chronométrage sportif;
- Appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément:
- les cellules photo-électriques;
- les portails à contact;
- les compteurs enregistreurs sur bande de papier;
- les pistolets de start à contacts électriques.
Il indique clairement que lesdites marchandises ont été vendues au Canada durant la période pertinente. Comme pièce PL-1, il joint un contrat de vente, en date du 16 mars 2001, concernant l’achat par London Centennial Wheelers (ci-après « Centennial ») desdits produits en liaison avec la marque de commerce. Dans son deuxième affidavit, il confirme que tous les articles ont été livrés à Centennial en Ontario, au plus tard le 22 mai 2001. Il confirme également que la marque de commerce figurait sur les marchandises ou sur leur emballage ou sur un dépliant qui accompagnait les marchandises. En ce qui concerne l’emballage des marchandises, il indique que ledit emballage provient de la société Omega Electronics SA.
La partie requérante a soulevé plusieurs arguments concernant la preuve fournie. Les principaux sont résumés comme suit :
- La preuve ne mentionne aucunement les marchandises que sont les « pendulettes », par conséquent, cesdites marchandises devraient être radiées de l’enregistrement.
- La preuve n’est pas suffisante pour établir l’emploi par le titulaire en ce qui concerne les marchandises que sont les : « appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps » et par conséquent cesdites marchandises devraient être radiées;
- Concernant les “marchandises sous licence” « appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément les cellules photo-électriques, portail à contact, appareils coupe-fils, chronomètres à signal acoustique, compteurs enregistreurs sur films, compteurs enregistreurs sur bande de papier, appareils de déclenchement à plusieurs compteurs ou chronographes, appareils de transmission d’impulsion sans fil, pistolets de start à contacts électriques, appareils filmant les passages ou arrivées et les temps y soient inclus », le preuve n’est pas suffisante et de toute façon l’emploi par « Omega Electronics SA » n’est pas un emploi qui revient au titulaire de l’enregistrement en vertu de l’article 50 de la Loi. De plus, ce n’est pas un emploi de la marque enregistrée « en soi ».
Comme le titulaire de l’enregistrement a reconnu que la preuve n’établissait pas l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises “pendulettes”, les « pendulettes » seront radiées des marchandises que spécifie l’enregistrement.
Pour ce qui est des « montres et boîtes pour montre »,« étuis et emballages nommément contenants sous forme de housses et de tissus », et « chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l’horlogerie et la bijouterie y soient inclus », je suis satisfaite que la preuve démontre que ces marchandises sont fabriquées et ont été exportées au Canada par le titulaire durant la période pertinente. De plus la preuve est clairement suffisante pour me permettre de conclure qu’au moment du transfert de ces marchandises la marque de commerce telle qu’enregistrée était liée auxdites marchandises d’une manière conforme au paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, je conclus que lesdites marchandises devraient être maintenues à l’enregistrement.
Pour ce qui est des « appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps », je suis d’accord avec l’avocat de la partie requérante qu’étant donné que les montres sont déjà énumérées dans l’état de marchandises, comme des marchandises séparées et distinctes, ladite catégorie doit exclure les « montres ». Donc, je conclus que pour maintenir la catégorie « appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps », le titulaire de l’enregistrement doit établir l’emploi d’articles de cette catégorie autres que des montres (Sharp Kabushiki Kaisha v. 88766 Canada Inc., 72 C.P.R. (3d) 195.). L’avocat du titulaire soumet que l’emploi établi par la preuve en liaison avec cette catégorie est en liaison avec une montre incorporant un tachymètre item no. 357050. Je note que la facture no. 90169144 datée du 5 janvier 2000 fait référence à cet item comme étant une montre. Donc, il semblerait que l’item en question est une “montre” qui incorpore un tachymètre. Par ailleurs le fait qu’elle incorpore un tachymètre ne change pas le fait que c’est quand même une montre, donc un article qui serait déjà visé par la catégorie « montres » mentionnée à l’enregistrement. Comme il n’y a aucune preuve d’emploi d’articles de la catégorie “appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps” autres que cette montre, je conclus que les marchandises que sont les « appareils ou instruments à mesurer et à marquer le temps » devraient être radiées de l’enregistrement.
Concernant les “marchandises sous licence”, la partie requérante a fait valoir que l’emploi n’a pas été établi à l’égard de chacune de ces marchandises, que tout emploi établi n’est pas un emploi de la marque de commerce telle que celle-ci est enregistrée, que tout emploi démontré n’est pas un emploi qui revient au propriétaire inscrit en vertu de l’article 50 de la Loi.
Je suis d’accord que la preuve n’établit pas un emploi en liaison avec chacune des “marchandises sous licence”. À mon avis, le preuve est insuffisante pour démontrer l’emploi en liaison avec les « appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément: appareils coupe-fils, chronomètres à signal acoustique, compteurs enregistreurs sur films, appareils de déclenchement à plusieurs compteurs ou chronographes, appareils de transmission d’impulsion sans fil, appareils filmant les passages ou arrivées et les temps ». Même si M. Stierli a indiqué que la marque de commerce était employée en liaison avec lesdites marchandises durant la période pertinente, cette simple allégation d’emploi n’est pas suffisante pour établir un emploi de la manière requise par la Loi sur les marques de commerce. (voir Plough Canada Ltd. v. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194(FCTD) and 53 C.P.R. (2d) 62 (FCA). Par conséquent, je conclus que ces marchandises devraient être radiées de l’enregistrement.
Par ailleurs, pour ce qui est des « compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif » et les « appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément : cellules photo-électriques, portail à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contact électriques », je suis convaincue que l’affidavit de M. Lefebvre est suffisant pour me permettre de conclure qu’il y a eu des ventes de ces marchandises au Canada durant la période pertinente et que l’emploi était conforme aux dispositions de l’article 4(1) de la Loi. Par ailleurs, la partie requérante a fait valoir qu’en ce qui concerne les marchandises que sont les « appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément : cellules photo-électriques, portail à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contact électriques », s’il est déterminé qu’il y a eu emploi de la marque telle qu’enregistrée et qui revient au titulaire, il faudrait que ce soit clair dans l’enregistrement que ces marchandises sont des « mécanismes pour le chronométrage sportif » ou des mécanismes destinés aux sports. Quant au titulaire il a fait valoir que le registraire n’est pas autorisé à limiter un état de marchandises particulier lorsque l’emploi de ces marchandises a été établi. Je suis en accord avec le titulaire et je m’appuie sur les causes Lander Co. Canada Limited v. Scott Paper Company [12 juin 1997], marque de commerce SCOTT et Dessin, no d’enregistrement TMA 377,051, 67 C.P.R. (3d) 274, et Shapiro Cohen v. Trapeze Software Inc., 8 C.P.R. (4th) 409. M. Stierli et M. Lefebvre ont décrit les produits comme étant des « appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie et la télégraphie », et, par conséquent, je les accepte à ce titre. Donc, je conclus que comme l’emploi démontré est en liaison avec les marchandises appartenant à cette catégorie, je n’ai pas autorité à restreindre la portée de cette catégorie.
La prochaine question que je vais examiner est celle de savoir si l’emploi démontré avec lesdites marchandises est un emploi de la marque enregistrée « en soi ».
La marque de commerce dont l’emploi est établi en liaison avec ces marchandises est la suivante:
La partie requérante fait valoir que la marque de commerce susmentionnée ne constitue pas un emploi de la marque de commerce enregistrée « en soi ». Elle soutient qu’étant donné que le nom du titulaire de licence est Omega Electronics SA, et que le nom figure au bas de chaque facture et sur la documentation, le client traitant avec Omega Electronics SA, percevrait probablement la marque de commerce comme étant OMEGA ELECTRONICS et Dessin plutôt que OMEGA et Dessin, car il ferait probablement le lien entre la marque de commerce et ladite entité. La partie requérante a soulevé un bon point, toutefois, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce OMEGA et Dessin « en soi » ne serait pas également perçue comme la marque de commerce employée. La taille du mot « electronics » est différente de celle du mot OMEGA et de la lettre grecque Ω, et ledit mot est séparé de la marque de commerce OMEGA et Dessin par une ligne de forme oblongue. Par conséquent, je suis d’avis que la marque de commerce OMEGA et Dessin ressort suffisamment des autres inscriptions pour être perçue comme une marque de commerce distincte. Donc, je conclus que l’emploi démontré est de la marque enregistrée « en soi ». La partie requérante se fonde sur des décisions du bureau des marques de commerce du Royaume-Uni rendues dans le cadre de procédures en révocation notamment de l’enregistrement no 699057 (surtout le paragraphe 41 de cette décision) et de l’enregistrement no 1456848 (surtout le paragraphe 51) pour appuyer son argument selon lequel l’emploi établi ne constitue pas un emploi de la marque de commerce enregistrée. J’ai examiné ces décisions et je suis arrivée à la conclusion qu’elles ne sont d’aucune aide pour la présente affaire. Les commentaires faits dans ces paragraphes sont des remarques incidentes et ne sont d’aucune valeur pour la présente affaire.
La question finale est de savoir si l’emploi par Omega Electronics SA revient au titulaire de l’enregistrement. Contrairement aux prétentions de la partie requérante, je suis d’avis que la preuve est suffisante, aux fins de l’article 45, pour me permettre de conclure que l’emploi établi est conforme au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.
Il ressort clairement de la preuve que le titulaire de l’enregistrement a concédé une licence à Omega Electronics, SA, l’autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec lesdites marchandises (paragraphe 10 de l’affidavit de M. Stierli). Comme l’a fait valoir, à juste titre, le titulaire de l’enregistrement et conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’une licence soit constatée par écrit (voir Quarry Corp. Ltd. v. Bacardi & Co., 72 C.P.R. (3d) 25 et 86 C.P.R. (3d) 127. En ce qui concerne le contrôle requis, aux fins de l’article 45, pourvu que l’emploi fasse l’objet d’une licence et qu’il y ait une déclaration dans l’affidavit voulant que le propriétaire ait un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des marchandises et/ou des services, le registraire, en l’absence d’indications contraires, acceptera que l’emploi est conforme à l’article 50 de la Loi (voir Sara Lee Corp. v. Intellectual Property Holding Co., 76 C.P.R. (3d) 71, Fitzsimmons, MacFarlane v. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R. (3d) 154 à la p.57, Sim & McBurney v. Lesage Inc., 67 C.P.R. (3d) 571 et Federated Department Stores Inc. v. John Forsyth Co., 10 C.P.R. (4th) 571). Ici, je suis d’avis qu’il peut être conclu, en se basant sur les déclarations contenues aux paragraphes 10, 12, 13 et 31 de l’affidavit de M Stierli, que le titulaire de l’enregistrement avait le contrôle direct sur la nature et la qualité des marchandises fabriquées par Omega Electronics, SA. Quant aux ventes par Servtrotech Inc., la preuve démontre très bien que cette société n’agit que comme distributeur des produits provenant de Omega Electronics SA. Donc, l’emploi démontré est un emploi qui revient au titulaire.
Vu ce qui précède, il s’ensuit que les marchandises “compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément: la cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contacts électriques” devraient aussi être maintenues au registre.
CONCLUSION
Ayant égard à la preuve fournie, l’enregistrement no TMDA 05009 devrait être modifié afin que l’énoncé des marchandises se lise comme suit:
(1) montres et boîtes pour montres.
(2) chaînes de montres, outils et accessoires ainsi que toutes fournitures et parties détachées employées dans l’horlogerie et la bijouterie y soient inclus;
(3) étuis et emballages, nommément contenants sous forme de housses en tissus et boîtes; compteurs et chronographes qui servent au chronométrage sportif; et appareils techniques et scientifiques pour l’électricité, l’optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie, nommément cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, postolets de start à contacts électriques.
L’enregistrement No. TMDA05009 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions
de l’article 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 30E JOUR DE SEPTEMBRE 2003.
D. Savard
Agente d’audience principale
Article 45