Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                    THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 74

Date de la décision : 2013-04-22

 

 

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Prada S.A. à l’encontre des demandes d’enregistrement n^os 1350400 et 1350402 pour les marques de commerce MIIYU et MIIYU Dessin respectivement au nom de La Maison Simons Inc.

 

[1]               Prada S.A. (l’Opposant) a produit des déclarations d’opposition à l’encontre des demandes d’enregistrement MIIYU et MIIYU Dessin (reproduite ci-dessous) (parfois collectivement appelées les Marques) qui sont respectivement l’objet des demandes n^os 1350400 et 1350402 par La Maison Simons Inc. (le Requérant) :

[2]               Chaque demande d’enregistrement a été produite le 6 juin 2007 et est fondée sur un emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec, en règle générale, la lingerie et les tenues de détente pour dames. L’état déclaratif détaillé des marchandises visées par les deux demandes d’enregistrement est joint en annexe A.

[3]               L’Opposant allègue que les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) et ne possèdent pas de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi, et que le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des Marques en vertu de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi parce que chacune des Marques crée de la confusion avec la marque verbale et la marque figurative MIU MIU de l’Opposant (parfois collectivement appelées les marques de commerce MIU MIU) qui sont l’objet des enregistrements et des demandes d’enregistrement qui figurent à l’annexe B jointe. La principale question à trancher en l’espèce est de savoir si chacune des Marques crée de la confusion avec la marque de commerce MIU MIU de l’Opposant visée par les enregistrements n^os LMC529861 et LMC529796.

[4]               Pour les raisons qui suivent, chaque demande d’enregistrement du Requérant est rejetée.

Dossier

[5]               Les déclarations d’opposition ont toutes les deux été produites par l’Opposant le 17 février 2009. Chacune d’elles a été contestée par le Requérant dans une contre-déclaration produite le 15 avril 2009.

[6]               À titre de preuve principale dans chaque dossier, l’Opposant a produit des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce et de la demande d’enregistrement susmentionnées qui figurent l’annexe B, et la déclaration solennelle de Natalie Vogel, avocate principale de Prada USA Corp. (Prada USA), qui est le distributeur nord-américain de l’Opposant, en date du 11 mai 2010. L’Opposant a également produit comme preuve supplémentaire dans chaque dossier, l’affidavit d’Alan Booth, président d’Alan Booth & Co. Trade Mark Research Ltd., souscrit le 21 janvier 2011.

[7]               Comme preuve dans chaque dossier, le Requérant a produit l’affidavit d’Isabelle Gagné, directrice de la publicité du Requérant, souscrit le 26 août 2010. Le Requérant a également produit comme preuve supplémentaire dans chaque dossier l’affidavit d’Annabelle Topor, parajuriste à l’emploi de la firme d’avocats représentant le Requérant, souscrit le 12 juillet 2011. Lors de l’audience, il est devenu évident que le Registraire avait perdu ou égaré l’affidavit de Mme Topor produit dans le dossier n^o 1350400. Il a été convenu que le Requérant fournisse au Registraire une copie supplémentaire de l’affidavit après l’audience, ce que le Requérant a fait par télécopieur le 21 mars 2013.

[8]               Comme les deux affidavits ou déclarations solennelles produits par chaque témoin en l’espèce sont essentiellement les mêmes, j’utiliserai la forme singulière pour y faire référence.

[9]               Mme Vogel et Mme Gagné ont toutes les deux été contre-interrogées et la transcription des contre-interrogatoires et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[10]           Seul l’Opposant a produit un plaidoyer écrit dans chaque dossier. Dans son plaidoyer écrit, l’Opposant a abandonné le motif d’opposition fondé sur l’article 30 de la Loi qui était allégué dès le départ dans chacune de ses déclarations d’opposition. Les deux parties étaient représentées par un avocat lors de l’audience.

Question préliminaire – l’admissibilité de la déclaration de Mme Vogel

[11]           Lors de l’audience, le Requérant a fait valoir que la déclaration de Mme Vogel devrait être écartée dans son ensemble du fait que cela constitue un ouï-dire inadmissible. Subsidiairement, le Requérant a fait valoir que peu de poids, voire aucun, devrait y être accordé puisque qu’il y a si peu de la déclaration qui soit admissible ou fiable. Je ne suis pas d’accord.

[12]           La déclaration de Mme Vogel a été produite pour remplacer la déclaration de Murielle Vincenti. Mme Vincenti ne pouvait pas être disponible pour le contre‑interrogatoire et, par conséquent, sa déclaration a été rendue à l’Opposant et remplacée par celle de Mme Vogel. Ce faisant, l’Opposant a assuré au Requérant qu’aucune nouvelle disposition ne serait ajoutée à la déclaration de Mme Vogel, sauf celles liées à ses titres de compétences.

[13]           La déclaration de Mme Vogel porte essentiellement sur la preuve d’emploi des marques de commerce MIU MIU au Canada. Mme Vogel affirme qu’elle travaille à titre d’associée du service juridique de Prada USA depuis le 14 juin 2004 et qu’elle occupe son poste actuel d’avocate principale depuis janvier 2008. Sa déclaration comprend des exemples de publicités accompagnés de « carnets de mode » (c’est-à-dire un échantillon des marchandises présentées lors d’un défilé de mode), de plans-média et de livres de collection (c’est-à-dire une version plus élaborée du carnet de mode), de même que des exemples d’étiquettes, de cintres, de boîtes en carton, etc. arborant l’une ou l’autre des marques de commerce MIU MIU, et le chiffre d’affaires des produits MIU MIU au Canada pour les années 2003 à 2007.

[14]           Comme il a été révélé au cours du contre-interrogatoire de Mme Vogel, toutes les pièces jointes à son affidavit ont soit été préparées par son homologue de Prada S.A., M. Dieter Tame, ou obtenues par lui d’autres personnes au sein de l’organisation de l’Opposant, et elle a examiné les renseignements compris dans sa déclaration et les pièces [transcription de Mme Vogel, p. 32, 36, 38, 39 et 48]. Mme Vogel a également obtenu les chiffres d’affaires de son collègue, M. Tame [transcription de Mme Vogel, p. 63]. Le fait que la déclaration de Mme Vogel reflète la déclaration précédente de Mme Vincenti, et que Mme Vogel se soit appuyée sur la recherche de son collègue, M. Tame, pour obtenir les pièces et une partie des renseignements compris dans sa déclaration ne discrédite pas Mme Vogel et ne rend pas inadmissible l’intégralité de sa déclaration pour les raisons qui suivent.

[15]           Premièrement, comme l’a souligné l’Opposant dans son plaidoyer écrit et lors de l’audience, Mme Vogel a expliqué au cours de son contre-interrogatoire que Prada USA et l’Opposant sont des entreprises liées et que tout le travail pour les clients grossistes canadiens est fait par son entreprise aux États-Unis. Les commandes passent par Prada USA et sont acheminées au Canada [transcription de Mme Vogel, p. 9, 66 et 67]. À titre d’avocate principale de Prada USA depuis plus de six ans, Mme Vogel est responsable de fournir des conseils juridiques à Prada USA sur divers sujets, dont la propriété intellectuelle [transcription de Mme Vogel, p. 11 et 12]. Comme clairement indiqué dans sa déclaration, Mme Vogel connaît bien les opérations de l’Opposant au Canada et ailleurs, et elle connaît plus particulièrement les produits vendus, les services rendus et les activités menées par l’Opposant en liaison avec les marques de commerce MIU MIU [déclaration de Mme Vogel, paragr. 4].

[16]           Deuxièmement, en commentant les exemples d’étiquettes et de boîtes de carton produits en pièce NV-19, Mme Vogel a bien indiqué qu’elle sait à quoi ressemble typiquement la boîte à chaussures et qu’elle connaît l’intérieur des vêtements prêts-à-porter puisque, explique-t-elle, [TRADUCTION] « Nous sommes très stricts à ce sujet. […] c’est ainsi qu’ils sont emballés, c’est ainsi que toute la marchandise est vendue. » [transcription de Mme Vogel, p. 71, 72, 73 et 76]. Elle a de plus expliqué que malgré le fait qu’elle ne sache pas précisément qui a photocopié les carnets de mode joints à sa déclaration, elle sait que l’Opposant conserve un historique des carnets de mode publiés au fil des ans [transcription de Mme Vogel, p. 26 à 30]. De même, malgré le fait qu’elle ne sache pas précisément dans quel magazine de mode (c’est-à-dire Vogue, Elle, Bazaar, Vanity Fair, etc.) ont été publiées certaines publicités reproduites en pièce NV-17, elle se souvient d’avoir vu personnellement certaines de ces publicités, de par ses lectures de détente [transcription de Mme Vogel, p. 49, 50, 55, 56 et 57].

[17]           Troisièmement, Mme Vogel a procédé à une vérification interne auprès des services des finances, de la planification, des ventes et de la publicité de son entreprise avant de signer sa déclaration [transcription de Mme Vogel, p. 60, 61, 64, 65 et 70]. Plus particulièrement elle a demandé à Chris Wile du service de la publicité quelle était la publicité faite au Canada [transcription de Mme Vogel, p. 60 et 61]. Elle a également demandé à une personne prénommée Diem du service de la planification à quels clients grossistes canadiens énumérés au paragraphe 36 de sa déclaration correspondaient les renseignements qui lui ont été fournis [transcription de Mme Vogel, p. 65]. Elle a également parlé à Giuseppe Scarpa du service des ventes [transcription de Mme Vogel, p. 70]. Mme Vogel a également expliqué qu’elle n’avait aucune raison de douter de la fiabilité des chiffres d’affaires produits par son homologue, M. Tame. M. Tame travaille au siège social de l’Opposant où les renseignements sur les filiales sont recueillis et il a donc accès aux dossiers de chaque filiale [transcription de Mme Vogel, p. 47]. Mme Vogel a indiqué en contre-interrogatoire qu’elle croyait que les données étaient justes selon sa connaissance de la marque, son interaction avec le service des finances et le fait qu’elle n’avait aucune raison de douter des renseignements [transcription de Mme Vogel, p. 63 et 64].

[18]           Enfin, en tenant compte des décisions Simpson’s Sears Ltd c. National Football League Properties Inc (1982), 61 CPR (2d) 170 (C.O.M.C.) et Vapor Canada Ltd c. MacDonald et al (1972), 6 CPR (2d) 204 (CF 1^re inst.), je suis d’accord avec l’Opposant qu’il n’est pas convenable de donner une interprétation trop restrictive de ce qui constitue les propres connaissances d’un déposant dans une situation comme celle en l’espèce. Il n’est pas suffisant de discréditer Mme Vogel simplement parce qu’elle a indiqué en contre-interrogatoire qu’elle avait acquis une partie de sa connaissance des faits déposés dans sa déclaration à partir de documents commerciaux et de rapports administratifs faits par d’autres membres de son organisation. Mme Vogel a répondu aux questions avec rigueur. Comme pour le propre témoin du Requérant, Mme Gagné, qui a indiqué en contre-interrogatoire qu’elle n’avait pas connaissance de chaque aspect sans exception des activités du Requérant, on ne peut s’attendre à ce que Mme Vogel ait une connaissance encyclopédique de chaque aspect sans exception des activités de l’Opposant.

Fardeau de preuve respectif des parties

[19]           L’Opposant a le fardeau de preuve initial d’établir les faits allégués sur lesquels s’appuie chaque motif d’opposition. Lorsqu’il s’est acquitté de ce fardeau de preuve, le fardeau ultime d’établir que chacune des Marques est enregistrable incombe au Requérant, selon la prépondérance des probabilités [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst.) et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)]. Dans le cadre des présentes procédures d’opposition, le fardeau ultime incombe au Requérant de démontrer qu’il n’y aurait pas de probabilité de confusion entre chacune des Marques et les marques de commerce MIU MIU de l’Opposant.

[20]           Le test en matière de confusion est le même pour chacun des motifs fondés sur la non-enregistrabilité, l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif plaidés par l’Opposant. Cependant, comme il deviendra évident dans le cadre de mon examen, le fardeau de preuve initial qui incombe à l’Opposant est différent pour chacun d’eux. De même que la date pertinente pour examiner chacun de ces motifs d’opposition.

Test en matière de confusion

[21]           Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que :

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[22]           Par conséquent, le paragraphe 6(2) ne concerne pas tant la confusion entre les marques elles-mêmes que la possibilité que des marchandises ou des services provenant d’une source soient perçus comme provenant d’une autre source.

[23]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Comme l’a souligné le juge Denault dans Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 CPR (3d) 359 à 69 :

Les marques de commerce devraient être examinées dans l’optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis, mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d’apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l’ensemble des consommateurs moyens.

[24]           Dans l’application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse rigoureuse des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

Examen des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[25]           L’Opposant a fait valoir que chacune des Marques n’est pas enregistrable suivant les dispositions de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elles créent de la confusion avec l’une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l’Opposant qui figurent à l’annexe B. L’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve suivant ce motif d’opposition en produisant des copies certifiées de ces enregistrements. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire de confirmer que ces enregistrements sont en règle en date d’aujourd’hui, qui est la date pertinente dans l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) [voir Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[26]           Puisque l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial, le Requérant doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou l’autre des marques de commerce déposées de l’Opposant. Sauf indication contraire, j’axerai mon examen sur les marques verbale et figurative MIU MIU visées par les enregistrements n^os LMC529861 et LMC529796, qui constituent l’argument le plus solide de l’Opposant. Si l’Opposant n’obtient pas gain de cause en ce qui concerne l’une ou l’autre de ces marques, il n’aura pas plus de succès avec les autres marques. Je remarque qu’une preuve d’emploi ou de publicité de la marque figurative MIU MIU visée par l’enregistrement n^o LMC529796 peut servir de preuve d’emploi ou de publicité de la marque verbale MIU MIU.

Examen des facteurs du paragraphe 6(5)

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27]           Chacune des marques de commerce en l’espèce possède un caractère distinctif inhérent très prononcé.

[28]           Bien que le Requérant précise que le mot MIIYU signifie « beauté » en japonais, je suis d’accord avec l’Opposant que la grande majorité des Canadiens, qu’ils soient anglophones ou francophones, ne connaîtraient pas cette signification, qui par conséquent n’est pas pertinente à l’examen.

[29]           De même, bien que le contre-interrogatoire de Mme Vogel établisse que la marque de commerce MIU MIU de l’opposant est un « diminutif » du nom du styliste de l’Opposant, Miucci Prada [transcription de Mme Vogel, p. 20], les mots MIU MIU en question ne possèdent aucune signification en anglais ou en français et ne suggèrent aucune idée particulière.

[30]           En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques en question sont devenues connues, il y a des preuves des deux parties que chacune de leurs marques respectives a été employée au Canada de façon à améliorer dans une certaine mesure leur caractère distinctif, particulièrement pour celles de l’Opposant.

[31]           La déclaration de Mme Vogel démontre que l’emploi des marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant en liaison avec, de manière générale, vêtements pour hommes et pour femmes, chaussures, accessoires de mode, sacs à main, bijoux, lunettes de soleil et montures de lunettes [voir plus particulièrement les carnets de mode produits en pièce NV-1; les exemples d’étiquettes, de cintres et de boîtes de carton arborant les marques verbale et figurative MIU MIU et produits en pièce NV-19; les livres de collection produits en pièce NV-20; la collection de montures de lunettes et de lunettes de soleil produites en pièce NV-21; et la déposition orale de Mme Vogel aux pages 72 à 74 concernant les exemples d’étiquettes produits en pièce NV-19, lesquelles sont apposées à l’intérieur des vêtements prêts-à-porter présentés dans les carnets de mode et les livres de collection]. Mme Vogel a indiqué en contre-interrogatoire qu’elle sait que ces produits sont vendus au Canada [transcription de Mme Vogel, p. 18]. Elle a également produit les chiffres d’affaires de l’Opposant au Canada, lesquels varient de 2 M$ en 2003, suivis de deux années où le chiffre d’affaires se situait légèrement au-dessous du 2 M$ par année et ensuite à plus de 2,6 M$ en 2006 et de 3,76 M$ en 2007. Cependant, aucune ventilation des ventes annuelles pour chacun des produits de l’Opposant n’a été fournie.

[32]           En ce qui concerne la promotion et la publicité des marques verbale et figurative MIU MIU au Canada, sauf pour des publicités insérées dans des magazines de mode américains en circulation au Canada, aucun investissement publicitaire n’a été directement fait au Canada [déclaration de Mme Vogel, paragr. 30; transcription de Mme Vogel, p. 58 et 60]. Néanmoins, je reconnais que l’Opposant a apparemment dépensé une somme importante pour la promotion et la publicité des marques verbale et figurative MIU MIU dans des magazines de mode américains [voir les sommes indiquées dans les tableaux produits en pièces NV-17 et NV-18; voir également le paragr. 31 de la déclaration de Mme Vogel qui indique que les produits MIU MIU ont été approuvés par des personnalités de la mode et des célébrités internationales, comme en témoignent les extraits de magazines de mode américains joints à sa déclaration] et que certains de ces magazines, sinon tous, étaient en circulation au Canada. En effet, je remarque que les pages couverture de certains des magazines reproduites en pièce NV-17 affichent des prix en dollars américains et canadiens, dont Interview (numéro de mars 1993) et Mirabella (numéro de mars 1993), tandis que d’autres affichent un prix pour les États-Unis (3,50 $) et un prix pour l’extérieur (4,50 $) [voir également Bodum USA, Inc et al c. Meyer Housewares Canada Inc (2012) CF 1450, dans lequel la Cour a reconnu les effets des médias américains sur le marché canadien].

[33]           En ce qui concerne les Marques du Requérant, il est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada. Bien que l’affidavit de Mme Gagné démontre que le Requérant a commencé l’emploi de ses Marques en liaison avec certaines des Marchandises décrites à l’annexe A en ou vers septembre 2008 et que les produits MIIYU sont depuis régulièrement publicisés dans les catalogues saisonniers du Requérant, qui, selon Mme Gagné, sont distribués par publipostage à quelque 630 000 clients et clients potentiels du Requérant [affidavit de Mme Gagné, paragr. 16, pièce IG-3], Mme Gagné n’a pas produit de chiffre d’affaires des produits MIIYU au Canada. De plus, le Requérant a vendu les produits MIIYU uniquement dans la province de Québec [transcription de Mme Gagné, p. 24 et 25].

[34]           En conclusion, l’examen général de ce premier facteur, qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l’Opposant. Bien que la preuve d’emploi et de publicité au Canada des marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant n’est peut-être pas aussi détaillée qu’elle le pourrait, une interprétation juste du témoignage oral et du témoignage écrit de Mme Vogel m’amène à conclure que les marques verbale et figurative MIU MIU sont devenues connues au Canada dans une plus grande mesure que celles du Requérant, particulièrement compte tenu des chiffres d’affaires de l’Opposant, qui s’élèvent à plus de 12 M$ pour la période entre 2003 et 2007, et les effets des retombées des publicités américaines.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[35]           La date de premier emploi de l’Opposant au Canada indiquée dans les certificats d’enregistrement n^os LMC529796 et LMC529861 est au moins aussi tôt que les 30 et 31 mai 2000 respectivement et l’Opposant produit des chiffres d’affaires remontant au moins à 2003. Comparativement, les demandes d’enregistrement des Marques sont fondées sur un emploi projeté et le Requérant a seulement commencé l’emploi des Marques en liaison avec certaines des Marchandises en ou vers septembre 2008. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise ainsi l’Opposant.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[36]           En ce qui concerne le genre de marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer les états déclaratifs des Marchandises du Requérant avec l’état déclaratif des marchandises des enregistrements de l’Opposant [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[37]           Comme susmentionné, les demandes d’enregistrement des Marques couvrent, en général, les sous-vêtements et vêtements de détente pour femmes. Comparativement, les enregistrements n^os LMC529796 et LMC529861 de l’Opposant couvrent, entre autres, les vêtements pour femmes, nommément manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pulls, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et mi-chaussettes, gants, cravates, écharpes.

[38]           Les marchandises des parties sont identiques ou se chevauchent. Comme souligné par l’Opposant dans son plaidoyer écrit et lors de l’audience, les marchandises des parties ne sont pas spécialisées (comme pour le sport ou un mariage, etc.), ou visant une fonction particulière. Les marchandises des deux parties comprennent des vêtements portés sur une base quotidienne par les femmes. De plus, et comme reconnu par le Requérant par le témoignage oral de Mme Gagné, les sous-vêtements et vêtements de détente (« vêtement d’intérieur ») du Requérant peuvent être portés de différentes façons par la cliente [transcription de Mme Gagné, p. 22]. Par exemple, une cliente peut décider de porter un soutien-gorge du Requérant comme un maillot, ou une robe d’intérieur du Requérant comme une robe décontractée. Autrement dit, et comme reconnu par Mme Gagné en contre-interrogatoire, ce que fait la cliente avec les Marchandises du Requérant ne regarde que la cliente [transcription de Mme Gagné, p. 22].

[39]           À cet égard, le fait que les marchandises de l’Opposant soient des vêtements et accessoires haut de gamme contrairement aux Marchandises du Requérant, que Mme Gagné qualifie de « petit budget » [affidavit de Mme Gagné paragr. 12 et 13], n’aide en rien le Requérant puisque rien n’empêche le Requérant de vendre des produits haut de gamme sous les Marques. En effet, l’affidavit et le contre-interrogatoire de Mme Gagné établissent que le Requérant vend également dans ses locaux des vêtements griffés et a en stock divers vêtements qui sont des produits haut de gamme (et par conséquent visant la même clientèle que l’un des produits MIU MIU). La preuve du Requérant établit également que le Requérant vend non seulement des vêtements et des accessoires griffés, mais aussi qu’il a collaboré avec des créateurs de mode par le passé pour la production de collections de vêtements vendus dans les locaux du Requérant, comme le démontrent les pièces suivantes, qui ont été évoquées durant le contre-interrogatoire de Mme Gagné :

• La pièce A qui est composée du catalogue Automne 2010 du Requérant. Le catalogue montre que le Requérant met en vente et vend des vêtements du genre vendu par l’Opposant, de même que de la lingerie fabriquée par le Requérant ou par des tiers comme celle vendue sous les marques de commerce de tiers PASSIONATA et PRINCESS TAM TAM. Le catalogue comprend également des références à des vêtements conçus par Philippe Dubuc, un créateur de mode.
• La pièce B qui fait référence à la page 11 du catalogue du Requérant qui affiche la marque SCOTCH & SODA, que Mme Gagné qualifie de marque d’un tiers [transcription de Mme Gagné, p. 77].
• La pièce C qui présente le mannequin Tony Ward portant les vêtements griffés John Bartlett [transcription de Mme Gagné, p. 77 et 78]. Mme Gagné a précisé que le Requérant et John Bartlett ont collaboré pour la création de vêtements et que ces produits ont été vendus dans les locaux du Requérant.
• La pièce D qui illustre la collection de vêtements Philippe Dubuc qui était mise en vente et vendue dans les locaux du Requérant.
• La pièce E qui montre de la lingerie arborant la marque d’un tiers PRINCESS TAM TAM.

[40]           De plus, Mme Gagné, en réponse aux engagements pris lors de son contre-interrogatoire, a fourni en réponse n^o E-5 une liste détaillée de plus de 50 marques de créateurs de mode vendus dans les locaux du Requérant, dont BALMAIN, CHLOÉ, GIVENCHY, etc.

[41]           Comme susmentionné, le genre de la clientèle des parties est également la même. Comme souligné par l’Opposant dans son plaidoyer écrit et lors de l’audience, les femmes qui achètent et qui portent des vêtements et des accessoires de l’Opposant pourraient être les mêmes que celles qui achètent les Marchandises du Requérant. Ici encore, la preuve la plus probante de ce ceci est le fait que le Requérant met en vente et vend dans les mêmes locaux non seulement les produits MIIYU, mais également des vêtements fabriqués par des créateurs de mode.

[42]           Le fait que le Requérant vend les Marchandises par une seule voie de commercialisation, nommément les propres magasins de détail du Requérant, n’aide en rien le Requérant puisque rien n’empêche le Requérant de vendre les Marchandises par d’autres voies de commercialisation comme celles par lesquelles sont vendus les produits MIU MIU de l’Opposant au Canada [voir Eminence SA c. Registraire des marques de commerce (1977), 39 CPR (2d) 40 (CF 1^re inst.)]. De plus, comme susmentionné, le Requérant met en vente et vend dans les mêmes locaux non seulement les produits MIIYU, mais également des vêtements fabriqués par des créateurs de mode, ce qui pourrait comprendre ceux de l’Opposant. Autrement dit, les produits des deux parties pourraient être disponibles dans les mêmes locaux.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[43]           Il y a un degré appréciable de ressemblance entre chacune des Marques et les marques verbale et graphique MIU MIU de l’Opposant considérées dans leur ensemble.

[44]           Lors de l’audience, le Requérant a fait valoir que la répétition du mot MIU dans les marques de commerce de l’Opposant constitue l’élément dominant des marques et les distingue de chacune des Marques, qui sont composées d’un seul mot. Je ne suis pas d’accord.

[45]           Comme susmentionné, les marques de commerce en l’espèce ne sont pas porteuses de sens pour les Canadiens anglophones ou francophones. Il n’y a pas de « point d’ancrage » (ou de racine) qui permette la différenciation des marques. En conséquence, le rôle joué par la répétition du mot MIU est amoindri. De plus, les Marques elles-mêmes comprennent également un élément de répétition, nommément les deux lettres « I », qui sont suivies de la lettre « Y ».

[46]           Quoique l’orthographe des marques de commerce en l’espèce soit légèrement différente, l’impression visuelle est très similaire. C’est particulièrement vrai lorsqu’on considère chacune des marques figuratives des parties. En effet, la marque figurative MIIYU du Requérant et la marque figurative MIU MIU de l’Opposant sont toutes les deux composées de lettres stylisées de forme arrondie.

[47]           De plus, je suis d’accord avec l’Opposant que la variation orthographique des marques de commerce en l’espèce n’a pas beaucoup d’importance en ce qui a trait au souvenir vague. Il n’est pas certain que quelqu’un se souviendrait de l’orthographe exacte des Marques, qui n’est pas facile à se rappeler puisqu’elle n’est pas employée fréquemment en anglais ou en français. Se souvenir de cette orthographe nécessiterait un degré d’attention élevé, ce qui ne correspond pas au test en matière de confusion.

[48]           D’un point de vue phonétique, la seule distinction entre chacune des Marques et les marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant vient du fait que les marques de l’Opposant répètent le mot MIU, alors que les Marques du Requérant n’y font référence qu’une seule fois. Autrement, les marques en l’espèce sont plutôt identiques.

Autres circonstances de l’espèce

[49]           Comme autres circonstances de l’espèce, l’Opposant fait valoir que l’affidavit de M. Booth et le contre-interrogatoire de Mme Gagné révèlent que le Requérant connaissait l’existence des marques de commerce MIU MIU de l’Opposant puisque de telles marques ont été citées pendant l’examen de chacune des demandes du Requérant et que le Requérant a décidé d’aller de l’avant avec ses demandes malgré cela. Quoi qu’il en soit, la décision rendue par la section de l’examen du Bureau des marques de commerce ne lie pas la Commission et n’a pas pour elle valeur de précédent, étant donné que la section de l’examen n’est pas saisie de la preuve que les parties produisent dans une opposition. Qui plus est, le fardeau de preuve du Requérant est différent selon que la demande en est au stade de l’examen ou de l’opposition. En conséquence, il convient d’accorder peu de poids, voire aucun, à cette circonstance particulière.

[50]           Comme autre circonstance, l’Opposant fait valoir que l’affidavit de Mme Topor révèle que le Requérant s’opposerait apparemment à une demande d’enregistrement par un tiers de la marque de commerce MIYU fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec, entre autres, les produits de beauté, les produits pour soigner les cheveux, les boissons et les compléments alimentaires. L’Opposant se demande comment le Requérant considère la situation en l’espèce étant donné que les marchandises de l’Opposant sont plus semblables à celles du Requérant que celles visées par cette demande d’un tiers. Cependant, la raison pour laquelle le Requérant a décidé de produire l’affidavit de Mme Topor comme preuve est ambiguë. La raison pour laquelle le Requérant a décidé de s’opposer à cette demande par un tiers est également ambiguë. Lors de l’audience, le Requérant a fait valoir que le degré de ressemblance qui existe entre la marque de commerce de ce tiers et les Marques est plus important que celui qui existe entre les marques de commerce de l’Opposant et les Marques. Puisque chaque affaire doit être tranchée au cas par cas, je ne suis pas prête à accorder du poids à cette autre circonstance.

[51]           Comme autre circonstance, l’Opposant souligne que la transcription du contre-interrogatoire de Mme Gagné révèle que la marque figurative MIU MIU de l’Opposant et la marque figurative MIIYU du Requérant ont apparemment été méprises par inadvertance par Mme Gagné et son avocat, ainsi que par le sténographe à un moment donné pendant le contre-interrogatoire. Cependant, je ne suis pas prête à accorder un poids important à cette circonstance, qui semble davantage relever de l’anecdote à la suite de la formulation de la Q. 187 posée par l’avocat de l’Opposant.

[52]           Enfin, quoique cela n’ait pas été présenté par le Requérant lors de l’audience, je remarque que Mme Gagné conclut son affidavit en affirmant qu’elle n’est pas personnellement au courant de quelque confusion que ce soit entre les marques en l’espèce. Cependant, je ne suis pas prête à accorder un poids important à cette circonstance en l’absence de toute information en ce qui concerne l’étendue des ventes des Marchandises arborant les Marques par le Requérant, qui de plus auraient été limitées à la province de Québec.

Conclusion à l’égard de la probabilité de confusion

[53]           Comme susmentionné, le paragraphe 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la possibilité que l’on confonde les sources des marchandises ou des services. En l’espèce, il s’agit de déterminer si une personne, qui a un souvenir vague des marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant en ce qui concerne les marchandises enregistrées par l’Opposant, risquerait, en raison d’une première impression et d’un souvenir vague, de conclure que les Marchandises du Requérant sont produites ou vendues par l’Opposant.

[54]           Quoique je reconnaisse que les marques en l’espèce ne sont pas identiques, je considère que les différences qui existent entre elles ne sont pas probantes au point de l’emporter sur tous les facteurs fondés sur le paragraphe 6(5) susmentionnés. Au mieux, pour le Requérant, je juge que les probabilités en ce qui concerne la probabilité de confusion entre les sources des marchandises des parties sont également réparties. Comme il incombe au Requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion, je dois trancher la question à l’encontre du Requérant.

[55]           Par conséquent, le motif fondé sur la non-enregistrabilité peut être accueilli dans chaque cas.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

[56]           L’Opposant a fait valoir que chacune des Marques ne distingue ni ne peut distinguer les Marchandises des marchandises et services de l’Opposant, ni n’est adaptée de manière à les distinguer selon les dispositions de l’article 2 de la Loi puisque chacune des Marques crée de la confusion avec les marques de commerce MIU MIU de l’Opposant.

[57]           Un opposant s’acquitte du fardeau qui lui incombe à l’égard du caractère distinctif s’il établit qu’à la date de production de son opposition (en l’espèce, le 17 février 2009), sa marque de commerce était devenue connue dans une certaine mesure, au moins au point de faire perdre le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst.)]. L’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne les marques verbale et figurative MIU MIU qui sont l’objet des enregistrements n^os LMC529861 et LMC529796, et qui ont été employées au Canada en liaison avec les vêtements pour femmes, les chaussures, les accessoires de mode et les sacs à main.

[58]           La différence entre les dates pertinentes n’a pas d’incidence importante sur mon examen précédent du motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité. Par conséquent, les conclusions tirées précédemment en ce qui concerne la probabilité de confusion entre chacune des Marques et les marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant demeurent pertinentes. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli dans chaque cas.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement

[59]           L’Opposant a fait valoir que le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des Marques selon les dispositions de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi puisque, à la date de production des demandes d’enregistrement du Requérant, chacune des Marques créait de la confusion avec les marques de commerce MIU MIU de l’Opposant.

[60]           Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi s’il démontre qu’à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du Requérant, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n’avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande du Requérant a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi]. L’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve à l’égard des marques verbale et figurative MIU MIU qui sont l’objet des enregistrements n^os LMC529861 et LMC529796, et qui ont été employées au Canada en liaison avec les vêtements pour femmes, les chaussures, les accessoires de mode et les sacs à main.

[61]           Puisqu’il n’y a aucune preuve d’emploi des Marques à la date pertinente pour évaluer le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a), mes commentaires précédents en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur non-enregistrabilité à l’égard de la mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues et la coexistence des marques des parties ne s’appliquent pas. Autrement, mes conclusions tirées précédemment en ce qui concerne la probabilité de confusion entre chacune des Marques et les marques verbale et figurative MIU MIU de l’Opposant demeurent pertinentes. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement est accueilli dans chaque cas.

Décision

[62]           Compte tenu de ce qui précède et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay

 

Annexe A

 

 

État déclaratif des marchandises visées par les demandes d’enregistrement n^os 1350400 et 1350402 :

 

Combinaisons-jupons, jupons et camisoles pour femmes; culottes, bikinis et culottes de maintien pour femmes; vêtements de nuit pour femmes, nommément robes de nuit,

nuisettes, pyjamas; peignoirs et vêtements de détente pour femmes, nommément peignoirs, liseuses, robes de détente et tailleurs-pantalons; soutiens-gorge, gaines et ensembles soutiens-gorge/culottes pour femmes; maillots de bain pour femmes.

Annexe B

 

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement ou de demande/date d’enregistrement ou de demande	Marchandises ou Services Date de premier emploi
	LMC635182 2005-03-14	Services de magasin de détail, nommément vente au détail des articles suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires de mode, articles en cuir et leurs accessoires, sacs, parfumerie, cosmétiques, bijoux, montres, lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes. Déclaration d’emploi déposée le 23 février 2005.
	LMC529796 2000-06-27	(1) Livres et revues; articles de bureau, nommément : cahiers d'exercices, carnets d'adresses et cahiers, feuillets intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments d'écriture et d'inscription, nommément : stylos à encre, stylos à bille, stylos-feutres, marqueurs, surligneurs, crayons et mines de crayons, recharges de stylo; sacs à main, portefeuilles, bagages, mallettes à documents, fourre-tout, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et sacs de vol, sacs à bandoulière, sacs à vêtements de voyage, porte-clés, parapluies; vêtements pour hommes, dames et enfants, nommément : manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pulls, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et mi-chaussettes, gants, cravates, écharpes, chapeaux et casquettes, bottes, souliers et pantoufles. Déclaration d’emploi déposée le 30 mai 2000.
	LMC442501 1995-05-05	(1) Sacs à main; valises; malles de voyage; portefeuilles; sacs à main; porte-folios; sacs d’école; serviettes; sacs pour hommes; parapluies; parasols; bâtons de marche; harnais et selles; vêtements pour hommes, dames et enfants; nommément costumes et robes en cuir; chemises; blouses; jupes; manteaux; pantalons; vestes; maillots; pyjamas; chaussettes et bas; maillots; corsets; jarretières; caleçons; jupons; chapeaux; écharpes; cravates; imperméables; pardessus; capotes; maillots de bain, combinaisons sportives; coupe-vents; pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure; foulards; gants; robes de chambre; chaussures; nommément souliers; chaussures de sport; pantoufles et bottes. Date de dépôt antérieure : 5 octobre 1992 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée en ITALIE. Enregistrée en Italie ou pour l’Italie le 5 octobre 1992 sous le no 00578994.
MIU MIU	LMC529861 2000-06-29	(1) Sacs à main, portefeuilles, bagagerie, mallettes à documents, fourre-tout porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et sacs de vol, sacs à bandoulière, sacs à vêtements pour voyager, porte-clés, parapluies, parasols vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pulls, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et mi-chaussettes, gants, cravates, écharpes, chapeaux et casquettes, bottes, chaussures et pantoufles. Déclaration d’emploi déposée le 31 mai 2000.
	1384327 2008-02-21	(1) Lentilles, nommément objectifs, verres de contact, verres de lunettes, loupes, lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil, cadres pour lunettes et pour lunettes de soleil, étuis à lunettes. (2) Téléphones, téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément étuis pour téléphones et téléphones mobiles, lecteurs multimédias nommément lecteurs MP3 et MP4 ainsi qu'étuis pour lecteurs multimédias y compris lecteurs MP3 et MP4; cosmétiques, nommément crème de jour et crème de nuit, produits de nettoyage pour le visage et le corps, bain moussant, crème à raser, lotion après-rasage, crème de fond, vernis à ongles, déodorants pour hommes et femmes, savon de toilette et savon pour bébés, shampooings et après-shampooings, fixatifs, dentifrice et parfums, nommément parfums, eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et femmes. (1) Services de restaurant, services d'hôtels, services de motels, services de bar, services de salons à cocktails, services de maisons de chambres pour touristes, nommément offre d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.