Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
INSTANCE EN VERTU DE l’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ICE KISS
No D’ENREGISTREMENT : 379,452
Le 28 décembre 2001, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 à 3651410 Canada Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l’enregistrement susmentionné.
La marque de commerce ICE KISS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : friandises nommément, friandises au goût de chocolat.
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit démontrer que la marque en question a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, qu’à défaut d’établir un tel emploi, il doit fournir la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est tout moment entre le 28 décembre 1998 et le 28 décembre 2001.
En réponse à l’avis, un affidavit souscrit par Henri Neufeld ainsi que les pièces y afférentes ont été déposés au dossier. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. [traduction] Je note que le plaidoyer écrit du propriétaire inscrit fait état de faits se rapportant à la pratique normale de son commerce, mais que ces faits ne sont pas attestés par l’affidavit de M. Neufeld. Étant donné que seule la preuve soumise en temps utile par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle peut être examinée par le registraire, je n’ai pas tenu compte des éléments que le propriétaire inscrit a introduits en preuve dans son plaidoyer écrit. Seule la partie requérante était représentée pendant l’audience.
Dans son affidavit, M. Neufeld déclare être le secrétaire trésorier du propriétaire inscrit et que ce dernier a utilisé et continue à utiliser la marque de commerce ICE KISS au Canada en liaison avec les marchandises en cause. Il ajoute que le propriétaire inscrit et son prédécesseur en titre ont employé la marque de commerce de manière continue depuis décembre 1990. Il dépose sous la cote A une facture de vente. Il précise que la marque de commerce ICE KISS figure sur une étiquette autocollante apposée sur un contenant et il en fournit un échantillon sous la cote B. Il explique que le propriétaire inscrit importe les marchandises en cause et qu’il les vend et les distribue à différents clients au Canada.
Vu la preuve soumise, il est permis de conclure que les marchandises visées par l’enregistrement ont fait l’objet d’au moins une transaction pendant la période pertinente. Je conviens que la facture déposée sous la cote A établit que le propriétaire inscrit, 3651410 Canada Inc., qui semble faire affaire sous le nom « Regal Confections », a effectué une vente.
Toutefois, la partie requérante soutient que la preuve ne permet pas de déterminer à qui appartient la marque employée. Elle prétend de plus que le propriétaire inscrit n’a pas démontré avoir employé la marque de commerce ICE KISS mais plutôt la marque de commerce MORITZ ICE KISS, ce qui n’équivaut pas à employer la marque inscrite au registre.
En ce qui concerne la marque dont l’emploi a été démontré, je reproduis ci‑dessous la marque comme elle figure sur l’étiquette autocollante fixée sur le contenant dans lequel sont insérées les marchandises :
Je conclus que, compte tenu de l’emploi d’un lettrage de grandeur et de style différents, les mots ICE KISS ressortent par rapport à l’autre élément, à savoir le mot MORITZ. Je conclus, par conséquent, que le public penserait vraisemblablement que les mots ICE KISS sont utilisés en tant que marque de commerce (voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, 1er principe).
Il s’agit ensuite de savoir « à qui appartient » la marque dont il est fait usage. Comme l’a, à juste titre, soulevé la partie requérante, la preuve ne permet pas de déterminer si le propriétaire inscrit agit simplement en tant qu’importateur et distributeur des marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce. La marque en question est employée pour le bénéfice du fabricant et non du propriétaire inscrit dans les cas où ce dernier ne fait qu’importer et vendre les marchandises portant la marque de commerce d’une autre entité. Or, comme j’estime qu’à cet égard la preuve est équivoque, l’ambiguïté doit jouer contre le propriétaire inscrit (voir Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1re int.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.). N’étant pas en mesure d’inférer que le propriétaire inscrit a utilisé la marque de commerce (voir Marcus, carrying on business as Marcus & Associates c. Quaker Oats Co. of Canada, 20 C.P.R. (3d) 46 et Mayborn Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce et al., 70 C.P.R. (2d) 1), je conclus que son enregistrement doit être radié.
Dans le cadre d’une instance en vertu de l’article 45, une surabondance de preuve n’est pas requise, mais celle‑ci doit néanmoins être claire et non équivoque. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Comme il a été énoncé dans S.C. Johnson & Son, Inc. c. Registraire des marques de commerce, 55 C.P.R. (2d) 34, le registraire ne peut émettre des hypothèses et on ne peut s’attendre à ce qu’il connaisse d’office la nature du commerce exercé par les propriétaires d’une marque de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement no LMC379,452 sera radié en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 27 JANVIER 2005.
D. Savard
Agent d’audition supérieur
Section de l’article 45