Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2014 COMC 251
Date de la décision: 2014-11-14
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP visant l’enregistrement no LMC714,622 de la marque de commerce DESSIN D’UN COQ (noir et blanc) au nom de J. BENNY INC.
[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement no LMC714,622 pour la marque de commerce DESSIN D’UN COQ (noir et blanc) (la Marque) telle que ci-après reproduite :
en liaison avec :
French fried potatoes, roasted chicken, ribs and fried fish; barbecue sandwiches and sandwiches. (Traduction: pommes de terre frites, poulet rôti, côtes levées et poisson frit; sandwichs barbecue et sandwichs.) (les Marchandises); et
Services: Food delivery services; restaurant services. (Traduction: Services de livraison de mets préparés; services de restaurant.) (les Services).
[2] À la lumière de la preuve au dossier et pour les motifs ci-après décrits, j’arrive à la conclusion que l’Inscrivante (ci-après définie) s’est déchargée de son fardeau de prouver l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) durant la Période Pertinente (ci-après définie).
La procédure
[3] Le 28 septembre 2012, à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP (la Partie Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à J. BENNY INC. (l’Inscrivante).
[4] L’article 45 de la Loi oblige l’Inscrivante à démontrer qu’elle a employé au Canada la Marque en liaison avec chacune des Marchandises et les Services à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2012 (la Période Pertinente).
[5] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s’agit d’établir prima facie un emploi de la Marque [voir 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 FC 18 (CF 1re inst)].
[6] Une simple allégation d’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et/ou les Services n’est pas suffisante pour établir son usage au sens de l’article 4 de la Loi. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambigüité dans la preuve sera interprétée à l’encontre de l’Inscrivant [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[7] En réponse à l’avis, l’Inscrivante a produit la déclaration solennelle de M. Jean Benny avec les pièces JB-1 à JB-23. Les parties ont produit des représentations écrites. Les parties étaient représentées lors d’une audience.
Remarques préliminaires
[8] La déclaration solennelle de M. Benny concerne des procédures distinctes engagées à l’encontre de trois enregistrements et donc trois marques différentes. Pour les fins de cette décision je référerai qu’aux passages pertinents se rapportant aux activités commerciales de l’Inscrivante et/ou ses sous-licenciés, ainsi que ceux relatifs à l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services.
[9] À l’audience la Partie Requérante a insinué que certaines pièces auraient été manipulées, voir même fabriquées pour répondre aux différents avis du registraire afin de préserver les marques de commerce faisant l’objet de ces avis sous l’article 45 de la Loi. Pour se faire, elle a entre autres comparé certaines des pièces produites pour prouver l’emploi de la Marque avec des pièces produites au soutien d’allégations d’emploi des autres marques de commerce qui font l’objet de procédures similaires.
[10] Quelques remarques s’imposent à ce sujet. Il s’agit d’une procédure administrative qui vise à éliminer du registre le bois mort. Il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire sur des faits contestés. Tel qu’il apparaitra lors de l’analyse de la preuve, l’Inscrivante a plusieurs sous-licenciés. La preuve d’emploi de la Marque dans ce dossier n’est pas la même que celle produite dans les autres dossiers et vice versa. De plus, la preuve provient dans certains cas de sous-licenciés différents et il devient donc difficile de tirer des conclusions fondées sur une comparaison d’éléments de la preuve provenant d’un sous-licencié à ceux provenant d’un autre sous-licencié.
[11] J’ai remarqué que la Partie Requérante réfère dans ses représentations écrites à des documents y annexés. J’ai informé la Partie Requérante lors de l’audience qu’elle ne pouvait introduire de la preuve de quelque manière que ce soit dans le cadre d’une procédure sous l’article 45 de la Loi ou de se référer à de la documentation qui ne fait pas partie du dossier [voir Fasken Martineau DuMoulin LLP c In-N-Out Burgers, 2007 CanLII 80990 (COMC)].
La preuve
[12] M. Benny se décrit comme étant le président ainsi que le secrétaire de l’Inscrivante et ce depuis sa constitution. Il est également le président d’autres entreprises auxquels il fait référence dans sa déclaration solennelle. Il a produit comme pièce JB-1 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant l’Inscrivant.
[13] Puisque la déclaration solennelle de M. Benny traite de l’emploi de différentes marques de commerce, je tiens à souligner que M. Benny discute de l’emploi de la Marque aux paragraphes 14 à 20, 34 à 36 ainsi qu’aux paragraphes 47 à 66 de sa déclaration solennelle. Je m’attarderai donc plus amplement sur ces paragraphes ainsi que sur les paragraphes décrivant les liens qui existent entre les différentes entités corporatives identifiées dans sa déclaration solennelle.
[14] M. Benny explique que la Marque est employée par BENNY & FRÈRES INC., dont il est également le président, en vertu d’une licence octroyée par l’Inscrivante qui comporte un programme de franchise visant l’exploitation de restaurants. Il a produit comme pièce JB-2 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant cette entreprise. Il explique que ce programme de franchise comporte une licence qui permet à BENNY & FRÈRES INC d’accorder des sous-licences. Il affirme que dans le cadre de cette licence et ces sous-licences, l’Inscrivante a contrôlé directement ou indirectement durant la Période Pertinente les caractéristiques et la qualité des Marchandises et Services. Il a d’ailleurs produit comme pièce JB-3 une copie des licences confirmatives de marques de commerce entre l’Inscrivante et BENNY & FRÈRES INC ainsi que celles conclues entre cette dernière et d’autres entreprises (les sous-licenciés). Au paragraphe 15 de son affidavit il énumère les différents sous-licenciés.
Services de restaurant
[15] M. Benny affirme que des services de restaurant ont été offerts et rendus par les sous-licenciés de l’Inscrivante, identifiés au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle, en liaison avec la Marque et ce depuis au moins le 7 décembre 2011 permettant ainsi aux clients de déguster des repas servis sur place dans ces restaurants.
[16] À titre de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services de restaurant, M. Benny a produit :
• Une reproduction d’une affiche (pièce JB-4) portant la Marque placée à l’entrée de chacun des restaurants identifiés au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle et ce depuis le 7 décembre 2011;
• Une reproduction d’une affiche (pièce JB-5) portant la Marque placée à l’entrée de chacun des restaurants identifiés au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle identique à la pièce JB-4 sauf qu’elle contient l’ajout d’un avis concernant la marque, employée depuis janvier 2012 ainsi que deux photographies montrant ladite affiche à l’entrée du restaurant situé à Ste-Thérèse;
• Deux photographies (faisant partie de la pièce JB-5) montrant l’affiche (pièce JB-5) placée à l’entrée du restaurant situé à Ste-Thérèse et ce depuis janvier 2012;
• Copie de l’endos du rouleau de papier servant à imprimer les factures (pièce JB-6) portant la Marque. Ainsi les factures émises depuis au moins 2010 pour l’achat d’un repas au restaurant opéré par les sous-licenciés énumérés au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle portaient la Marque. M. Benny affirme qu’au moins 18,000 factures portant la Marque ont été remises durant le mois d’août 2012 aux clients qui ont mangé sur place, dans la salle à manger des restaurants opérés par les sous-licenciés identifiés au paragraphe 15 de sa déclaration solennelle;
[17] M. Benny affirme que la Marque apparaît également sur le devant des factures émises par le sous-licencié opérant un restaurant à Montréal-Nord et ce depuis le 15 septembre 2012. Il a produit une copie d’une telle facture comme pièce JB-7. il allègue qu’au moins 475 de ces factures portant la Marque ont été émises aux clients qui ont mangé à cet établissement du 15 au 27 septembre 2012.
[18] Donc, selon M. Benny, la Marque aurait été montré lors de l’exécution des services de restaurant au Canada durant la Période Pertinente.
Services de livraison de mets préparés
[19] Concernant les services de livraison de mets préparés, il faut se référer aux paragraphes 34 à 36 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il affirme qu’à partir de 2010 l’endos de chaque facture remise à chaque client qui a commandé des mets préparés de l’un des six sous-licenciés identifiés au paragraphe 35 de sa déclaration solennelle portait la Marque. Il explique qu’une telle facture est remise à chaque client en même temps que la livraison des mets préparés commandés qui ont pu profiter des services de livraison. Il affirme qu’au moins 15,000 factures ont été ainsi remises durant le mois d’août 2012.
[20] M. Benny ajoute qu’à compter du 15 septembre 2012 la Marque était présente sur le devant de chaque facture qui a été remise à chaque client qui a commandé des mets préparés du sous-licencié situé à Montréal-Nord. Il a produit un exemple d’une telle facture comme pièce JB-14. Il affirme qu’au moins 2000 factures portant la Marque ont été ainsi remises aux clients qui ont pu profiter des services de livraison à domicile de mets préparés.
Les Marchandises
[21] Pour ce qui est de l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises il faut se référer aux paragraphes 44 à 66 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il explique que le client, qui se rend à un des établissements opérés par les sous-licenciés, peut se présenter à un comptoir afin d’acheter pour emporter les différents mets ou aliments du menu du comptoir. Il a produit comme pièce JB-17 une copie de ce menu au comptoir. Il mentionne que la présentation du menu a pu changer au cours de la Période Pertinente mais que toutes les Marchandises ont été offertes durant celle-ci.
[22] Je tiens à souligner que l’on peut apercevoir à l’extrémité gauche de la pièce JB-17 la représentation d’un coq en filigrane et que les Marchandises y sont identifiées. Je considère que le coq représenté possède toutes les caractéristiques essentielles de la Marque à savoir sa forme et les traits représentant les plumes de son corps. [Voir Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie Internatioanle pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59(CAF)]. Toutefois le menu en lui-même ne constitue pas l’emploi de la Marque en liaison avec des Marchandises au sens de l’article 4(1) de la loi mais plutôt l’annonce de ces dernières.
[23] M. Benny affirme que la Marque est présente sur l’endos de chaque facture qui est remis à chaque client qui a acheté l’une ou l’autre des Marchandises et ce à compter de 2010 jusqu’au 27 septembre 2012. Il a produit comme pièce JB-6 une photo montrant l’endos d’un ruban employé par les sous-licenciés portant la Marque servant pour l’impression des factures remises aux clients ayant acheté des marchandises.
[24] M. Benny énumères les chiffres des ventes des sous-licenciés de l’Inscrivant pour le mois d’août 2012 pour chacune des Marchandises.
[25] M. Benny affirme que la Marque apparaît également sur le devant des factures qui ont été remises entre le 15 et 27 septembre 2012 aux clients qui ont acheté l’une ou l’autre des Marchandises au restaurant situé à Montréal-Nord. Il a produit comme pièce JB-18 une photographie d’une telle facture. Ainsi M. Benny affirme qu’au moment où il quitte ce restaurant, le client a donc en sa possession une boîte contenant la nourriture achetée et la facture portant la Marque.
[26] M. Benny explique que la facture produite comme pièce JB-18 porte la date du 24 avril 2013 mais elle est représentative de celles remises aux clients entre le 15 et le 27 septembre 2012. Il y a cependant une seule différence entre celle illustrée et celle remise aux clients : celles remises aux clients durant cette période ne comporte l’avis légal concernant la Marque qui apparait sur la facture photographiée portant la date du 24 avril 2013. En effet cet avis légal n’est apparu sur les factures qu’à la fin de septembre 2012 sans qu’il lui soit possible de préciser la date.
[27] M. Benny fournit le nombre d’unités vendues au restaurant de Montréal-Nord pour chacune des Marchandises pour la période du 15 au 27 septembre 2012 où chaque client a pu percevoir la Marque sur la facture remise lors des transactions complétées avec ce sous-licencié.
[28] M. Benny a produit come pièce JB-19 en liasse des relevés de transactions pour des Marchandises vendues les 15 et 16 septembre 2012 au restaurant de Montréal-Nord ainsi que des duplicatas de factures portant la date du 17 avril 2013 pour ces transactions. Il explique que les factures réimprimées diffèrent des factures originales en ce qu’il est impossible d’y imprimer la date de la transaction sur la réimpression des factures. Toutefois chaque facture porte le numéro de la transaction originale. Il est donc possible de faire la corrélation entre le relevé de transaction et le duplicata de facture en se référant au numéro de transaction apparaissant à la fois sur chaque relevé de transaction et duplicata de facture.
Analyse des arguments de la partie requérante
Les Marchandises
[29] J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je ne considère pas la pièce JB-17 comme étant une preuve d’emploi de la Marque. Toutefois la Marque apparait sur les pièces JB-6, JB-18 et JB-19.
[30] Concernant la pièce JB-6 la Partie Requérante plaide que la marque y apparaissant est une toute autre marque que la Marque. Elle prétend que l’ajout des mots "Benny & Co." crée une autre marque. J’estime que cet ajout à la Marque ne crée pas une marque distincte de la Marque. En effet la Marque constitue toujours la partie dominante de la marque illustrée sur la pièce JB-6. Le consommateur associerait l’origine des marchandises portant cette marque à l’Inscrivante [voir Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie Internatioanle pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59(CAF)].
[31] Pour ce qui est de la pièce JB-18 la Partie Requérante argumente qu’elle porte une date postérieure à la Période Pertinente. M. Benny affirme que cette facture est représentative de celles émises entre le 15 septembre 2012 et le 27 septembre 2012. Toutefois je constate que M. Benny ne nous explique pas pourquoi il a été impossible de fournir une copie d’une facture émise durant cette période. Or pour d’autres factures (JB-19 par exemple) portant la même date (24 avril 2013) il explique qu’il est impossible d’insérer la date de la transaction lorsqu’il s’agit d’un duplicata de facture. Toutefois un tel duplicata est accompagné d’un relevé de transaction numéroté et il est possible de lier le duplicata de facture au relevé de transaction par la présence de ce numéro de transaction sur le duplicata de facture.
[32] Puisque M. Benny ne nous explique pas pourquoi il n’a pas été en mesure de produire des factures ou des duplicatas de factures émises entre le 15 septembre 2012 et le 27 septembre 2012, je ne peux considérer la pièce JB-18 comme un exemple d’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises durant la Période Pertinente.
[33] Il ne reste plus que la pièce JB-19. À son sujet, la Partie Requérante plaide que M. Benny ne nous explique pas pourquoi il est impossible de reproduire la date de transaction sur les duplicatas des factures produits. M. Benny explique que le sous-licencié n’avait pas conservé de copie sur un support papier de la facture originale remise aux clients. Je ne crois pas qu’il était nécessaire de décrire les raisons pour lesquelles il était impossible au sous-licencié de reproduire cette information sur le duplicata des factures. Les relevés informatisés de chacune des transactions décrites sur les duplicatas de factures ont également été produits. M. Benny affirme que les duplicatas montrent la Marque vue aux dates de ces transactions soit les 15 et 16 septembre 2012.
[34] La preuve démontre qu’une facture du type de celles produites comme pièce JB-19 est émise lors de la vente des Marchandises; qu’elle est remise aux clients du sous-licencié de Montréal-Nord lorsque ceux-ci prennent possession des Marchandises; et qu’elle porte la Marque. J’estime que cette façon de procéder est conforme au libellé de l’article 4(1) de la Loi qui stipule qu’une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si "… elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".
[35] M. Benny a fourni la preuve de la vente de chacune des Marchandises ainsi que les quantités vendues entre le 15 et 27 septembre 2012 pour chacune des Marchandises, soit à l’intérieur de la Période Pertinente.
[36] Je conclus donc que l’Inscrivante s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les Marchandises.
Les services de restaurant
[37] Pour ce qui est des services de restaurant, la Partie Requérante a admis lors de l’audience qu’il était difficile de réfuter la preuve de la photographie d’une facture (pièce JB-7) émise le 21 septembre 2012 portant la Marque pour un repas consommé sur place (sous-licencié de Montréal-Nord). Le seul argument soulevé par la Partie Requérante est l’absence de l’avis légal concernant la Marque alors que M. Benny a mentionné dans sa déclaration solennelle que cet avis est apparu à la fin septembre 2012 sans toutefois être en mesure de fournir une date précise.
[38] Je ne vois pas en quoi l’absence de cet avis légal sur la facture produite, alors qu’il n’y a aucune preuve que l’avis légal devait apparaitre sur les factures émises par ce sous-licencié à cette date, pourrait entacher la valeur probante de cette preuve.
[39] La pièce JB-7 et les allégations de M. Benny à son sujet contenues au paragraphe 20 de sa déclaration solennelle suffisent pour établir qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les services de restaurant au sens de l’article 4(2) de la Loi durant la Période Pertinente.
Les services de livraison de mets préparés
[40] Il ne reste plus qu’à déterminer s’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec des services de livraison de mets préparés.
[41] Pour ces services la preuve documentaire se limite aux pièces JB-6 et JB-14. J’ai déjà exprimé l’opinion que la pièce JB-6 constitue une preuve d’emploi de la Marque.
[42] Quant à la pièce JB-14, la Partie Requérante plaide qu’elle est de pauvre qualité, n’est pas entière; représente une transaction survenue moins de deux semaines avant l’émission de l’avis du registraire; et M. Benny ne nous explique pas pourquoi l’original de cette facture n’a pu être produit.
[43] Je ne vois pas en quoi la proximité entre la date de l’avis du registraire et la date de la facture serait un facteur à considérer. La Partie Requérante a le fardeau de prouver l’emploi de la Marque à un moment quelconque au cours de la Période Pertinente. Cette facture a été émise durant cette période. Quant à sa piètre qualité je conviens qu’il y a certaines mentions qui sont difficiles à lire. Toutefois on y voit la Marque au haut de la facture; le nom du sous-licencié (Montréal-Nord); on peut y lire certaines des marchandises livrées; et la date de la facture apparait au bas de la facture (2012-09-19).
[44] Finalement quant à l’absence de l’original au dossier je me réfère aux propos du juge Martineau de la Cour fédérale dans Promotions C D Inc c Sim & McBurney, 2008 CF 1071 :
The test to be met for a proceeding under section 45 of the Act is not severe. In fact, evidence of one single sale may be sufficient (Cordon Bleu International Ltée / Cordon Bleu International Ltd. c. Renaud Cointreau & Cie (2000), 10 C.P.R. (4th) 367, [2000] F.C.J. No. 1416 (Fed. T.D.)). No specific form of evidence is required in a proceeding under section 45 of the Act. That being said, it is not sufficient to simply allege that the trade-mark is used, but rather it is necessary to describe the use made of this trade-mark (Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd., [2000] F.C.J. No. 882 (Fed. T.D.), at paragraph 36, (2000), 193 F.T.R. 182 (Fed. T.D.)). On this point, a photocopy may be acceptable (Mantha & Associates v. Cravatte di Pancaldi S.r.l., [1998] F.C.J. No. 1636 (Fed. T.D.), at paragraphs 18-20, (1998), 84 C.P.R. (3d) 455 (Fed. T.D.)). In this case, evidence of a label may be acceptable if the facts described in the affidavit or the statutory declaration show use (Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd., [2000] F.C.J. No. 882 (Fed. T.D.), at paragraphs 17 and 35, (2000), 193 F.T.R. 182 (Fed. T.D.)).
[45] J’estime qu’il y au dossier une preuve d’emploi de la Marque durant la Période Pertinente en liaison les services de livraison de mets préparés au sens de l’article 4(2) de la Loi.
Disposition
[46] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC 714,622 sera maintenu pour les Marchandises et Services conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada