Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de General Nutrition Investment Company à la demande d’enregistrement n° 1,033,518 de la marque de commerce BETTER NUTRITION CENTRE et dessin y afférent produite par James Kiss, exerçant son activité sous la dénomination de Better Nutrition Centre
Le 28 octobre 1999, James Kiss exerçant son activité sous la dénomination de Better Nutrition Centre (le requérant) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce BETTER NUTRITION CENTRE et dessin y afférent (la marque), reproduite ci‑dessous, sur le fondement de l’emploi projeté au Canada.
L’état déclaratif des marchandises ou services se lit comme suit :
Marchandises : (1) Vitamines, minéraux, suppléments aux herbes sous forme de capsules, de comprimés, de liquides et de poudres, barres nutritives de protéines, suppléments antioxydants, suppléments d ’ail, barres alimentaires énergétiques, substituts de repas nutritionnels en barres, barres nutritives de perte pondérale, boissons protéiques sous forme de poudres, de cristaux ou de liquides, boissons glucidiques sous formes de poudres, de cristaux ou de liquides, mélanges à boissons diététiques et nutritifs à utiliser comme substituts de repas, boissons réhydratantes sous forme de poudres, de cristaux ou de liquides; suppléments digestifs, nommément bromoline; aminoacides, suppléments glandulaires, nommément thymus brut, pancréas brut et surrénale brute, aloès, son sous forme de comprimés, de capsules ou de poudres, suppléments de spiruline, suppléments de luzerne, suppléments de varech, gelée royale, propolis d’abeilles et pollen d’abeilles à utiliser comme suppléments dié tétiques alimentaires; levure de bière, ginseng, tisanes médicinales; suppléments nutritifs de perte pondérale, nommément gomme cambodge, uva ursi, chrome, sylvester gymnema, gugulipid, fucus vesiculosis, ma huang et pyruvate; suppléments nutritifs qui facilitent la réparation des muscles, des tissus et du cartilage, nommément sulfate de glucosamine, chondroïtine, extrait de curcumine, L‑
glutamine; suppléments probiotiques, nommément yogourts, acidophilus, lactobacillus ou autres cultures bactériennes; suppléments d’enzymes. (2) Élixirs, essences d’aromathérapie, sirops contre la toux, pastilles contre la toux, pastilles, comprimés et capsules pour le soulagement des symptômes du rhume, allergiques et de la grippe, extraits d’herbes, extraits de plantes, extraits de graines; suppléments nutritifs d’huile, nommément huile de lin, huile de foie de morue, lécithine et autres huiles de poisson; suppléments nutritifs de cartilage, suppléments naturels laxatifs, suppléments naturels de fibres, suppléments de levure; produits nutritifs pour sportifs, nommément activateurs de musculation, activateurs hormonaux, stimulants énergétiques et optimiseurs de performance; et suppléments homéopathiques, nommément aconite, acetaea rac, oignon déshydraté, abeille domestique, nitrate d’argent, arnica, albite d’arsenic, belladonne, berberis vulgaris, bryone, carbonate de calcium, fluorure de calcium, phosphate de calcium, sulfate de calcium, causticum, légume carbonaté, dulcamara, euphrasie, phosphate ferreux, jasmin, graphites, héparine sulfureux, millepertuis, hydraste, ignatia, ipéca, bichlorure de kali, muriate de kali, phosphate de kali, sulfate de kali, lycopode, lachesis, phosphate de gag, sel de mercure, muriate naturel, phosphate naturel, sulfate naturel, noix vomique, pulsatille, sumac grimpant, rue, sépia, silice, soufre, thuya sous forme de capsules, de comprimés, de liquides, de pastilles et de poudres. (3) Produits de soins des animaux familiers, nommément aliments pour animaux familiers; suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux, levure et ail, et shampoing. (4) Cosmétiques, produits de soins de la peau, de soins corporels, capillaires et nettoyants, nommément parfums, eau de Cologne, masques de boue; nettoyants pour la peau, nommément liquides, gelées, laits, crèmes, lotions de nettoyage et gel démaquillant pour les yeux, savons; produits exfoliants, nommément gels exfoliants, crèmes de polissage et exfoliants pour le visage; tonifiants et toniques pour la peau; hydratants, crèmes et lotions de soins de la peau et capillaires; masques nettoyants et hydratants; lotions, crèmes, gels solaires et rehausseurs de teint; dentifrice, dentifrices, poudres pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions et crèmes pour les mains; huiles, laits, gels, mousse, petites perles et sels pour le bain; shampoings. (5) Liniments, crèmes, lotions et huiles médicamenteuses et non médicamenteuses pour la peau, crèmes, lotions et huiles médicamenteuses et non médicamenteuses contre les coups de soleil. (6) Nettoyants et désinfectants ménagers tous usages. (7) Produits alimentaires, nommément farine, herbes déshydratées, noix, céréales non transformées, haricots, fruits cristallisés, tofu, céréales de petit d éjeuner, pain, biscuits à levure chimique, fruits déshydratés, noix, miel, bonbons, thé, vinaigre, tofu, goûters à base de blé, huiles alimentaires et huiles végétales. (8) Jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée, eau de source, boissons aux fruits non alcoolisées, cristaux de boissons aux fruits, lait, boissons à base de soja et boissons non alcoolisées gazéifiées; boissons pour sportifs sous forme de poudres, de cristaux ou de liquides.
Services : (1) Exploitation de magasin de détail et de services de vente par correspondance spécialisés dans les articles suivants : aliments naturels, suppléments d’aliments naturels, suppléments nutritifs, suppléments pour sportifs, suppléments et aliments de régime et de perte pondérale, vitamines, minéraux et herbes, médicaments homéopathiques, équipement de conditionnement physique, équipement de transformation des aliments, articles ménagers, aliments pour animaux familiers et produits de soins des animaux familiers, articles vestimentaires, produits de santé et de beauté; publications imprimées, nommément livres, revues périodiques et manuels. (2) Services de restaurant. (3) Services de consultation en nutrition; services de consultation en naturopathie et homéopathie; et services de thérapie laser. (4) Franchisage, nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins d’aliments naturels et de suppléments alimentaires naturels au détail, restaurants. (5) Exploitation d’une entreprise vendant les articles suivants : aliments naturels, suppléments d’aliments naturels, suppléments nutritifs, suppléments pour sportifs, suppléments et aliments de régime et de perte pondérale, vitamines, min éraux et herbes, médicaments homéopathiques, équipement de conditionnement physique, équipement de transformation des aliments, articles ménagers, aliments pour animaux familiers et produits de soins des animaux familiers, articles vestimentaires, produits de santé et de beauté; publications imprimées, nommément livres, revues périodiques et manuels, au moyen du réseau mondial de communications.
Le requérant s’est désisté du droit à l’usage exclusif de BETTER NUTRITION en dehors de la marque à l’ égard des marchandises et du droit à l’usage exclusif de BETTER NUTRITION CENTRE en dehors de la marque à l’égard des services. La demande a été annoncée au Journal des marques de commerce du 5 septembre 2001.
General Nutrition Investment Company (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition le 20 décembre 2001. Selon le premier motif d’opposition, la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. 13 (la Loi), parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l’opposante :
[traduction]
× La marque GENERAL NUTRITION CENTRE portant l’enregistrement n° 353,274, en liaison avec des produits de soins personnels, nommément cosmétiques, nommément lotions, liquides, gels, aérosols et crèmes de traitement et d ’hydratation de la peau; poudres, crèmes et savonnettes pour le visage; shampoings, huiles, crèmes et liquides capillaires de conditionnement, de fixation et anti‑chute des cheveux; crayons pour les cuticules; coussinets pour prothèse dentaire; gels et baumes analgésiques; produits pour les cors, callosités et les soins des pieds, nommément, lotions, poudres, crè mes antifongiques, déodorants, baumes, pommades et onguents analgésiques et protecteurs, pansements et bâtonnets pour l’élimination et le soulagement des cors et callosités, crème de gommage pour les cors et callosités; accessoires de soins des pieds, nommément taille‑ongles, supports, écarteurs et séparateurs d’orteils; garnitures intérieures de chaussures; semelles intérieures de chaussures; lotions et crèmes unifiantes, éclaircissantes, tonifiantes, fond de teint, adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes; crème de gommage; déodorants; gouttes pour les yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit; baumes pour les lèvres; crèmes et crayons pour les paupières; adoucisseurs de peau; crèmes médicamentées pour la peau; dépilatoires; lotions solaires et lotions de protection pour la peau; fard à cils; rouge à lèvres; vernis à ongles, vernis de base et vernis de finition; poudres faciales et de fond de teint; lotions après‑
rasage; poudres de toilette et de bain; parfums et eaux de Cologne; exploitation d ’une entreprise de vente par correspondance d’alimentation, de produits alimentaires et de produits de soins personnels; exploitation de points de vente au détail d’alimentation, de produits alimentaires et de produits de soins personnels.
× La marque CENTRE DE NUTRITION GÉNÉRALE portant l’enregistrement n° 348,014 en liaison avec l ’alimentation, les produits alimentaires et les produits de soins personnels, nommément vitamines, suppléments alimentaires, minéraux, céréales, fruits secs, graines, poisson, boissons gazeuses, mélanges en poudre pour boissons, épices, huiles, thés, gâteaux secs, noix, bonbons, germes, cosmétiques, nommément lotions traitantes et hydratantes pour la peau, liquides, gels, aérosols; poudres pour le visage, crèmes et savonnettes; shampoings, huiles, crèmes et liquides capillaires de conditionnement, de fixation et anti‑chute des cheveux; crayons pour les cuticules; coussinets pour prothèse dentaire; gels et baumes analgésiques; produits pour les cors, callosités et les soins des pieds; lotions et crèmes unifiantes, éclaircissantes, tonifiantes, fond de teint, adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes; crème de gommage; déodorants; gouttes pour les yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit; baumes pour les lèvres; crèmes et crayons pour les paupières; adoucisseurs de peau; crèmes médicamentées pour la peau; dépilatoires; lotions solaires et lotions de protection pour la peau; fard à cils; rouge à lèvres; vernis à ongles, vernis de base et vernis de finition; poudres faciales et de fond de teint; lotions après‑rasage; poudres de toilette et de bain; parfums et eaux de Cologne; exploitation d’une entreprise de vente par correspondance d’alimentation, de produits alimentaires et de produits de soins personnels; exploitation de points de vente au détail d’alimentation, de produits alimentaires et de produits de soins personnels.
× Le dessin‑marque GNC GENERAL NUTRITION CENTER portant l’enregistrement n° 472,850 en liaison avec les services de magasins de détail spécialisés dans la transformation des aliments, la vente de produits naturels, de suppléments, de vitamines et de minéraux, de produits et d’appareils de conditionnement physique, de cosmétiques, de produits de soins buccaux et corporels, d’exercice diagnostique et de contrôle des calories.
× Le dessin‑marque GNC GENERAL NUTRITION CENTRES LIVE WELL portant l’enregistrement n° 484,567 en liaison avec les services de magasins de détail spécialisés dans la transformation des aliments, la vente de produits naturels, de suppléments, de vitamines, de minéraux et d’herbes, de médicaments homéopathiques, de produits et d’ appareils de conditionnement physique, de cosmétiques, de produits de soins buccaux et corporels, d’exercice diagnostique et de contrôle des calories.
Selon le deuxième motif d’opposition, le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque en vertu de l’alin éa 16(3)a) de la Loi parce qu’à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce GENERAL NUTRITION CENTRE, CENTRE DE NUTRITION GÉNÉRALE, avec le dessin‑
marque GENERAL NUTRITION CENTER et avec la marque de commerce GNC GENERAL NUTRITION CENTRES LIVE WELL antérieurement employ és et révélés au Canada par l’opposante en liaison avec les marchandises et services précisés ci‑dessus. Le troisième motif d’opposition est que le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque en vertu de l’alinéa 16(3)b) de la Loi parce qu’à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec le dessin‑marque BNBASIC NUTRITION de l’opposante, à l’égard duquel la demande d’enregistrement n° 893,877 avait été produite le 20 octobre 1998 en liaison avec des vitamines, suppléments minéraux, herbes et aminoacides. Selon le quatrième motif d’opposition, le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la Loi du fait qu’à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec les noms commerciaux « General Nutrition » et « General Nutrition Centre » antérieurement employés par l’opposante en liaison avec les marchandises et services précisés ci‑dessus. Selon les deux derniers motifs d’opposition, la marque n’est pas distinctive dans la mesure où elle ne distingue pas ou n’est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services du requérant des marchandises et services associés aux marques de commerce et aux noms commerciaux de l’opposante.
Le requérant a produit une contre‑déclaration. En plus de réfuter les motifs d’opposition, le requérant a fait valoir que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)c) n’est pas valide du fait que la demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada. Toutefois, je suis disposée à considérer le renvoi à l’aliné a 16(2)c) plutôt qu’à l’alinéa 16(3)c) comme un vice de forme du fait qu’il ne porte pas préjudice au requérant.
Comme élément de preuve selon l’ article 41 du Règlement, l’opposante a déposé l’affidavit de Sally Orviss, daté du 10 janvier 2002 (l’affidavit Orviss), et l’affidavit de J. H. C. van der Ven, daté du 5 février 2003. Comme é lément de preuve selon l’article 42 du Règlement, le requérant a déposé son affidavit et l’affidavit de Karin Binder, datés du 11 septembre 2003. L’opposante a déposé un second affidavit de Sally Orviss, daté du 11 février 2004 (le second affidavit Orviss) à titre de preuve prévue à l’article 43 du Règlement. Il n’y a pas eu de contre‑interrogatoire.
Seule l’opposante a produit un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.
× L’affidavit Orviss
Mme Orviss, qui travaille pour les agents de marques de commerce de l’opposante depuis plus de 10 ans, présente comme éléments de preuve les certificats d’authenticité relatifs aux demandes et aux enregistrements des marques de commerce suivantes :
| Marque de commerce
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N °de demande/
N° d’enregistrement
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Date
de dépôt/d’enregistrement
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893,877
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20 octobre 1998
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| CENTRE DE NUTRITION GÉNÉRALE
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LMC 348,014
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18 novembre 1988
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| GENERAL NUTRITION CENTRE
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LMC 353,274
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17 mars 1989
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LMC 484,567
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24 octobre 1997
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LMC 472,850
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18 mars 1997
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Les certificats d’authenticité confirment que l’opposante est titulaire de la demande et des enregistrements. Selon les notes en bas de page des enregistrements nos LMC 48,014 et LMC 353,274, l’opposante en est devenue titulaire par cession de General Nutrition Incorporated le 19 novembre 1996. Je dois noter que les états déclaratifs des marchandises et services mentionnés dans la déclaration d’opposition correspondent à ceux qui sont établis par les certificats d’authenticité, sauf pour les [traduction] « services de commerce au détail spécialisés dans la transformation des aliments », qui ne font pas partie des services énumérés dans l’enregistrement n° 484,567.
Je ne prends pas en compte la [traduction] « liste des magasins de détail exploités au Canada sous la marque de commerce, entre autres, GNC NUTRITION CENTRES » ni la [traduction] « liste des produits vendus dans ces magasins », ces deux éléments ayant été communiqués à Mme Orviss par [traduction] « un représentant autorisé de l’opposante ». Outre le fait que les affirmations de Mme Orviss sont déficientes pour cause de ouï‑ dire, ces listes n’établissent l’emploi d’aucune des marques alléguées par l’opposante.
× L’affidavit van der Ven
Mme van der Ven, avocate de l’opposante, déclare qu’elle a accès aux dossiers et possède une connaissance détaillée de l’entreprise de l’opposante. Elle identifie de manière spécifique les enregistrements et la demande d’enregistrement allégués dans la déclaration d’opposition comme étant la propriété de l’opposante (au paragraphe 4).
Au paragraphe 5 de son affidavit, Mme van der Ven identifie diverses personnes qui sont titulaires d’une licence de l’opposante les autorisant à employer ses marques de commerce dans l’exploitation de magasins de détail spécialisés dans la transformation des aliments, la vente des aliments naturels, des suppléments, des vitamines et des minéraux, de produits et d’appareils de conditionnement physique, de cosmétiques, de produits de soins buccaux et corporels, d’exercice diagnostique et de contrôle des calories. Elle identifie spécifiquement les marques de commerce exploitées par ces licenciés comme étant GNC GENERAL NUTRITION CENTERS, GNC GENERAL CENTRES LIVE WELL et CENTRE DE NUTRITION GÉNÉRALE. Elle ne fait pas mention des marques de commerce BN BASIC NUTRITION ou GENERAL NUTRITION CENTRE. Les seuls renseignements fournis au sujet des magasins ind épendants sont leur emplacement (Windsor, Ottawa, Calgary, Toronto, Saskatoon, Mississauga et North Bay). Nous ne savons pas depuis quand ils sont exploités et aucun témoignage substantiel n’appuie les allégations portant que les licenciés ont exploité les marques de commerce de l’opposante. Mme van der Ven fournit aussi les adresses complètes de soixante‑six (66) magasins exploités par l’opposante à la date de son affidavit (paragraphe 6). Ces magasins, semble‑t‑il, sont situés à divers endroits au Canada, mais je note encore une fois l’absence de renseignements sur les dates d’ouverture et l’absence de témoignage substantiel établissant l’emploi de l’une ou de l’autre des marques de commerce de l’opposante dans l’exploitation de ces magasins.
Au point où nous en sommes, je dois noter qu’exception faite des mentions de marques de commerce spécifiques aux paragraphes 4 et 5 de son affidavit, Mme van der Ven n’établit aucune distinction entre les marques de commerce qu’elle allègue à l’appui de l’opposition. Toute ambiguïté issue du renvoi collectif aux marques de commerce de l’opposante par Mme van der Ven dans l’ensemble de l’affidavit sera tranchée contre l’opposante [voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.)].
Ainsi qu’ il sera exposé plus loin, je conclus que les affirmations faites aux paragraphes 7 à 9, reproduites ci‑dessous, ne sont d’aucune aide à l’égard de la position de l’opposante :
[traduction]
«7. L’opposante exploite aussi un site Web sous le nom de domaine GNC.CA par l’entremise de ses licenciés canadiens qui mettent en vente et vendent sur Internet des produits naturels, des suppléments, des vitamines, des minéraux et des herbes, des médicaments homéopathiques, des produits et des appareils de conditionnement physique, des cosmétiques, des produits d’hygiène buccale et corporelle, d’exercice diagnostique et de contrôle des calories.
8. L’opposante a commencé à employer ses marques de commerce au Canada bien avant le 30 octobre 1996 et les a employées de manière continue depuis cette date. Elle a ouvert son premier commerce de détail au Canada bien avant le 30 octobre 1996 et l’exploite de manière continue depuis cette date.
9. On vient de me montrer une collection d’étiquettes, qui forment la pièce A de mon affidavit, illustrant le produit vendu au Canada par L’(sic) opposante et son licencié. »
Le paragraphe 7 ne fournit aucun témoignage substantiel relatif aux marques de commerce ou noms commerciaux allégués de l’opposante. De plus, le caractère vague de la mention d’un licencié canadien ne fait qu’ajouter à l’ambiguïté de la preuve, comme le fait d’ailleurs le caractère vague des mots [traduction] « bien avant le 30 octobre 1996 » au paragraphe 8. L’affirmation du paragraphe 8 n’établit pas non plus l’emploi à un moment quelconque par l’opposante de ses marques de commerce alléguées en liaison avec des marchandises ou services au sens de l’article 4 de la Loi. S’agissant de la pièce A, je fais observer qu’elle présente des étiquettes et des emballages de produits tels que des vitamines, des minéraux et des suppléments aux herbes, mais qu’aucune des marques de commerce alléguées par l’opposante ne figure sur ces étiquettes ou ces emballages. À tous égards, je note que la marque de commerce commune qui est affichée sur les étiquettes et les emballages est GNC ®. Selon le produit, le fabricant est identifié soit comme General Nutrition Canada, de Mississauga (Ontario), soit comme General Nutrition Products, de Greenville (en Caroline du Sud aux États‑Unis), soit comme GNC Canada, de Mississauga (Ontario).
Selon la ventilation annuelle fournie par Mme Van der Ven, l’opposante a dépensé une somme totale approximative de 1,12 million de dollars entre 1999 et 2002 pour la promotion de [traduction] « ses produits et de l’exploitation de ses magasins de détail au Canada ». Aucune distinction n’est établie entre la publicité des marchandises et des services. Outre l’absence de spécimens établissant l’emploi d’une marque de commerce ou d’un nom commercial allégués de l’opposante dans la publicité, on note l’absence de renseignements sur les moyens de publicité employés.
Selon la ventilation annuelle fournie par Mme Van der Ven, la valeur totale approximative des ventes de [traduction] « produits » s’est élevé à un peu moins de 2,4 millions de dollars de 1996 à 2002. La valeur des ventes n’est pas ventilée par produit et aucun élément de preuve ne me permet de conclure que des produits, au moment de leur vente, étaient associés aux marques de commerce alléguées de l’opposante.
× L’affidavit Kiss
Le requérant est le propriétaire d’une entreprise individuelle dénommée Better Nutrition Centre, entreprise individuelle enregistrée auprès du registraire des compagnies de la Colombie‑
Britannique. Avant de constituer son entreprise, le requérant participait à une entreprise familiale qui vendait des produits naturels et des suppléments nutritionnels. M. Kiss fournit des renseignements sur le processus qui a conduit à l’ouverture de son magasin de détail à Port Alberni Plaza, 3717 10 th Avenue, Port Alberni (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2000. Il fournit des photographies de panneaux affichant la marque à l’extérieur du magasin de détail et sur la colonne publicitaire dans le stationnement du centre commercial.
Selon la ventilation annuelle fournie par M. Kiss, les [traduction] « recettes brutes annuelles de Better Nutrition Centre » totalisaient 422 000 $ de 2000 à 2002 et les recettes brutes annuelles estimées pour 2003 étaient de 174 000 $. De 2000 à 2002, les dépenses de promotion de son magasin de détail s’élevaient à 25 200 $.
Selon le témoignage de M. Kiss, les services du magasin de détail ont été annoncés de manière continue dans [traduction] « divers médias imprimés au Canada » depuis le 20 février 2000, mais les spécimens de publicité produits en pièces justificatives proviennent des secteurs de Port Alberni, Tofino, Ucluelet, Bamfield, Parksville et Qualicum en Colombie‑Britannique. Les spécimens produits en pièces (une annonce dans un annuaire téléphonique de 2001, des annonces dans des circulaires de coopératives, des échantillons d’annonces dans les journaux au cours des années 2000 à 2003) affichent tous la marque. Les chiffres de diffusion fournis par M. Kiss ne sont pas des éléments de preuve fiables pour indiquer le volume de la diffusion des journaux dans lesquelles les annonces ont paru ou les encarts ont été distribués. Sont aussi fournis en pièces accompagnant l’affidavit des documents imprimés utilisés dans l’exploitation des magasins de détail (cartes professionnelles, autocollants d’identification et de prix, carte de fidélité de la clientèle, certificat‑cadeau et coupons de r éduction), qui présentent tous la marque.
Enfin, M. Kiss mentionne la publication d’un bulletin d’information annuel présentant des renseignements sur la santé et les suppléments nutritionnels, qui est distribué dans les magasins, dans divers journaux et par la poste. Il fournit le bulletin d’information du printemps 2001, qui affiche la marque.
En me fondant sur une juste interprétation de l’affidavit, j’en viens à la conclusion que la preuve d’emploi de la marque concerne l’exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans les aliments naturels, les suppléments pour sportifs, les suppl éments nutritionnels, les vitamines, les minéraux et les herbes. Je dois me ranger à l’argumentation de l’opposante selon laquelle l’affidavit n’établit pas que l’un ou l’autre des produits vendus dans le magasin du requérant est associé à la marque ou identifie le requérant comme origine des produits. Toutefois, il n’incombait pas au requérant d’établir l’emploi de la marque en liaison avec les marchandises et services identifiés dans la demande d’enregistrement. Je note que l’opposante semble faire valoir un motif d’opposition qui aurait été fondé, peut‑on présumer, sur le manquement aux dispositions de l’alinéa 30e), mais ce motif d’opposition n’a pas été soulevé dans la déclaration d’opposition. Quoi qu’il en soit, l’absence d’emploi de la marque en liaison avec l’un ou l’autre des marchandises ou services identifiés dans la demande n’aurait pas justifié de pré tendre que le requérant n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, étant donné qu’il n’y a pas d’obligation d’employer une marque de commerce projetée avant qu’elle soit autorisé e.
× L’affidavit Binder
Mme Binder, recherchiste en marques de commerce, produit en preuve les résultats de sa recherche dans la base de données CD NameSearch, réalisée le 10 septembre 2003, à l’égard des demandes pendantes et/ou des enregistrements de marques de commerce comportant, en tout ou en partie, les termes « nutrition centre », « nutrition center », « general » ou « better » associés à l’un ou l’autre des mots « dietary », « herb », « mineral », « nutrition », « supplement » ou « vitamin » faisant partie de l’état déclaratif des marchandises et services. Mme Binder déclare que sa recherche a produit 26 marques de commerce comportant les mots « nutrition » et « centre » (ou « center ») (pièce jointe B), 58 marques de commerce comportant le mot « général » (pièce jointe C) et 20 marques de commerce comportant le mot « better » (pièce jointe D).
La jurisprudence établit clairement que la preuve fondée sur l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de déduire l’état du marché. De plus, les déductions tirées sur l’état du marché à partir de l’état du registre ne valent que si on repère un grand nombre d’enregistrements pertinents [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Après avoir examiné les pièces jointes à l’affidavit, j’en viens à la conclusion que le nombre d’inscriptions pertinentes présentées en preuve n’est pas aussi important qu’il peut le sembler d’après les affirmations de l’auteur de l’affidavit. Par exemple, si on exclut la marque et les 7 marques de commerce de l’opposante des 26 marques de commerce présentées à la pièce jointe B, il reste 5 inscriptions et 3 demandes de marques de commerce comportant les mots « nutrition » et « centre » (ou « center ») ainsi que 2 inscriptions de marques de commerce comportant le mot « nutritional » et « centre » (ou « center »). On relève 8 enregistrements de marques de commerce comportant le mot « nutrition » sans le mot « centre » (ou « center »). De même, si l’on exclut les 5 marques de commerce de l’opposante des 58 marques de commerce fournies à la pièce jointe C, il reste 24 marques officielles et 11 marques de commerce (7 enregistrements et 4 demandes) comportant le mot « general » (ou « générale »). Les 18 autres inscriptions concernent des dessins‑marques qui ne comportent pas le mot « general » (ou « générale »).
Mme Orviss annexe à son affidavit diverses pièces, déclarant au sujet de chacune que son affirmation correspondante est fondée sur ce que lui a [traduction] « indiqué » Andra Terrell, avocate de l’opposante. Les pièces sont les suivantes : un ensemble de textes d’ annonces radiophoniques diffusées au Canada en 1999; un encart dans un journal distribué à Peterborough le 20 avril 1998; des annonces et des circulaires postées aux clients titulaires de la carte d’or de l’opposante à Toronto le 10 septembre 1997 et le 15 décembre 1997; une photo du GNC General Nutrition Centre qui était établi au Centre Eaton de Toronto en 1997; des publipostages envoyés par le courrier à tous les clients titulaires de la carte d ’or de l’opposante au Canada le 8 mai 1997 et en avril 1998; une circulaire et un sommaire du nombre de circulaires distribués par l’opposante le 23 mars 1997; des copies de factures et de contrats de placements d’annonces dans les m édias et des copies d’autorisations de la Fondation canadienne de la publicité pour des annonces du 23 avril 1997.
Comme les éléments de preuve censés constituer une réponse concernent les marques de commerce de l’opposante plutôt que les éléments de preuve du requérant, l’opposante cherche manifestement à s’appuyer sur l’article 43 du Règlement pour produire une preuve qui aurait dû être présentée dans le cadre de sa preuve principale. Je conclus que le second affidavit Orviss ne constitue pas une preuve en réponse correcte et je n’en tiens pas compte. J’ajouterais que, de toute façon, le second affidavit Orviss constitue une preuve par ouï‑ dire inadmissible.
L’analyse des motifs d’opposition
Alinéa 12(1)d)
Comme l’ opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve en déposant un certificat d’authenticité à l’égard de chaque enregistrement allégué, il incombe au requérant de convaincre le registraire, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce [voir l’arrêt Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l’examen de la question de la confusion selon l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir l’arrêt Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
Étant donné les éléments – ou l’absence – de preuve de l’opposante versés au présent dossier, je considère que l’enregistrement n° 353,274 de la marque de commerce GENERAL NUTRITION CENTRE et l’enregistrement n° 472,850 du dessin‑marque GNC GENERAL NUTRITION CENTERS sont les plus pertinents. Par conséquent, une décision sur la question de la confusion entre chacune de ces marques de commerce sera effectivement déterminante pour le motif d ’opposition fondé sur la confusion avec les marques de commerce déposées de l’opposante.
Il a été jugé à maintes reprises que, pour décider si les marques de commerce créent de la confusion, le critère à appliquer est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour évaluer s’il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce visées, selon ce qui est prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, les facteurs à prendre en considération sont exposés au paragraphe 6(5). Ces facteurs sont les suivants : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Chacun de ces facteurs n’a pas nécessairement le même poids et l’importance de l’un peut largement dépasser celle des autres [voir la décision Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co. (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1 re inst.)]. En outre, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne sont pas exhaustifs compte tenu du fait que les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération.
À mon avis, aucune des marques de commerce n’est forte en elle‑même. Les mots « better », « nutrition » et « centre » de la marque ont une connotation descriptive. Je ne considère pas que les lettres « bnc » renforcent de manière notable le caractère distinctif de la marque, mais j’estime que le caractère du dessin ajoute au caractère distinctif inhérent de la marque. S’agissant des marques de commerce de l’opposante, les mots « nutrition » et « centre » (ou « centers ») ont une connotation descriptive. Le terme « general » ne renforce pas de manière notable le caractère distinctif de chacune des marques de commerce de l’opposante ni les lettres « gnc » dans le dessin‑marque GNC GENERAL NUTRITION CENTERS. Je ne considère pas que le dessin du dessin‑marque de l’opposante GNC GENERAL NUTRITION CENTERS ajoute à son caractère distinctif inhérent parce que le caractère d’écriture recherché et la police employés sont intimement liés aux mots [voir l’arrêt Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l’É.)]. Étant donné la preuve au dossier, je ne puis tirer aucune conclusion sur la mesure dans laquelle les marques de commerce de l’opposante sont devenues connues alors que je puis conclure que la marque est devenue connue au moins dans certaines régions de la Colombie‑Britannique. Par conséquent, la prise en compte globale du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues joue en faveur du requérant.
Le requérant a établi l’emploi de la marque en liaison avec l’exploitation de ses magasins de détail depuis le 15 janvier 2000. L’enregistrement n ° 353,274 a été délivré le 17 mars 1989 et il est fondé sur un emploi de la marque de commerce remontant au moins à 1971, mais il a été cédé à l’opposante le 19 novembre 1996. S’agissant de l’enregistrement n° 472,850, il a été délivré le 18 mars 1997 sur le fondement de l’emploi et de l’enregistrement de la marque de commerce aux États‑Unis. Comme l’opposante n’a produit aucun témoignage substantiel concernant l’emploi de ses marques de commerce au Canada, je conclus que la période pendant laquelle les marques ont été en usage est également favorable au requérant.
Dans l’examen du genre de marchandises, de services ou entreprises, l’état déclaratif des marchandises et services dans la demande et l’état dé claratif des marchandises et/ou services dans les enregistrements régissent l’appréciation du risque de confusion en vertu de l’alinéa 12(1)d) [voir l’arrêt Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Les services identifiés dans la demande comme « Exploitation de magasin de détail et de services de vente par correspondance spécialisés dans les articles suivants : aliments naturels, suppléments d’aliments naturels, suppléments nutritifs, suppléments pour sportifs, suppléments et aliments de régime et de perte pondérale, vitamines, miné raux et herbes, médicaments homéopathiques… articles vestimentaires, produits de santé et de beauté…», soit ne diffèrent pas des services identifiés dans l’enregistrement n° 353,274 et n° 472,850, soit les chevauchent. Outre le fait que les produits cosmétiques décrits dans la demande sont semblables aux marchandises identifiées dans l’enregistrement n° 353,274, on pourrait raisonnablement soutenir que la plupart des marchandises énumérées dans la demande d’enregistrement chevauchent les services identifiés dans les enregistrements de l’opposante. Par conséquent, pour l’appréciation du risque de confusion, je conclus que les circuits de distribution des parties sont identiques ou se chevauchent. Par conséquent, le genre de marchandises et de services ainsi que le genre d’entreprise sont des facteurs qui militent en faveur de l’opposante.
Le dernier critère est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggè rent. Il n’est pas indiqué de disséquer les marques de commerce pour examiner leurs ressemblances. Les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble [voir l’arrêt Sealy Sleep Products Ltd. c. Simpson’s‑Sears Ltd. (1960), 33 C.P.R. 129 (C. de l’É.)]. Par conséquent, le fait qu’elles comportent toutes le mot « nutrition » et « centre » (ou « centres »), qui peut évoquer des ressemblances entre les idées suggérées, n’est pas suffisant pour conclure à la confusion entre les marques de commerce. Malgré leur caractéristique commune, la marque dans son ensemble se distingue de chacune des marques de commerce de l’opposante à la fois visuellement et dans le son. Il est bien établi que la première partie d’une marque de commerce est de loin la plus importante aux fins de la distinction entre les marques [voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.)]. Il n’y a pas de ressemblance entre la première partie de la marque, c’est‑à‑ dire le mot « better », et la première partie de la marque de commerce GENERAL NUTRITION CENTRE. Il n’y a pas non plus de ressemblance entre la première partie de la marque et les lettres « gnc » qui forment la première partie du dessin‑
marque GNC GENERAL NUTRITION CENTERS. J’ajouterais que les lettres « gnc » sont la caractéristique dominante du dessin‑marque de l’opposante GNC GENERAL NUTRITION CENTERS, ce qui est loin d’être le cas des lettres BNC qui se trouvent dans la marque. À mon avis, le dessin de la marque aide également à la distinguer de chacune des marques de commerce de l’opposante quand on les regarde.
Je n’estime pas nécessaire de prendre en compte la preuve tirée de l’état du registre pour tirer une conclusion en faveur du requérant. En fait, compte tenu de mes conclusions précédentes, et particulièrement des différences entre les marques de commerce, je conclus que le requérant s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre, d’une part, la marque et, d’autre part, la marque de commerce de l’opposante GENERAL NUTRITION CENTRE, enregistrée sous le n° 353,274, et le dessin‑marque GNC GENERAL NUTRITION CENTERS, enregistré sous le n° 472,850. Je rejette donc le motif d’opposition portant que la marque de commerce n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d).
L’absence de droit à l’enregistrement
La date pertinente pour l’appréciation des motifs reliés à l’absence de droit à l’enregistrement est la date de production de la demande d’enregistrement.
Au terme de mon analyse de la preuve, je conclus que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve qui consistait à établir qu’aucune des marques de commerce alléguées à l ’appui du deuxième motif d’opposition et qu’aucun des noms commerciaux allégués à l’appui du quatrième motif d’opposition n’étaient utilisés au Canada à la date pertinente. Par conséquent, les deux motifs d’opposition pour absence de droit à l’enregistrement fondés sur les alinéas 16(3)a) et 16(3)c) sont rejetés.
L’opposante s’est acquittée de son fardeau initial de preuve et elle a établi que la demande d’enregistrement n° 893,877 alléguée à l’appui du troisième motif d’opposition était pendante à la date pertinente et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(4)]. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque et le dessin‑marque de l’opposante BNBASIC NUTRITION. Dans l’application du critère relatif à la confusion, j’ai pris en compte qu’il s’agit de la première impression et du souvenir imparfait. J’en viens à la conclusion que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son, et dans les idées qu’elles suggèrent sont largement suffisantes pour rendre la confusion improbable. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition relatif à l’absence de droit à l’enregistrement fondé sur l’alinéa 16(3)b).
Si le fardeau de persuasion repose sur le requérant, qui doit établir que la marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et ses services de ceux d’autres personnes au Canada [voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l’opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présentation en é tablissant qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, ses marques de commerce et ses noms commerciaux allégués étaient devenus suffisamment connus pour supprimer le caractère distinctif de la marque [voir les décisions Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)]. Comme la preuve versée au dossier ne me permet pas de conclure que l’une ou l’autre des marques de commerce ou l’un ou l’autre des noms commerciaux allégués avaient acquis une réputation par un emploi ou de la promotion à la date pertinente, l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau initial de la preuve. Les motifs d’opposition fondés sur le caractère non distinctif sont également rejetés.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition de l’ opposante en application du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 24 MARS 2006.
Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce