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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 139
Date de la décision : 2013-08-28
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Conergy AG, visant les enregistrements nos LMC457318, LMC457762 et LMC575274 des marques de commerce POWER PLUS & dessin, POWER PLUS et POWERPLUS Dessin au nom de ATCO Electric Ltd.
[1] Le 4 mai 2011, à la demande de Conergy AG (la Partie requérante), le registraire a envoyé des avis aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la Loi) à ATCO Electric Ltd. (le Propriétaire), le propriétaire inscrit des enregistrements no LMC457318 pour la marque de commerce POWER PLUS & dessin, no LMC457762 pour la marque de commerce POWER PLUS et no LMC575274 pour la marque de commerce POWERPLUS Dessin. Les deux dessins de marque sont illustrés ci-dessous :
LMC457318 (POWER PLUS & dessin) LMC575274 (POWERPLUS Dessin)
[2] En ce qui a trait aux enregistrements nos LMC457318 [POWER PLUS & dessin] et LMC457762 [POWER PLUS], les marques sont enregistrées en liaison avec les marchandises et services suivants :
MARCHANDISES : Équipement automatisé de relevé de compteurs; logiciels; matériel informatique; et systèmes de communication, nommément téléphone et système micro-ondes à utiliser pour envoyer et recevoir des données à destination et en provenance des clients
SERVICES : Services automatisés de relevé de compteurs; services de gestion énergétique, nommément profils de consommation individuelle, contrôle de la demande sur place, y compris télécommande d’équipement; services de surveillance de sites éloignés et d’acquisition de données, nommément, alarmes et avertissements déclenchés par un événement à un site éloigné et accès à l’information à partir des lieux d’affaires des clients; services de transmission électrique, nommément, fourniture aux clients de relevés de demande de pointe, de relevés de tension et de courant; services de gestion, nommément recherche des charges, localisation des pannes et contrôle des charges directes, nommément exploitation et contrôle à distance d’un système de distribution électrique; services d’automatisation de la distribution, nommément exploitation éloignée ou automatique d’équipement de commande de distribution électrique; services de bureau de service, nommément, transfert de données aux autres systèmes informatiques qui traduisent et convertissent les données aux fins de comptabilité; services d’installation, nommément installation d’un compteur électrique et d’une boîte de raccordement terminal servant à fournir des services de relevé automatique de compteurs; services de formation, nommément formation de clients pour obtenir des données et exploiter divers dispositifs à distance.
[3] En ce qui a trait à l’enregistrement no LMC575274 [POWERPLUS Dessin], la marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services ci-dessous :
MARCHANDISES :
(1) Équipement automatisé de relevé de compteurs pour services de gaz, d’électricité et d’eau.
(2) Logiciels, nommément pour envoyer et récupérer des données à destination et en provenance des clients.
(3) Matériel informatique.
(4) Systèmes de communications, nommément téléphone et système micro-ondes à utiliser pour envoyer et recevoir des données à destination et en provenance des clients.
SERVICES :
(1) Services automatisés de relevé de compteurs.
(2) Services de gestion, nommément recherche des charges, localisation des pannes et contrôle des charges directes, nommément exploitation et contrôle à distance d’un système de distribution électrique.
(3) Services de gestion énergétique, nommément profils de consommation individuelle, contrôle de la demande sur place, y compris télécommande d’équipement.
(4) Services de surveillance de sites éloignés et d’acquisition de données, nommément, alarmes et avertissements déclenchés par un événement à un site éloigné et accès à l’information à partir des lieux d’affaires des clients.
(5) Services de transmission électrique, nommément, fourniture aux clients de relevés de demande de pointe, de relevés de tension et de courant.
(6) Services de formation, nommément formation de clients pour obtenir des données et exploiter divers dispositifs à distance.
(7) Services d’installation, nommément installation d’un compteur électrique et d’une boîte de raccordement terminal servant à fournir des services de relevé automatique de compteurs.
(8) Services de bureau de service, nommément, transfert de données aux autres systèmes informatiques qui traduisent et convertissent les données aux fins de comptabilité.
(9) Services d’automatisation de la distribution, nommément exploitation éloignée ou automatique d’équipement de commande de distribution électrique.
(10) Services de transmission électrique, nommément fourniture aux clients de relevés de demande de pointe, de relevés de tension et de courant.
[4] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans le présent cas, la période pertinente pour laquelle l’emploi de la Marque doit être prouvé s’étend du 4 mai 2008 au 4 mai 2011.
[5] La définition d’emploi applicable en l’espèce est énoncée aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[6] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a déposé les affidavits de M. Satarjit Parhar, un de ses cadres supérieurs. Je constate que les preuves présentées pour chacun des avis sont essentiellement identiques.
Preuve soumise par le Propriétaire
[7] Dans ses affidavits, M. Parhar explique que le Propriétaire est une société réglementée qui réalise des projets de distribution et de transport d’électricité en Alberta. Plus précisément, le Propriétaire construit, exploite et entretien des lignes de transport et de distribution d’énergie électrique qui alimentent des maisons, des entreprises, des fermes et des projets dans les villes, les villages et les collectivités. Il confirme que le Propriétaire a utilisé les marques POWER PLUS au Canada en liaison avec [TRADUCTION] « les services de relevé automatique de compteurs pour des services de gaz, d’électricité et d’eau. »
[8] Afin d’expliquer le contexte dans lequel les services de relevé automatique de compteurs du Propriétaire sont effectués, M. Parhar a joint à ses affidavits une brochure (preuve A), un aide-mémoire destiné à l’usage interne (preuve B) et une copie d’un communiqué de presse (preuve C); tous ces documents sont antérieurs à la période pertinente.
[9] M. Parhar a relevé huit clients du service POWER PLUS offert par le Propriétaire et fournit, à titre de preuve F, deux exemples de contrats, tous deux intitulés [TRADUCTION] : « Relevé automatique de compteurs PowerPlus MD – Entente relative au relevé du compteur d’eau ». Ces ententes sont datées du 15 septembre 1998 et du 2 octobre 2000, et prévoient une durée de 20 ans et de 10 ans, respectivement. Toutefois, même si les ententes sont encore en vigueur, elles ont été conclues avant la période pertinente et, par conséquent, elles ne constituent pas en elles-mêmes un affichage des marques lors de la réalisation des services au cours de la période pertinente. Par ailleurs, M. Parhar admet dans son affidavit que le Propriétaire n’a pas conclu de nouvelles ententes avec des clients pour la prestation des services POWER PLUS au cours de la période pertinente. Il mentionne toutefois que le Propriétaire [TRADUCTION] « fait la promotion de ses services POWER PLUS auprès de ses clients lors de salons professionnels », mais il ne soumet pas d’autres preuves à ce sujet. Autrement, il affirme en particulier que le Propriétaire [TRADUCTION] « ne fait pas la publicité ouvertement de ses services ». Ainsi, la question est de savoir si le Propriétaire a affiché la Marque dans le cadre de l’exécution des services auprès de ses clients existants au cours de la période pertinente.
[10] À cet égard, M. Parhar a joint à son affidavit comme preuve G des copies de neuf factures qui, selon lui, ont été émises pour les services offerts par Propriétaire sous la marque POWER PLUS. Des six factures portant une date de la période pertinente, je constate que cinq affichent le dessin de marque POWERPLUS dans le champ « Description » de la facture, et qu’elles sont toutes adressées aux clients identifiés dans les ententes soumises comme preuve F. En outre, la plupart des factures visent divers services de [TRADUCTION] « relevés de compteurs ».
[11] Sur certaines factures, on peut également lire le descriptif de service [TRADUCTION] « compteur inactif ». Lors de l’audience orale, le Propriétaire a expliqué que cela fait référence à ses services de remplacement de compteurs inactifs. Toutefois, cette explication ne figure dans aucune des preuves qui m’ont été soumises, et M. Parhar ne donne aucun détail qui aurait pu me pousser à conclure que les factures étaient liées à l’une ou l’autre des marchandises du Propriétaire, par exemple à l’équipement automatisé de relevé de compteurs, au moment de la prestation des services. En effet, je constate que M. Parhar ne fait référence aux factures que dans le contexte des « services » offerts par le Propriétaire. Ainsi, je ne peux conclure que les factures constituent un affichage de la Marque en liaison avec l’une ou l’autre des marchandises du Propriétaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.
[12] En ce qui a trait aux autres services inscrits, il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si, dans une telle instance, le seuil pour établir l’emploi d’une marque est relativement peu exigeant [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.), le propriétaire doit présenter des faits suffisants pour que le registraire puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services énumérés dans l’enregistrement.
[13] Dans le présent cas, la preuve soumise par le Propriétaire est plutôt faible. Lorsqu’il est question de la déclaration d’emploi à l’égard des services enregistrés, je suis d’accord avec la Partie requérante que l’affirmation de M. Parhar est au mieux ambiguë, à l’exception des « services automatisés de relevé de compteurs ». Peu importe, même en faisant une interprétation généreuse des affidavits de M. Parhar, les factures, elles, ne font aucune référence aux autres services enregistrés.
[14] Pour ce qui est des « services automatisés de relevé de compteurs », je ne conviens pas, contrairement à ce qu’affirme la Partie requérante, que ces services et donc, les marques dans leur ensemble, devraient être radiés. La Partie requérante souligne que les factures doivent faire précisément référence aux services tels qu’ils sont indiqués dans l’enregistrement, et que le registraire ne peut pas insinuer des services au-delà de la description présentée dans les factures. Dans le présent cas, puisque les factures ne font pas directement référence aux « relevés automatisés de compteurs », la Partie requérante croit que le registraire ne peut conclure que les factures démontrent l’emploi des marques POWER PLUS en liaison avec des « services automatisés de relevé de compteurs ».
[15] Toutefois, la démarche appropriée n’est pas d’examiner chaque preuve indépendamment les unes des autres; la preuve doit être étudiée comme un tout [Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (COMC)]. Contrairement aux autres services enregistrés, je crois que les factures, lorsqu’elles sont examinées en parallèle aux contrats soumis comme preuves et aux documents d’information traitant des services automatisés de relevés de compteurs offerts par le Propriétaire, permettent de tirer la conclusion que ces factures traitent des « services automatisés de relevé de compteurs ».
[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l’emploi du dessin de marque POWERPLUS en liaison avec les « services automatisés de relevé de compteurs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[17] En outre, j’estime que l’emploi du dessin de marque POWERPLUS suffit à prouver l’emploi de la marque verbale POWER PLUS en liaison avec les « services automatisés de relevé de compteurs ».
[18] De même, si on applique les principes établis dans les arrêts Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF), je crois que la marque de commerce, telle qu’utilisée, constitue une déviation mineure de la marque POWER PLUS & dessin. Selon moi, la caractéristique dominante est la partie verbale, POWER PLUS. Ainsi, l’identité de la marque est préservée et la déviation n’est pas, à mon avis, trompeuse pour un acheteur inconscient de la marque.
[19] Bien que la preuve pour chacun des enregistrements était sensiblement la même, il n’y a aucun fondement soutenant la position de la Partie requérante, à savoir que la preuve ne peut être utilisée que pour appuyer l’enregistrement de la marque POWERPLUS Dessin. Dans chacun des cas, la preuve a été déposée de façon appropriée en réponse à l’avis respectif. Si on n’avait soumis un avis aux termes de l’article 45 qu’à l’encontre de la marque POWER PLUS & Dessin, la preuve déposée aurait été suffisante pour maintenir l’enregistrement comme susmentionné. Le fait que le propriétaire inscrit ait d’autres enregistrements pour des marques identiques ou similaires n’a aucune incidence de quelque façon que ce soit sur la procédure de radiation. Je ne vois pas pourquoi je devrais tirer une conclusion différente simplement parce que les avis envoyés aux termes de l’article 45 ont été donnés en même temps et parce que les preuves ont été examinées en même temps.
[20] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l’emploi des marques POWER PLUS et POWER PLUS & Dessin en liaison avec les « services automatisés de relevé de compteurs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[21] En ce qui a trait aux autres services et marchandises pour les trois enregistrements, aucune preuve relevant des circonstances particulières qui justifieraient ce non-emploi n’a été déposée. Les enregistrements seront modifiés en conséquence.
Règlement pour les enregistrements nos LMC457318 (POWER PLUS & dessin) et LMC457762 (POWER PLUS)
[22] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions prévues à l’article 45 de la Loi, les enregistrements nos LMC457318 et LMC457762 seront modifiés afin d’effacer l’énoncé des marchandises et de retirer tous les services à l’exception de « services de relevé automatique de compteurs ».
[23] L’énoncé des services modifié pour les deux enregistrements se lira comme suit : « services de relevé automatique de compteurs ».
Règlement pour l’enregistrement no LMC575274 (POWERPLUS Dessin)
[24] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions prévues à l’article 45 de la Loi, l’enregistrement no LMC575274 sera modifié afin de retirer l’énoncé des marchandises et d’effacer les services (2) à (10) de l’énoncé des services.
[25] L’énoncé des services modifié pour l’enregistrement no LMC575274 se lira comme suit : « Services automatisés de relevé de compteurs ».
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Andrew Bene
Agent d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. a