Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 223

Date de la décision : 2011‑11‑16

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Nissin Foods Holdings Co., Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1 078 721 pour la marque de commerce NISSHIN FOODS INC. au nom de Nisshin Seifun Group Inc.

 

[1]               Le 16 octobre 2000, Nisshin Flour Milling Co., Ltd. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce NISSHIN FOODS INC. (la Marque). Le 2 juillet 2001, le nom de l’entreprise a changé pour devenir Nisshin Seifun Group Inc. J’emploierai le mot « Requérante » pour désigner, selon le cas, Nisshin Flour Milling Co., Ltd. ou Nisshin Seifun Group Inc.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 novembre 2006.

[3]               Elle est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Curry; préparations pour ragoût, nommément sauces préparées emballées dans des sachets métallisés; sauces salées préparées prêts [sic] à réchauffer et servir.
(2) Farine à des fins alimentaires; céréales transformées; aliments précuits surgelés, nommément mets surgelés; préparations à gâteaux ou biscuits instantanés; préparations en poudre pour crème glacée et sorbets (les Marchandises).
                                      

[4]               La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot FOODS en dehors de la Marque.

[5]               Le 27 avril 2007, Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha (Nissin Food Products Co., Ltd.) (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[6]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit un affidavit de Masaki Kato (directeur du service des affaires juridiques de la société) ainsi que des copies certifiées conformes de quatre enregistrements canadiens de marques de commerce (LMC459838, LMC462967, LMC685716 et LMC462170). Au soutien de sa demande, la Requérante a produit des affidavits souscrits respectivement par Kisaburo Suzuki (directeur général du service de la propriété intellectuelle de sa division de l’administration générale) et par Lisa Saltzman (directrice du service de recherche en marques de commerce d’Onscope^MC, une division de Marque d’Or Inc.), ainsi que des copies certifiées conformes de deux enregistrements canadiens de marques de commerce (LMC448619 et LMC510205). Aucun déposant n’a été contre-interrogé.

[7]               Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit.

[8]               L’Opposante a changé de nom pour devenir Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

[9]               Une audience a été tenue en l’espèce, et les deux parties y ont participé.

Motifs d’opposition

[10]           Initialement, l’Opposante a invoqué des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi). À l’audience, l’Opposante a toutefois restreint ses motifs aux suivants :

1.      La Marque n’est pas enregistrable, comme le prévoit l’alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de l’Opposante :

a)      NISSIN, numéro d’enregistrement LMC459838;

b)      NISSIN & Dessin, numéro d’enregistrement LMC462967;

c)      NISSIN & Dessin, numéro d’enregistrement LMC685716.

2.      La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la Requérante des marchandises de l’Opposante ni n’est adaptée à les distinguer ainsi, puisque l’emploi de la Marque est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce NISSIN et NISSIN & Dessin de l’Opposante, toutes antérieurement employées et déposées au Canada.

Fardeau de preuve

[11]           C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la page 298].

Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)d)

[12]           La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion sous le régime de l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[13]           L’Opposante s’est acquittée du fardeau initial qui lui incombait, car les trois enregistrements invoqués sont bien inscrits.

[14]           Les marques NISSIN & Dessin visées par les enregistrements numéro i) LMC462967 et ii) LMC685716 se ressemblent beaucoup. Elles sont reproduites ci-dessous :

i)ii)

[15]           L’état déclaratif des marchandises pour chacun des enregistrements n^o LMC459838 et LMC462967 est libellé comme suit : [traduction] « mélange de soupe aux nouilles comprenant principalement des nouilles et un concentré » et « mélange à soupe aux nouilles, principalement à base de nouilles et de soupe ». L’état déclaratif des marchandises pour l’enregistrement n^o LMC685716 de l’Opposante est libellé comme suit : « soupes aux nouilles; soupes instantanées aux nouilles; soupes aux nouilles composées principalement de nouilles déshydratées et de mélange à soupe vendus dans un récipient jetable; nouilles; nouilles déshydratées. »

[16]           J’estime que la marque nominale NISSIN de l’Opposante représente l’argument le plus solide de l’Opposante. Je vais donc me concentrer, pour l’analyse du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d), sur la probabilité de confusion entre NISSIN et la Marque. Avant de poursuivre, je précise que l’emploi ou la promotion de l’une ou l’autre des marques NISSIN & Dessin de l’Opposante constituent aussi l’emploi et la promotion de sa marque nominale NISSIN.

[17]           Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[18]           Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même. [Voir, de façon générale, les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C)].

[19]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le juge Binnie a exposé comme suit l’approche à adopter à cet égard, dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de [la marque], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192, à la page 202, 57 C.P.R. 1 , 1 D.L.R. (3d) 462 :

[traduction] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n’est toutefois pas sur cette constatation qu’il faut se fonder pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion.

… les marques ne paraîtront pas côte à côte, et [la Cour doit] essayer d’empêcher qu’une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu’il s’agit de la même marque que celle qu’elle a vue auparavant, ou même qu’il s’agit d’une nouvelle marque ou d’une marque liée appartenant au propriétaire de l’ancienne marque.

(Citant Halsbury’s Laws of England, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

 

caractère distinctif inhérent des marques de commerce, mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue et période pendant laquelle les marques ont été en usage

[20]           Les deux marques possèdent un certain caractère distinctif inhérent. Par ailleurs, seule l’Opposante a employé sa marque ou en a fait la promotion au Canada. La marque NISSIN de l’Opposante est employée au Canada depuis au moins le 2 février 1981. Les ventes au Canada des produits NISSIN de l’Opposante ont dépassé les 12 millions de dollars américains entre 2002 et 2007. Bien que la Requérante ait souligné que la preuve produite par M. Kato n’indique pas quels produits ont été vendus, on peut raisonnablement conclure qu’une partie importante des ventes est attribuable au produit principal de l’Opposante, à savoir des soupes instantanées aux nouilles. Même si j’accorde un poids restreint aux chiffres d’affaires fournis par M. Kato, il est néanmoins évident que la marque de l’Opposante est devenue plus connue que la Marque de la Requérante, qui n’a pas été employée.

genre de marchandises, services ou entreprises, et nature du commerce

[21]           L’examen des marchandises, des services et de la nature du commerce des parties, pour l’analyse de la question de la confusion prévue à l’alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l’état déclaratif des marchandises ou des services compris dans la demande d’enregistrement et dans l’enregistrement respectifs des marques de commerce des parties [voir les arrêts Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[22]           Bien que les parties ne vendent pas des marchandises identiques, les marques en cause sont toutes les deux associées à des produits alimentaires (y compris à des produits alimentaires préparés) qui seraient vraisemblablement vendus dans des épiceries.

[23]           En ce qui concerne l’Opposante, M. Kato déclare que, même si la principale activité de l’entreprise est la fabrication, la transformation et la vente de nouilles instantanées et d’autres produits alimentaires instantanés, l’Opposante a étendu sa gamme de produits de nouilles à des articles comme des aliments congelés, des soupes et des desserts. Par ailleurs, en ce qui concerne la Requérante, M. Suzuki affirme que les principaux secteurs d’activités de cette dernière incluent la fabrication et la vente de pâtes, de sauces pour pâtes, de mélanges, de farine, de produits à réchauffer et servir, de nouilles déshydratées ainsi que de produits alimentaires réfrigérés et congelés.

[24]           Les parties évoluent dans la même industrie, et il est raisonnable de présumer que leurs produits alimentaires pourraient emprunter les mêmes voies de commercialisation.

degré de ressemblance entre les marques

[25]           NISSIN et NISSHIN FOODS INC. se ressemblent dans la présentation et dans le son. La Cour suprême, dans l’arrêt Masterpiece, a fait observer qu’il est préférable de se demander d’abord, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique. De toute évidence, l’aspect particulièrement frappant de la Marque est le mot NISSHIN (FOODS et INC. étant descriptifs et non distinctifs); or, NISSHIN ressemble énormément à NISSIN. Bien que la preuve de M^me Saltzman donne à entendre que NISSHIN est le nom d’une ville au Japon, rien ne prouve que l’acheteur canadien moyen connaît le nom de cette ville. En outre, comme le souligne l’Opposante, la Requérante a avisé le registraire, dans l’enregistrement n^o LMC510205, que [traduction] « le mot NISSHIN n’a aucune signification, c’est un mot inventé ».

[26]           Comme NISSHIN et NISSIN ne sont des mots ni en français ni en anglais, il est probable que le consommateur canadien moyen considère que ces deux mots sont soit inventés, soit d’origine étrangère. Dans les deux cas, l’idée suggérée par ces mots ne permet pas de distinguer les marques.

autres circonstances de l’espèce

[27]           M^me Saltzman a fourni les résultats de recherches qu’elle a effectuées sur NISSHIN et NISSIN. Cependant, elle n’a repéré qu’un seul enregistrement d’une marque de tiers visant des produits alimentaires (LMC447214), ce qui est manifestement insuffisant pour tirer des conclusions sur l’état du marché [voir Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Les résultats de la recherche effectuée dans la common law n’appuient pas non plus la cause de la Requérante, parce qu’il n’a pas été établi que les noms repérés d’entreprises de tiers contenant NISSIN, NISSHIN ou un mot semblable, sont présents au Canada dans l’industrie alimentaire [voir Compagnie Distribution aux consommateurs Ltée c. United Consumers Club, Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 259 (C.F. 1^re inst.), à la page 268].

[28]           La Requérante soutient que l’enregistrement de ses marques NISSHIN dans de nombreux pays et la coexistence à l’étranger de ces marques avec les marques NISSIN de l’Opposante, sans qu’aucune preuve de confusion à l’étranger n’ait été relevée, sont des éléments qu’il convient de ne pas négliger. Toutefois, l’Opposante souligne que les enregistrements étrangers de la Requérante ne visent pas principalement la Marque contestée en l’espèce, mais plutôt des marques formées d’une combinaison de NISSHIN et d’autres mots comme SEIFUN, ce qui pourrait avoir pour effet de mieux distinguer la marque de la Requérante. De plus, l’Opposante attire mon attention sur la décision Haw Par Brothers International Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1979), 48 C.P.R. (2d) 65 (C.F. 1^re inst.), dans laquelle le juge Marceau a statué qu’il y a peu à tirer du fait que des marques de commerce coexistent dans d’autres pays, puisque la décision du registraire doit se fonder sur les normes canadiennes, eu égard à la situation au Canada [voir aussi Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co. (2005), 41 C.P.R. (4th) 8 (C.F.)].

[29]           La Requérante a démontré qu’elle est la propriétaire de l’enregistrement canadien n^o LMC448619 pour la marque suivante, à l’égard de [traduction] « préparations de pâte à frire pour tempura, mélanges à panure et farine » :

conclusion

[30]           Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, j’estime que la Requérante n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre NISSHIN FOODS INC. and NISSIN. J’arrive à cette conclusion essentiellement parce qu’il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques, que les marques sont liées à des marchandises semblables et que seule la marque de l’Opposante a acquis une réputation au Canada. Comme il a été mentionné précédemment, le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue ou l’audition de la marque NISSHIN FOODS INC. à un moment où il n’a qu’un vague souvenir de la marque précédente NISSIN et où il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[31]           Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est retenu à l’égard de l’enregistrement n^o LMC459838.

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[32]           L’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial d’établir que, le 27 avril 2007, une ou plusieurs des marques de commerce invoquées étaient suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque; la réputation de la marque de commerce doit être importante, significative ou suffisante [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. La preuve fournie par M. Kato satisfait au fardeau initial de l’Opposante.

[33]           La preuve, évaluée relativement à la date du 27 avril 2007, ne favorise pas plus la Requérante qu’elle ne le fait en date d’aujourd’hui. Je conclus donc qu’il existait une probabilité raisonnable de confusion entre NISSIN et la Marque en date du 27 avril 2007, pour des motifs semblables à ceux exposés dans mon analyse du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d). De ce fait, la Marque n’était pas distinctive le 27 avril 2007.

[34]           En conséquence, le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est également retenu.

Décision

[35]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.