Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 45
Date de la décision : 2010-04-06
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande d’Advance Magazine Publishers Inc., visant l’enregistrement no LMC611414 de la marque de commerce GLAMOUR SECRETS au nom de Glamour Secrets Developments Ltd.
[1] Le 30 juin 2008, à la demande d’Advance Magazine Publishers Inc. (la Requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Secrets Developments Ltd. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC611414 de la marque de commerce GLAMOUR SECRETS (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants : exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage (les Services).
[2] Suivant l’article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, en l’espèce entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2008 (la Période). Si la marque n’a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve incombant au propriétaire inscrit en vertu de l’article 45 n’est pas très sévère [Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].
[3] L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi comme suit : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. »
[4] En réponse à l’avis prévu à l’article 45, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Joseph Bellotti.
[5] Seule l’Inscrivante a produit un plaidoyer écrit. Une audience a tout de même été tenue, à laquelle les deux parties étaient représentées.
[6] Monsieur Bellotti est président de l’Inscrivante depuis le 20 mars 2003. Il atteste que l’Inscrivante a octroyé une licence pour l’emploi de la Marque à Glamour Secrets Western Ltd. et Glamour Secrets Canada Ltd. (collectivement les Licenciées); M. Bellotti est également président des Licenciées. Les Licenciées ont conclu des contrats de franchise avec des tiers (les Sous‑licenciés) permettant à ces derniers d’employer la Marque en liaison avec les Services. Monsieur Bellotti atteste qu’à titre de président des Licenciées, il s’occupe notamment de l’administration de tous les aspects des Services offerts en liaison avec la Marque et qu’en conséquence, il a une connaissance personnelle de l’emploi de la Marque au Canada par les Licenciées et les Sous‑licenciés.
[7] Monsieur Bellotti affirme clairement que l’Inscrivante surveille et contrôle la nature et la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque conformément aux contrats de licence et de franchise conclus par les Licenciées et les Sous‑licenciés. Bien qu’il ne nous ait pas présenté de copie des divers contrats, M. Bellotti nous informe que ces contrats prévoient que l’Inscrivante a le droit exclusif d’employer la Marque ou d’octroyer des droits pour l’employer, que les Licenciées sont tenues de s’assurer que les Sous‑licenciés respectent les obligations qui leur sont imposées par les sous‑licences respectives, que l’Inscrivante a le droit d’inspecter tout document lié aux Services et que les contrats de sous‑licence accordent à l’Inscrivante, par l’intermédiaire des Licenciées, le contrôle de divers aspects des Services, ainsi que le droit de vérifier les états financiers des Sous‑licenciés et de préautoriser tout le matériel publicitaire.
[8] Monsieur Bellotti prétend que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services au cours de la Période et fournit divers documents à l’appui de ses prétentions, notamment les éléments suivants : des photos de signalisations arborant la Marque affichées par les Sous‑licenciés à leurs établissements commerciaux au cours de la Période, le revenu annuel brut gagné par les Sous‑licenciés au cours de la Période, des factures représentatives affichant la Marque dans la partie supérieure et dont les dates correspondent à la Période, des imprimés de pages tirées d’Internet montrant comment la Marque a été affichée sur le site www.glamoursecrets.com au cours de la Période et des annonces publicitaires arborant la Marque parues au cours de la Période relativement aux Services. Ces documents montrent que l’Inscrivante ou ses Sous‑licenciés ont employé la Marque au Canada en liaison avec les Services au cours de la Période.
[9] À l’audience, la Requérante a analysé le témoignage de l’Inscrivante et y a décelé diverses lacunes. Elle a soutenu qu’il était truffé de ouï‑dire et qu’on ne pouvait faire de distinction entre le ouï‑dire et les connaissances personnelles de M. Bellotti. Par exemple, elle s’est dite préoccupée par le fait que M. Bellotti n’a pas révélé la façon dont il a obtenu les divers documents de la part des Sous‑licenciés ou la personne qui a pris les photos présentées. Il est vrai que le témoignage présenté en application de l’article 45 ne peut faire l’objet d’un contre‑interrogatoire, mais je ne vois aucune raison de ne pas en tenir compte ou de lui accorder moins de poids. Après tout, M. Bellotti a juré savoir personnellement que les Sous‑licenciés emploient la Marque, et il semble évident qu’en tant que président de l’Inscrivante et des Licenciées, il aurait eu accès à tous les documents et les faits qu’il a attestés.
[10] La Requérante a également soutenu que la Marque employée par quiconque n’est pas réputée employée par l’Inscrivante conformément au paragraphe 50 de la Loi. Je ne suis pas d’accord. Il n’est pas nécessaire que des copies des contrats de licence soient produites, et le témoignage de M. Bellotti satisfait amplement aux exigences pour lui permettre de se prévaloir à bon droit de l’article 50 en l’espèce (voir 3082833 Nova Scotia Company c. Lang Michener LLP et le Registraire des marques de commerce, 2009 CF 928, et Sim & McBurney c. LeSage Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.)). Par conséquent, la Marque employée par les Sous‑licenciés est réputé employée par l’Inscrivante conformément à l’article 50.
[11] Pour conclure, j’estime que la preuve, lorsqu’on l’interprète objectivement et la considère dans son ensemble, est suffisante pour démontrer que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Services au cours de la Période. Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.