Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Cytokinetics Inc. à la demande nº 1,114,316 produite par Cobalt Pharmaceuticals Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce COFLUOXETINE & dessin d’étiquette
Le 30 août 2001, Cobalt Pharmaceuticals Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque COFLUOXETINE & dessin d’étiquette (la « Marque »), laquelle est reproduite ci-dessous.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche de l’arrière-plan comprenant les lettres CO est en vert lime. Les lettres CO sont en blanc avec pourtour bleu roi et le mot FLUOXETINE est en blanc. La partie droite de l’arrière-plan comprenant le mot FLUOXETINE est en bleu roi.
Il y a renonciation au droit à l’usage exclusif de tout document à lire à l’exclusion des termes (mots et dessins) COFLUOXETINE, CO et COBALT en dehors de la marque de commerce.
La demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs.
La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 18 février 2004 aux fins d’opposition.
Le 16 juillet 2004, Cytokinetics, Inc. (l’« Opposante ») a déposé une déclaration d’opposition.
La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l’Opposante.
À l’appui de son opposition, l’Opposante a déposé les affidavits d’Amy Yablonski et d’Heather Boyd. La Requérante les a contre-interrogées au sujet de leur affidavit et les transcriptions de ces contre-interrogatoires ont été versées au dossier.
À l’appui de sa demande, la Requérante a déposé les affidavits de Linda Victoria Thibeault et Terry Fretz.
Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et ont participé à l’audience.
Question préliminaire
Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a soutenu que les affidavits de l’Opposante ne sont pas admissibles parce qu’ils ont été produits par des membres du cabinet qui la représente. Il est vrai que Mme Yablonski était une technicienne juridique du cabinet en question et Mme Boyd, une agente de marque de commerce. Cependant, cela ne rend pas automatiquement la preuve inadmissible. Mme Yablonksi a simplement fourni une copie certifiée de la demande d’enregistrement de la marque de l’Opposante et donc, son témoignage par affidavit n’est pas du tout litigieux. Mme Boyd a été chargée de produire des imprimés de diverses pages trouvées sur Internet.
Monsieur Martin, membre de la Commission, s’est exprimé ainsi sur une opposition semblable à la preuve dans Mr. Lube Canada Inc. c. Denny’s Lube Centre Inc. 2008 CarswellNat 2282, au paragraphe 11:
11 À l'audience, l'agent de l'opposante a soutenu que, compte tenu de l'arrêt Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.), confirmant (2005), 43 C.P.R. (4th) 21 (C.F. 1re inst.), l'affidavit de Mme Nemeth ne devrait pas être pris en compte parce qu'il est souscrit par une employée de l'agent de marques de commerce de la requérante. Or, l'arrêt Cross-Canada concernait l'application de l'article 82 des Règles de la Cour fédérale à un élément de preuve présenté à la Cour par le procureur d'une partie. En l'espèce, les parties sont représentées par des agents de marques de commerce inscrits et il n'y a aucune disposition équivalente dans le Règlement sur les marques de commerce régissant la conduite de ces agents. En outre, si l'opposante dispose d'un recours dans la présente instance, ce recours aurait consisté selon toute vraisemblance à adresser une requête à la Cour fédérale pour tenter de faire remplacer l'agent de marque de commerce actuellement inscrit au dossier par un nouvel agent, à l'exemple de ce qui s'est produit dans l'affaire Cross-Canada. Ainsi, même si l'argument de l'opposante n'est pas dénué de fondement, il n'emporterait pas nécessairement le retrait de l'affidavit de Mme Nemeth du dossier. Enfin, l'affidavit de Mme Nemeth ne comporte pas de témoignage d'opinion sur des questions litigieuses comme celui qui avait été produit dans l'affaire Cross-Canada. Par conséquent, j'ai dûment tenu compte de cet affidavit.
Pour des raisons semblables, je tiendrai pleinement compte des deux affidavits de l’Opposante. (Comme il ressortira de l’examen ci-dessous, l’issue de la présente opposition ne serait pas différente même si je n’avais pas tenu compte de la preuve de l’Opposante, compte tenu du fait que la registraire exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre et de confirmer l’état d’une demande sur laquelle on se fonde pour invoquer le motif prévu à l’art. 16 : Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), p. 529.)
Fardeau de la preuve
Il incombe ultimement à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].
Motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 16(3)
L’Opposante a soutenu que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque pour deux motifs :
1) al. 16(3)a) : à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque dessin C & Block de l’Opposante, laquelle était antérieurement employée au Canada par l’Opposante,
2) al. 16(3)b) : à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque dessin C & Block de l’Opposante, laquelle est l’objet de la demande nº 1,112,187 antérieurement produite.
La marque dessin C & Block de l’Opposante est reproduite ci-dessous :
La demande nº 1,112,187 a été déposée le 9 août 2001, mais la date de priorité conventionnelle est le 11 avril 2001. Elle est actuellement en instance. Elle a été déposée sur la base de l’emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes et sur la base de l’emploi au Canada depuis au moins mai 2001 en liaison avec les services suivants :
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marchandises : |
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produits pharmaceutiques pour l’oncologie et l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, infirmité motrice cérébrale et encéphalite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, logiciel et matériel informatique connexe pour l’analyse d’essais cellulaires et le diagnostic de patients; logiciel utilisé pour la collecte, l’analyse et la présentation d’information médicale, de diagnostic et sur les patients dans le domaine du développement de produits pharmaceutiques. |
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services : |
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consultation et recherche techniques dans le domaine de l’analyse d’essais cellulaires, découverte et développement pharmaceutiques et diagnostic de patients. |
Pour s’acquitter de son fardeau initial sous le régime de l’al. 16(3)a), l’Opposante doit prouver l’emploi de sa marque au Canada avant le 30 août 2001, ainsi que le non-abandon de sa marque en date du 18 février 2004 (par. 16(5)). L’Opposante n’a pas satisfait à ces exigences. Mme Yablonski a déposé une copie certifiée de la demande nº 1,112,187, laquelle fait état de l’emploi de la marque de l’Opposante au Canada depuis au moins novembre 1998, mais cela est insuffisant pour que l’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve initial [voir Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Le motif fondé sur l’al. 16(3)a) est donc rejeté.
Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial sous le régime de l’al. 16(3)b), l’Opposante doit prouver que sa demande était pendante le 30 août 2001 et le 18 février 2004 (par. 16(4)). La copie certifiée de la demande de l’Opposante est datée du 11 avril 2005. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial au regard de ce motif. Par conséquent, je vais analyser la probabilité de confusion entre les marques des parties au sens de l’al. 16(3)b).
test en matière de confusion
Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
En appliquant le test en matière de confusion, la registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles indiquées au par. 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance dans la présentation ou le son des marques, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. [Voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]
al. 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
Chacune des marques a un caractère distinctif inhérent.
Rien n’indique que les marques avaient acquis un caractère distinctif par l’emploi ou la publicité à la date pertinente du 30 août 2001.
Par conséquent, l’al. 6(5)a) ne favorise ni l’une ni l’autre des parties.
La Requérante a soutenu dans son plaidoyer écrit que l’Opposante devait prouver que sa réputation est établie pour poursuivre les procédures. Ce n’est pas le cas; la réputation de l’Opposante n’est qu’une considération parmi tant d’autres dans le cadre de l’évaluation de la probabilité de confusion.
al. 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage
Selon une revendication que l’on retrouve dans la demande de l’Opposante, la marque a été employée en liaison avec ses services depuis au moins mai 2001. La Requérante a vendu ses marchandises en liaison avec la Marque depuis octobre 2001 (affidavit de Fretz, paragraphe 12), mais, évidemment, cela est postérieur à la date pertinente pour ce motif.
al. 6(5)c) et d) – le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce
Les marchandises des parties se chevauchent dans la mesure où elles contiennent toutes les deux des préparations pharmaceutiques. Toutefois, le genre des préparations pharmaceutiques des deux parties est différent : celles de la Requérantes servent à traiter la dépression alors que celles de l’Opposante visent l’oncologie, l’ophtalmologie, les maladies cardiovasculaires, infectieuses, et neurologiques ainsi que les anti-inflammatoires. (L’Opposante ajoute aussi le logiciel et matériel informatique connexe pour l’analyse d’essais cellulaires et le diagnostic de patients dans ses marchandises.)
M. Fretz, président de la Requérante, déclare que la Requérante n’a jamais fourni les services énumérés dans la demande de l’Opposante, nommément la consultation et la recherche techniques dans le domaine de l’analyse d’essais cellulaires, la découverte et le développement pharmaceutiques et le diagnostic de patients. [affidavit de Fretz, paragraphe 17]
M. Fretz explique que les marchandises de la Requérante ne peuvent être achetées qu’au Canada sur ordonnance médicale. Ce sont les pharmaciens qui décident s’ils préparent une ordonnance avec les marchandises de la Requérante. Le consommateur final des marchandises ne voit jamais la Marque de la Requérante; seuls les pharmaciens qui préparent les ordonnances la voient, car elle apparaît sur les grands contenants utilisés pour délivrer les ordonnances individuelles. Les marchandises de la Requérante sont transportées de l’entrepôt de la Requérante aux entrepôts des grossistes et finalement aux pharmaciens dans l’ensemble du Canada. En tout temps, les marchandises portent une étiquette où apparaît la Marque. [affidavit de Fretz, paragraphes 6-12]
Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus directement au public au Canada. La Requérante fait donc la promotion de ses marchandises principalement auprès des pharmaciens. [affidavit de Fretz, paragraphe 14]
Les voies de commercialisation empruntées par les marchandises de l’Opposante n’ont pas été établies, mais il est raisonnable de conclure qu’elles chevaucheraient celles de la Requérante.
al. 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou les idées qu’elles suggèrent
Dans Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone a écrit ce qui suit à la page 59 :
S’agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l’idée dont il est question à l’alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c’est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n’est pas correct, pour l’application du critère de la confusion, de placer les marques l’une en regard de l’autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services.
La marque de l’Opposante comporte deux caractéristiques : un dessin et le mot CYTOKINETICS. Il est difficile de déterminer laquelle de ces caractéristiques domine. À l’oral, la partie prononçable dominerait probablement, c’est-à-dire le mot CYTOKINETICS.
La Marque de la Requérante comporte plusieurs caractéristiques : les mots CO FLUOXETINE, un dessin, diverses couleurs, le numéro 20; le mot COBALT, etc. Visuellement, le dessin, les couleurs et CO FLUOXETINE dominent; oralement, CO FLUOXETINE dominerait probablement.
Les parties semblent s’entendre sur le fait que chacune des marques est définie comme incluant le dessin stylisé d’un C. Selon la Requérante, cela tient au fait que leur nom commence chacun par la lettre C. On ne sait pas si un consommateur moyen saurait, à première vue, que les dessins comportent un C, et non une lune ou un boomerang.
Pour ce qui est de l’idée suggérée par le mot dans la marque de l’Opposante, je souligne que « cytologie » s’entend de [traduction] « l’observation microscopique de la cellule, notamment pour détecter et diagnostiquer une maladie » et que « cinétique » s’entend de [traduction] « la branche de la chimie physique ou de la biochimie qui mesure et étudie la vitesse des réactions chimiques et biochimiques ». [Oxford Canadian Dictionary]
Pour ce qui est de l’idée suggérée par les mots dans la Marque de la Requérante, FLUOXETINE (chlorhydrate de fluoxétine) est un médicament utilisé pour traiter la dépression ainsi que des troubles tels que le comportement obsessivo-compulsif, la boulimie et l’autisme. [affidavit de Fretz, paragraphe 4] La Requérante semble utiliser « CO » devant les noms génériques des médicaments qu’elle vend, probablement comme forme abrégée du premier mot de sa dénomination sociale, Cobalt. [affidavit de Fretz, paragraphes 5 et 6, pièces B et C]
L’idée suggérée par les dessins de chacune des marques des parties peut être celle d’un C stylisé.
L’Opposante soutient que les couleurs revendiquées par la Requérante ne sont pas pertinentes étant donné que la demande sur laquelle s’appuie l’Opposante ne contient aucune restriction de couleur, ce qui signifie qu’elle a le droit d’employer sa marque dans quelque couleur que ce soit.
L’Opposante prétend également que la plupart des mots de la Marque ne servent pas à la distinguer de la marque de l’Opposante parce que la Requérante a renoncé au droit à l’usage exclusif de ces mots. Toutefois, malgré les renonciations, les marques doivent être considérées dans leur ensemble pour déterminer s’il y a une probabilité de confusion entre elles. [American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc. (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, p. 5 (C.F. 1re inst.); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)]
autres circonstances de l’espèce
Mme Thibeault, recherchiste en marques de commerce, a effectué une recherche dans le registre des marques de commerce en 2006 dans le but de trouver [traduction] « une liste des marques de commerce ayant des caractéristiques graphiques semblables aux demandes nº 1,114,316 et 1,112,187 en liaison avec des marchandises visées par la classe 5 de la Classification internationale des produits et services de Nice. » Le plaidoyer écrit de la Requérante n’était pas fondé sur cet élément de preuve. À l’audience, j’ai compris que la Requérante se fondait sur cet élément de preuve pour montrer que le C stylisé n’a pas été créé par l’Opposante, pour répondre en partie à la revendication excessive de l’Opposante selon laquelle il serait étonnant que les caractéristiques graphiques des deux marques aient pu être conçues séparément. Comme l’a fait remarqué la Requérante, il ne s’agit pas d’une affaire de violation du droit d’auteur. De toute façon, je doute qu’il soit nécessaire de présenter une preuve à l’appui de l’affirmation générale selon laquelle un C stylisé n’est pas une marque ou une caractéristique forte de façon inhérente.
conclusion concernant la probabilité de confusion
« À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou les idées qu’elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. » [Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.), p.149, confirmé 60 C.P.R. (2d) 70]
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les deux marques. Les marques, considérées dans leur ensemble, sont très différentes. La ressemblance entre les portions intrinsèquement faibles comportant le C stylisé de chacune des marques est insuffisante en soi pour qu’il y ait une probabilité raisonnable de confusion. Je note également qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle la marque de l’Opposante a acquis une réputation pouvant élargir l’étendue de la protection à laquelle sa marque pourrait avoir droit.
Le motif fondé sur l’al. 16(3)b) est donc rejeté.
Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif
Pour s’acquitter de son fardeau initial au regard de ce motif, l’Opposante doit prouver que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue en date du 16 juillet 2004 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1re inst.)]. L’Opposante n’a pas réussi à le prouver; par conséquent, ce motif est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)
Pour ce motif d’opposition, la date pertinente est la date du dépôt de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p.475]. Rien ne prouve l’intention de la Requérante au 30 août 2001.
L’Opposante a présenté un élément de preuve qui présente Dr. Reddy’s Laboratories Inc. en liaison avec le médicament Co Fluoxetine 20 mg en date du 8 avril 2005 (affidavit de Boyd, pièce A-2), mais il n’existe aucune preuve ni explication au sujet de la signification d’une telle preuve.
Le déposant de la Requérante, M. Fretz, a fourni, à titre de pièce A, un emballage portant la Marque sur lequel on peut notamment lire ce qui suit :
Fabriqué par : Reddy Cheminor Ltd.
Distribué par : Cobalt Pharmaceuticals Inc.
Il y a donc lieu de croire que la Requérante a pu avoir l’intention d’employer la Marque en tant que marque du distributeur plutôt qu’à titre de marque du fabricant, mais rien n’indique que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque.
Dans l’ensemble, j’estime que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de prouver qu’au 30 août 2001 la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque. Je rejette donc le motif fondé sur l’al. 30e). Dans ce contexte, je souligne les commentaires suivants formulés par Mme Folz, membre de la Commission, dans Fossil Inc. c. Emeny, 2005 CarswellNat 453, qui semblent s’appliquer également en l’espèce :
14. Il y a lieu de distinguer la présente espèce de l'affaire ayant fait l'objet de la décision Green Spot [(1986), 13 C.P.R. (3d) 206 (C.O.M.C.)], étant donné que le requérant a ici produit des éléments de preuve et que ceux-ci auraient pu être mis en rapport avec la question de l'alinéa 30e). En conséquence, j'estime que la charge de l'opposante n'est pas moins lourde dans la présente espèce qu'elle ne serait dans une situation ordinaire. L'opposante a eu la possibilité d'examiner la preuve du requérant et d'en savoir plus sur son intention d'employer ou de ne pas employer la marque en lui posant des questions directes à ce sujet en contre-interrogatoire, mais elle a choisi de ne pas le faire. Je ne considère donc pas la preuve de l'opposante comme suffisante pour l'acquitter de sa charge de présentation consistant à établir que le requérant n'aurait pas eu l'intention, à la date de production de sa demande d'enregistrement, d'employer la marque qui en faisait l'objet. En conséquence, ce motif d'opposition doit être rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)
Quand une requérante fournit la déclaration prévue à l’al. 30i), un motif fondé sur cet alinéa ne doit être retenu que dans les cas exceptionnels, par exemple, lorsqu’il y a preuve de mauvaise foi de la part de la requérante. [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155] Comme ce n’est pas le cas en l’espèce, je rejette ce motif d’opposition.
Conclusion
En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par la registraire des marques de commerce en application du par. 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en vertu du par. 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 22 SEPTEMBRE 2008.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas