Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 105

Date de la décision : 2011-06-28

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Ferstman Law Office, visant l’enregistrement n^o LMC614974 de la marque de commerce FRUTA au nom de S.M. Jaleel & Company Ltd.

[1]               Le 20 janvier 2009, à la demande de Ferstman Law Office (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à S.M. Jaleel & Company Ltd., propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n^o LMC614974 de la marque de commerce FRUTA (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Eaux minérales et gazeuses, naturelles et artificielles, y compris jus de fruits.

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, et concentrés pour préparer ces boissons; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; et jus de fruits servant de boissons; eau, nommément eau minérale, eau pétillante, eau de source, eau purifiée, eau aromatisée, eau gazeuse, eau de Seltz, eau gazéifiée.

[3]        L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 20 janvier 2006 au 20 janvier 2009.

[4]        L’« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

Le paragraphe 4(1) s’applique en l’espèce.

[5]        Enfin, en l’absence de l’emploi défini ci-dessus, une marque de commerce est susceptible de radiation, en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6]        En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a fourni l’affidavit de Brian Erdelyi, le chef de l’exploitation (COO) de l’Inscrivante, souscrit le 16 juillet 2009, ainsi que les pièces A à R.  Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[7]        Dans son affidavit, M. Erdelyi explique qu’en raison de circonstances spéciales, l’Inscrivante n’a pas pu employer la Marque au Canada en liaison avec des « boissons non alcoolisées » au cours de la période pertinente.  J’analyserai donc la preuve et les faits de l’espèce dans le but exprès de déterminer si l’Inscrivante a établi l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des « boissons non alcoolisées », et donc le maintien de l’enregistrement, en tout ou en partie.

[8]        Tout d’abord, j’estime que lorsque l’auteur de l’affidavit soulève des circonstances spéciales à l’égard des « boissons non alcoolisées », il fait allusion aux marchandises décrites comme étant des « jus de fruits servant de boissons ».  Je suis arrivée à cette conclusion parce que la preuve présentée à l’appui de la date de dernier emploi de la Marque par l’Inscrivante [et, en fin de compte, de l’intention de reprendre l’emploi de la Marque], parle de boissons aux fruits non gazéifiées et de jus.  De plus, rien n’indique que la Marque ait jamais été liée aux autres marchandises que spécifie l’enregistrement, et il n’existe aucune déclaration claire précisant la date de dernier emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises.  Par conséquent, les autres marchandises seront supprimées de l’enregistrement, et l’existence de circonstances spéciales ne sera appréciée qu’à l’égard des marchandises décrites comme étant des « jus de fruits servant de boissons ».  Ainsi, toute mention dans la présente décision de « boissons non alcoolisées » doit être considérée comme signifiant « jus de fruits servant de boissons ».

[9]        L’examen de la question de savoir s’il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi nécessite la prise en considération des trois critères suivants :

(i)           la durée pendant laquelle la marque n’a pas été employée;

(ii)          la question de savoir si le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit;

(iii)         la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque. [Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)]

Concernant le deuxième critère, les « circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit » s’entendent de « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » [John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^re inst.)].

[10]      L’arrêt Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd. (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.), a quelque peu clarifié l’interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l’arrêt Harris Knitting, précité.  Plus précisément, la Cour a conclu que l’examen approprié, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi d’une marque, doit porter sur la cause du défaut d’emploi, et non sur toute autre considération.  Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test énoncé dans Harris Knitting Mills pour que l’on puisse conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque.  Toutefois, si je comprends bien, cela ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents, mais simplement que ces critères ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales.  D’ailleurs, la pertinence du premier critère est manifeste, car les raisons pouvant justifier une brève période de non‑emploi pourraient ne pas justifier une période de non‑emploi qui se prolonge [Harris Knitting, précité; Re: Goldwell (1974), 29 C.P.R. (2d) 110 (R.M.C.)].  Dans tous les cas, l’intention de reprendre l’emploi doit être étayée par la preuve (Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.); NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^re inst.)).

[11]      Je vais maintenant passer à l’application du test des circonstances spéciales décrit ci‑dessus afin de déterminer si l’Inscrivante a satisfait à ce critère en ce qui concerne les marchandises décrites comme étant des « jus de fruits servant de boissons ».

La durée pendant laquelle la marque n’a pas été employée

[12]      Dans son affidavit, M. Erdelyi explique que l’Inscrivante a lancé ses boissons non alcoolisées FRUTA au Canada en 2004.  Il explique qu’à cette époque, ces boissons étaient fabriquées soit par l’Inscrivante à Trinité‑et‑Tobago, soit par Cott Beverages Canada, une division de Cott Corporation (Cott), dans le cadre d’un accord de coemballage avec l’Inscrivante.

[13]      M. Erdelyi explique également que les boissons non alcoolisées FRUTA fabriquées et emballées par Cott étaient ensuite livrées à l’Inscrivante, qui les vendait à son tour à des distributeurs pour distribution au Canada, entre autres pays.  Il affirme que ces boissons étaient parfois vendues directement par Cott aux distributeurs.  Il fournit, comme pièces B et  C, des copies de bons de commande pour démontrer que les boissons non alcoolisées FRUTA ont été transférées de Cott à l’Inscrivante et de Cott aux distributeurs, ainsi qu’une facture pour établir l’existence d’une vente faite par l’Inscrivante à un distributeur canadien.  Je remarque que la facture est datée du 19 mai 2004, et qu’elle mentionne un certain nombre de boissons aux fruits FRUTA.  Les bons de commande, qui contiennent aussi une liste de boissons aux fruits FRUTA, sont datés de janvier à septembre 2005.

[14]      Enfin, comme preuve additionnelle ayant trait à la date de dernier emploi de la Marque, M. Erdelyi fournit, comme pièce D, des copies d’étiquettes montrant clairement la Marque en liaison avec des boissons aux fruits et du jus.  Il atteste que ces étiquettes sont représentatives des étiquettes apposées sur les boissons non alcoolisées visées par l’enregistrement en cause qui étaient vendues au Canada en 2004‑2005.

[15]      M. Erdelyi explique ensuite que l’Inscrivante n’a pas pu employer la Marque au cours de la période pertinente en raison d’une suite d’événements, que j’exposerai en détail ci‑dessous, ayant commencé par la perte de son distributeur canadien en 2005.  La période de non‑emploi est donc d’un peu plus de trois ans.

Le défaut d’emploi était-il attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit?

[16]      Les raisons invoquées dans l’affidavit de M. Erdelyi pour justifier le défaut d’emploi tiennent à la perte du distributeur canadien de l’Inscrivante en 2005, et à la perte subséquente du coemballeur canadien Cott de l’Inscrivante en février 2006.  Ces pertes se sont produites lorsque le distributeur et le coemballeur ont tous les deux éprouvé des difficultés financières et mis fin unilatéralement à leur relation avec l’Inscrivante.  M. Erdelyi explique également qu’à la suite de la perte de son coemballeur, l’Inscrivante a dû réorganiser sa chaîne de production, de manière à ce que la fabrication des boissons non alcoolisées FRUTA devant faire l’objet d’une distribution au Canada se fasse entièrement dans ses installations de Trinité‑et‑Tobago.  Bien qu’aucune preuve n’ait été soumise à cet égard, il va de soi que cette réorganisation a dû impliquer une période d’ajustement pour permettre une production additionnelle à Trinité‑et‑Tobago.  Pour ajouter aux difficultés de l’Inscrivante, M. Erdelyi explique qu’à la suite de ce changement de lieu de production, les frais liés à l’importation des boissons ont eu une incidence négative sur les marges de profit des distributeurs, rendant ainsi la distribution moins intéressante pour les distributeurs éventuels.

[17]      M. Erdelyi explique également qu’à l’époque où elle a perdu ses coemballeur et distributeur canadiens, l’Inscrivante a subi d’importants changements sur le plan de son personnel clé qui ont nui à sa capacité de relancer les boissons non alcoolisées FRUTA sur le marché canadien.  Plus particulièrement, à la suite de la perte des coemballeur et distributeur canadiens de l’Inscrivante, entre autres défis commerciaux, le vice‑président du développement général des affaires de l’époque a été transféré du Canada aux États-Unis, pour finalement quitter l’Inscrivante en juin 2007.  Je note toutefois que les circonstances de son départ n’ont pas été précisées.  En outre, la décision de transférer cette personne du Canada aux États-Unis semble avoir constitué un acte volontaire de la part de l’Inscrivante, plutôt qu’une circonstance indépendante de sa volonté.

[18]      M. Erdelyi explique toutefois qu’un autre employé clé, le vice-président des ventes, employé de longue date de l’Inscrivante, responsable des accords de distribution internationale, dont celui ayant trait aux produits FRUTA vendus au Canada, a été en congé de maladie durant presque toute l’année 2006.  Il atteste que cela a eu une incidence directe sur la capacité de l’Inscrivante d’assurer la distribution des boissons non alcoolisées FRUTA au Canada.

[19]      En résumé, les raisons du défaut d’emploi simplement exposées tiennent à la perte du distributeur canadien de l’Inscrivante, à la perte du coemballeur et fabricant canadien de l’Inscrivante et à la perte d’employés clés.  Ces événements se sont succédés, et les deux derniers ont nui à la capacité de l’Inscrivante de trouver un nouveau distributeur.  Enfin, comme nous le verrons plus loin, un autre facteur ayant eu une incidence sur la capacité de l’Inscrivante de trouver un nouveau distributeur réside dans la nature des produits de celle-ci.

[20]      La Partie requérante soutient que l’Inscrivante n’a pas réussi à établir l’existence de circonstances spéciales.  Plus particulièrement, elle prétend que l’Inscrivante n’a pas établi que la perte d’un distributeur constitue une circonstance exceptionnelle justifiant un défaut d’emploi pendant trois ans.  À l’appui de sa prétention, elle cite l’affaire Blain Supply c. Quality Craft Importers, 2009 CarswellNat 1753, dans laquelle il a été statué que « [l]e fait qu’un acheteur éventuel tarde à passer une commande ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ».

[21]      Cependant, cette affaire est différente à plusieurs égards.  Dans cette affaire, l’Inscrivante a volontairement et délibérément remis à plus tard l’emploi de sa marque de commerce dans l’espoir d’obtenir un contrat exclusif avec Walmart.  En outre, il a été statué que « [r]ien n’empêchait l’Inscrivante d’employer sa Marque en utilisant des voies commerciales autres que Wal-Mart pour vendre ses marchandises ».  Dans la présente affaire, l’Inscrivante n’a pas fait un tel choix.  La perte de son distributeur constituait une circonstance indépendante de sa volonté.  De plus, l’Inscrivante ne cherchait pas à remplacer son distributeur par une entente d’exclusivité, mais cherchait activement et simplement un bon distributeur.  En outre, il y avait des facteurs atténuants qui empêchaient l’Inscrivante de trouver un bon distributeur, comme la perte d’employés clés, de même que l’augmentation des frais (comme nous l’avons vu) incombant aux distributeurs éventuels à la suite de la perte de son fabricant canadien.  M. Erdelyi explique également que la nature particulière des produits de l’Inscrivante nécessite des distributeurs possédant une expertise dans le domaine des boissons ethniques, ce qui a pour effet de réduire le bassin de distributeurs éventuels.

[22]      J’ajouterai que dans l’affaire Blain, précitée, l’Inscrivante n’a fourni aucune preuve de l’emploi de la Marque à un moment quelconque avant son interruption, pas plus qu’elle n’a fourni de preuve documentaire quant à ses négociations avec Wal-Mart.  Dans la présente affaire, par contre, l’Inscrivante a établi quand la Marque a été employée en dernier lieu, et a fourni des éléments de preuve au sujet de ses tentatives pour trouver un nouveau distributeur (voir l’analyse ci-dessus concernant l’« intention de reprendre l’emploi »).

[23]      À mon avis, les circonstances de l’espèce, de par leur nature cumulative, sont « de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » et constituent des « circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d’emploi de la marque » (voir Scott, précité).  Cela dit, il existe de nombreux cas où la perte d’un distributeur ou d’un maillon semblable de la chaîne commerciale, l’existence de facteurs nuisant à la capacité de production ou la perte d’employés clés ont été considérées comme des circonstances pouvant constituer des circonstances spéciales justifiant un défaut d’emploi pendant un certain temps [voir, par exemple, Wolfe & Bazinet c. Labelmasters Canada Inc. (1995), 60 C.P.R. (3d) 106 (C.O.M.C.); Rogers, Bereskin & Parr c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1987), 17 C.P.R. (3d) 197 (C.F. 1^re inst.); Hughes c. Welmaid Products, Inc. (1988), 20 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.); Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd./Ltée (1998), 83 C.P.R. (3d) 276 (C.O.M.C.); Sim & McBurney c. Hugo Boss AG (1996), 67 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)].

[24]      En l’espèce, je conviens que la perte par l’Inscrivante de son distributeur canadien, de son coemballeur et fabricant canadien et de certains employés clés sont des facteurs indépendants de sa volonté qui ont, de par leur nature cumulative, perturbé ses activités commerciales et sa capacité de vendre ses boissons non alcoolisées FRUTA au Canada.  En outre, je conviens que la nature des produits de l’Inscrivante nécessitait une recherche plus longue pour trouver un bon distributeur canadien, facteur qui n’a fait qu’aggraver des circonstances déjà difficiles.  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’Inscrivante a satisfait au deuxième critère du test des circonstances spéciales.  Je tiens à souligner, cependant, que si la période de non‑emploi s’était prolongée, ma conclusion n’aurait pas nécessairement été la même.  Je vais maintenant examiner la question de savoir si l’Inscrivante a établi l’existence d’une intention sérieuse de reprendre l’emploi de sa Marque.

Existe-t-il une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque dans un avenir rapproché?

[25]      Quant aux efforts de l’Inscrivante pour trouver un nouveau coemballeur et distributeur au Canada et ainsi relancer ses boissons non alcoolisées FRUTA sur le marché canadien au cours de la période pertinente, M. Erdelyi décrit ces efforts et les difficultés que l’Inscrivante a rencontrées.

[26]      Dans un premier temps, il explique que des employés de l’Inscrivante ont participé à plusieurs foires commerciales de l’industrie en 2006 dans l’espoir de développer un réseau de distribution au Canada pour les boissons non alcoolisées FRUTA, mais que cela n’a pas porté fruits.

[27]      L’Inscrivante a continué ses efforts pour trouver un nouveau distributeur canadien, et dans le cadre de ces efforts, a engagé l’auteur de l’affidavit lui-même, au début de 2007, comme nouveau chef de l’exploitation.  M. Erdelyi atteste qu’à titre de chef de l’exploitation, l’un de ses objectifs était de rétablir la relation de l’Inscrivante avec Cott.  Au bout du compte, cependant, Cott n’a pas pu reprendre en charge la fabrication et le coemballage des produits FRUTA de l’Inscrivante.

[28]      L’Inscrivante a néanmoins continué de chercher un nouveau distributeur et coemballeur canadien dans l’espoir de reprendre l’emploi de sa Marque au Canada.  Comme preuve de ces efforts soutenus, M. Erdelyi joint comme pièces F, G et H des examens de projets hebdomadaires considérablement expurgés.  M. Erdelyi atteste que ces examens faisaient état des progrès réalisés à l’égard de différents projets auxquels il participait relativement à la distribution des produits de l’Inscrivante dans le monde entier, y compris ceux se rapportant à la recherche d’un coemballeur et distributeur des produits FRUTA au Canada.  Lorsqu’on les considère de pair avec les déclarations sous serment de M. Erdelyi, les efforts de l’Inscrivante au cours de la période allant d’octobre 2007 à juillet 2008 ont vaguement consisté à établir et fixer des rendez‑vous avec des distributeurs canadiens, et à mentionner la tenue d’une réunion prochaine avec le président d’un coemballeur/distributeur éventuel.

[30]      Finalement, à l’automne 2008, en plein dans la période pertinente, des discussions sérieuses se sont engagées avec un distributeur canadien.  M. Erdelyi atteste que ces discussions ont commencé par téléphone et se sont conclues par une réunion tenue le 8 janvier 2009, où les modalités d’un accord de distribution des boissons non alcoolisées FRUTA ont été arrêtées.  Comme preuve de ces réunions, M. Erdelyi joint comme pièces I et J des courriels qu’il a échangés avec un représentant du distributeur canadien.  Il joint également comme pièce K une copie d’un courriel daté du 9 janvier 2009, dans lequel le distributeur canadien exprime un intérêt immédiat pour la distribution des boissons non alcoolisées FRUTA.  Le distributeur canadien a ensuite rempli un formulaire de demande de crédit soumis par courriel le 25 janvier 2009 (pièce L), et a placé sa première commande de boissons non alcoolisées FRUTA le 28 janvier 2009, commande qu’il a révisée le 30 janvier 2009.  Une confirmation par courriel de cette commande est produite comme pièce M, et une copie d’une partie de la commande révisée faisant état d’une commande de plusieurs centaines de caisses de boissons non alcoolisées FRUTA est fournie comme pièce N.

[31]      M. Erdelyi atteste que, depuis cette commande initiale, l’Inscrivante a vendu plus de 6000 caisses de produits FRUTA à son nouveau distributeur canadien pour distribution au Canada.  Comme preuve de ces ventes, il joint comme pièce O des échantillons représentatifs de factures.  Il explique que le distributeur canadien de l’Inscrivante vend à son tour les boissons non alcoolisées FRUTA à des supermarchés et des dépanneurs de petite et moyenne superficie dans la région du Grand Toronto.  Il fournit comme pièce P une copie d’une facture établissant une telle vente, et des photos (pièce Q) prises à l’automne 2009 où l’on peut voir les boissons non alcoolisées FRUTA de l’Inscrivante exposées à un supermarché canadien de Mississauga (Ontario).  En dernier lieu, il fournit comme pièce R des copies des étiquettes qui sont actuellement apposées sur les boissons non alcoolisées de l’Inscrivante qui sont distribuées au Canada par le nouveau distributeur canadien.  La Marque est clairement visible sur l’étiquette.  Tous les éléments de preuve susmentionnés se rapportent à des boissons aux fruits non gazéifiées et du jus.  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l’Inscrivante a repris l’emploi de sa Marque au Canada en liaison avec des « jus de fruits servant de boissons ».

[32]      Dans l’appréciation de ce troisième critère, je suis convaincue, vu l’ensemble de la preuve, que l’Inscrivante a fait des efforts soutenus pour reprendre l’emploi de sa Marque au cours de la période pertinente, et qu’il a été démontré que des mesures concrètes ont été prises, mesures qui ont finalement mené à la réintroduction des boissons non alcoolisées FRUTA au Canada.  J’ajouterai que, comme les discussions avec le nouveau distributeur canadien de l’Inscrivante se sont engagées avant la délivrance de l’avis prévu à l’article 45, et étant donné que le volume des ventes a repris, il est manifeste que ces efforts démontrent que l’Inscrivante n’a pas entrepris ces requêtes « que dans le but d’éviter la radiation » (Clark O’Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc. (2004), 30 C.P.R. (4th) 499).  Je conclus donc que l’Inscrivante a établi l’existence d’une intention sérieuse de reprendre l’emploi de sa Marque.

[33]      Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises décrites comme étant des « jus de fruits servant de boissons » a été établie.  L’emploi n’a pas été établi et l’existence de circonstances spéciales n’a pas été soulevée à l’égard des autres marchandises visées par l’enregistrement.  Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, de manière à supprimer les marchandises suivantes :

Eaux minérales et gazeuses, naturelles et artificielles, y compris jus de fruits.

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, et concentrés pour préparer ces boissons; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; eau, nommément eau minérale, eau pétillante, eau de source, eau purifiée, eau aromatisée, eau gazeuse, eau de Seltz, eau gazéifiée.

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.