Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 111
Date de la
décision : 2014-05-30
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Gaspari Nutrition Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,479,156 pour la marque de commerce REAL MASS au nom de Body Plus Nutritional Products Inc.
[1] Le 29 avril 2010, Body Plus Nutritional Products Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce REAL MASS (la Marque) en liaison avec les marchandises [traduction] « supplément alimentaire pour la prise de poids » (les Marchandises) fondée sur l'emploi au Canada depuis le 28 avril 2005.
[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 octobre 2010.
[3] Le 25 octobre 2010, Gaspari Nutrition Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Le 15 mars 2011, la Requérante a demandé une décision interlocutoire en vue d'inciter l'Opposante à produire une déclaration d'opposition modifiée, pour laquelle l'autorisation a été accordée le 11 mai 2011. La demande de décision interlocutoire de la Requérante en vue de faire radier certains des motifs d'opposition a été rejetée. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :
• en vertu des articles 38(2)a) et 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante ou son prétendu prédécesseur n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 28 avril 2005;
• en vertu des articles 38(2)a) et 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, parce que la Requérante avait connaissance de l'emploi à grande échelle de la marque de commerce REAL MASS par l'Opposante en liaison avec des suppléments alimentaires pour la prise de poids annoncés, offerts en vente et vendus de façon ininterrompue aux consommateurs canadiens depuis au moins le 20 avril 2009 et aux États-Unis depuis au moins le 1er juin 2009;
• en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les Marchandises des suppléments alimentaires pour la prise de poids en liaison avec lesquels l'Opposante emploie à grande échelle et annonce la marque de commerce REAL MASS au Canada depuis au moins le 20 avril 2009 et aux États-Unis depuis au moins le 1er juin 2009.
[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.
[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Michael Spriggs, vice-président directeur du distributeur exclusif de l'Opposante au Canada, daté du 12 mai 2011, et l'affidavit de Jamie Cuthbertson, technicienne juridique, employée par l'agent de l'Opposante. L'Opposante a aussi produit comme preuve en réponse un deuxième affidavit de Michael Spriggs (daté du 1er octobre 2012) et l'affidavit de Michael Bates, commis au contentieux, employé par l'agent de l'Opposante. M. Spriggs a été contre-interrogé relativement à son affidavit daté du 1er octobre 2012, et M. Bates a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.
[6] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de M. Roy, vice-président à l'exploitation de la Requérante. M. Roy a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La Requérante a aussi reçu l'autorisation de produire l'affidavit de Karen Sue Blau, conformément aux dispositions de l'article 44 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195 (le Règlement).
[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298].
[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :
• article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];
• article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Question préliminaire
[10] J'ai examiné et pris en compte l'ensemble de la preuve et des observations produites par les deux parties; cependant, je n'aborderai dans ma décision que les éléments de preuve et les observations sur lesquels j'appuie mes conclusions.
Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30
Non-conformité à l'article 30b) de la Loi
[11] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30. Cependant, le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante en ce qui concerne la question de la non-conformité de la Requérante à l'article 30b) est peu exigeant. En outre, l'Opposante peut invoquer l'affidavit de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif. Si elle choisit de le faire, toutefois, l'Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante est « clairement » incompatible avec la date de premier emploi revendiquée [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1re inst.); Ivy Lea Shirt Co Ltd c. 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC); et York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health and Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].
[12] L'Opposante a produit des éléments de preuve pour appuyer son allégation selon laquelle la Requérante n'avait pas employé la Marque depuis la date revendiquée. En premier lieu, l'Opposante s'appuie sur le premier affidavit de M. Spriggs dans lequel il affirme que, malgré ses activités dans l'industrie des suppléments alimentaires, il n'avait aucune connaissance du produit de la Requérante avant que la présente procédure d'opposition soit entamée (affidavit de M. Spriggs, para. 18 à 20). Le vice-président à l'exploitation de la Requérante, M. Roy, a admis en contre-interrogatoire que la marque REAL MASS n'était pas la marque la plus importante de la Requérante et que les Marchandises n'étaient pas disponibles dans certaines des grandes chaînes de magasins au détail de suppléments nutritionnels (contre-interrogatoire de M. Roy, Q235 à 254, 267 à 268, 271 à 274). Il n'est donc pas surprenant que M. Spriggs n'eût pas connaissance des Marchandises de la Requérante vendues en liaison avec la Marque. J'estime que la déclaration de M. Spriggs ne permet pas de conclure que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée.
[13] L'Opposante a aussi produit l'affidavit de Mme Cuthbertson, dans lequel elle fournit la preuve que la première mention en ligne des Marchandises de la Requérante sur le site Web des suppléments QSE remonte au 10 décembre 2006 (affidavit de Mme Cuthbertson, para. 3 à 5, Pièce A). L'Opposante soutient que ceci est clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par la Requérante du 28 avril 2005. Je ne suis pas d'accord. Ceci permet tout au plus de conclure que la Marque n'a peut-être pas été affichée sur le site Web des suppléments QSE avant le 10 décembre 2006. Cependant, ce fait n'est pas déterminant quant à savoir si la Marque était employée en liaison avec les Marchandises avant cette date, comme les Marchandises peuvent avoir été offertes en vente au Canada en liaison avec la Marque avant d'être annoncées sur le site Web.
[14] L'Opposante a aussi produit d'autres éléments de preuve à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30b), dont l'affidavit de M. Bates, qui a été produit comme preuve en réponse de l'Opposante. Cependant, cette preuve, qui présente des recherches en ligne et des appels téléphoniques effectués par M. Bates, est postérieure à la date pertinente pour ce motif d'opposition, de telle sorte que l'Opposante ne peut l'invoquer à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30b).
[15] La preuve de l'Opposante n'est pas suffisante en elle-même pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. Cependant, l'Opposante s'appuie aussi sur les incohérences de la preuve de la Requérante.
[16] La preuve sur laquelle s'appuie la Requérante pour démontrer la date de premier emploi revendiquée se trouve dans l'affidavit de M. Roy, à savoir une facture montrant des ventes des Marchandises à un client canadien datée du 28 avril 2005 (affidavit de M. Roy, para. 5 et Pièce A); un spécimen d'étiquette arborant la Marque (affidavit de M. Roy, para. 6 et 11, Pièces B et D); et des chiffres de ventes annuelles effectuées au Canada de 2005 à la date de l'affidavit (affidavit de M. Roy, para. 13).
[17] L'Opposante soutient que cette preuve a été minée en contre-interrogatoire, alors que M. Roy (le vice-président à l'exploitation de la Requérante) n'a pas été en mesure de confirmer que le spécimen d'étiquette joint à son affidavit comme Pièce B représentait le genre d'étiquette qui a été employé lors du premier emploi de la Marque. À cet égard, je reproduis l'échange suivant :
[traduction]
Q320 – Vous ne savez pas quelle étiquette a été employée, parce que vous
n'aviez pas connaissance du produit à ce moment. Exact?
R320 – Non. J'ai une étiquette qui mentionne une certaine taille et une certaine saveur et une facture qui mentionne une certaine taille et une certaine saveur. Je ne peux dire avec certitude s'il s'agit de la version réelle de l'étiquette.
Q321 – Mais vous en avez prêté le serment dans votre affidavit même si vous n'en aviez pas la certitude. Est-ce exact?
R321 – Je n'ai pas été témoin de l'apposition des étiquettes sur les bouteilles en 2005, non.
Q322 – Très bien.
R322 – J'ai déclaré sous serment que c'était l'étiquette qui était employée sur les produits QSE.
Q323 – Alors que vous ne saviez pas quelle étiquette était employée sur les produits QSE. Exact?
R323 – Exact.
[18] Cet échange démontre que M. Roy n'était pas en mesure d'affirmer sous serment que les étiquettes qu'il joint comme Pièce B étaient celles qui étaient apposées sur les Marchandises à la date de premier emploi revendiquée.
[19] De plus, concernant la question des étiquettes de produit, M. Roy qualifie la Pièce D jointe à son affidavit de [traduction] « ensemble d'étiquettes sur les produits REAL MASS vendus par Body Plus depuis la date de premier emploi » (voir les Q315 à 317). Cependant, en contre-interrogatoire, il a été établi que la Pièce D représentait en réalité le même document que la Pièce B susmentionnée. En outre, M. Roy a admis que l'une des images figurant dans les Pièces B et D était en réalité une image du produit de l'Opposante, et non du produit de la Requérante (l'agent de la Requérante l'a admis avant le début de l'interrogatoire principal auquel l'agent de l'Opposante a procédé). Bien que ce qui précède laisse entendre que la preuve de la Requérante aurait pu être mieux préparée, cela ne permet pas de conclure que la Requérante n'employait pas la Marque à la date de premier emploi revendiquée.
[20] Si le contre-interrogatoire de M. Roy crée effectivement une certaine incertitude quant à la présentation des étiquettes réellement employées à la date de premier emploi revendiquée, je suis d'avis que cela ne suffit pas à créer une incompatibilité manifeste avec la date de premier emploi revendiquée. En particulier, les aveux de M. Roy en contre-interrogatoire n'ont pas permis d'établir que la Marque n'était pas apposée sur les Marchandises à la date de premier emploi, mais plutôt simplement qu'il n'était pas en mesure d'affirmer sous serment que les spécimens d'étiquettes fournis étaient les étiquettes mêmes employées à ce moment.
[21] L'Opposante a soulevé une autre question découlant du contre-interrogatoire. Plus précisément, l'Opposante souligne que, en réponse à un engagement pris lors du contre-interrogatoire, l'Opposante a fourni une reliure remplie de factures datant de 2005. La facture du 28 avril 2005 n'était pas comprise dans la reliure de factures, la plus vieille facture comprise étant plutôt datée du 3 mai 2005. Dans son affidavit, cependant, M. Roy a attesté sous serment l'existence de la facture du 28 avril 2005 et en a fourni une copie. Le simple fait que la reliure de factures fournie ne comprend pas une autre copie de la facture du 28 avril 2005 n'est par conséquent pas suffisant pour établir que la vente du 28 avril 2005 n'a pas eu lieu.
[22] L'Opposante soutient que les lacunes susmentionnées dans la preuve de la Requérante suffisent à lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30b) de la Loi. Pour les motifs exposés ci-dessus, je ne suis pas d'accord et je rejette en conséquence ce motif d'opposition.
Non-conformité à l'article 30i) de la Loi
[23] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.
Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – articles 38(2)d) et 2
[24] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.
[25] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (25 octobre 2010), sa marque de commerce REAL MASS invoquée était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[26] Dans son premier affidavit, M. Spriggs déclare que True North Nutrition Ltd. (True North) est un distributeur du supplément pour la prise de poids de l'Opposante vendu sous la marque de commerce REAL MASS. Il affirme que True North a vendu de façon ininterrompue le supplément pour la prise de poids de marque REAL MASS de l'Opposante au Canada depuis avril 2009 et affiche des ventes qui s'élèvent à plus de 750 000 $. M. Spriggs affirme que les produits de gain de poids de marque REAL MASS de l'Opposante sont vendus partout au Canada par l'entremise de détaillants de suppléments nutritionnels sportifs comme GNC, Sport Nutrition Depot Canada, Popeye's Supplements Canada et Reflex. M. Spriggs fournit aussi la preuve que la marque REAL MASS apparaît sur l'emballage des suppléments pour la prise de poids de l'Opposante et sur les factures connexes (Pièces A et B jointes à l'affidavit de M. Spriggs). M. Spriggs affirme également que les suppléments pour la prise de poids de marque REAL MASS de l'Opposante sont présentés dans les catalogues de produits de True North, dans des salons commerciaux et par l'entremise de la distribution de plus de 35 000 échantillons de produits depuis avril 2009.
[27] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante a établi le degré de notoriété requis de sa marque de commerce REAL MASS à la date pertinente en vue de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.
[28] Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.
[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[30] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).]
[31] Il s'agit d'un cas évident de confusion. Les marques des parties sont identiques et les marchandises qui s'y rattachent sont aussi identiques. Si la Marque est peut-être employée depuis plus longtemps que celle de l'Opposante, selon la preuve au dossier, les marchandises de l'Opposante sont vendues en plus grandes quantités sur un plus vaste territoire, de sorte que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une plus large mesure que la Marque.
[32] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai examiné la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que le fait que les marques des parties sont identiques et qu'elles visent des marchandises identiques favorise de façon importante l'Opposante. Les autres facteurs ne favorisent de manière significative ni l'une ni l'autre des parties. En conséquence, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce REAL MASS de l'Opposante. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.
Décision
[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété
intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.