TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : 4C-TV

ENREGISTREMENT N^O : 515,208

Le 11 octobre 2002, à la demande de McCarthy Tétrault LLP, le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 à Pascal Information Technology Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

La marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : logiciels utilisés pour les systèmes de gestion des programmes télédiffusés;

Services : services de consultation dans le domaine de la programmation de logiciels, services de support de logiciels et d’entretien de systèmes.

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 11 octobre 1999 et le 11 octobre 2002.

Bien qu’une preuve surabondante ne soit pas nécessaire, l’affidavit doit contenir des faits ou des éléments de preuve suffisants pour suggérer l’idée que la marque de commerce a été employée au Canada, au cours de la période pertinente, en liaison avec les produits et services.

En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Julio Carneiro a été déposé avec les pièces A à M. Les deux parties ont présenté des observations écrites. Le titulaire de l’enregistrement a demandé une prorogation après l’expiration du délai en vertu du paragraphe 47(2) pour déposer des éléments de preuve additionnels dans le but de corriger une erreur commise par inadvertance dans l’affidavit initial. Le titulaire y avait joint, sous la cote A, le document qui devait constituer la pièce D. La requête a été accueillie par le registraire après examen des observations écrites présentées par les parties relativement à la demande de prorogation. La partie requérante a été invitée à présenter des observations écrites additionnelles, mais elle a refusé. Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience.

Dans son affidavit, M. Carneiro indique qu’il est le président de Pascal Information Technology Ltd. (« Pascal »), une compagnie qu’il a mise sur pied en mai 1995. Il explique que Pascal est une compagnie de logiciels de systèmes et de services de consultation ayant un bureau et une installation pour le développement de logiciels à Vancouver (Colombie-Britannique), et que la compagnie commercialise ses produits et dispense ses services de cet endroit. Il affirme que Pascal a développé un produit logiciel appelé 4C-TV qui est employé pour la gestion de la programmation des émissions télédiffusées. Il ajoute que, en plus de vendre ses produits, il fournit à ses clients des services de consultation en programmation de systèmes, de support de logiciels et d’entretien des systèmes, c’est‑à‑dire qu’il adapte le produit 4C-TV aux besoins des clients et il fournit les mises à niveau de logiciels ainsi que le support et l’entretien liés au produit logiciel.

M. Carneiro indique qu’à ce jour les produits logiciels ont été vendus exclusivement à des clients à l’extérieur au Canada et il affirme que la marque de commerce 4C-TV figure sur le produit ainsi que tout document connexe au moment de l’exportation. En ce qui concerne les services, il ajoute qu’ils ont fait l’objet de publicité au Canada toujours en liaison avec la marque de commerce et étaient dispensés à distance, des bureaux de Pascal au Canada.

Il a fourni de nombreuses pièces qui, selon lui, confirment que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises et services.

La partie requérante fait valoir que la marque de commerce devrait être radiée puisque le titulaire de l’enregistrement n’en a pas démontré l’emploi en liaison avec les marchandises et services conformément aux exigences de la Loi sur les marques de commerce (la Loi).

En ce qui concerne les marchandises, je suis d’avis que la preuve n’établit pas qu’il y a eu vente ou transfert de celles-ci à des clients au Canada. Au contraire, elle démontre que le titulaire de l’enregistrement exporte ses marchandises du Canada.

Le paragraphe 4(3) de la Loi prévoit ce qui suit concernant l’exportation des marchandises :

4(3).  Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises. S.R., ch. T‑10. art. 4.

Pour se conformer aux exigences du par. 4(3) de la Loi, le titulaire de l’enregistrement doit donc démontrer que :

(1)               la marque de commerce est mise au Canada

(2)               sur les marchandises ou sur les colis qui les contiennent,

(3)               quand elles sont exportées du Canada.

Le titulaire de l’enregistrement allègue que les marchandises sont directement livrées aux clients par voie électronique et que la marque de commerce est placée bien en vue sur l’écran d’accueil et les menus principaux du produit logiciel lorsque celui-ci est exploité sur un système. De plus, il fait valoir que la marque de commerce figure sur tous les documents joints au produit tels que les guides de l’utilisateur. J’estime que, comme la marque apparaît sur l’écran d’accueil et les menus principaux (comme l’indique la pièce A du deuxième affidavit de M. Carneiro), la marque de commerce était mise sur les produits logiciels lorsque ceux-ci étaient exportés du Canada par le titulaire de l’enregistrement conformément au paragraphe 4(3) de la Loi.

Je vais maintenant déterminer si la preuve soumise démontre que le produit logiciel du titulaire a été exporté du Canada au cours de la période pertinente.

Bien que M. Carneiro ait affirmé que le titulaire a offert le produit logiciel en vente sans interruption depuis 1996 à tout le moins, les seuls éléments de preuve dont j’ai été saisi à cet effet sont les factures déposées sous les cotes A et C.

La première facture est en date du 16 avril 1999, avant la période pertinente. Par conséquent, elle ne constitue pas une preuve de vente ou de transfert au cours de la période pertinente.

La deuxième facture est en date du 13 octobre 1999, soit pendant la période pertinente. Cependant, comme il s’agit d’un solde, il n’est pas possible de déterminer la date de l’exportation du produit. Pour cette raison, je ne peux conclure que cette facture constatait un transfert du logiciel au cours de la période pertinente.

En ce qui concerne la troisième et dernière facture, elle porte la date du 1^er octobre 2002. Il s’agit toutefois d’une facture pour des modifications apportées au produit 4C-TV. Elle ne fait donc pas état d’un transfert ou d’une vente du produit logiciel pour systèmes. 

Par conséquent, bien que M. Carneiro ait indiqué que le titulaire de l’enregistrement vendait le produit sans interruption depuis 1996, son affirmation n’est pas appuyée par la preuve. Comme je ne peux déterminer que les marchandises étaient exportées du Canada au cours de la période pertinente, je conclus que le titulaire n’a pas démontré l’emploi en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente. Les marchandises seront donc radiées du registre des marques de commerce.

En ce qui concerne les services, les exigences d’emploi sont énoncées au paragraphe 4(2) de la Loi, dont voici le texte :

4(2).  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Pour ce qui est de la preuve de l’emploi de la marque en liaison avec les services, le titulaire de l’enregistrement a présenté des copies papier du contenu de son site Internet « www.4ctv.com », une copie d’un rapport faisant état du nombre d’utilisateurs ayant visité son site pendant douze mois, de même que des copies de pages Web d’autres sites Internet qui contiennent des renseignements sur le produit 4C-TV et la compagnie qui en est le titulaire. 

Selon le titulaire de l’enregistrement, l’emploi de la marque en liaison avec les services a été démontré par la publicité de ceux-ci au Canada. Toutefois, après examen de l’ensemble de la preuve, je suis parvenue à la conclusion que le titulaire annonce ses services principalement en liaison avec la marque de commerce ou le nom commercial PASCAL et la dénomination sociale Pascal Information Technology Ltd., et non avec la marque de commerce 4C‑TV.

La seule référence faite à 4C-TV en liaison avec des services est la référence au logiciel 4C-TV. Ces services sont mentionnés à la pièce B (à la page 5) en liaison avec la marque de commerce 4C-TV et à la pièce M, qui mentionne « 4C-TV Help », e qui, je présume, renvoie aux services offerts relativement au système logiciel 4C-TV.

Je suis disposée à admettre que les remarques susmentionnées des pièces B et M constituent l’exposition de la marque dans la publicité des services. 

Dans Cornerstone Securities Canada Inc. c. Registraire des marques de commerce et al., 58 C.P.R. (3d) 417, la Cour a affirmé à la page 419 « Dans ce type d’affaire, la preuve de l’emploi peut être faite au moyen de l’annonce de la marque pourvu qu’il y ait également exécution des services concernés au Canada. »  À la page 420, la Cour indique :

Il est évident qu’il ne suffit pas de se contenter d’affirmer que l’on emploie une marque de commerce : Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), et qu’une simple annonce en l’absence d’exécution des services concernés ne constitue pas un emploi de la marque de commerce : Porter c. Dan the Beachcomber (1966) R.C. de l'É. 982.

Dans d’autres décisions, telles que Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc., 2 C.P.R. (4^th) 543 et Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf, 28 C.P.R. (2d) 20,

il a été déterminé que, même si les services n’avaient pas encore été exécutés au Canada, la preuve du fait que le propriétaire inscrit de la marque annonce ses services et est en mesure de les exécuter au Canada est suffisante.

En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que des clients canadiens ont en réalité utilisé les services du titulaire de l’enregistrement. Il convient maintenant de déterminer si ce dernier a démontré qu’il annonçait ses services et qu’il était prêt à les exécuter pour des clients au Canada. Compte tenu de la preuve dont j’ai été saisie, je ne peux conclure que cette preuve a été établie.

En ce qui concerne la pièce B, M. Carneiro a indiqué, à l’alinéa 7b) de son affidavit, que les documents visés étaient fournis à HBO Latin America, laquelle n’est pas située au Canada. Aucune preuve ne démontre donc que ces documents ont été fournis à des clients au Canada.

En ce qui concerne la pièce M, bien que M. Carneiro ait indiqué que le document était distribué à ses clients, y compris les client canadiens potentiels, sa preuve n’en démontre pas la distribution à ses clients ou à des clients potentiels résidant au Canada (voir Cornerstone précitée), et aucun élément de preuve démontrant que les clients canadiens étaient directement visés par le titulaire de l’enregistrement n’a été présenté. À mon avis, le document produit sous la cote M, sans renseignements supplémentaires, est insuffisant pour me permettre de conclure que les services pouvaient être exécutés au Canada ou que le titulaire était disposé à les exécuter au Canada au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la preuve est insuffisante pour que je parvienne à la conclusion que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec l’un ou l’autre des services d’une façon conforme aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi. 

Comme j’ai déterminé qu’il y avait insuffisance de preuve de l’emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises et services, je conclu que la marque de commerce enregistrée doit être radiée.

 L’enregistrement n^o TMA 515,208 sera en conséquence radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 JUILLET 2005.

D.Savard

Agente d’audience principale

Article 45