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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 151
Date de la décision : 2013-09-12
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Walker Industries Holdings Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,469,376 pour la marque de commerce W & hammer Dessin au nom de Walker Industries Inc.
Introduction
[1] La présente opposition concerne une demande d’enregistrement produite par Walker Industries Inc. (la Requérante) le 11 février 2010 en vue de faire enregistrer la marque de commerce désignée comme « W & hammer Dessin » (la Marque), reproduite ci-dessous :
en liaison avec les services suivants : construction et rénovation de bâtiments commerciaux, construction et rénovation de résidences (les Services). La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif des mots « ‘Industries Inc. » en dehors de la Marque.
[2] La demande est fondée sur l’emploi depuis au moins le 10 septembre 2005. Elle a été annoncée le 21 juillet 2010. Walker Industries Holdings Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 18 mars 2011.
[3] Les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante sont fondés sur les alinéas 30b), 30i), 12(1)d), 16(1)a), b) et c), et sur l’article 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi). Les motifs d’opposition sont exposés en détail à l’Annexe A de la présente décision.
[4] La première question à se poser est celle de savoir si l’Opposante a produit une preuve suffisante pour appuyer ses motifs d’opposition. Si tel est le cas, je dois ensuite déterminer si la demande satisfait aux exigences de l’alinéa 30i), si la Marque est employée depuis la date de premier emploi revendiquée; et si la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante.
[5] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard des motifs fondés sur les alinéas 30i), 30b), 16(1)b) et sur l’article 2 de la Loi. Je conclus également que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 reproduite ci-après.
Fardeau ultime et fardeau de preuve initial
[6] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d’opposition. Cela signifie que, si la Commission n’arrive pas à une conclusion déterminante après clôture de la preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. L’Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].
Remarque préliminaire
[7] J’ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l’ensemble de la preuve et des observations produites par les parties; cependant, je n’aborderai dans le corps de ma décision que les parties de la preuve et des observations qui sont pertinentes du point de vue de mes conclusions. Je n’ai, en outre, tenu aucun compte des opinions formulées par les déposants sur, par exemple, la probabilité de confusion entre les marques, entre autres questions.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)
[8] L’alinéa 30i) de la Loi exige simplement que le requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant ne peut invoquer l’alinéa 30i) que dans des cas bien précis, comme lorsqu’une fraude de la part du requérant est alléguée [voir Sapodilla Co Ld c. Bristol Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Il n’y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d’opposition et aucun élément de preuve en ce sens au dossier.
[9] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) de la Loi est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) de la Loi
[10] L’Opposante n’a formulé aucune observation sur ce motif d’opposition, ni dans son plaidoyer écrit, ni à l’audience. L’Opposante avait le fardeau initial de produire des éléments de preuve à l’appui de ce motif d’opposition. Subsidiairement, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son léger fardeau de preuve [voir York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].
[11] Au final, j’estime que rien dans la preuve dont je dispose ne pourrait être invoqué à l’appui de ce motif d’opposition et, en conséquence, ce motif est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b) de la Loi
[12] À l’appui de ce motif d’opposition, l’Opposante invoque ses marques de commerce déposées WALKER INDUSTRIES & Dessin, certificat d’enregistrement 233,622, et WALKER INDUSTRIES & Dessin, certificat d’enregistrement 233,623, et allègue que les demandes d’enregistrement pour ces marques de commerce ont été produites par l’Opposante antérieurement à la présente demande. Or, selon ce qui est prévu au paragraphe 16(4) de la Loi, ces demandes devaient être en instance à la date d’annonce de la présente demande (21 juillet 2010). Ce n’était pas le cas puisque l’enregistrement des marques visées par ces demandes a été accordé le 8 juin 1979. Par conséquent, ce motif d’opposition est également rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi
[13] La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.)].
[14] L’Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements suivants :
LMC233,622 pour la marque WALKER INDUSTRIES & Dessin1, reproduite ci-dessous, en liaison avec des émulsions de bitume, et la production d’agrégats pour l’industrie de la construction et des services de construction de routes :
et LMC233,623 pour la marque WALKER INDUSTRIES & Dessin2, reproduite ci-dessous, en liaison avec des émulsions de bitume, et la production d’agrégats pour l’industrie de la construction et des services de construction de routes :
Il est indiqué dans ces deux enregistrements que l’Opposante s’est désistée du droit à l’usage exclusif de WALKER INDUSTRIES en dehors de la marque de commerce. En outre, l’enregistrement LMC233,623 est hachuré pour représenter les couleurs bleue et jaune. Comme la plupart des pièces produites par l’Opposante sont des copies en noir et blanc de documents ou d’images, je comparerai la Marque avec la marque visée par l’enregistrement LMC233,622. Si la comparaison de ces marques ne permet pas à l’Opposante d’obtenir gain de cause sur ce motif, il va de soi que la comparaison de la Marque avec la marque de l’Opposante visée par l’enregistrement LMC233,623 ne le lui permettrait pas davantage.
[15] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les deux enregistrements existent. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif d’opposition [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)].
[16] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces critères n’est pas nécessairement le même [voir Clorox Co c. Sears Canada Inc (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.) et Gainers Inc c. Marchildon (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 C.F. 1re inst.)].
[17] Monsieur le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a formulé des observations sur l’appréciation de ces critères [voire Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321]. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs peut différer, mais le plus important d’entre eux est souvent le degré de ressemblance entre les marques [voir Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[18] La Marque et les marques de commerce déposées de l’Opposante possèdent toutes trois un certain caractère distinctif inhérent, car chacune comprend une partie graphique unique.
[19] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi ou la promotion. L’Opposante a fourni des éléments de preuve relativement à son histoire et à l’emploi de sa marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 au Canada. Je vais maintenant résumer cette partie de la preuve.
[20] M. Fisher est le président et chef de la direction de l’Opposante; il travaille pour l’Opposante et ses sociétés affiliées depuis 2001. Il retrace l’historique de l’Opposante par le biais de ses prédécesseurs en titre, de 1840 à aujourd’hui. Bien que tous ces faits soient très instructifs, ils ne sont d’aucune utilité pour établir l’emploi des marques de commerce de l’Opposante susmentionnées.
[21] M. Fisher a fourni une preuve considérable relativement à l’emploi par l’Opposante du nom commercial et/ou de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES. Cependant, cet emploi ne peut pas être considéré comme un emploi des marques de commerce figuratives déposées susmentionnées et, par conséquent, cette preuve n’est pas pertinente du point de vue de ce motif d’opposition [voir Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].
[22] Mme Meyden est la coordonnatrice du Marketing et des Communications de l’Opposante; elle travaille pour l’Opposante depuis le 17 février 2004. Les fonctions professionnelles qu’elle exerce chez l’Opposante consistent en partie à coordonner le marketing et la promotion du nom WALKER INDUSTRIES.
[23] Je dois préciser à ce stade que, dans son affidavit, Mme Meyden emploie les termes « WALKER INDUSTRIES brand » [nom de marque WALKER INDUSTRIES] et « WALKER INDUSTRIES trade-mark » [marque de commerce WALKER INDUSTRIES]. Ni l’un ni l’autre de ces termes n’est défini dans son affidavit. Pour déterminer si la déposante fait référence à WALKER INDUSTRIES en tant que marque nominale, ou à WALKER INDUSTRIES & Dessin1 ou WALKER INDUSTRIES & Dessin2, je vais devoir aller vérifier dans le document spécifique auquel elle fait référence lorsqu’elle emploie l’une de ces expressions et je vais indiquer dans les paragraphes qui suivent à laquelle de ces marques de commerce elle fait référence. En l’absence d’un ou plusieurs documents spécifiques, je considérerai qu’il existe une ambiguïté à savoir à laquelle des marques de commerce de l’Opposante elle fait référence et j’interpréterai cette ambiguïté à l’encontre de l’Opposante. À ce titre, je vais présumer que la déposante fait référence à la marque de commerce nominale WALKER INDUSTRIES.
[24] Mme Meyden a produit, comme pièce A, un tableau et un manuel sur l’identité visuelle de l’entreprise indiquant comment la marque de commerce WALKER INDUSTRIES doit être (et est) employée. La marque de commerce WALKER INDUSTRIES est toujours affichée indépendamment du nom de l’une ou l’autre des filiales d’exploitation de l’Opposante énumérées dans l’affidavit de M. Fisher. Le tableau présenté à la pièce A de l’affidavit de Mme Meyden ne comprend toutefois aucune illustration de la marque visée par l’enregistrement LMC233,622. Au lieu de cela, les mots « Walker » et « Industries » sont écrits en dessous et à l’extérieur de l'ovale et sur deux lignes distinctes. Je considère néanmoins que cette représentation ne s’écarte pas de manière significative de la marque de commerce déposée WALKER INDUSTRIES & Dessin1 [voir Promafil Canada Ltd c. Munsingwear Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 59]. Par conséquent, toute preuve d’emploi de cette version sera considérée comme une preuve d’emploi de la marque de commerce déposée WALKER INDUSTRIES & Dessin1 et je ne ferai donc aucune distinction entre ces deux dessins.
[25] Mme Meyden a produit, comme pièce B, des photographies montrant des spécimens de la flotte de 300 véhicules de l’Opposante, ainsi qu’un manuel sur l’identité visuelle des véhicules et de l’équipement qui indique comment la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 peut être employée sur les véhicules de la flotte. Elle affirme que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES est également affichée sur divers types de supports, notamment sur de grandes structures en pierre, sur les murs extérieurs des bâtiments, sur de petits panneaux temporaires employés dans le cadre des projets en cours et sur les bacs de recyclage, et a produit des photographies montrant des exemples de tels supports sur lesquels la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 figure. Je souligne que j’ai remarqué que, sur une des photos, la partie nominale « WALKER INDUSTRIES » figure à la droite de la partie graphique. Là encore, je considère l’emploi de ce dessin comme un emploi de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 [voir Promafil, précitée].
[26] Mme Meyden allègue que l’Opposante a participé à des congrès et à des salons commerciaux au Canada, principalement en Ontario, mais également au Québec et en Colombie-Britannique, et a produit, comme pièce F, une liste d’exemples de congrès et de salons commerciaux auxquels l’Opposante a participé, qui comprend le Landscape Ontario Congress de 2011, qui s’est tenu à Toronto. Elle allègue que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES est affichée lors de ces congrès et salons commerciaux; elle figure sur les kiosques de l’Opposante et parfois sur les vêtements du personnel. Étant donné qu’aucune illustration n’a été fournie, je considère que cette partie de sa preuve n’illustre pas l’emploi de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1.
[27] Mme Meyden affirme que l’Opposante exploite également un site Web. Selon les données que l’Opposante a compilées du 14 avril 2010 au 21 juillet 2011, le site Web a reçu environ 47 800 appels de fichiers « distincts » ou visites. Elle allègue que la majorité des visiteurs provenaient du Canada. Parmi les mots-clés recherchés menant au site Web, le plus fréquemment employé par les internautes était « walker industries ». Elle a produit la version actuelle du site Web à titre de pièce G. La marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 figure sur certains des fichiers extraits.
[28] Elle affirme que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES figure sur des documents que l’Opposante emploie dans le cadre de ses affaires courantes, notamment ses factures, son papier à lettre avec en-tête, ses cartes d’affaires et d’autres documents du même genre. Elle a produit une copie d’une facture datée du 30 novembre 2007 concernant la prestation de services liés à l’installation de poteaux d’acier, de cloisons sèches et de ruban, et à l’installation de portes et de fenêtres dans un établissement commercial. Je souligne que cette facture a été émise par The Maitland Group, qui est identifié comme [TRADUCTION] « une division de Walker Community Development Corporation ». Ces entités sont toutes deux des licenciées de l’Opposante selon l’information fournie par M. Fisher. La marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 figure sur la facture.
[29] Mme Meyden a produit une autre facture, datée du 31 juillet 2011 et émise par une autre licenciée de l’Opposante, sur laquelle la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 figure également. Elle a aussi produit des modèles de facture employés par quatre autres entités, toutes identifiées comme des licenciées de l’Opposante dans l’affidavit de M. Fisher, et arborant tous la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 de l’Opposante.
[30] Mme Meyden affirme que l’Opposante fait la promotion de son entreprise en remettant des articles promotionnels arborant la marque de commerce WALKER INDUSTRIES à ses clients et clients potentiels, tels que des casquettes, des balles de golf et des tés, des t-shirts, des parapluies, etc., et a produit des copies de photos montrant de tels articles, comme pièce L de son affidavit. La marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 figure sur la plupart de ces articles.
[31] Mme Meyden affirme que l’Opposante fait également connaître ses activités commerciales au moyen de bulletins d’information, et a produit des exemples de bulletins qui ont été distribués de 2010 à 2011; ces bulletins arborent tous la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1.
[32] Mme Meyden affirme, en outre, que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES figure sur des documents et du matériel liés à la santé et à la sécurité, tels qu’un manuel de santé et de sécurité destiné aux entrepreneurs, deux affiches et des bannières (une photo d’une bannière prise en 2007 a été produite). La marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 ne figure pas sur la bannière apparaissant sur cette photo, mais elle figure sur les documents et le matériel de santé et sécurité qui a été produit.
[33] Mme Meyden a produit des copies de diverses publicités montrant la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 qui sont parues dans des publications. Cependant, aucune des publications (Ontario Lake Country Visitor’s Guide 2010, Solid Waste, Waste Edge, Impact et Niagara) dans lesquelles ces annonces ont été publiées n’est connue dans une mesure suffisante pour me permettre d’admettre d’office leur diffusion au Canada [voir Milliken & Co c. Keystone Industries (1979) Ltd (1986), 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.)]. Elle allègue que l’Opposante a également inscrit son entreprise dans des annuaires afin de promouvoir la marque de commerce WALKER INDUSTRIES, notamment dans les annuaires de publications spécialisées (Spotlight, le Répertoire des membres et guide d’achat 2010 de la National Stone, Sand & Gravel Association; le Répertoire des membres 2003-2004 et 2009 de l’Association de réhabilitation des sites dégradés, qui est établie à Calgary; le Guide des ressources 2009-2010 de l’Ontario Road Builders Association, et le Guide des ressources de l’Ontario Stone, Sand and Gravel Association) qui me sont toutes inconnues. Je ne dispose, en outre, d’aucune information à savoir à quel moment ces documents ont été distribués, de quelles façons, en combien d’exemplaires et auprès de qui. L’année de publication est cependant indiquée sur certains d’entre eux.
[34] M. Fisher affirme que les ventes au Canada ont été supérieures à 100 000 000 $ annuellement ces dernières années. Il ne précise pas, cependant, à quel moment l’entreprise a commencé à réaliser des ventes de cet ordre, en liaison avec quelles marques de commerce de l’Opposante, et en liaison avec quels services. Il affirme que l’Opposante a engagé des dépenses de 300 000 $ en 2009 et de 400 000 $ en 2010 pour faire connaître le nom WALKER INDUSTRIES au Canada. Il ne fait cependant aucune mention de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1.
[35] Dans l’ensemble, je conclus de cette preuve, malgré les lacunes qu’elle comporte, que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 de l’Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente.
[36] M. Bruce Walker est le président de la Requérante. Il affirme que la Requérante exerce ses activités à partir de son siège social de Calgary, en Alberta. Il allègue qu’elle fournit un large éventail de services, tels que des services professionnels de rénovation résidentielle intérieure et extérieure. Il allègue que la Requérante emploie le nom « Walker Industries Inc » depuis le 10 septembre 2005 et a produit une copie d’une recherche d’entreprise en Alberta. Il n’y a dans son affidavit aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec un ou plusieurs des Services.
[37] Par conséquent, dans l’ensemble, ce facteur favorise l’Opposante.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[38] Compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, ce facteur favorise également l’Opposante.
Le genre de marchandises, services ou entreprise; et la nature du commerce
[39] L’examen de ce motif d’opposition exige que je compare les Services décrits dans la demande avec les services visés par l’enregistrement de l’Opposante [voir Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, pp. 10 et 11 (C.A.F.); Henkel Kommadnitgellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.); Miss Universe Inc c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, pp. 390 à 392 (C.A.F.)].
[40] Bien que les parties exercent toutes deux des activités dans l’industrie de la construction, une comparaison stricte des Services et des services visés par l’enregistrement LMC233,622 révèle qu’il existe une différence importante entre, d’une part, des services de construction de route et la production d’agrégats pour l’industrie de la construction, et d’autre part, la construction et la rénovation de bâtiments commerciaux, et la construction et la rénovation de résidences. Il n’y a pas de recoupement entre les Services et les marchandises et services visés par les enregistrements de l’Opposante.
[41] L’Opposante fait valoir qu’au fil des ans son entreprise a pris de l’expansion et en est venue à offrir des services de construction tels que des services de construction résidentielle et de rénovation commerciale en Ontario en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial WALKER INDUSTRIES. Cet argument n’est pas valable dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d). WALKER INDUSTRIES n’est pas la marque de commerce visée par l’enregistrement LMC233,622. En outre, ces services additionnels ne sont pas non plus visés par cet enregistrement. Cet argument pourrait, cependant, constituer un facteur pertinent dans l’analyse des motifs d’opposition fondés sur l’article 16 (droit à l’enregistrement) ou sur l’absence de caractère distinctif de la Marque.
[42] La Requérante fait valoir que les parties exercent leurs activités dans des emplacements géographiques différents. Cet argument n’est pas pertinent, car l’enregistrement d’une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif d’employer cette marque partout au Canada [voir l’article 19 de la Loi]. En fait, le test en matière de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi renvoie à l’emploi de deux marques dans la même région.
[43] Quant aux voies de commercialisation, je souligne que les Services de la Requérante s’adressent aux propriétaires de résidences et aux propriétaires de bâtiments commerciaux tandis que les marchandises et services de l’Opposante visés par l’enregistrement LMC233622 sont destinés à l’industrie.
[44] Je conclus que ce facteur favorise la Requérante.
Le degré de ressemblance
[45] La caractéristique visuelle dominante de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 est formée par la combinaison d’un grand W, d’un ovale et d’un cercle. La caractéristique dominante de la Marque est formée par la combinaison d’un W et d’un dessin représentant un marteau et un clou. En outre, la présence d’un marteau et d’un clou dans la partie graphique de la Marque suggère l’idée de travaux de construction. Cette idée est différente de celle que peut évoquer la partie graphique abstraite de la marque de commerce déposée de l’Opposante.
[46] Je conclus que, dans l’ensemble, ce facteur favorise la Requérante.
Autres circonstances de l’espèce
[47] La Requérante fait valoir que les marques des parties coexistent depuis 2005 et qu’il n’existe aucune preuve de confusion. Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque. Par conséquent, cet argument est sans valeur.
Conclusion
[48] Après analyse, je conclus que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 de l’Opposante. J’arrive à cette conclusion du fait notamment que les Services sont très différents des marchandises et services visés par les enregistrements de l’Opposante. En outre, les marques des parties présentent, sur le plan visuel et dans les idées qu’elles suggèrent, des différences suffisantes pour les distinguer l’une de l’autre. Enfin, j’ai tenu compte du fait que la partie nominale de la marque de l’Opposante est un élément faible de ses marques de commerce déposées. Le fait que l’Opposante se soit désistée du droit à l’usage exclusif de ces mots en dehors des marques de commerce de l’Opposante confirme qu’il s’agit d’un élément faible.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque
[49] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer que ses marques de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 et WALKER INDUSTRIES, et/ou son nom commercial WALKER INDUSTRIES étaient devenus suffisamment connus au Canada à la date du 18 mars 2011 en liaison avec des services de construction et de rénovation résidentielles et des services de rénovation commerciale pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F 1re inst.) et Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F 1re inst.)]. Si cette preuve est faite, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait pas de confusion avec les marques de commerce et/ou le nom commercial de l’Opposante à la date pertinente et qu’elle était donc adaptée à distinguer ou distinguait véritablement les Services des services de l’Opposante partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].
[50] La date généralement reconnue comme pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition (18 mars 2011) [voir Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.].
[51] Outre la preuve décrite relativement au motif d’opposition précédent, je dois prendre en considération la preuve d’emploi de la marque de commerce et/ou du nom commercial WALKER INDUSTRIES de l’Opposante, de même que l’emploi de la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 de l’Opposante, en liaison, dans tous les cas, avec des services de construction et de rénovation résidentielles et des services de rénovation commerciale.
[52] Aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit, M. Fisher décrit l’expansion que l’entreprise de l’Opposante a connue par l’entremise de ses différentes filiales grâce à l’innovation et au développement de ses activités de construction et de resurfaçage de routes. Dans les années 1980, l’Opposante a diversifié ses activités en incluant la fabrication et la fourniture d’autres matériaux tels que des émulsions de cire pour les industries du gypse, du bois et papier. Il affirme en outre que, dans les années 1970 et 1980, l’Opposante a également étendu ses activités au transport, au confinement et à l’élimination de liquides et de matières dangereuses, ainsi qu’à l’exploitation de sites d’enfouissement contrôlés. En 2000 environ, l’Opposante a diversifié ses activités encore davantage en intégrant les secteurs écologiques tels que le compostage, le traitement des biosolides, les déchets et les produits recyclables.
[53] Aucune de ces activités ne recoupe les Services de la Requérante et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’entreprenne une analyse détaillée des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, en supposant que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial. Peu importe en quoi consisterait la preuve d’emploi des marques de commerce WALKER INDUSTRIES ou WALKER INDUSTRIES & Dessin1 en liaison avec un ou plusieurs de ces services additionnels, la conclusion serait identique à celle à laquelle je suis parvenue relativement à l’enregistrabilité de la Marque lors de mon examen du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) : il n’existe pas de probabilité de confusion.
[54] La preuve comporte cependant certaines allégations d’emploi des marques de commerce WALKER INDUSTRIES et WALKER INDUSTRIES & Dessin dans les industries de la construction et de l’aménagement des terres. Au paragraphe 11 de son affidavit, M. Fisher allègue que [TRADUCTION] « […] l’Opposante et ses affiliées se sont lancées dans la construction résidentielle et la rénovation commerciale sous la marque de commerce et le nom commercial WALKER INDUSTRIES. ». La date à laquelle l’Opposante ou une ou plusieurs de ses licenciées ont commencé à offrir ces services au Canada n’est toutefois pas précisée.
[55] Vu ces allégations, je dois également prendre en considération les parties suivantes de l’affidavit de Mme Meyden :
• pièce I, une facture datée du 30 novembre 2007 au montant total de 12 492,10 $ sur laquelle certains travaux de construction et/ou de rénovation sont énumérés;
• pièce J, une facture datée du 31 juillet 2011 au montant total de 1 845 $ concernant des travaux de rénovation effectués dans une cafétéria;
• pièce M, un bulletin d’information sur les « bâtiments carboneutres » daté de mai 2011;
• pièce Q, une brochure décrivant les services de construction résidentielle offerts par The Maintland Group;
• pièce R, diverses publicités.
[56] J’ai également tenu compte de l’allégation contenue dans l’affidavit de M. Fisher, que j’ai mentionnée précédemment, selon laquelle les ventes de l’Opposante au Canada « ont été supérieures à 100 000 000 $ annuellement ces dernières années ».
[57] Malgré tous ces éléments de preuve supplémentaires, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial. M. Fisher n’a pas réparti les chiffres de ventes de l’Opposante par type de services fournis par l’Opposante et/ou par ses filiales. Par conséquent, il est impossible de quantifier les ventes de l’Opposante qui concernent des services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux offerts en liaison avec les marques de WALKER INDUSTRIES et/ou WALKER INDUSTRIES & Dessin1.
[58] La facture jointe comme pièce I à l’affidavit de Mme Meyden n’est pas suffisante pour établir que la marque de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin1 de l’Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente. Quant à la facture jointe comme pièce J à l’affidavit de Mme Meyden, elle a été émise après la date pertinente.
[59] Le document promotionnel joint comme pièce M à l’affidavit de Mme Meyden a été publié après la date pertinente. Enfin, l’Opposante n’a fourni aucune donnée sur la diffusion des publications contenant les publicités jointes comme pièce R à l’affidavit de Mme Meyden.
[60] Dans l’ensemble, l’Opposante n’a pas démontré que ses marques de commerce WALKER INDUSTRIES et WALKER INDUSTRIES & Dessin1 étaient connues dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente en liaison avec des services de construction et de rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux. Quant aux services visés par les certificats d’enregistrement de l’Opposante, j’ai déjà tranché en faveur de la Requérante relativement au motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité. La date pertinente plus rapprochée qui s’applique à ce motif d’opposition n’aurait aucun effet sur mon analyse en ce qui concerne le genre de ces services. Par conséquent, ce motif d’opposition est également rejeté.
Motif d’opposition fondé sur le paragraphe 16(1) de la Loi
[61] La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande (10 septembre 2005). L’Opposante doit non seulement établir l’emploi antérieur de ses marques de commerce ou de son nom commercial, mais démontrer qu’elle n’avait pas abandonné un tel emploi à la date d’annonce de la présente demande [voir les paragraphes 16(1) et (5) de la Loi].
[62] Il n’y a pas de preuve d’emploi des marques de commerce WALKER INDUSTRIES et WALKER INDUSTRIES & Dessin1 au sens du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec des services de construction et de rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux avant la date pertinente. La facture jointe comme pièce I à l’affidavit de Mme Meyden est datée du 30 novembre 2007. Il n’y a pas non plus de preuve que le matériel promotionnel joint comme pièce Q et comme pièce R à l’affidavit de Mme Meyden a été distribué avant le 10 septembre 2005. M. Fisher n’a fourni aucune information quant aux ventes annuelles de l’Opposante liée à ces services spécifiques avant 2005.
[63] Quant aux services de l’Opposante qui sont visés par ses certificats d’enregistrement ou ceux qui sont décrits au paragraphe 52 ci-dessus, j’ai déjà tranché en faveur de la Requérante. La date pertinente plus rapprochée qui s’applique à ce motif d’opposition n’aurait aucun effet sur mon analyse en ce qui concerne le genre de ces services.
[64] En conséquence, je rejette l’ensemble des motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 16(1) de la Loi.
Disposition
[65] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
_____________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire
Annexe A
Les motifs d’opposition pertinents peuvent être résumés comme suit :
1. la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) en ce que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec chacun des Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande, ou ne l’a pas employée du tout;
2. la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, à la date de production de sa demande, qu’elle avait droit d’employer la Marque étant donné l’emploi antérieur des marques de commerce WALKER INDUSTRIES & Dessin et WALKER INDUSTRIES de l’Opposante (les Marques de commerce de l’Opposante) au Canada en liaison avec des émulsions de bitume (les marchandises de l’Opposante) et la production d’agrégats pour l’industrie de la construction et des services de construction de routes; et en liaison avec des services de construction, des services de construction d’habitations, des services de construction et de rénovation commerciales, la gestion de projets environnementaux, des services de gestion des déchets, des services de projets d’énergie renouvelable, des services de construction écologique, la production d’agrégats, la construction de routes et des services de pavage (les services de l’Opposante);
3. la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante :
WALKER INDUSTRIES & Dessin, certificat d’enregistrement LMC233,622
WALKER INDUSTRIES & Dessin, certificat d’enregistrement LMC233,623;
4. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(1)a) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce de l’Opposante antérieurement employées au Canada par l’Opposante en liaison avec les marchandises et les services de l’Opposante;
5. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(1)b) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce de l’Opposante à l’égard desquelles des demandes d’enregistrement avaient été produites antérieurement au Canada par l’Opposante, en liaison avec les marchandises et les services de l’Opposante;
6. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(1)c) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux Walker Industries Holdings Limited et Walker Industries de l’Opposante, lesquels avaient été antérieurement employés au Canada par l’Opposante, en liaison avec les marchandises et les services de l’Opposante;
7. suivant l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 en ce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des marchandises et services de tiers, nommément les services et marchandises de l’Opposante offerts en liaison avec les Marques de commerce de l’Opposante.