Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 90
Date de la
décision : 2013-05-21
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Trader Corporation à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,411,492 pour la marque de commerce SMART SHOPPER & Dessin au nom d’Austin Publishing Inc.
Dossier
[1] Le 19 septembre 2008, Austin Publishing Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SMART SHOPPER & Dessin, illustrée ci-dessous, fondée sur un emploi de la marque au Canada depuis le 13 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et les services suivants :
Marchandises
(1) publications imprimées, nommément périodiques pour la vente ou l’achat d’articles neufs et d’occasion.
Services
(1) offre de petites annonces gratuites (annonces avec du texte et des photos) au grand public; exploitation d’un site Web de petites annonces pour la vente ou l’achat d’articles neufs et d’occasion du grand public, nommément d’automobiles, de motos, de motoneiges, de bateaux, de mobilier et d’ornements, d’ordinateurs, d’équipement de divertissement à domicile, de vêtements, de produits agricoles et d’animaux, d’immobilier, de véhicules de plaisance, d’appareils électroménagers, d’améliorations domiciliaires.
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 15 avril 2009 et a fait l’objet d’une opposition par Trader Corporation le 9 juin 2009. Le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d’opposition le 20 août 2009, comme l’exige l’article 38(5) de la Loi sur les marques de commerce. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d’opposition. L’opposante a par la suite obtenu un congé, à un stade avancé de la procédure, afin de modifier sa déclaration d’opposition pour corriger une erreur typographique qui citait un article inadéquat de la Loi : consulter la décision du Conseil en date du 13 janvier 2012.
[3] Pour appuyer son opposition, l’opposante a produit les affidavits de Gloria Roknic, Michael Gritzan et Evelyn Dapito; une copie certifiée de la demande d’enregistrement no 1,166,805 et des documents certifiés de ce dossier de délivrance. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Paul Anthony Austin et Sandra Hood. Les déposants de la requérante ont été contre-interrogés au sujet de leurs témoignages écrits, ces transcriptions ainsi que les réponses aux engagements faisant partie du dossier. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Seule la requérante a demandé la tenue d’une audience, mais a par la suite retiré sa requête. Par conséquent, aucune audience n’a eu lieu.
Déclaration d’opposition
[4] Le premier motif d’opposition allègue que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, car à la date de production de la demande, la requérante était ou aurait dû être au courant de la famille de marques de commerce enregistrées de l’opposante consistant en la marque verbale SUPER SHOPPER et en la combinaison marque et marque figurative, illustrée ci-dessous, couvrant essentiellement les mêmes marchandises et services que ceux qui sont spécifiés dans la demande pour la marque SMART SHOPPER & Dessin.
Il n’est peut-être pas évident que l’expression « BUY, TRADE & SELL » (acheter, échanger et vendre) apparaît en caractères réduits dans la barre sous le mot SHOPPER dans deux des marques ci-dessus.
[5] La preuve de l’opposante indique l’emploi de chacune de ses marques illustrées ci-dessus. Selon moi, l’emploi par l’opposante de sa combinaison mot et marques figuratives constitue l’emploi de sa marque verbale SUPER SHOPPER en soi : à ce sujet, consulter Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd. (1984), 2 CPR (3d) 535 à la page 538 (COMC).
[6] Le reste des motifs d’opposition tourne autour de la question de confusion entre la marque visée par la demande SMART SHOPPER & Dessin et la marque de l’opposante SUPER SHOPPER. Les dates pertinentes à considérer dans le cadre de la question de confusion sont la date de la décision, en ce qui concerne le motif d’opposition alléguant la non-enregistrabilité, la date de premier emploi revendiquée par la requérante, c’est-à-dire, le 13 octobre 2007, relativement au motif d’opposition alléguant l’absence de droit à l’enregistrement, et la date d’opposition, c’est-à-dire, le 9 juin 2009, relativement au motif d’opposition alléguant l’absence de caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d’opposition, consulter American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 CPR(3d) 198 aux pages 206 ‑ 209 (CFPI).
Preuve de l’opposante
Michael Gritzan
[7] M. Gritzan s’identifie comme directeur de district pour le district Est de Toronto/Nord de l’Ontario de l’entreprise de l’opposante. Le 2 février 2010, M. Gritzan a visité divers dépanneurs Macs à Barrie, Ontario et dans la région avoisinante. Il a pris des photographies, dont il a tiré des copies qui sont jointes aux pièces 1 à 6 de son affidavit. Les pièces jointes montrent des étagères à revues illustrant la revue SUPER SHOPPER de l’opposante à côté d’étagères à revues montrant la revue SMART SHOPPER & Dessin de la requérante. M. Gritzan a remarqué que la revue SMART SHOPPER & Dessin a été introduite dans un grand nombre de magasins de détail dans lesquels la revue de l’opposante est distribuée, et que les revues des parties sont placées à même distance l’une de l’autre que dans les magasins Macs, c’est-à-dire, l’une à côté de l’autre.
Gloria Roknic
[8] Mme Roknic s’identifie comme directrice du marketing pour l’entreprise de l’opposante. L’opposante est leader dans les médias imprimés et en ligne. Elle offre une plateforme nationale de commerce et de publicité à travers 160 publications et 20 sites Web axés sur les automobiles, l’immobilier, les marchandises générales et l’emploi. Les publications de l’opposante jouissent d’un lectorat national hebdomadaire de près de 1 million et ses sites Web attirent environ 3,5 millions de visiteurs variés par mois. La marque de commerce SUPER SHOPPER, ainsi que d’autres marques incorporant ces mots, sont utilisées par l’opposante en liaison avec des services de publicité par le biais des revues et des sites Web de l’opposante. La revue a été distribuée à travers une vaste région de l’Ontario au cours des 16 dernières années (c.-à-d., 1994-2010) et est employée et continuellement distribuée depuis 1993. La marque SUPER SHOPPER de l’opposante est affichée sur la page couverture de chaque numéro des revues de l’opposante depuis 1993.
[9] En date de 2010, les revues de l’opposante sont vendues par l’entremise de plus de 1 000 magasins de détail y compris des chaînes telles que Zehr/Loblaws, Shoppers Drug Mart et Canadian Tire. Le tirage payé pour la revue était d’environ 580 000 en 1998. Entre 300 000 et 500 000 copies des revues ont été vendues chaque année depuis. Le site Web de l’opposante a commencé ses activités en 1999. Le site Web a été visité par plus de 2,3 millions de visiteurs différents pendant la période allant d’avril 2007 à février 2010.
[10] Les revues et les sites Web de l’opposante ont généré des revenus entre 2 millions $ et 3,4 millions $ annuellement pour chacune des années 2005 à 2009. En 1993, les revues se vendaient 1,52 $ par numéro, passant à 2,50 $ en 2002 et à 3,25 $ en 2010. De volumineux documents en pièces jointes à l’affidavit de Mme Roknic détaillent et illustrent davantage son témoignage écrit.
Evelyn Dapito
[11] Mme Dapito s’identifie comme agente de marques de commerce à l’emploi de la firme qui représente l’opposante. Elle mène des recherches sur Internet afin de repérer l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial SMART SHOPPER par des tiers en liaison avec une revue ou un site Web assortis d’un contenu similaire à une petite annonce générale. Ses recherches ont permis de repérer un emploi de ce type, par Sun Media Corporation.
Preuve de la requérante
Paul Austin – Preuve d’affidavit
[12] M. Austin s’identifie comme PDG de l’entreprise de la requérante. Depuis 1999, la requérante œuvre à la fourniture de petites annonces de divers biens de consommation et de services au grand public par le biais de publications imprimées. Les consommateurs moyens peuvent y faire paraître des annonces gratuitement. En 2003, la requérante a commencé à exploiter un site Web fournissant des services de petites annonces similaires. Les annonces consistaient généralement en une photographie et une courte description des biens ou des services. Les annonces sont gratuites pour les particuliers, mais pas pour les entreprises.
[13] De 1999 à 2003, la requérante a employé la marque illustrée ci-dessous en liaison avec ses activités :
De 2003 à 2007, la requérante a employé la marque illustrée ci-dessous :
[14] En 2007, la requérante a commencé à employer la marque qui fait l’objet de la présente procédure. La marque est affichée sur la page couverture de chaque numéro des périodiques de la requérante, sur les documents promotionnels et sur le site Web de la requérante. Le périodique de la requérante est distribué principalement en Ontario et publié un vendredi sur deux. Le périodique est disponible dans les épiceries, les dépanneurs, les magasins de variété, les postes à essence et les quincailleries. En date d’octobre 2007, le périodique était disponible dans environ 2 000 magasins de détail. La version électronique du périodique est également mise à jour aux deux semaines. Le site Web reçoit plus de 6 100 visites par mois depuis octobre 2007. Le site Web comprend un formulaire permettant aux particuliers de renouveler leur annonce avec photo et description de façon électronique pour le numéro suivant du périodique. Au cours de la période d’octobre 2007 à mai 2010, la requérante a dépensé plus de 35 000 $ pour annoncer ses marchandises et services dans divers médias, y compris des journaux, des étalages de magasins, des envois postaux, des panneaux publicitaires et à la radio.
Paul Austin – Transcription du contre-interrogatoire
[15] La preuve supplémentaire de M. Austin lors du contre-interrogatoire était que la requérante se rend directement dans les magasins pour y montrer sa revue. Si le magasin décide de la prendre, la requérante lui en fait alors livrer des copies. Le magasin demande 2,99 $ pour la revue si un client désire l’acheter. La revue est vendue en consignation, c’est-à-dire que le détaillant conserve 25 % des ventes et les articles non vendus sont récupérés par la requérante. La plage d’âges des acheteurs de la revue est de 18 à 60 ans. Les industries particulières qui publient des annonces dans la revue sont celles des améliorations résidentielles et des concessionnaires automobiles, pour voitures usagées ainsi que les plombiers et les électriciens.
[16] M. Austin était au courant de la marque SUPER SHOPPER de l’opposante lorsqu’il a choisi l’expression SMART SHOPPER pour sa revue; un graphiste a créé la caractéristique nominale pour le premier logo employé par la requérante. Des logos subséquents ont été créés « pour innover, être plus actuels. Pour lui donner un peu plus de punch : » consulter la Q 98 de la transcription. Parmi les magasins qui vendent la revue de la requérante, notons 7-Eleven, Macs, Canadian Tire, Woolco, Esso, Pétro Canada et Home Hardware.
Sandra Hood
[17] Mme Hood s’identifie comme agente de marques de commerce à l’emploi d’une firme de recherche sur les marques de commerce à Ottawa. Le 25 mai 2010, elle a mené une recherche en ligne pour trouver une combinaison des mots « super shopper ». Les résultats de sa recherche sont joints à la pièce A de son affidavit. La pièce A comprend une présence dans la revue Toronto Life intitulée « Super Shopper » qui traite de divers biens de consommation et services; une référence dans la revue Winnipeg Women Magazine à un certain individu décrit comme un « super shopper »; le site en ligne The Kingston Super Shopper qui offre des coupons-rabais pour divers produits de consommation; un site Web pour un club $uper $hopper offrant des prix de gros, et bien d’autres références similaires à l’expression « supper shopper ». Son témoignage lors du contre-interrogatoire n’ajoute aucun fait saillant.
Questions principales
Non-conformité à l’alinéa 30(i)
[18] Un motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(i) exige qu’une opposante plaide la fraude de la part de la requérante ou que des dispositions législatives fédérales spécifiques empêchent l’enregistrement de la marque visée par la demande : voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co. (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155 et Société canadienne des postes c. registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221. Dans la présente affaire, aucune allégation de la sorte n’a été faite et par conséquent, les plaidoiries n’appuient pas le motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(i). Le motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(i) est donc rejeté.
Confusion
[19] Comme noté précédemment, la question déterminante dans la présente procédure est de savoir si la marque SMART SHOPPER & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec la marque SUPER SHOPPER de l’opposante. Le fardeau ultime repose sur la requérante, qui doit démontrer qu’il n’y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, montré ci-dessous, entre la marque SMART SHOPPER & Dessin visée par la demande et la marque de l’opposante :
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées . . ., ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[20] Par conséquent, le paragraphe 6(2) ne concerne pas la confusion des marques mêmes, mais la confusion des biens ou services d’une source comme provenant d’une autre source. Dans la présente affaire, la question que pose le paragraphe 6(2) est de savoir s’il y aurait de la confusion avec les marchandises et les services de la requérante, fournis sous la marque SMART SHOPPER & Dessin, comme des marchandises ou services émanant de l’opposante ou commandités ou approuvés par l’opposante.
Fardeau ultime et fardeau de preuve
[21] C’est la requérante qui a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce comme le prétend l’opposante dans la déclaration d’opposition. La présence d’un fardeau de preuve pour la requérante signifie que s’il est impossible d’en arriver à une conclusion déterminée après que l’ensemble de la preuve ait été présenté, la question doit alors être tranchée à l’encontre de la requérante. Cependant, conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposante a également le fardeau de prouver les faits inhérents aux allégations plaidées dans la déclaration d’opposition : voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 CPR (3d) 293 à la page 298 (CFPI). La présence d’un fardeau de preuve sur l’opposante relativement à une question particulière signifie que pour que la question soit prise en compte, il doit y avoir suffisamment de preuves à partir desquelles conclure raisonnablement que les faits allégués pour appuyer cette question existent.
Test en matière de confusion
[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l’espèce » y compris celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)(a) à 6(5)(e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids; l’importance qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie selon les circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F.P.I). Toutefois, comme l’a souligné le juge Rothstein dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R.(4th) 361 (C.S.C.), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).
Examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)
Premier facteur
[23] La marque SUPER SHOPPER de l’opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, car elle est formée d’un nombre de mots du dictionnaire d’usage courant.
En outre, la première composante SUPER est un terme élogieux et la seconde composante SHOPPER est descriptive de la clientèle qui utilise les marchandises et les services de l’opposante. Le caractère distinctif inhérent de la marque de l’opposante est donc faible. De la même façon, la marque SMART SHOPPER visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent faible, car la composante graphique de la marque n’est pas particulièrement distinctive. De plus, la composante graphique décrit les pneus qui seraient offerts en vente dans la revue de la requérante et sur son site Web. En ce qui concerne le dossier, je constate que la marque SUPER SHOPPER de l’opposante avait acquis une certaine notoriété au Canada à toutes les dates pertinentes alors que la marque visée par la demande n’avait acquis qu’une notoriété raisonnable à toutes les dates pertinentes. À cet égard, la requérante a le droit de s’appuyer sur l’emploi de ses marques antérieures, montré au paragraphe 13 ci-dessus, en tant que variations de la marque visée par la demande : voir la décision dans Promafil Canada Ltée c. Munsinger Inc. (1992), 44 CPR(3d) 59 aux pages 70-71 (CAF) qui permet à un propriétaire de marque de commerce d’apporter de légères modifications à la forme d’une marque, mais de conserver l’avantage de son emploi de la forme antérieure (bien que Promafil concerne une procédure de radiation en vertu de l’article 45 plutôt qu’une affaire d’opposition). Le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, joue en faveur de l’opposante en raison du plus important caractère distinctif acquis de la marque de l’opposante.
Second, troisième et quatrième facteurs
[24] Le second facteur énoncé au paragraphe 6(5) joue en faveur de l’opposante, car elle est la principale utilisatrice des marques en question. Les troisième et quatrième facteurs jouent également en faveur de l’opposante, car le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce sont essentiellement les mêmes.
Dernier facteur
[25] Il existe nécessairement un degré raisonnable de ressemblance entre les marques en question puisque les marques des deux parties consistent en un adjectif élogieux précédant le mot SHOPPER. Cependant, lorsque les marques sont analysées dans leur ensemble, je constate qu’elles sont plus différentes que semblables en raison des premières composantes. À cet égard, le son du mot SUPER est différent du son du mot SMART. De plus, l’idée suggérée par la marque de l’opposante est celle d’un « client supérieur » (superior shopper) alors que l’idée suggérée par la marque de la requérante est celle d’un « client intelligent » (intelligent shopper). De plus, les marques en question sont visuellement différentes, principalement en raison de la composante graphique présente dans la marque visée par la demande. Le dernier facteur du paragraphe 6(5) et le plus important joue donc en faveur de la requérante, mais uniquement dans une certaine mesure.
Jurisprudence
[26] Il y a deux principes de la loi sur les marques de commerce qui, dans les circonstances de la présente affaire, favorisent davantage la requérante en vertu du dernier facteur énoncé au paragraphe 6(5). Le premier principe est que des différences comparativement faibles suffiront à distinguer des marques « faibles », c’est-à-dire distinguer des marques aux caractères distinctifs inhérents faibles : voir GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. (1975), 22 CPR(2d) 154 (CFPI). De plus, la preuve de l’opposante ne suffit pas à démontrer que sa marque SUPER SHOPPER était devenue suffisamment connue à la date pertinente pour permettre à l’opposante de bénéficier d’une protection étendue de sa marque. Le second principe est que la première portion de la marque est généralement considérée la plus importante aux fins de distinction : voir Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes (1979) 26 CPR(2d) 183 à la page 188 (CFPI). Dans la présente affaire, c’est la première portion des marques des parties qui contribue à les différencier.
Décision
[27] Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) et discutés précédemment, et compte tenu plus particulièrement du fait que la marque de l’opposante est une marque faible, que les différences entre les marques des parties suffisent à les distinguer, et que la marque de l’opposante ne peut bénéficier d’une protection étendue, j’estime que la requérante s’est acquittée, à toutes les dates pertinentes, du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque SMART SHOPPER & Dessin visée par la demande d’enregistrement et la marque SUPER SHOPPER de l’opposante.
[28] Par conséquent, l’opposition est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
___________________
Myer Herzig, membre,
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.