Contenu de la décision
TRADUCTION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 2
Date de la décision : 2013-01-04
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée par Bijoux Caroline Néron Inc. contre la demande d'enregistrement no TMA686998 pour la marque de commerce (N) NUSHIN EUROPEAN DESIGNER FASHION DESIGN au nom de Nushin Nadoiski
[1] À la demande de Bijoux Caroline Néron Inc. (la requérante), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) le 26 mai 2010 à Nushin Nadoiski (la propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement no TMA686998 pour la marque de commerce (N) NUSHIN EUROPEAN DESIGNER FASHION DESIGN (la marque), montrée ci‑dessous :
[2] La marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec des services de « vente au détail de vêtements et accessoires haute couture » et en liaison avec les marchandises suivantes :
Vêtements haute couture, à savoir, complets, tenues de soirée, chemisiers décontractés, pantalons, robes et jupes, chaussures, sacs à main en cuir, ceintures et bijoux de fantaisie.
[3] Conformément à l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la marque est entre le 26 mai 2007 et le 26 mai 2010 (la période pertinente).
[4] L'article 4 de la Loi donne la définition suivante du terme « emploi » :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[5] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni sa propre déclaration solennelle, le 23 août 2010. Seule la requérante a présenté des observations écrites et a comparu à l'audience.
[6] Dans sa déclaration solennelle, Mme Nadoiski se présente comme femme d'affaires et propriétaire inscrite de la marque. Elle déclare ensuite qu'elle a exploité un commerce de détail sous le nom de Nushin Boutique Ltd. (Nushin) pendant environ 31 ans et qu'elle a employé la marque sans interruption à Victoria (Colombie‑Britannique) depuis le 19 janvier 2007.
[7] Mme Nadoiski déclare qu'elle a exploité un commerce de vente au détail de vêtements haute couture et elle fournit, à titre de pièce « A » de sa déclaration solennelle, des imprimés de deux pages de son site web www.nushin.com (le site web). Mme Nadoiski dit que ces imprimés montrent des « annonces de vêtements haute couture, de sacs à main, de chaussures, de ceintures et de bijoux ». Je remarque que les imprimés tirés du site web contiennent les termes « NUSHIN » et « (N) » séparés, mais ils ne font pas référence à la marque déposée. Je remarque aussi que les imprimés mentionnent que Nushin offre « [...] les plus grandes marques haute couture au monde » et énumèrent certains grands couturiers, notamment VERSACE, ANNE KLEIN et HILARY RADLEY. Cependant, ces imprimés ne font référence à aucune marchandise sur laquelle la marque est apposée ou qui est annoncée en liaison avec la marque. En outre, je remarque que le site web ne fait pas référence à la propriétaire inscrite, mais à « Nushin Boutique Ltd. 635 Fort St. » et « Visit Nushin at 635 Fort St. Victoria ». Finalement, je remarque que les imprimés sont tous datés après la période pertinente et que la déclaration solennelle de Mme Nushin est muette à propos du contenu du site web durant cette période.
[8] Mme Nadoiski présente aussi, à titre de pièce « B » de sa déclaration solennelle, une de ses cartes professionnelles et déclare que cette carte montre la marque ainsi que « l'adresse actuelle de la Boutique Nushin au 635 Fort Street, Victoria, B.C. ». La carte professionnelle montre la marque déposée, mentionne les services de « conseillère en vente » et de « conseillère vestimentaire sur rendez‑vous », ainsi que le site web www.nushin.com. Toutefois, je remarque que la carte professionnelle ne mentionne pas le nom de la propriétaire inscrite, Nushin Nakoiski, et la déclaration solennelle ne contient aucun détail concernant le cours normal de ses affaires ni sur la vente ou l'annonce, le cas échéant, de ses marchandises et services pendant la période pertinente.
[9] Finalement, à titre de pièce « C » de sa déclaration solennelle, elle présente un certificat d'enregistrement émis par le Ministry of Small Business and Revenue de la Colombie‑Britannique au nom de « Nushin Boutique Ltd. »
Emploi en liaison avec les marchandises
[10] Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, il faut montrer que la marque est apposée sur les marchandises ou leur emballage ou « si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à un tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». Même si le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF)] et qu'aucun type de preuve particulier n'est nécessaire pour montrer l'emploi [Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (CF), page 486], une simple allégation d'emploi de la marque n'est pas une preuve suffisante de l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises mentionnées dans l'enregistrement au sens de l'article 4 de la Loi [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)].
[11] En l'espèce, la preuve n'est pas suffisante et, en particulier, je ne dispose d'aucune preuve documentaire concernant la vente des marchandises mentionnées dans l'enregistrement et à vrai dire, la propriétaire inscrite ne fait aucune affirmation claire concernant l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises. À part la déclaration de Mme Nakoiski au paragraphe 2 de sa déclaration solennelle, selon laquelle elle a employé la marque sans interruption depuis le 19 janvier 2007, je ne dispose d'aucune preuve que la marque a été employée en liaison avec les marchandises mentionnées dans l'enregistrement. Le manque de preuve m'amène à conclure que la propriétaire inscrite a seulement fait une déclaration lapidaire concernant l'emploi de la marque.
Emploi en liaison avec les services
[12] La preuve relative aux services n'est pas suffisante non plus et, plus particulièrement, je ne dispose d'aucune preuve documentaire montrant que la propriétaire inscrite a vendu des vêtements et accessoires haute couture en liaison avec la marque au Canada. Par conséquent, pour conclure que la marque a été employée au Canada au sens du paragraphe 4(2) de la Loi dans la présence espèce, je dois être convaincue que la propriétaire inscrite a fait référence à la marque dans l'annonce des services sur son site web et sur ses cartes professionnelles.
[13] Dans certaines circonstances, notamment lorsque des cartes professionnelles donnent un indice des services offerts ou lorsque l'affidavit contient des déclarations claires concernant l'emploi, les cartes professionnelles peuvent être considérées comme une preuve de l'annonce des services [voir, par exemple, 88766 Canada Inc c. RH Lea & Associates Ltd; 2008 CarswellNat 4513 (COMC); Tint King of California c. Canada (registraire des marques de commerce) (2006), 56 C.P.R. (4e) 223 (CF)]. Toutefois, dans la présente espèce, la propriétaire inscrite ne fait aucune déclaration claire concernant l'emploi de la marque en liaison avec les services mentionnés dans l'enregistrement et je ne considère pas les mentions de « conseillère en vente » et de « conseils vestimentaires sur rendez‑vous » sur la carte professionnelle présentée en preuve comme étant une annonce des services mentionnés dans l'enregistrement. Par conséquent, je ne suis pas prête à accepter la carte professionnelle présentée en preuve comme une preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les services durant la période pertinente au Canada.
[14] En ce qui concerne le site web, tel que mentionné plus haut, il ne mentionne pas le nom de la propriétaire inscrite, la marque n'est pas visible sur le site web et les imprimés présentés sont tous datés après la période pertinente.
[15] Même s'il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble et ne pas examiner les éléments de preuve de façon isolée [Kavas Miller Everitt c. Compute (Bregent) Limited (2005), 47 C.P.R. (4e) 2009 (COMC)], étant donné les lacunes dans la preuve dont je dispose et dont il a été question plus haut, je juge que je ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour conclure que les services ont été exécutés ou qu'ils pouvaient être exécutés par la propriétaire inscrite durant la période pertinente au Canada en liaison avec la marque.
[16] À la lumière de tout ce qui précède, je juge que la propriétaire inscrite n'a pas montré l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises et les services conformément aux articles 4 et 45 de la Loi. En outre, la propriétaire inscrite n'a présenté aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi.
Décision
[17] En vertu du pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.
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Darlene H. Carreau
Présidente
Office des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada