Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

  Référence : 2013 COMC 34

Date de la décision : 2013-02-22

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Littlewoods Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1418741 pour la marque de commerce LADYBUGS AND LULLABIES au nom d’Allyson Grabish

[1]               Le 19 novembre 2008, Allyson Grabish (la requérante) a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LADYBUGS AND LULLABIES (la Marque) fondée sur un emploi au Canada depuis le 9 avril 2007 pour les marchandises et services (les marchandises et services) :

Marchandises :

(1) Accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de

classement. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.

 

Services :

(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d’accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux. (2) Exploitation d’un site Web et d’un blogue diffusant de l’information dans le domaine de la mode et des accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic].

[2]               Le 2 septembre 2009, la demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce.

[3]               Le 26 octobre 2009, Littlewoods Limited (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition se résument de la façon suivante :

• Conformément aux alinéas 38(2)a) et 30b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), la requérante n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services au sens de l’article 4 de la Loi depuis la date alléguée, ni de manière continue.  

 

• Conformément aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, à la date de premier emploi alléguée et à la date de dépôt de la demande, la requérante aurait été au courant que les marques Ladybird de l’opposante étaient similaires au point de créer de la confusion. Si la requérante n’avait pas fait une recherche dans le registre avant d’adopter et d’employer la Marque, elle n’aurait pas été en mesure de faire la déclaration d’admissibilité requise sans être au courant de l’existence de droits conflictuels au registre. Lorsqu’une déclaration d’admissibilité est faite sans tenir compte des droits antérieurs connus et conflictuels d’une autre partie, ou sans être au courant de droits conflictuels possibles, la véritable intention de l’alinéa 30i) est renversée.

 

• Conformément aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l’opposante (les marques Ladybird de l’opposante), tel que décrit ci‑dessous.

 

• Device of a Ladybird – UCA33310

• Ladybug Design – TMA132109

• Ladybird & Design – TMA506350

• Ladybird Design – TMA718630

• LADYBIRD – UCA016205
• LADYBIRD – TMA654909
• LADYBIRD – TMA717591

 

• Conformément à l’alinéa 38(2)c) et à l’article 16 de la Loi, la requérante n’était pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, car à la date de dépôt de la demande et à la date de premier emploi alléguée, la Marque était similaire, au point de créer de la confusion, à la marque de commerce LADYBUG de l’opposante, pour laquelle la demande d’enregistrement n^o 1260824 avait été antérieurement produite pour les mêmes marchandises et services. Les marchandises et services associés sont décrits à l’annexe A de ma décision.

 

• Conformément à l’alinéa 38(2)d) et à l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive. D’après les faits énoncés dans les autres motifs d’opposition, la Marque ne distingue pas et ne peut pas distinguer les marchandises et services des marchandises et services de l’opposante, elle n’est pas adaptée à les distinguer et elle ne peut pas les distinguer.

[4]               La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle rejette les allégations de l’opposante et la met en demeure de les prouver rigoureusement.

[5]               Pour appuyer son opposition, l’opposante a produit les affidavits d’Elizabeth Dingman, bibliothécaire de référence et agente de formation; Jean Misurec, commis aux annuaires d’entreprises; et David Potter, étudiant en droit. Tous les déposants de l’opposante sont des employés de l’agent de l’opposante. Aucun déposant n’a été contre‑interrogé. L’opposante a aussi produit des copies certifiées des enregistrements et de la demande mentionnée dans la déclaration d’opposition.  

[6]               La requérante a produit l’affidavit de Stephen Paniccia, directeur de Ladybugs and Lullabies Inc., une entité sociale appartenant à la requérante uniquement, selon M. Paniccia. Une ordonnance de contre‑interrogatoire a été rendue, mais M. Paniccia n’a pas été contre‑interrogé concernant son affidavit.

[7]               Aucune partie n’a déposé d’observations écrites.

[8]               Une audience a été prévue à laquelle la requérante a déclaré qu’elle se représenterait elle‑même. Toutefois, à l’heure prévue pour l’audience, la requérante était injoignable par téléphone au numéro fourni. Un autre numéro de téléphone a été utilisé pour communiquer avec M. Paniccia, le même M. Paniccia qui a souscrit un affidavit pour appuyer sa demande. M. Paniccia a dit que la requérante n’était pas disponible. Il a essayé de la joindre, sans succès, et a demandé s’il pouvait la représenter à l’audience en son absence. M. Paniccia a été informé que les représentations ne pouvaient être reçues que de la requérante ou de son agent de marques de commerce enregistré. Étant donné que M. Paniccia n’était pas autorisé à représenter la requérante à l’audience, l’audience a été annulée.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[9]               Il incombe à la requérante d’établir que, selon la prépondérance des probabilités, sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Cependant, il incombe à l’opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF), p. 298].

[10]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

•         articles 38(2)a)/30 - la date de dépôt de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, p. 432 (COMC)].

•         alinéas 38(2)b)/12(1)d) - la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)]

•         articles 38(2)c)/16(1) - la date de premier emploi alléguée [voir le paragraphe 16(1) de la Loi].

•         articles 38(2)d)/2 - la date de dépôt de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].

 

Motif d’opposition fondé sur l’article 30

Non-conformité à l’alinéa 30b) de la Loi

[11]           Le fardeau initial de la preuve incombant à l’opposante concernant la question de la non-conformité à l’alinéa 30b) de la Loi est peu exigeant, car les faits relatifs au premier emploi de la Marque par la requérante relèvent essentiellement des connaissances de celles‑ci [voir Tune Masters c. Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC), p. 89]. L’alinéa 30b) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon continue, dans la pratique normale du commerce, depuis la date revendiquée jusqu’à la date de production de la demande [voir Labatt Brewing Co c. Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (CF), p. 262].

[12]           Dans son affidavit, M^me Dingman fournit des copies d’écran tirées du site Web de la requérante, à l’adresse www.ladybugsandlullabies.ca, ainsi que les résultats d’une recherche dans WHOIS pour le nom de domaine pour ce site Web (pièces A et B). La recherche dans WHOIS montre que le nom de domaine de la requérante a été enregistré le 24 mai 2007, c’est-à-dire après la date de premier emploi du 9 avril 2007 alléguée par la requérante. M^me Dingman fournit également les résultats d’une recherche dans le service d’archives Internet Wayback Machine pour le site Web de la requérante (pièce C). Les résultats de cette recherche révèlent que la plus ancienne version archivée du site Web de la requérante date de 2008, encore une fois après la date de premier emploi alléguée.

[13]           M. Misurec joint à son affidavit une copie des profils de la dénomination sociale et commerciale de Ladybugs and Lullabies en Ontario (pièce A). Ce document fait état d’une société appelée Ladybugs and Lullabies Inc., constituée le 27 octobre 2008, et d’une dénomination commerciale enregistrée au nom d’un seul propriétaire par la requérante, le 9 janvier 2008. Je remarque que ces deux dates sont subséquentes à la date de premier emploi alléguée du 9 avril 2007.

[14]           Je ne suis pas convaincue que cette preuve suffit pour permettre à l’opposante de s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe relativement à certaines marchandises et certains services. En particulier, je juge que rien dans la preuve produite par l’opposante ne me permet de mettre en doute que la requérante vendait les marchandises à la date de premier emploi alléguée. Des facteurs comme la possession d’une dénomination commerciale enregistrée, d’un nom de domaine ou d’un site Web actif, ou la constitution d’une société, ne sont pas nécessairement des conditions préalables à la vente de marchandises au Canada. Il est plutôt concevable que la requérante vendait des marchandises en liaison avec la Marque avant de constituer ou d’enregistrer son nom de domaine ou sa dénomination commerciale ou de créer un site Web actif. Il en va de même pour les services de « vente en gros, vente au détail [...] vente d’accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants, nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux ». Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement aux marchandises et aux services susmentionnés.

[15]           Je ne peux pas tirer la même conclusion pour les autres services, nommément « vente en ligne d’accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux » et « exploitation d’un site Web et d’un blogue diffusant de l’information dans le domaine de la mode et des accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic] » (appelés les « services en ligne » ci-après).

[16]           En ce qui concerne les services en ligne, je suis d’avis que l’absence d’un nom de domaine enregistré ou d’un site Web actif à la date pertinente suffit pour mettre en doute les déclarations de la requérante selon lesquelles elle a employé la Marque de façon continue en liaison avec les services en ligne depuis la date revendiquée. Par conséquent, je suis convaincue que l’opposante s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement aux services en ligne. Ainsi, la question est maintenant de savoir si la requérante s’est acquittée du fardeau de montrer l’emploi de la Marque de façon continue en liaison avec les services en ligne entre le 9 avril 2007 et le 19 novembre 2008.

[17]           Dans son affidavit, M. Paniccia joint les résultats de son examen de [TRADUCTION] « diverses sources pour trouver des renseignements concernant l’historique et la notoriété de la requérante et de sa société Ladybugs and Lullabies Inc. » Selon les éléments de preuve dont je dispose, il semble que ces documents proviennent tous de sites Web ou de publications de tierces parties et qu’ils font référence à la requérante ou à ses produits. Je ne suis pas prête à invoquer les sites Web de ces tierces parties pour prouver la véracité de leur contenu [voir Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (CF), infirmé (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (CAF)]. Même si je tenais compte des sites Web et des publications de ces tierces parties, je remarque qu’ils ne montrent pas l’emploi de la Marque par la requérante ou par un licencié autorisé en liaison avec les services en ligne, conformément à l’article 4 de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver l’emploi continu de la Marque, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les services en ligne, de la date revendiquée jusqu’à la date pertinente.   

[18]           Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) est accueilli relativement aux services en ligne et est rejeté relativement aux autres marchandises et services.  

Non-conformité à l’alinéa 30i) de la Loi

[19]           Lorsqu’un requérant a produit la déclaration exigée à l’alinéa 30i), un motif fondé sur l’alinéa 30i) doit être accueilli dans des circonstances exceptionnelles seulement, par exemple, en présence de mauvaise foi de la part de la requérante [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), p. 155]. La requérante a fourni les déclarations nécessaires et nous ne sommes pas en présence de circonstances exceptionnelles; les motifs fondés sur l’alinéa 30i) sont donc rejetés.

Motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité – Alinéa 12(1)d) de la Loi

[20]           L’opposant s’acquitte du fardeau initial de la preuve qui lui incombe relativement à un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) lorsque l’enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de l’enregistrement invoqué par l’opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada ltée c. Menu Foods Ltd (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je remarque qu’à l’exception de la marque de commerce Device of a Ladybird (UCA33310), laquelle a été radiée, les autres enregistrements pour les marques Ladybird de l’opposante sont valides. Ce motif d’opposition est rejeté relativement à Device of a Ladybird (UCA33310); toutefois, l’opposante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait relativement aux autres enregistrements invoqués.

[21]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[22]           Au moment d’appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à ces éléments n’est pas nécessairement le même. [Voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (CSC).]

[23]           Mon opinion préliminaire est que le degré de ressemblance entre les marques des parties est à peu près le même pour toutes les marques Ladybird de l’opposante. J’estime que l’argument de l’opposante est plus solide en ce qui a trait à l’enregistrement n^o TMA506350 pour la marque de commerce Ladybird & Design, montrée ci‑dessous, enregistrée en liaison avec des « vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, shorts, chemises, chandails, cardigans, jupes, blouses, robes, t-shirts, polos, chandails en molleton; sous‑vêtements; chapeaux, casquettes, bandeaux, barrettes, rubans, pinces à cheveux, attaches à cheveux et parures pour cheveux; sacs à main, sacs de voyage, polochons, sacs de sport, sacoche et sacs à dos; horloges ».

[24]           L’argument de l’opposante est plus solide en ce qui a trait à l’enregistrement n^o TMA506350, car seul cet enregistrement vise les marchandises « bandeaux, barrettes, rubans, pinces à cheveux, attaches à cheveux et parures pour cheveux », lesquelles chevauchent directement les marchandises.

[25]           S’il n’y a aucun risque de confusion entre la Marque et l’enregistrement n^o TMA506350, il n’y aura donc aucun risque de confusion pour les autres enregistrements. Par conséquent, ma détermination du risque de confusion entre la Marque et l’enregistrement n^o TMA506350 de l’opposante sera déterminante pour le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d).

Alinéa 6(5)a) – caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[26]           La Marque est constituée de trois mots du dictionnaire. Je peux consulter moi-même un dictionnaire pour connaître la signification de ces mots [voir Insurance Co of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (COMC)]. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « ladybug » (coccinelle) comme « a coleopterous insect of the family Coccinellidae, with wing covers usu. of a reddish-brown colour with black spots » (coléoptère de la famille des coccinellidés, dont les ailes sont habituellement d'une couleur brun-rouge avec des points noirs), et le terme « lullaby » (berceuse) comme « a soothing song to send a child to sleep » (une chanson apaisante pour endormir un enfant). Le fait que les termes « ladybugs » et « lullabies » n’aient pas de lien particulier entre eux confère un certain caractère distinctif inhérent à la Marque.

[27]           La marque Ladybird & Design de l’opposante est composée du terme « ladybird » et de l’image d’une coccinelle. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « ladybird » comme un synonyme de « ladybug », ce qui signifie que ces deux termes peuvent être utilisés pour décrire le même insecte. L’intégration de l’élément graphique et du texte stylisé ajoute un certain caractère distinctif inhérent à la marque Ladybird & Design de l’opposante.

[28]           Compte tenu de ce qui précède, j’évalue que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est essentiellement le même.

[29]           La force d’une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l’utilisation. J’examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[30]           La requérante allègue un emploi de la Marque au Canada depuis le 9 avril 2007; cependant, elle n’a fourni aucun élément de preuve établissant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada.

[31]           La preuve de la requérante comprend des articles publiés sur les sites Web de divers distributeurs de nouvelles, de même que des critiques dans des magazines au sujet de la requérante et de ses produits. En particulier, l’affidavit de M. Paniccia comprend les éléments suivants (pièce A) :

a.       un article paru dans The Cambridge Voice intitulé « Local Mom Needs Your Votes to Win Mom Entrepreneur of the Year » daté du 29 août 2008 (imprimé le 12 août 2010); cet article a été rédigé par Allyson Grabish. Il mentionne que Ladybugs and Lullabies a été fondé en 2007 par la requérante. Il mentionne aussi que les boucles de la requérante sont maintenant disponibles en ligne, dans les salons commerciaux et les magasins de détail. Cet article mentionne aussi que les boucles de la requérante font partie des sacs‑cadeaux vedettes.

b.      un article paru dans le Cambridge Times intitulé « Tinseltown hip in Clips are » rédigé par Melissa Hancock et daté du 12 septembre 2008 (imprimé le 12 août 2010). Cet article mentionne que la requérante a fondé son entreprise en 2007 et qu’elle a été mise en nomination pour un prix des entrepreneurs. L’article mentionne que les boucles de la requérante sont en vente dans divers magasins.

c.       un article paru dans le Windsor Star intitulé « No-slip clips making Hollywood headways » rédigé par Dave Hall et daté du 25 septembre 2008 (imprimé le 12 août 2010). Cet article fait état du lancement du site Web de la requérante (www.ladybugsandlullabies.ca).

d.      une copie d’écran d’un article tiré du site Web People.com intitulé « Holiday Gift Guide: Gift of the Month Clubs for Kids », qui fait état des accessoires pour cheveux de Ladybugs and Lullabies. Cet article est daté du 9 décembre 2008, mais a été imprimé le 12 août 2010.

e.       un extrait du numéro de décembre 2010 du magazine South Jersey Mom. Une critique de « Ladybugs and Lullabies Hair Accessories » invitant les lecteurs à consulter le site Web www.ladybugsandlullabies.com.

f.       un extrait du numéro de novembre/décembre 2010 du magazine Anokhi. Une critique des accessoires « Ladybugs & Lullabies » pour garçons.

[32]           Aucun élément de preuve ne m’a été fourni concernant le nombre de Canadiens qui ont visité les sites Web et aucun chiffre concernant la diffusion des magazines. En outre, et de façon plus importante, je remarque que les articles et les critiques n’annoncent pas la Marque [voir Williams Companies Inc et al c. William Tel Ltd (2000), 4 C.P.R. (4th) 253 (COMC)]. Au mieux, ces articles pourraient permettre de conclure que certains citoyens de Cambridge ou de Windsor ont été informés au sujet de l’entreprise de la requérante. Je ne peux tirer aucune conclusion à partir des critiques dans les magazines en l’absence de chiffres concernant leur diffusion au Canada.

[33]           La preuve de la requérante comprend aussi un document qui pourrait être interprété comme une annonce, nommément une copie d’une annonce sur kijiji.ca envoyée par courriel (affidavit de M. Paniccia, pièce A). Le courriel provient de AGrbsh@aol.com; l’objet du courriel est « Kijiji Ad » (annonce Kijiji); la date d’envoi est le 19/05/2007, mais le courriel a été imprimé le 7 décembre 2010; ce courriel mentionne que les boucles de la requérante sont mises en vente auprès des clients canadiens. Toutefois, comme aucun détail ne m’a été fourni à savoir si cette annonce a réellement été publiée sur Kijiji et, dans l’affirmative, le nombre de Canadiens qui l’ont vue, je ne peux pas tenir compte de ce document.

[34]           Même si la preuve donne à penser que la requérante a peut-être vendu des « accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic] » au Canada depuis environ 2007, elle n’a fourni aucun chiffre de ventes ou de dépenses publicitaires en lien avec les marchandises et services.

[35]           Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas trancher la question de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[36]           L’opposante n’a fourni aucun élément de preuve concernant l’emploi de la marque Ladybird & Design conformément à l’article 4 de la Loi. La seule preuve fournie par l’opposante est la preuve de M. Potter, laquelle il qualifie de [TRADUCTION] « renseignements concernant l’historique de la marque LADYBIRD et LADYBUG de l’opposante (et de son prédécesseur en titre) ». M. Potter joint les résultats de recherche suivants à son affidavit, constituant la pièce A :

1. Une entrée dans Wikipedia pour « Ladybird (clothing) », imprimée le 20 mai 2010;
2. Un article intitulé « Flying High » de Global License! Cet article est daté du 15 septembre 2007, mais il a été imprimé à partir du site Web le 5 août 2010;
3. Une entrée tirée du site Web pour Pasold Research Fund intitulée « Pasold Fund History ». Dans son affidavit, M. Potter déclare que ce document est daté de mai 2008, mais je remarque qu’il comporte un avis concernant le droit d’auteur daté de 2010 et que les documents ont été imprimés à partir de l’Internet le 5 août 2010;
4. Un article intitulé « Ladybird at Woolworths » du Woolworths Virtual Museum. M. Potter déclare que ce document est daté du 29 octobre 2005, mais je remarque qu’il a été imprimé à partir de l’Internet le 24 août 2009;
5. Un document non daté intitulé « History of the Ladybird Company », du Woolworths Virtual Museum également;
6. Un article tiré de The Independent intitulé « Woolworths acquires Ladybird brand for £11m ». Cet article est daté du 17 janvier 2001, mais je remarque qu’il a été imprimé à partir de l’Internet le 5 août 2010;
7. Une entrée pour « Ladybird Clothing » sur le site Web babycares.info. Les documents ont été imprimés le 5 août 2010.

[37]           Je remarque qu’il n’y a aucun élément de preuve concernant l’accessibilité à ces sites Web à partir du Canada ou sur le nombre de Canadiens qui y ont accédé. Comme mentionné précédemment, les éléments de preuve de cette nature tirés de l’Internet constituent du ouï-dire et je ne suis pas prête à les invoquer pour prouver la véracité de leur contenu [voir Candrug, supra].

[38]           L’enregistrement pour la marque de commerce Ladybird & Design (TMA506350) a été délivré après une déclaration d’emploi déposée le 17 décembre 1998. Cependant, en l’absence d’une preuve d’emploi réel et de la réputation de la marque Ladybird & Design de l’opposante, je ne peux conclure qu’à un emploi de minimis de celle-ci [voir Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC), p. 430]. Un emploi de minimis ne permet pas de conclure que la marque Ladybird & Design de l’opposante est devenue connue de façon importante.

[39]           Compte tenu de ce qui précède, ce point ne favorise aucune des parties de façon importante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[40]           La preuve de l’opposante contient une copie du site Web de la requérante imprimée le 5 août 2010. Le mieux que je peux conclure à partir de ce document est que le site Web de la requérante était actif à cette date et que les « accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic] » de la requérante étaient peut-être en vente à cette date. En ce qui a trait à la marque de l’opposante, tout ce que je peux conclure à partir du simple enregistrement de la marque Ladybird & Design est un emploi de minimis.

[41]           Par conséquent, ce point ne favorise aucune des parties de façon importante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[42]           C’est l’état déclaratif des marchandises et services de la requérante, tel que défini dans sa demande, par rapport aux marchandises enregistrées de l’opposante qui détermine ma décision sur ce point [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (COMC)].

[43]           Les marchandises des deux parties se chevauchent directement. L’enregistrement de l’opposante pour la marque de commerce Ladybird & Design (TMA506350) vise notamment les marchandises « bandeaux, barrettes, rubans, pinces à cheveux, attaches à cheveux et parures pour cheveux », lesquelles chevauchent directement les marchandises « accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux » de la requérante. Cela crée aussi une similarité avec les services (1) de la requérante, nommément « vente en gros, vente au détail et vente en ligne d’accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux ».

[44]           La nature exacte des autres marchandises et services et des marchandises de l’opposante diffère. Toutefois, je remarque que les services (2) ont certaines similarités avec les marchandises de l’opposante, car ils relèvent tous du domaine de la mode et des accessoires pour enfants.

[45]           Aucune des parties n’a présenté d’éléments de preuve recevables concernant la nature de leur commerce. Cependant, étant donné le chevauchement qui existe entre les marchandises et services des parties relativement au genre, du moins en ce qui concerne les marchandises (1) et les services (2), je juge raisonnable de conclure qu’il pourrait aussi y avoir un chevauchement relativement aux voies commerciales des parties.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[46]           Récemment, dans la décision Masterpiece, la Cour suprême du Canada a abordé l’importance du facteur énoncé à l’alinéa 6(5)e) dans l’évaluation du risque de confusion entre les marques des parties conformément à l’article 6 de la Loi (voir le par. 49) :

« […] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5) de la Loi […] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires […] »

[47]           Les marques des parties diffèrent dans la présentation et dans le son. En particulier, la Marque comprend le terme « ladybugs », lequel, même s’il a la même signification que le terme « ladybird », est différent dans la présentation et dans le son. Toutefois, les marques des parties sont similaires dans les idées qu’elles suggèrent, car le mot « ladybird » dans la marque de l’opposante signifie la même chose que le mot « ladybug » dans la Marque. En outre, l’élément graphique de la marque Ladybird & Design de l’opposante représente une coccinelle, ce qui crée une autre similarité dans les idées que suggèrent les marques des parties.

 

 

Conclusion

[48]           Au moment d’appliquer le test en matière de confusion, je l’ai considéré sous l’angle de la première impression et du vague souvenir. Compte tenu de ce qui précède, je juge que la prépondérance des probabilités est également répartie entre une conclusion de confusion entre les marques en cause et une conclusion d’absence de confusion relativement aux marchandises (1) et aux services (2) et (3). Comme il incombe à la requérante de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque ne crée pas de confusion avec une ou plusieurs des marques Ladybird de l’opposante, y compris la marque Ladybird & Design, je dois trancher contre la requérante relativement aux marchandises (1) et aux services (1) et (2).

[49]           Quant aux marchandises (2) et (3), je juge que la différence dans le genre de marchandises et services des parties suffit pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la requérante. En conséquence, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) relativement aux marchandises (2) et (3).

Motif d’opposition fondé sur l’inadmissibilité

Alinéa 16(1)b) de la Loi

[50]           Même si la requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LADYBUG revendiquée par l’opposante, cette dernière a le fardeau initial de prouver que la demande d’enregistrement pour la marque de commerce alléguée à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b) était pendante à la date de premier emploi alléguée pour la Marque (9 avril 2007), et qu’elle était toujours pendante à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque, le 2 septembre 2009 [paragraphe 16(5) de la Loi]. 

[51]           La preuve de l’opposante contient une copie certifiée de la demande d’enregistrement pour la marque de commerce LADYBUG subordonnée à la demande n^o 1260824. Cette demande fondée sur un emploi projeté a été déposée le 10 juin 2005 et était toujours pendante à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque (2 septembre 2009). Par conséquent, l’opposante s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[52]           Les facteurs sont similaires à ceux décrits sous l’alinéa 12(1)d) de la Loi, lesquels sont énoncés plus haut. Je tire les mêmes conclusions en ce qui a trait aux facteurs décrits sous les alinéas 6(5)a) et b), mais j’aimerais toutefois faire des commentaires supplémentaires concernant les facteurs énoncés sous les alinéas 6(5)c), d) et e).

[53]           En ce qui concerne les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), je remarque que les marchandises liées à la demande d’enregistrement pendante pour LADYBUG ne sont pas similaires à celles décrites dans l’enregistrement de l’opposante pour Ladybird & Design, mais la demande pendante est plus similaire en ce qui concerne les services. Les marchandises associées à la demande pendante pour LADYBUG présentent des similarités avec les marchandises (1) et les services (1) et (2), car elles comprennent les marchandises « coiffures, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux » et les services « services de vente au détail dans le domaine des vêtements et accessoires pour enfants ».

[54]           Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, je juge que ce point favorise davantage l’opposante que le point relatif à la ressemblance dans la présentation ou le son de la marque Ladybird & Design, laquelle contient le mot ladybug au lieu de ladybird.

[55]           Malgré ces différences, mes conclusions sont les mêmes que celles que j’ai tirées pour le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d). En particulier, je juge que les probabilités sont également réparties entre une conclusion de risque de confusion et une conclusion d’absence de risque de confusion relativement aux marchandises (1) et aux services (1) et (2). Comme la requérante a le fardeau d’établir que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque ne crée pas de confusion avec la marque LADYBUG de l’opposante, je dois trancher contre la requérante relativement aux marchandises (1) et aux services (1) et (2). De façon similaire au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), je juge que la différence dans le genre de marchandises et services des parties en ce qui a trait aux marchandises (2) et (3) suffit pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la requérante.

Motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif – Alinéa 38(2)d) de la Loi

[56]           La requérante a le fardeau de montrer que la Marque est adaptée à distinguer ou qu’elle distingue ses marchandises et services de ceux d’autres parties partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (COMC)], l’opposante a le fardeau initial d’établir les faits invoqués pour appuyer le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif.

[57]           Conformément au fardeau initial qui lui incombe, l’opposante doit montrer qu’à la date de dépôt de la déclaration d’opposition, une ou plusieurs de ses marques Ladybird étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (CF)].

[58]           La preuve liée au site Web d’une tierce partie (jointe à l’affidavit de M. Potter) et les copies certifiées des enregistrements et de la demande de l’opposante ne suffisent pas pour permettre à l’opposante de s’acquitter du fardeau initial qui lui incombe relativement à ce motif d’opposition. L’opposante n’a déposé aucune preuve d’emploi des marques revendiquées. Je ferai remarquer que la simple existence d’un enregistrement ne peut établir qu’un emploi de minimis et ne peux donner lieu à une conclusion d’emploi important et continu d’une marque de commerce [voir Entre Computer].

[59]           En conséquence, puisque l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, je rejette le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif.

Décision

[60]           En vertu du pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d’enregistrement de la Marque relativement à « accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux » et à « vente en gros, vente au détail et vente en ligne d’accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic], nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de cheval et de pinces à cheveux » et à « exploitation d’un site Web et d’un blogue diffusant de l’information dans le domaine de la mode et des accessoires de mode pour bébés, tout-petits et enfants [sic] », et je rejette l’opposition relativement à « imprimés, nommément bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en‑tête papier, blocs‑notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur » en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (CF) comme autorité pour rendre une décision donnant en partie gain de cause].

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A

 

Marque de commerce	No de demande ou d’enregistrement	Marchandises/services
LADYBUG	1260824	Marchandises : Décolorants et autres substances pour la lessive, nommément détergents, liquides et poudres à laver, savons, amidon, azurants à tissus, conditionneurs pour tissus, assouplisseurs de tissus; préparations de nettoyage, nommément nettoyants pour salle de bain, nettoyants à tapis, nettoyants pour articles chaussants, nettoyants pour prothèses dentaires, nettoyants pour vaisselle, nettoyants pour planchers, nettoyants pour usage domestique, nettoyants pour la lessive, nettoyants pour usage personnel, nettoyants pour usage sanitaire, nettoyants pour les mains, la peau, les dents et le corps, tissu, tampons et papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyants, nettoyants domestiques, nettoyants capillaires, nettoyants pour les mains, chiffons imprégnés de nettoyants pour utilisation personnelle, nettoyants liquides non médicamenteux pour les mains; granules abrasives, tampons abrasifs et poudres abrasives, tous pour fins de nettoyage; produits pour polir et nettoyer les meubles et les planchers; poudres à récurer, solutions à récurer pour le nettoyage; savons pour les mains, le corps et les cheveux; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, maquillage, démaquillant pour les yeux, fond de teint, poudre, fard à cils, ombre à paupières, eye-liner, fard à joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, poudres bronzantes, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, poudre de remplacement pour poudriers, poudriers, hydratants, nettoyants, tonifiants et brillant à vaporiser pour utilisation comme cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; débarbouillettes imprégnées de lotions hydratantes et démaquillantes; lingettes de papier imprégnées d’hydratants et de produits chimiques assainissants; solutions pour le bain et solutions nettoyantes pour bébés, nommément mousses, lotions, savons et huiles pour le bain et le nettoyage des bébés; shampoing pour bébés; huile pour bébés; lotion pour bébés; poudre de talc; savon; eau de toilette pour bébés; coton hydrophile; tampons de coton hydrophile; boules de coton hydrophile; cotons-tiges; préparations hygiéniques, nommément équipement de stérilisation, solutions et substances de stérilisation; substances diététiques adaptées à des fins médicales, nommément boissons diététiques, fruits en boîte diététiques, confiseries diététiques, boissons diététiques, suppléments alimentaires diététiques, aliments diététiques, sucres diététiques, édulcorants diététiques tous adaptés à des fins médicales; aliments pour bébés; diachylons et matériaux de pansements, nommément pansements adhésifs, pansements pour plaies et blessures de la peau, bandages; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides; shampoing médicamenteux; savon médicamenteux; nettoyant médicamenteux; préparations médicamenteuses pour le bain; aliments pour bébés; lingettes humides pour utilisation cosmétique et médicale, nommément lingettes de papier imprégnées de lotions nettoyantes et hydratantes, lingettes de papier imprégnées de préparations médicamenteuses et chimiques assainissantes; lunettes, verres, lunettes de soleil; membres, yeux et dents artificiels; biberons; mannequins; anneaux de dentition; tétines; sucettes; bijoux; instruments d’horlogerie, nommément montres et horloges, coffres à bijoux; serviettes de table jetables; couches de cellulose ou de papier; doublures jetables pour serviettes de table; bavoirs de papier ou de cellulose; lingettes de papier démaquillantes; lingettes de papier, papier hygiénique et mouchoirs de papier; lingettes de papier pour démaquillage; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; tampons pour démaquillage; culottes jetables; culottes jetables pour bébés; ustensiles et récipients de cuisine et domestiques, nommément accessoires pour cuisson, batterie de cuisine, moules, brosses de boulangerie, moules de boulangerie, boîtiers pour cuisson, récipients pour cuisson, plats de cuisson, plaques à pâtisserie, boîtes pour cuisson, plaques de cuisson, cuillères à jus, batteurs mécaniques pour la cuisine, mélangeurs pour aliments (non électriques), décapsuleurs, cafetières, moules à gâteau, séparateurs à gâteaux, présentoirs à gâteaux, supports à gâteaux, boîtes à gâteaux, plateaux à gâteaux, moules pour casseroles, planches à hacher, dispositifs non électriques pour mettre en copeaux, hacher, couper, mettre en cubes, extruder, griller, broyer, piler, émincer, éplucher, peler, presser, râper, écosser, déchiqueter et trancher, récipients pour la conservation d’aliments, fouets alimentaires non électriques, poêles à frire, presse-ail, plaques à frire, grils, seaux à glace, cuillères à crème glacée, bacs à glaçons, récipients à glaçons, cryosacs, planches à repasser, cruches, centrifugeuses bouilloires non électriques, louches, pilons à pommes de terre, cuillères à servir, plats pour le four, pinceaux à pâtisseries, emporte-pièces, peleuses, moulins à poivre, poivrières, égouttoirs à salade, salières, moulins à sel, casseroles, tamis, spatules, couteaux de table, boîtes de cuisine pour le thé, théières non électriques, passoires à thé, théières, attendrisseurs; peignes et éponges; brosses; matériaux pour fabriquer des pinceaux; articles de nettoyage, nommément disques abrasifs, instruments, tampons et éponges de nettoyage pour la cuisine, tampons absorbants pour nettoyage, balais, brosses pour nettoyer les biberons, brosses de nettoyage, chiffons de nettoyage, linges de nettoyage, chiffons imprégnés de détergent pour nettoyage, accessoires pour enlever les produits cosmétiques, chiffons pour laver la vaisselle, dispositifs d’époussetage, vadrouilles pour nettoyage; laine d’acier; verre brut ou mi-ouvré; (à l’exclusion du verre utilisé en bâtiment); articles en verre, en porcelaine et en céramique; bols pour bébés; accessoires d’alimentation pour bébés, nommément biberons, tétines, bols en plastique, assiettes en plastique, cuillères en plastique, tasses en plastique; produits en tissu et articles textiles, nommément tissus, tissus pour utilisation textile, literie, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, tapis, literie, nommément draps, couvertures, revêtements de matelas, couettes, linge de maison, nommément draps de lit, couvertures, revêtements de matelas, couettes, linge de maison, nommément nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine, linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons et dessus de table; couvertures et dessus de table; vêtements, nommément gilets, culottes de golf, slips, pantalons, culottes, chaussettes, mi-chaussettes, collants, pyjamas, dormeuses, teeshirts, chemises sport, vestes, chasubles, cardigans, chandails, maillots de bain, jeans, kilts, chemises, tabliers, robes, capuchons, caleçons de bain, survêtements de loisir, barboteuses, châles, jupes, shorts, pantalons sport, pantalons et chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures tout aller, chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures habillées, bottes, sandales; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.   Services : Services de vente au détail dans le domaine des vêtements et accessoires pour enfants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé