Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Yahoo! Inc. à la demande no 1231591 produite par audible.ca inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce audible.ca._____
Le 27 septembre 2004, audible.ca inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce audible.ca (la Marque).
La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants :
marchandises
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de médias distants, dispositifs de communication capables de se connecter à l’Internet et lecteurs mobiles et portables comprenant entre autres assistants numériques personnels, lecteurs de fichiers audio numérisés comprimés, lecteurs de médias portables ou tout dispositif capable de lire ou d’afficher des informations et/ou des contenus enregistrés qui reçoit et/ou enregistre et/ou lit des enregistrements sonores codés numériquement, et pour logiciels qui permettent la transmission, le stockage et la lecture de données et/ou de son sur des dispositifs tels que des ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de médias distants, dispositifs connectés à l’Internet, lecteurs mobiles et portables, y compris entre autres assistants numériques personnels, lecteurs de fichiers audio numérisés comprimés, lecteurs portables de médias ou tout dispositif capable de lire ou afficher des informations et/ou des contenus enregistrés.
services
concession de licences d’utilisation d’œuvres musicales, d’œuvres littéraires,
d’émissions de radio et de télévision, de nouvelles, de commentaires et d’une
vaste gamme de sources d’information stockées électroniquement pour
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de médias distants, dispositifs
connectés à l’Internet et lecteurs mobiles et portables comprenant entre autres
des assistants numériques personnels, lecteurs de fichiers audio numérisés
comprimés, lecteurs de médias portables ou tout dispositif capable de lire ou
d’afficher des informations et/ou des contenus enregistrés, et services de
distribution dans le domaine des œuvres musicales, œuvres littéraires,
émissions de radio et de télévision, nouvelles, commentaires et une vaste gamme
de sources d’information stockées électroniquement pour ordinateurs, téléphones
mobiles, lecteurs de médias distants, dispositifs connectés à l’Internet et
lecteurs mobiles et portables comprenant entre autres des assistants numériques
personnels, lecteurs de fichiers audio numérisés comprimés, lecteurs de médias
portables ou tout dispositif capable de lire ou d’afficher des informations
et/ou des contenus enregistrés.
La demande est aussi fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 29 août 2004 en liaison avec les services suivants :
services
mise à disposition d’un site Web dont l’adresse Internet est audible.ca et mise au point de moyens de divertissement sous forme de copies d’œuvres musicales, d’œuvres littéraires, d’émissions de radio et de télévision et d’une vaste gamme de contenus audio d’origine et d’autres sources d’information, ledit site Web comprenant notamment des fonctions qui permettent l’échantillonnage, la distribution et la concession de licences d’utilisation desdites copies audio au moyen d’un menu interactif en ligne qui peut être téléchargé depuis une mémoire électronique vers des ordinateurs personnels et des lecteurs de média, téléphones mobiles, lecteurs de médias distants, dispositifs connectés à l’Internet et lecteurs mobiles et portables comprenant entre autres des assistants numériques personnels, lecteurs de fichiers audio numérisés comprimés, lecteurs de médias portables ou tout dispositif capable de lire ou afficher des informations et/ou des contenus enregistrés.
La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif de .ca en dehors de la marque de commerce.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 août 2006. Le 10 octobre 2006, Yahoo! Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition.
La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Molly Bragg et d’Aaron Edgar.
La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve au soutien de sa demande. Elle n’a pas demandé l’autorisation de contre-interroger les auteurs des affidavits présentés pour le compte de l’Opposante.
Par lettre du 10 août 2007, la Requérante a retiré de sa demande les services fondés sur l’emploi.
Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, mais aucune n’a demandé la tenue d’une audience.
Fardeau de la preuve
C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible qui permette de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)
Ce motif d’opposition n’a plus d’objet, puisqu’il se rapporte uniquement aux revendications d’emploi formulées dans la demande, lesquelles ont été retirées.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b)
L’opposante plaide qu’en application de l’alinéa 12(1)b), la Marque n’est pas enregistrable parce que : i) elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature des marchandises et des services liés à la marque, ou ii) elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature des marchandises et des services liés à la marque et du lieu d’origine de ces marchandises et services.
La question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire doit être examinée du point de vue de l’acheteur moyen des marchandises ou services liés à la Marque. D’autre part, il ne faut pas disséquer la Marque en ses éléments constitutifs pour en faire une analyse détaillée, mais bien l’examiner dans son ensemble en fonction de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.), aux pages 27-28; Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.), à la page 186]. Le mot « nature » s’entend d’un aspect, d’un trait ou d’une caractéristique du produit, et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évidente ou simple » [Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l’É.), à la page 34].
La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est celle de la production de la demande, soit le 27 septembre 2004 [voir Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F. 1re inst.); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)].
Comme il est précisé dans le plaidoyer écrit de l’Opposante, la preuve de cette dernière porte uniquement sur le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b). Par conséquent, aucun élément de preuve n’étaye le motif fondé sur l’alinéa 12(1)b). Néanmoins, je peux prendre connaissance d’office des définitions que l’on trouve dans les dictionnaires [Envirodrive Inc. c. 836442 Canada Inc. 2005 ABQB 446]; or, la deuxième édition du Paperback Oxford Canadian Dictionary définit comme suit le mot « audible » : [traduction] « ● adj. susceptible d’être entendu. ● n. Football jeu commandé par le quart arrière à la ligne de remise en jeu pour remplacer un jeu décidé plus tôt ». Je constate également que dans son plaidoyer écrit, l’Opposante a présenté deux définitions de dictionnaire en ligne trouvées à l’adresse dictionary.com pour le mot « audible », soit [traduction] « entendu ou susceptible d’être entendu » et [traduction] « susceptible d’être entendu; suffisamment fort pour être entendu; réellement entendu ».
En se fondant sur la définition de « audible », on pourrait raisonnablement conclure que ce mot décrit clairement un aspect ou une caractéristique des marchandises de la Requérante. Dans la mesure où l’une de ces marchandises n’offre pas de fonction audible, on pourrait raisonnablement conclure que le mot « audible » donne de cette marchandise une description fausse et trompeuse. Le même raisonnement semble s’appliquer aux services, puisque ceux‑ci se rapportent avant tout, semble-t-il, à la concession de licences pour des œuvres audibles et à la distribution de telles œuvres.
Quant à l’élément « .ca » de la Marque, l’Opposante a fait les observations suivantes dans son plaidoyer écrit :
- la Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif de .ca, ce qui, selon l’Opposante, équivaut, de la part de la Requérante, à admettre que cet élément est soit clairement descriptif, soit d’usage courant dans le secteur d’activité en cause;
- la Commission des oppositions des marques de commerce a déjà admis d’office que « .ca » est reconnu comme le code de pays désignant le Canada [London Drugs Ltd. c. Purepharm Inc. (2006), 54 C.P.R. (4th) 87, à la page 92];
- l’utilisation de codes de noms de domaines de premier niveau, comme « .com » et « .ca », ne suffit pas à distinguer une marque de commerce qui est par ailleurs manifestement descriptive [Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson, 2007 CF 411, au paragraphe 40];
- la Commission des oppositions des marques de commerce a déjà statué que l’élément « .ca » n’est pas suffisamment distinctif pour permettre l’enregistrement d’une marque de commerce par ailleurs manifestement descriptive [London Drugs, précitée, aux pages 101-102].
J’ajouterai que l’énoncé de pratique du 1er septembre 1999 du Bureau des marques de commerce, intitulé « Caractère descriptif d’éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us », corrobore la position de l’Opposante selon laquelle l’ajout de .ca à un mot clairement descriptif ne rend pas enregistrable la combinaison de ces éléments.
Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que l’Opposante n’a pas satisfait à son fardeau initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b), parce qu’elle n’a produit aucun élément de preuve sur ce point. Or, cet argument fait abstraction du fait que les définitions tirées de dictionnaires n’ont pas à être versées en preuve.
La Requérante n’a présenté aucune observation sur la question de fond qui consiste à savoir si sa Marque est enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b), se bornant à avancer tout simplement que le motif d’opposition fondé sur cette disposition devrait être rejeté parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve. Comme j’estime que l’Opposante a satisfait à son fardeau de preuve, je conclus également que la Requérante n’a pris aucune mesure pour satisfaire à son fardeau ultime. En conséquence, il est fait droit au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b).
Décision
Exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1er MAI 2009.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.