Contenu de la décision
Editor’s Note: Corrigendum released on July 21, 2011. Original judgment has been corrected with text of corrigendum appended.
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 88
Date de la décision : 2011-05-31
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Monsoon Accessorize Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1245313 pour la marque de commerce ACCESSORIZE ME au nom d’Accessorize Me Inc.
Introduction
[1] Le 28 janvier 2005, Accessorize Me Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement no 1245313 pour la marque de commerce ACCESSORIZE ME (la Marque) fondée sur son emploi au Canada depuis le 11 octobre 2001 en liaison avec les services suivants :
L’exploitation d’un magasin de vente au détail au grand public de vêtements et d’accessoires excluant les vêtements et accessoires pour animaux et poupées en peluche et rembourrés (les Services).
La restriction précisée dans l’état déclaratif des services a été ajoutée à la suite d’un rapport dans lequel l’examinateur citait une demande concurrente.
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 22 février 2006. Monsoon Accessorize Limited (l’Opposante) a produit le 24 juillet 2006 une déclaration d’opposition que le registraire a transmise à la Requérante le 15 août 2006.
[3] Le 23 août 2006, la Requérante a produit une contre‑déclaration dans laquelle elle niait essentiellement les motifs d’opposition avancés par l’Opposante.
[4] L’Opposante a produit les affidavits de Peter Simon et de Margot Franssen ainsi que des copies certifiées des enregistrements LMC617925 pour la marque de commerce ACCESSORIZE et LMC536534 pour la marque de commerce MONSOON ACCESSORIZE. La Requérante a produit les affidavits de Helen Hastings, de Jonathan Burkinshaw et de Robert White.
[5] Seule la Requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
Les motifs d’opposition
[6] Les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante se résument comme suit :
1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Requérante ou le prédécesseur en titre n’employait pas la Marque au Canada en liaison avec les Services à la date de premier emploi revendiquée dans la demande.
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait déclarer qu’elle était convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Services parce qu’elle était au courant de l’emploi antérieur ou de la révélation antérieure par l’Opposante des marques de commerce et noms commerciaux semblables créant de la confusion.
3. La Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l’Opposante :
➢ ACCESSORIZE, enregistrement LMC617925;
➢ MONSOON ACCESSORIZE, enregistrement LMC536534.
4. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi parce que, à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ACCESSORIZE et MONSOON ACCESSORIZE employées ou révélées antérieurement.
5. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi parce que, à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux ACCESSORIZE, MONSOON ACCESSORIZE et MONSOON ACCESSORIZE LIMITED employés par l’Opposante en liaison avec ses activités commerciales.
6. En vertu de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas véritablement les Services des marchandises ou services de l’Opposante et qu’elle n’est pas adaptée à les distinguer ainsi, compte tenu de l’emploi antérieur et de la révélation antérieure au Canada et à l’échelle mondiale des marques de commerce et des noms commerciaux de l’Opposante décrits précédemment.
Le fardeau de preuve dans la procédure d’opposition à une marque de commerce
[7] Le fardeau d’établir que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s’appuie chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition particuliers ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company [2005] C.F. 722].
Les dates pertinentes
[8] Les dates pertinentes dans l’analyse des motifs d’opposition varient selon le motif considéré :
➢ Non-conformité aux exigences de l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 28 janvier 2005);
➢ Droit à l’enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur l’emploi : la date de premier emploi alléguée dans la demande (le 11 octobre 2001) [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
➢ Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (le 24 juillet 2006) est généralement acceptée comme la date pertinente [voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130, et Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].
Les motifs d’opposition fondés sur l’article 30
[9] Le fardeau de preuve incombe à l’Opposante lorsqu’elle allègue que la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 30b) de la Loi, mais il ne s’agit pas d’un lourd fardeau. De plus, l’Opposante peut s’appuyer sur les éléments de preuve produits par la Requérante [voir York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc. (2001), 13 C.P.R. (4th) 156]. Toutefois, la preuve de l’Opposante doit faire naître des doutes sérieux quant à l’exactitude des déclarations faites par la Requérante dans sa demande [voir Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune Ignition Services Ltd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.), et Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999), 4 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.)].
[10] L’Opposante n’a produit aucune preuve qui pourrait étayer l’allégation selon laquelle la Requérante n’employait pas la Marque à la date de premier emploi revendiquée dans la demande. La preuve produite par la Requérante, qui sera décrite plus en détail ci‑après, corrobore la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Par conséquent, le premier motif d’opposition est rejeté parce que l’Opposante n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau initial.
[11] Le second motif d’opposition, tel qu’il est rédigé, ne constitue pas un motif d’opposition valable. L’alinéa 30i) exige seulement que la Requérante se déclare convaincue qu’elle a droit à l’enregistrement de la Marque. Cette déclaration est fournie dans la demande. La simple connaissance des marques de commerce de l’Opposante n’est pas suffisante pour que ce motif d’opposition soit retenu. L’allégation suivant laquelle la Requérante était au courant de l’emploi antérieur et de la révélation antérieure par l’Opposante de marques de commerce et noms commerciaux semblables créant de la confusion ne permet pas d’invoquer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) de la Loi. Le motif d’opposition fondé sur l’article 16 de la Loi, exposé à la section intitulée « Droit à l’enregistrement », traite de l’emploi antérieur et de la révélation antérieure de marques de commerce et noms commerciaux semblables créant de la confusion.
[12] L’alinéa 30i) peut servir de fondement à un motif d’opposition dans des cas particuliers, comme lorsqu’une fraude de la part de la Requérante est alléguée [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152]. Compte tenu des circonstances, le second motif d’opposition est rejeté.
Le droit à l’enregistrement
[13] Pour avancer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a) de la Loi, l’Opposante doit d’abord prouver que ses marques de commerce ACCESSORIZE et MONSOON ACCESSORIZE avaient été employées ou révélées au Canada avant la date de premier emploi revendiquée pour la Marque, au Canada, par la Requérante, à savoir le 11 octobre 2001.
[14] Margot Franssen est présidente de Bibelot Inc. (Bibelot), franchisée canadienne de l’Opposante, pour l’exploitation des magasins de vente au détail ACCESSORIZE au Canada.
[15] Elle affirme que les magasins de vente au détail ACCESSORIZE sont très populaires au Royaume-Uni et dans le monde entier. Elle décrit les magasins comme étant de vastes salles d’habillage où l’on peut trouver toutes sortes d’accessoires vestimentaires tels que des chapeaux, des sacs à main, des bijoux, des ceintures, des écharpes, des chaussures, des gants, des ornements pour cheveux et des produits de coiffure, des articles chaussants, des lunettes de soleil, des parapluies, des ponchos, de la lingerie et des cométiques.
[16] Elle affirme que Bibelot a commencé à exploiter des points de vente au détail ACCESSORIZE au Canada dans des endroits stratégiques en vertu d’une licence accordée par l’Opposante en 2004. Il existe actuellement onze points de vente au détail ACCESSORIZE au Canada situés à Vancouver, Toronto, Edmonton, Calgary et Ottawa. L’entreprise prévoit accroître considérablement le nombre de magasins dans un proche avenir.
[17] Cette partie de la preuve de l’Opposante ne me permet pas de conclure que l’Opposante avait employé ses marques de commerce au Canada avant le 11 octobre 2001. Il est évident que toute preuve d’emploi par Bibelot est postérieure à la date pertinente. Par conséquent, pour les besoins du présent motif d’opposition, il n’y a pas lieu de résumer la preuve d’emploi des marques de commerce de l’Opposante par Bibelot au Canada.
[18] Peter Simon est le fondateur, président et principal actionnaire de Monsoon plc., la société mère du détaillant international Monsoon Accessorize Limited établi au Royaume‑Uni et détenu en propriété exclusive, les deux étant appelés [traduction] « ma société » dans son affidavit (dans ma décision, toutes les fois qu’il en sera question, j’emploierai les mots « sa société »). Toute ambiguïté quant à savoir à laquelle de ces sociétés il fait référence dans son affidavit doit être interprétée contre l’Opposante.
[19] Il décrit l’historique de sa société qui a ouvert ses portes en 1973 à Londres, en Angleterre. Il s’agissait d’une boutique MONSOON qu’il a décrit comme un magasin de vente au détail d’articles de mode féminine ethnique.
[20] Il affirme que, en 1984, une nouvelle formule de magasin a été créée sous la marque ACCESSORIZE. Le nouveau magasin a été établi à côté d’une succursale MONSOON, à Covent Garden Piazza, qui vend des bijoux et des articles de mode décoratifs. Un second magasin a ouvert ses portes en 1986. Le premier magasin à l’extérieur de Londres a ouvert ses portes à Manchester en 1992. Par la suite, sa société a entrepris un programme d’expansion audacieux, en ouvrant en moyenne 16 nouveaux magasins ACCESSORIZE chaque année. On compte 416 magasins à l’échelle mondiale (sans compter ceux situés au Royaume‑Uni), dont 294 sont des magasins indépendants de vente au détail ACCESSORIZE et 112 autres des magasins qui vendent des marchandises de marque ACCESSORIZE suivant diverses autres formules de vente au détail. On compte 150 magasins ACCESSORIZE indépendants au Royaume-Uni et 99 magasins jumelés MONSOON/ACCESSORIZE. Il n’est pas fait état des magasins canadiens dans cette partie de l’affidavit de M. Simon.
[21] Il affirme que sa société a ouvert à l’échelle mondiale des points de vente MONSOON et ACCESSORIZE indépendants, ainsi que des magasins MONSOON/ACCESSORIZE suivant la formule jumelée où les deux magasins sont l’un à côté de l’autre. Certains magasins MONSOON vendent des marchandises de marque ACCESSORIZE si bien que l’on compte, au Royaume-Uni seulement, 249 magasins qui vendent des articles de marque ACCESSORIZE d’une façon ou d’une autre. Il trace le portrait des points de vente ACCESSORIZE à l’échelle mondiale en présentant une liste, classée par pays, des endroits où l’on trouve des points de vente ACCESSORIZE, à l’exclusion de ceux situés au Royaume-Uni. Toutefois, encore une fois, il n’est pas précisément fait état de l’emploi de ces marques de commerce au Canada dans cette partie de la preuve de l’Opposante.
[22] Je constate que la pièce 1 jointe à l’affidavit de M. Simon constitue la liste des magasins de l’Opposante établis partout dans le monde à la date du 9 mars 2007. La liste donne également la date d’ouverture de chacun d’eux. Le Canada compte onze magasins inscrits sur cette liste mais le premier de ces magasins a été ouvert le 5 décembre 2004, une date postérieure à la date pertinente du 11 octobre 2001.
[23] Il affirme que, dans chacun des magasins de vente au détail ACCESSORIZE, dans tous les pays, la marque de commerce ACCESSORIZE de sa société est employée largement et de façon bien visible tant sur le matériel en magasin que dans la publicité et la promotion.
[24] Il affirme que sa société est propriétaire d’une marque communautaire et d’enregistrements internationaux grâce au Protocole de Madrid, ainsi que des enregistrements demandés dans nombre de pays, dont le Canada et les États‑Unis. Il présente aussi une liste de tous ces autres pays.
[25] Il allègue que la marque de commerce ACCESSORIZE apparaît bien en vue au‑dessus des portes d’entrée des magasins, sur les vitrines et les murs de façade, ainsi que sur les panneaux de trottoir. Il a produit des photos illustrant l’affichage en façade de magasins situés dans divers pays dont le Canada. Toutefois, rien n’indique quand la photo illustrant l’affichage en façade au Canada a été prise et, plus important encore, quand cet affichage en façade a été utilisé pour la première fois au Canada.
[26] Sa société fait en sorte que les consommateurs aient la même expérience quel que soit le un point de vente ACCESSORIZE où ils se trouvent dans le monde. Sa société fournit toutes les marchandises vendues sous la marque ACCESSORIZE et contrôle la nature et la qualité des services fournis sous cette marque ainsi que la manière d’employer la marque de commerce ACCESSORIZE. Il fournit des photos illustrant des spécimens de cartes de récompense, des cartes de fidélité, des cartes d’affaires des magasins, des étiquettes volantes, des sacs de plastique, des coupons, des articles de concours promotionnel, des crochets à ceinture, des épinglettes de magasin, des chemisiers portés par les commis et des reçus de vente, tous portant la marque de commerce ACCESSORIZE et étant employés dans divers pays dans le monde.
[27] Chacun des points de vente ACCESSORIZE de sa société offre un vaste éventail de marchandises, avec plus de 1 500 articles regroupés suivant des combinaisons de couleurs thématiques pour mieux s’y retrouver. Ces produits comprennent des sacs, des chapeaux, des sacs à main, des bijoux, des ceintures, des écharpes, des chaussures, des gants, des ornements pour cheveux et des produits de coiffure, des articles chaussants, des lunettes de soleil, des parapluies, des ponchos, de la lingerie et des cométiques.
[28] Il affirme que la marque de commerce ACCESSORIZE est imprimée bien en vue sur les articles eux‑mêmes ou sur une étiquette cousue sur l’article ou encore sur les étiquettes pendantes, les étiquettes volantes, les étiquettes pour chaussettes, les cintres imprimés, les articles d’emballage, les plateaux de présentation en plastique et les sacs. Il a produit des photos illustrant les divers emplois de la marque de commerce ACCESSORIZE.
[29] Il présente au paragraphe 28 de son affidavit les chiffres d’affaires annuels au Royaume‑Uni pour les marchandises portant la marque de commerce ACCESSORIZE qui totalisaient pour la période de 2000 à 2005 plus de 750 000 000 £ et ventile ces chiffres par catégorie d’articles, à savoir les chapeaux, les sacs, les bijoux, les écharpes et les articles de mode de vie. Les ventes réalisées à l’échelle mondiale pendant la même période dépassaient 250 000 000 £. Il fournit également les chiffres d’affaires ventilés par pays, dont le Canada, pour la même période. Aucun chiffre d’affaires n’est précisé pour le Canada avant 2004 puisque les renseignements fournis se limitent à la franchisée Bibelot.
[30] Il affirme que sa société employait la marque de commerce ACCESSORIZE bien avant le 11 octobre 2001 au Canada. Toutefois, il s’agit d’une simple affirmation puisqu’il n’y a aucune preuve documentaire à l’appui. Quoi qu’il en soit, « emploi » est un terme juridique défini à l’article 4 de la Loi. Des éléments de preuve doivent permettre de tirer la conclusion qu’il y a eu un tel emploi. Rien n’indique quand l’Opposante a commencé à exploiter des magasins au Canada, elle‑même ou par l’intermédiaire d’un titulaire de licence, sous la marque de commerce ACCESSORIZE ou MONSOON ACCESSORIZE ou à vendre des marchandises au Canada sous l’une ou l’autre de ces marques. Si l’Opposante avait employé au Canada la marque de commerce ACCESSORIZE ou MONSOON ACCESSORIZE avant le 11 octobre 2001, tel qu’il est allégué, il aurait été normal de voir dans le tableau du paragraphe 28 de l’affidavit de M. Simon des chiffres d’affaires pour les années 2000 à 2003 inclusivement, ce qui n’est pas le cas.
[31] Il décrit ensuite les événements qui ont donné lieu au lancement de la collection ACCESSORIZE ANGELS, en octobre 2001, qui comporte des articles et des vêtements de valeur conçus pour les petites filles âgées de trois à huit ans. Au paragraphe 20 de son affidavit, il donne une liste des articles vendus en liaison avec la marque ACCESSORIZE ANGELS depuis 2001. Toutefois, cette marque de commerce n’est pas visée par les allégations de la déclaration d’opposition. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de la preuve d’emploi de cette marque de commerce au Canada, s’il en existe une. Quoi qu’il en soit, ni M. Simon ni Mme Franssen n’ont mentionné de date de premier emploi pour cette marque de commerce au Canada. Monsieur Simon affirme par ailleurs au paragraphe 19 de son affidavit qu’il existe actuellement six magasins de vente au détail ACCESSORIZE au Canada où la collection portant la marque de commerce ACCESSORIZE ANGELS est offerte.
[32] Il affirme que des sommes considérables ont été investies à l’échelle mondiale pour annoncer et faire connaître la marque ACCESSORIZE. Il précise les sommes ainsi investies, notamment pour le Canada. Il produit des échantillons représentatifs de la promotion faite par sa société à l’échelle mondiale pour ses produits et services en liaison avec la marque de commerce ACCESSORIZE, qui comprennent des annonces imprimées provenant du Royaume-Uni, du Japon, de la Norvège, du Canada, de la Grèce, de la Hollande, de l’Afrique du Sud, de Singapour et de la Corée. L’onglet D de la pièce 10 comprend des photocopies d’annonces imprimées provenant du Canada montrant des placements de produits. Rien n’indique quand ces annonces ont été utilisées au Canada. Rien n’indique si les annonces imprimées provenant d’autres pays ont déjà été diffusées au Canada et, le cas échéant, à quel moment elles l’ont été et comment elles l’ont été.
[33] Il affirme que sa société s’approprie des noms de célébrité pour les associer à la marque ACCESSORIZE. Une nouvelle célébrité internationale est choisie pour chaque nouvelle collection, notamment Claudia Schiffer, Mischa Barton, Naomi Campbell, Sophie Dahl, Elizabeth Jagger et Kelly Osbourne.
[34] Il allègue que l’utilisation de célébrités internationales séduisantes pour faire la promotion de la marque ACCESSORIZE renforce davantage l’image de [traduction] « mode d’avant-garde » de la marque dans l’esprit des consommateurs. Il a produit des échantillons d’annonces réalisées avec des célébrités et utilisées dans le monde entier. Pour ce qui concerne les annonces et la promotion faites à l’aide d’images de célébrité en association avec la marque de commerce ACCESSORIZE au Canada, elles sont postérieures au 11 octobre 2001, si l’on se fie à celles pour lesquelles une date est imprimée sur le document produit.
[35] Compte tenu de cette preuve, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de prouver que ses marques de commerce ont été employées ou révélées au Canada avant le 11 octobre 2001 et que ses noms commerciaux ont déjà été employés au Canada avant cette date pertinente.
[36] Compte tenu de ces circonstances, je n’ai d’autre choix que de rejeter les quatrième et cinquième motifs d’opposition parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.
Le caractère distinctif
[37] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition, l’Opposante devait prouver que ses marques de commerce ACCESSORIZE et MONSOON ACCESSORIZE étaient devenues suffisamment connues au Canada le 24 juillet 2006, soit à la date de production de la déclaration d’opposition, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1re inst.)].
[38] Tel qu’il a été mentionné précédemment, Mme Franssen soutient que Bibelot a commencé à exploiter des points de vente ACCESSORIZE au Canada dans des endroits stratégiques, sous licence de l’Opposante, en 2004. Pour établir cet emploi, elle a produit des photos représentatives illustrant les façades des magasins sur lesquelles on peut voir une enseigne affichant la marque de commerce ACCESSORIZE. Il y a également des panneaux de trottoir affichant la marque de commerce ACCESSORIZE installés face à la rue tout près de l’emplacement de l’un des magasins.
[39] La marque de commerce ACCESSORIZE apparaît sur des enseignes placées à l’intérieur des magasins, du papier à en‑tête, des cartes de fidélité, des sacs de plastique, des crochets, des reçus de vente, des supports pour cartes cadeaux et des cartes cadeaux, des vignettes cousues, des étiquettes pendantes ou volantes et des assiettes à exposer des bijoux en plastique. Parfois, selon la nature du produit, la marque apparaît sur l’article lui‑même (sur des chaussures, par exemple).
[40] Elle donne, au paragraphe 17 de son affidavit, les chiffres d’affaires ventilés par magasin et par année. Les ventes au Canada pour la période s’étendant du 4 décembre 2004 au 19 septembre 2006 totalisaient bien au‑delà de six millions de dollars. Les chiffres sont également ventilés par catégorie d’articles tels que les sacs, chapeaux, bijoux, écharpes, articles de mode de vie et sacs‑cadeaux. Près de 530 000 articles de marque ACCESSORIZE ont été vendus au Canada au 19 septembre 2006.
[41] Elle précise également les sommes d’argent investies par Bibelot pour annoncer et faire connaître la marque ACCESSORIZE au Canada. En 2004 et 2005, Bibelot a dépensé près de 150 000 $ en publicité et en marketing au Canada pour faire la promotion de la marque de commerce ACCESSORIZE.
[42] Elle a produit une annonce représentative pour la marque ACCESSORIZE, où l’on peut voir Naomi Campbell, qui est parue dans le numéro d’avril 2005 du magazine Flare, une publication canadienne, et une autre parue dans le TV Guide (pour le Canada) de novembre 2005 sur laquelle apparaît Mischa Barton. Avant l’ouverture du premier magasin au Canada, Bibelot a fait appel aux services d’une firme de relations publiques pour l’aider à mettre sur pied un programme pour la marque ACCESSORIZE qui comprenait la distribution de trousses d’information.
[43] La visibilité régionale de la marque est rehaussée par les journaux communautaires, la télévision et la radio. Madame Franssen donne une description détaillée de la campagne de relations publiques pour la période de décembre 2004 à septembre 2005 et pour la période de juin 2005 à décembre 2005. Elle a produit un DVD montrant un échantillon représentatif d’un reportage télévisé en rapport avec la marque ACCESSORIZE diffusé au Canada.
[44] Elle donne ensuite une liste de publications diffusées au Canada et dans lesquelles des annonces imprimées avaient été placées entre décembre 2004 et mars 2006. Cependant, je ne tiens pas compte des chiffres relatifs à la diffusion apparaissant dans la partie supérieure de chaque page. La provenance de ces chiffres n’est pas précisée. Ils constituent une preuve par ouï‑dire inadmissible.
[45] De cette partie de la preuve de l’Opposante, je conclus qu’elle s’est acquittée du fardeau initial qui lui incombait d’établir que sa marque de commerce ACCESSORIZE était connue au Canada dans une certaine mesure à la date du 24 juillet 2006. Par conséquent, la Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante dont il a été question précédemment, si bien que, à la date pertinente, elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement partout au Canada les Services des marchandises et services de l’Opposante [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].
[46] Le test applicable pour trancher cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi et je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[47] Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et il n’est pas nécessaire de leur accorder le même poids [voir Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc. [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C)].
[48] Le plaidoyer écrit de la Requérante n’est pas très utile dans l’évaluation des divers critères pour déterminer s’il y a probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Elle soutient que la marque de commerce ACCESSORIZE de l’Opposante n’est pas distinctive parce qu’elle est couramment adoptée et utilisée, isolément, par nombre d’autres propriétaires de l’industrie de la mode.
[49] À la date de la signature de son affidavit, Jonathan Burkinshaw travaillait comme stagiaire en droit au cabinet d’agents de marques de commerce dont la Requérante avait retenus les services. Une partie de son témoignage comprend des extraits de divers dictionnaires pour le mot anglais « accessorize », lequel est défini comme suit dans le Canadian Oxford Dictionary, deuxième édition : [traduction] « Choisir de porter des accessoires pour compléter sa tenue (vêtements, etc.). » Par conséquent, la marque de commerce ACCESSORIZE est une marque de commerce faible parce qu’elle est suggestive lorsqu’elle est employée en liaison avec des accessoires vestimentaires. Par conséquent, elle bénéficie d’une protection moins étendue [voir Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus bargain Centre Ltd. (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)]. La Marque est également intrinsèquement faible pour des motifs semblables. Le premier volet du premier critère énoncé à l’alinéa 6(5)a) ne semble favoriser ni l’une ni l’autre des parties.
[50] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être renforcé par l’emploi ou la promotion au Canada. J’ai déjà décrit l’emploi de la marque de commerce ACCESSORIZE de l’Opposante au Canada afin de déterminer si celle-ci s’était acquittée de son fardeau initial à l’égard du présent motif d’opposition. Je décrirai maintenant la preuve produite par la Requérante relativement à l’emploi de la Marque durant la période pertinente.
[51] Helen Hastings est propriétaire de la Requérante. Le premier magasin de la Requérante a ouvert ses portes le 11 octobre 2001 à Toronto, en Ontario. Un deuxième établissement a été ouvert en juin 2003 à Port Credit, en Ontario. Ces magasins vendent des articles de mode et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. Elle a produit des photos montrant les enseignes des magasins sur lesquelles la Marque apparaît.
[52] Elle affirme que la Marque apparaît sur les cartes d’affaires, les étiquettes volantes et autres étiquettes. Elle a produit soit des échantillons ou des photos de celles‑ci. Elles sont utilisées au Canada depuis 2001. La Marque apparaît également sur les reçus de vente et le papier à lettres du magasin. Madame Hasting a également produit des échantillons de ceux‑ci. La Marque apparaît également sur les sacs et les boîtes‑cadeaux utilisés au Canada depuis 2001. Des photos ont aussi été jointes à son affidavit.
[53] Elle affirme que les magasins de vente au détail exploités sous la Marque s’annoncent dans divers journaux locaux tels que Villager/Annex Guardian et Evening Out. Elle produit un échantillon de ces annonces. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure ces annonces ont été diffusées. La Marque apparaît également sur les circulaires promotionnelles et les circulaires de vente distribuées aux clients actuels et potentiels. Entre 15 000 et 20 000 circulaires de chacun des deux types ont été distribués dans la région du Grand Toronto. Un échantillon a été versé au dossier.
[54] Les magasins de vente au détail ACCESSORIZE ME sont mis en valeur au Canada dans le magazine Fashion au moyen d’annonces à frais partagés. Madame Hastings a produit des échantillons de ces annonces. Toutefois, compte tenu de la date pertinente, je ne peux tenir compte que de celles qui ont été publiées en mai et septembre 2005 et de celle publiée à l’hiver 2006. Monsieur White de l’Audit Bureau of Circulation a fourni les données relatives à la distribution de ce magazine partout au Canada au cours de la période où ces annonces ont été publiées. Au moins 142 000 exemplaires de chaque numéro dans lequel paraissait une annonce des Services de la Requérante en liaison avec la Marque ont été distribués durant la période pertinente.
[55] Madame Hastings allègue que les magasins ACCESSORIZE ME ont été mis en valeur sur divers sites Web indépendants et elle a produit des échantillons des annonces. Toutefois, les extraits portant une date ont été publiés après la date pertinente établie pour ce motif d’opposition. Elle affirme que la Requérante a dépensé plus de 40 000 $ en publicité entre 2001 et 2006. Elle présente les chiffres d’affaires annuels qui totalisent plus de 2,5 millions de dollars durant la même période.
[56] Cette preuve m’amène à conclure que la marque de la Requérante était connue dans une certaine mesure au Canada à la date du 24 juillet 2006. La question demeure de savoir laquelle des marques de commerce était la plus connue. L’Opposante a employé sa marque de commerce ACCESSORIZE au Canada à partir de décembre 2004 par l’intermédiaire de sa licenciée Bibelot, tandis que la Requérante employait la Marque au Canada depuis octobre 2001. Toutefois, il semblerait que la Requérante exploitait seulement deux magasins, tous les deux situés en Ontario, tandis que l’Opposante, par l’intermédiaire de sa licenciée, exploitait onze magasins situés en Ontario, en Alberta et en Colombie‑Britannique à la date pertinente. Les ventes réalisées par l’Opposante ont dépassé 6,5 millions de dollars durant la période entre le 5 décembre 2004 et le 19 septembre 2006. Je reconnais que la dernière date est à l’extérieur de la période pertinente mais elle dépasse la date pertinente de moins de deux mois. On peut difficilement imaginer que le gros de ces ventes aient été réalisées durant ces deux mois.
[57] En ce qui a trait aux dépenses de publicité, Bibelot a investi environ 150 000 $ au Canada pour faire la promotion et l’annonce de la marque ACCESSORIZE, tandis que la Requérante a dépensé plus de 40 000 $ au total pour annoncer la Marque au Canada entre 2001 et 2006.
[58] Par conséquent, je suis d’avis que, à la date pertinente, la marque de commerce ACCESSORIZE de l’Opposante était plus connue au Canada que la Marque.
[59] En ce qui a trait à la période durant laquelle les marques de commerce ont été employées, il s’agit d’un facteur qui favorise la Requérante.
[60] Il y a chevauchement entre les Services et les services offerts par l’Opposante en liaison avec la marque de commerce ACCESSORIZE.
[61] En règle générale, lorsque l’on examine la nature du commerce des parties, c’est l’état déclaratif des marchandises et des services contenu dans la demande qui est déterminant [voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. La preuve concernant la nature véritable du commerce des parties peut être utile à l’interprétation de l’état déclaratif des marchandises et services en vue de déterminer le genre probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces que le libellé est susceptible d’englober [voir McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)]. Il semble d’après la preuve décrite précédemment que les voies de commercialisation des parties sont très semblables.
[62] Le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce est l’un des critères les plus importants dans l’évaluation de la probabilité de confusion [voir Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.)].
[63] On pourrait dire que, en général, le premier élément constitutif d’une marque de commerce est la partie qui sert le plus à la distinguer d’une autre marque de commerce. Par ailleurs, ce principe général est beaucoup moins déterminant si le premier élément constitutif consiste en un mot courant. Dans ces cas, de petites différences sont souvent suffisantes pour distinguer deux marques de commerce [voir Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Dans la présente affaire, le premier élément constitutif de la Marque est en fait la marque de commerce de l’Opposante. L’idée véhiculée par la Marque est légèrement différente de celle que la marque de commerce de l’Opposante sous-entend. La Marque évoque l’action d’[traduction] « accessoiriser » la tenue d’une personne, tandis que la marque de commerce de l’Opposante ne fait qu’évoquer le verbe [traduction] « accessoiriser ».
[64] Comme autre circonstance de l’espèce, la Requérante a produit certains extraits de sites Web joints à l’affidavit de Jonathan Burkinshaw. Les sites visités entre le 15 et le 26 octobre 2007 dont les extraits comportent le mot anglais « accessorize » sont les suivants :
➢ Roots
➢ Blue Oasis
➢ Accessorize West
➢ Kiso
➢ Smith’s Shoes
➢ Urban Trendz
Ces marques ont tous des établissements commerciaux au Canada. Monsieur Burkinshaw a également visité les sites Web de Reader’s Digest et de Weddingbells. Cette partie de la preuve de la Requérante n’est pas pertinente car elle a été obtenue après la date pertinente.
[65] Monsieur Burkinshaw a produit des extraits du répertoire Canada411.ca qui renseignent sur les deux établissements exploités par la Requérante sous la Marque et sous ACCESSORIZE WITH FLAIR. Il a ensuite imprimé les résultats d’une recherche effectuée au moyen du site Web yahoo.ca avec le mot anglais « accessorize ». Il a imprimé les 50 premiers résultats d’une série de 71 300. Là encore, cette preuve a été obtenue après la date pertinente.
[66] Il a ensuite visité entre le 15 et le 26 octobre 2007 le site de la Toronto Reference Library où il a consulté la base de données ProQuest Canadian Newsstand qui permet d’avoir accès aux parutions entières d’une collection regroupant plus de 190 journaux au pays, magazines canadiens et grands périodiques canadiens et internationaux. Il a consulté et produit des extraits des magazines suivants : Chatelaine, Flare, Maclean’s, Newsweek, People, Seventeen et Today’s Parent. La plupart des articles produits ont été publiés avant la date pertinente et le mot anglais « accessorize » y est employé dans un sens descriptif.
[67] On trouve, joints à son affidavit, des extraits des journaux suivants : Calgary Herald, Edmonton Journal, The Gazette, The Globe and Mail, National Post, The Province (Vancouver), The Record (Kitchener), The Spectator (Hamilton), Star-Phoenix (Saskatoon), Sudbury Star, Toronto Star, The Vancouver Sun et The Windsor Star. Dans ces extraits, le mot anglais « accessorize » est employé dans un sens descriptif. Je constate que la plupart de ces articles ont été publiés avant la date pertinente.
[68] La Requérante est d’avis que cette preuve montre que la marque de commerce de l’Opposante est une marque de commerce faible. Mais, il en va de même pour la Marque. J’ai tiré la même conclusion à la suite de l’analyse du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties.
[69] La Marque incorpore l’intégralité de la marque de commerce de l’Opposante comme son premier élément constitutif. Par ailleurs, ACCESSORIZE est un mot à connotation suggestive lorsqu’il est employé en liaison avec les services de vente au détail d’accessoires de mode. L’ajout du mot anglais « me » au mot anglais « accessorize » est‑il suffisant pour rendre improbable toute confusion entre les marques en cause? Compte tenu de l’analyse des critères pertinents, certains doutes subsistent dans mon esprit. Par conséquent, puisque la Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était distinctive lorsqu’elle était employée en liaison avec les Services à la date de production de la déclaration d’opposition, je retiens le sixième motif d’opposition [voir R.J. Reynolds Tobacco Co. c. Philip Morris Products Inc. (1995) 64 C.P.R. (3d) 395 (C.O.M.C.)].
L’enregistrabilité en vertu de l’alinéa 12(1)d)
[70] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial par la production de certificats d’authenticité pour chacune des marques de commerce déposées visées par ce motif d’opposition. J’ai consulté le registre et leur enregistrement est en règle. L’enregistrement le plus pertinent est celui d’ACCESSORIZE qui porte le numéro d’enregistrement LMC617925 et couvre les marchandises et services suivants :
Marchandises : (1) Savons, shampoings,
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, cosmétiques, nommément préparations
non médicamenteuses à appliquer sur la peau, le cuir chevelu et les cheveux et
à utiliser pour le conditionnement et les soins de la peau, du cuir chevelu et
des cheveux, antisudorifiques; poudre de talc; huiles pour aromathérapie. (2)
Lunettes de soleil, lunettes, caméras vidéo, appareils-photo, ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs; appareils et instruments audio et vidéo,
nommément téléviseurs et magnétoscopes; disques compacts, DVD, bandes et
cassettes préenregistrés contenant de la musique, de l’information et des
images animées. (3) Bijoux et faux bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, chaînes‑bracelets de cheville, broches, bagues,
pierres précieuses et montres. (4) Sacs, nommément, fourre-tout, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, bagages, sacs à dos,
sacs à dos à armature, sacoches, sacs à main. (5) Couvre‑chefs, nommément
chapeaux et casquettes; cravates et cache‑cols, nommément écharpes,
cravates et cache‑cols; maillots de bain; vêtements de plage; articles
chaussants, nommément bottes, souliers, pantoufles, articles chaussants pour la
plage, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de
plein air pour l’hiver; vêtements de nuit; gants; bonneterie; chaussettes;
châles; ponchos; bandanas et ceintures. (6) Ornements de cheveux, épingles à
cheveux, barrettes, rubans pour les cheveux, nattes, rubans, dentelles,
broderie et insignes. (7) Savons pour les soins du corps, shampoings, parfums,
eaux de toilette, eau de Cologne, produits de toilette non médicamenteux;
produits non médicamenteux soins de la peau, du corps et du cuir chevelu;
vaporisateurs pour le corps; produits dépilatoires; produits capillaires non
médicamenteux; dentifrices; huiles essentielles; antisudorifiques; produits
pour le bain et la douche; huiles de bain; sels de bain; poudre de talc; huiles
pour aromathérapie; fragrances. (8) Lunettes de soleil, lunettes; montures,
verres, cordons et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; caméras vidéo et
appareils‑photo, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, appareils
et instruments audio et vidéo, nommément téléviseurs, magnétoscopes, disques
compacts, DVD, bandes et cassettes. (9) Boucles d’oreilles, colliers, bijoux,
broches et faux bijoux, bagues et montres. (10) Sacs, fourre‑tout, sacs à
bandoulière, ceintures, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, bagages, sacs à
dos, sacs à dos à armature; parapluies, sacoches et sacs à main. (11) Ceintures
(vêtements), foulards, chapeaux, bonneterie, chaussettes, gants, ponchos,
garnitures de chaussures sous forme d’ornements de mode pour chaussures;
bandanas, châles, brassards, couvre‑chefs et bandeaux.
Services : (1) Présentation, au profit de tiers, de marchandises variées
afin que les clients puissent les voir et les acheter d’un magasin de vente au
détail de vêtements et de mode, par commande par correspondance, sur un site
Web et un canal de télé‑achat, tous spécialisés dans les vêtements et la
mode. (2) Présentation, au profit de tiers, de marchandises variées dans un
magasin de vente au détail de vêtements et de mode, dans un catalogue, sur un
site Web et un canal de télé‑achat, tous spécialisés dans les vêtements
et la mode, ainsi que par des moyens de télécommunications ou par commande par
correspondance.
[71] Les critères utilisés pour évaluer la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ACCESSORIZE de l’Opposante sont les mêmes que ceux qui ont servi à l’examen du motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Cependant, pour le présent motif d’opposition, un autre facteur doit être pris en considération : l’Opposante est propriétaire d’une marque de commerce déposée.
[72] La date pertinente est différente, à savoir la date de ma décision. Par conséquent, je dois tenir compte de certains éléments de preuve écartés plus tôt. Par ailleurs, ces éléments de preuve n’auraient pas modifié mon analyse concernant la question de savoir dans quelle mesure les marques de commerce en cause étaient connues au Canada à la date de ma décision. Certains de ces autres éléments de preuve à prendre en considération confirmeraient simplement que les marques des parties sont des marques de commerce faibles.
[73] Pour les mêmes motifs exposés à l’égard du motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif de la Marque, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée ACCESSORIZE de l’Opposante. Par conséquent, le troisième motif d’opposition est également retenu.
Décision
[74] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
______________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 88
Date de la décision : 2011-05-31
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Monsoon Accessorize Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1245313 pour la marque de commerce ACCESSORIZE ME au nom d’Accessorize Me Inc.__ _____________
DÉCISION CORRIGÉE
[1] J’ai été avisé qu’une erreur d’écriture s’était glissée dans la décision que j’ai rendue concernant l’opposition produite à l’encontre de l’enregistrement no 1245313 pour la marque de commerce ACCESSORIZE ME. Aux paragraphes 69 et 73 de ma décision, j’ai clairement indiqué que je retenais les motifs d’opposition fondés sur la non-enregistrabilité et l’absence de caractère distinctif.
[2] Toutefois, j’ai conclu au paragraphe 75 de ma décision que je rejetais l’opposition.
[3] En conséquence, je corrige comme suit le paragraphe 75 :
[75] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 21 JUILLET 2011
______________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.