Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 141

Date de la décision : 2016-08-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

 

	Strellson AG	Opposante
et
	Madis Imports Inc.	Requérante
	1,596,956 pour la marque de commerce JOOL 1,596,957 pour la marque de commerce JOOL COMFORT	Demandes

[1]               Madis Imports Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour les marques de commerce JOOL et JOOL COMFORT pour emploi en liaison avec des chaussures, des bottes, des sandales et des pantoufles pour hommes, femmes et enfants (les Produits). Les demandes de la Requérante sont fondées sur l’emploi projeté de ces marques de commerce au Canada.

[2]               Strellson AG (l’Opposante) s’est opposée à ces demandes aux motifs que i) les marques de commerce JOOL et JOOL COMFORT créent de la confusion avec la marque de commerce JOOP! pour laquelle elle a produit une demande antérieurement, visant divers types d’articles chaussants, et que ii) la Requérante n’avait pas l’intention d’employer les marques de commerce JOOL ou JOOL COMFORT au Canada.

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, j’estime que les oppositions doivent être rejetées.

Demande n^o 1,596,956

[4]               J’examinerai d’abord l’opposition de l’Opposante à la demande n^o 1,596,956.

Contexte

[5]               Le 4 octobre 2012, la Requérante a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce JOOL (la Marque) sur la base d’un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[6]                La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 7 août 2013. JOOP! GmbH a produit une déclaration d’opposition le 6 décembre 2013. À la suite d’une transformation de JOOP! GmbH et de sa fusion avec l’Opposante, Strellson AG, la déclaration d’opposition a été modifiée afin de tenir compte du nouveau nom et de la nouvelle adresse de l’Opposante. Les motifs d’opposition invoqués sont les suivants :

(a)     la demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque au Canada; et

(b)     la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque eu égard à l’article 16(3)b) de la Loi, parce que celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce JOOP!, qui fait l’objet de la demande n^o 1,404,483 de l’Opposante.

[7]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[8]               Comme preuve, l’Opposante a produit une copie certifiée de la demande n^o 1,404,483. Comme preuve, la Requérante a produit l’affidavit d’Issy Joffe. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst) à la p 298].

[10]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

•         articles 38(2)a)/30e) – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475]; et

•         articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l’article 16(3) de la Loi].

Motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[11]           Comme l’Opposante a indiqué dans son plaidoyer écrit qu’elle n’invoquait plus ce motif d’opposition (para 3), il n’est pas nécessaire de s’y pencher davantage.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b)

[12]           L’Opposante a allégué que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque eu égard à l’article 16(3)b) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce JOOP!, qui fait l’objet de la demande n^o 1,404,483 de l’Opposante.

[13]           Pour s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l’Opposante doit établir que sa demande pour la marque JOOP! a i) été produite avant la date de production de la demande pour la Marque et ii) qu’elle était en instance à la date d’annonce de la demande pour la Marque [article 16(4) de la Loi]. La copie certifiée de la demande n^o 1,404,483 pour la marque JOOP! produite par l’Opposante est suffisante pour permettre à cette dernière de s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe. Comme l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante. La liste des produits et des services visés par la demande n^o 1,404,483 pour la marque JOOP! à la date pertinente est jointe à l’annexe A.

[14]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15]           Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).]

[16]           Enfin, le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n’ayant qu’un souvenir imparfait de la marque de commerce de l’Opposante croirait, à la vue des Produits arborant la Marque, que ces produits proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[17]           Les marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent marqué. Les marques des parties sont des mots inventés qui ne semblent pas décrire ni évoquer les produits liés à chaque marque.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[18]           Ni l’Opposante ni la Requérante n’a établi que sa marque de commerce avait acquis un caractère distinctif par l’emploi ou la promotion à la date pertinente.

Genre des produits et leurs voies de commercialisation

[19]           Ce facteur favorise l’Opposante, puisque le genre des produits semble identique, en ce sens que la demande de l’Opposante comprend des articles chaussants comme des chaussures, des bottes, des chaussures de moto, des bottes lacées, des espadrilles et des sandales, des demi-bottes, des chaussons de gymnastique et des chaussures de plage. Étant donné le chevauchement des produits, j’en déduis qu’il y a également chevauchement probable quant à la nature du commerce.

Degré de ressemblance

[20]           En l’espèce, les marques se ressemblent dans la présentation, puisqu’elles commencent toutes deux pas les trois mêmes lettres, à savoir « JOO », et ne comptent que quatre lettres en tout. Cependant, les marques ne possèdent pas le même degré de ressemblance dans le son, étant donné que leur terminaison est très différente (OOP par rapport à OOL). Quant aux idées qu’elles suggèrent, bien que les deux marques évoquent un mot inventé, j’estime que la Marque évoque le mot de sonorité semblable « jewel » [bijoux] lorsqu’il est prononcé, alors que la marque de commerce de l’Opposante n’a pas la même connotation.

[21]           L’Opposante invoque la décision Conde Nast Publications Inc. c Union des Éditions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^re inst) pour le principe qui y est énoncé, portant que la première partie d’une marque de commerce constitue la plus importante au moment d’apprécier la probabilité de confusion, et fait valoir que la Requérante s’est approprié la première partie de sa marque de commerce JOOP!, qui est très distinctive, ce qui laisse croire que le consommateur canadien moyen trouverait que ces marques, considérées dans leur ensemble, créent de la confusion (plaidoyer écrit de l’Opposante, para 28 et 29). La confusion sera cependant improbable dans les situations où les marques présentent des caractéristiques communes, mais comportent également des différences importantes, de sorte que les différences sont suffisantes pour indiquer au public que les produits liés à chaque marque sont de sources différentes [voir Foodcorp Ltd c Chalet Bar B Q (Canada) Inc (1982), 66 CPR (2d) 56, à la p 73 (CAF)]. J’estime que les terminaisons différentes des marques de commerce constituent une telle différence importante. En outre, lorsque la ressemblance est examinée du point de vue de la présence d’un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, 64], j’estime que les marques de commerce ne se ressemblent pas dans une mesure significative du seul fait qu’elles partagent le même début. L’élément frappant dans chaque cas est plutôt le mot inventé qui forme les marques dans leur ensemble. Enfin, l’accent mis par l’Opposante sur les éléments individuels de la Marque, qui sont les mêmes que ceux de sa marque, semble mettre en jeu une comparaison côte à côte contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20; et International Stars SA c Simon Chang Design Inc, 2013 CF 1041, au para 9].

Circonstance de l’espèce : La Requérante a commencé l’emploi avant l’Opposante

[22]           La preuve de M. Joffe, président de la Requérante, montre que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada en 2013, et qu’entre mars 2013 et octobre 2014, elle a vendu pour plus de 325 000 $ de chaussures de marque JOOL et JOOL COMFORT au Canada (affidavit Joffre, para 3 et 7, pièces A, B1 à B3). Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que le fait que, contrairement à l’Opposante, elle a commencé à employer la Marque ne constitue pas une circonstance pertinente de l’espèce (para 39) [Traduction] :

À notre humble avis, il convient également d’examiner des circonstances importantes de l’espèce. La preuve énonce clairement que la Requérante est une entreprise canadienne entrée sur le marché canadien avec empressement presque immédiatement après avoir produit la demande. En revanche, l’Opposante est une entreprise de l’Allemagne qui a connu sept années d’instabilité avant d’entrer réellement sur le marché canadien. En réalité, les droits afférents aux marques de commerce que détient la Requérante sur la base de l’emploi supplantent de deux ans ceux de l’Opposante.

 Je ne suis pas d’accord avec ces observations. Comme il n’est pas exigé qu’une partie produise une demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur la base de l’emploi projeté pour établir l’emploi d’une marque de commerce avant la production d’une déclaration d’emploi, le fait qu’il n’y a aucune preuve indiquant que l’Opposante a commencé à employer sa marque de commerce JOOP! n’est pas pertinent. En outre, puisque l’emploi de la Marque par la Requérante est survenu après la date pertinente, le fait que la Requérante a commencé à l’employer n’est pas plus pertinent.

Circonstance de l’espèce : Suppression des produits qui se chevauchent

[23]           Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que la demande de l’Opposante a maintenant abouti à l’enregistrement, mais qu’elle n’inclut aucun [Traduction] « article chaussant » de quelque type que ce soit (plaidoyer écrit de la Requérante, para 17). Même si une telle suppression avait eu lieu et avait été produite en preuve, je n’aurais pas considéré qu’il s’agit d’une circonstance pertinente de l’espèce. J’attire l’attention de la Requérante sur l’affaire analogue ConAgra Inc c McCain Foods Ltd (2001), 14 CPR (4th) 288, aux p 312 à 320 (CF 1^re inst), dans laquelle le juge Blais a conclu que l’abandon subséquent de la demande d’un opposant ou des produits visés par une demande à l’appui d’un motif fondé sur l’article 16(3)b) n’est pas pertinent s’il survient après la date pertinente.

Circonstance de l’espèce : Portée de la protection accordée à des marques de commerce

[24]           Bien que je sois d’accord avec les observations qu’a présentées l’Opposante au para 26 de son plaidoyer écrit portant que, lorsqu’une marque de commerce est un nom unique ou créé qui ne réfère qu’à une seule chose, on lui accorde une protection plus étendue, ce principe ne va pas jusqu’à entraîner automatiquement une probabilité de confusion avec une autre marque de commerce qui partage les mêmes premières lettres.

Conclusion

[25]           J’estime que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démonter que la prépondérance des probabilités penche en sa faveur en ce qui concerne la question de la confusion. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du degré de ressemblance, selon le principe de la première impression et du souvenir imparfait, j’estime que le consommateur qui achète les Produits JOOL ne croirait pas que ces produits ont été fabriqués ou vendus par l’Opposante, ou qu’ils proviennent autrement de l’Opposante ou ont été autorisés sous licence, commandités ou approuvés par celle‑ci. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Demande n^o 1,596,957 pour la marque JOOL COMFORT

[26]           La demande n^o 1,596,957 pour la marque de commerce JOOL COMFORT a également été produite le 4 octobre 2012 et elle est fondée sur l’emploi projeté par la Requérante au Canada en liaison avec les Produits.

[27]            Les motifs d’opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont en tous points analogues à ceux qui ont été examinés relativement à la demande n^o 1,596,956. Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante a indiqué qu’elle n’invoquait pas le motif d’opposition fondé sur l’article 30e). Quant au motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b), eu égard au facteur énoncé à l’article 6(5)e) concernant le degré de ressemblance, je souligne que le terme COMFORT [confort] est un terme descriptif et qu’il augmente peu le caractère distinctif de la marque visée par la demande. Il s’ensuit que j’arrive aux mêmes conclusions relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b) à l’égard de la demande n^o 1,596,657 pour la marque JOOL COMFORT et de la demande n^o 1,595,656 pour la marque JOOL. Par conséquent, je tire la même conclusion, et ce motif d’opposition est rejeté.

Décision

[28]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition aux deux demandes.

_____________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la Propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Agates, bijoux, nommément amulettes, épinglettes, bracelets; bracelets de montre, montres-bracelets, lingots de métal précieux, breloques, bijoux d’ambre jaune, broches, bustes en métal précieux, chronographes, chronomètres, chronoscopes, diamants, fils de métal précieux, pierres précieuses, horloges et montres, ivoire, cabinets et boîtiers d’horlogerie, figurines en métal précieux, cabinets d’horloge, boîtiers de montre, verres de montre, fils d’or, fils d’argent, pierres semi-précieuses, colliers, ornements de chapeau en métal précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montre, boutons de manchette, épingles à cravate, médailles, médaillons, pièces de monnaie, épinglettes décoratives, boucles d’oreilles, perles, platine, perles d’ambroïde, bagues, anneaux porte-clés, ornements de chaussure en métal précieux, argent filé (fils d’argent), cadrans solaires, spinelle (pierres précieuses), chronomètres, strass, montres, horloges, boîtiers de montre, réveils; chemises de dossier; albums photos; faire-part; coffrets pour articles de papeterie; toiles avec cadre ou sans cadre; feuilles de papier; crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; blocs de papier; presse-papiers; corbeilles à courrier; papier à lettres; brochures; livres; serre-livres; porte-stylos; stylos à plume; cartes de souhaits; enveloppes; chemises de classement pour papiers; porte-passeports; boîtes à chapeaux en carton; calendriers; sous-verres en papier; carton; lithographies; signets; perforatrices de bureau; poinçons de bureau; magazines; coupe-papier; grattoirs (effaceurs) pour le bureau; mines de crayons; étuis à mines; carnets; papier d’emballage; débarbouillettes en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; sacs coniques en papier; photos; photogravures; affiches; portraits; cartes postales; prospectus; gommes à effacer en caoutchouc; chapelets; boîtes en carton ou en papier; enseignes en papier ou en carton; patrons pour la couture; étuis à stylos; écritoires; instruments d’écriture; cahiers d’écriture ou de dessin; nécessaires pour écrire; napperons en papier; nappes en papier; linge de table en papier; dessous de plat en papier; articles en carton, nommément boîtes à chapeaux, boîtes, enseignes, affiches publicitaires, boîtes et contenants; blocs de papier à dessin; planches à dessin; ensembles à dessin; instruments à dessin, nommément pinceaux, papier, crayons, règles, gabarits, tampons et planches; estampes; périodiques; journaux; bagues de cigare; mallettes, sacs à dos, sacs pour campeurs, enveloppes, pochettes en cuir, pour l’emballage; sacs de plage, serviettes, cannes, porte-cartes, étuis en cuir et en synderme, étuis en cuir pour stylos, sacs en treillis métallique, peaux à fourrure, parures en cuir pour mobilier, sacs pour la chasse au gibier, housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, musettes, étuis porte-clés, peau de chèvre, cuir de chevreau, sacs en filet pour le magasinage, parasols, portefeuilles de poche, bourses, cartables d’écoliers, sacs de magasinage, valises, sacs à outils en cuir, sacs de voyage, malles, housses pour parapluie, parapluies, mallettes, mallettes de toilette, sacs de magasinage à roulettes; vêtements, nommément ensembles et layettes, maillots de bain, sorties de bain, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas, vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément manteaux, protège-cols, combinés, corsets; vêtements pour cyclistes; robes de chambre, cache-oreilles, espadrilles et sandales, fourrures, porte-jarretelles, gants, chaussons de gymnastique, demi-bottes, bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys, vêtements tricotés, nommément cardigans, chandails, pulls, chemises; brodequins, layettes, vêtements de moto, nommément vestes, ceintures, pantalons, chaussures et gants; manchons; ferrements pour chaussures et bottes, combinaisons-culottes, soutien-gorge, vêtements, nommément ceintures et gants, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, demi-bottes, foulards, pantoufles, chasubles, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys, poches pour vêtements, camisoles, corsets, cravates, salopettes; sous-vêtements, manteaux, guêpière, robes de chambre, coiffes, vêtements extérieurs et imperméables, nommément tabliers, ceintures porte-billets, boas (tours-de-cou), manteaux, vestes de pêche, vestes, étoles, mantilles, pelisses, blouses, pardessus, gilets, manteaux de pluie et vêtements de pluie imperméables, cache-oreilles, parkas, capes, fourrures, jupons, pulls, pyjamas, vêtements pour cyclistes; jupes, sandales, protecteurs de cols, écharpes à porter, voiles, guimpes, culottes à porter, bottes à lacets, chaussures, combinaisons, bottes de ski, petites culottes, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, bandeaux, espadrilles ou sandales, châles, vêtements de plage, chaussures de plage, jarretières, bas, collants, chandails, tee-shirts, toges, vêtements tricotés, gilets de corps, paletot, pantalons, combinaisons isothermes pour le ski nautique, gilets, bonneterie.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Fogler, Rubinoff LLP                                                                          POUR LA REQUÉRANTE

 

Fetherstonhaugh & Co.                                                                       POUR L’OPPOSANTE