DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Luxo Laboratories Limited à la demande d’enregistrement no. 854065 pour la marque de commerce HERBALBOOST produite par Magistral Fabrication Inc.

 

 

Magistral Fabrication Inc. (la «Requérante») a déposé le 19 août 1997 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce HERBAL BOOST en liaison avec :

 

« Produits naturels aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé nommément comprimés, gélules, capsules, élixir, (les « Marchandises »), shampooing, crèmes, lotions, baumes »

 

fondée sur un emploi projeté.

 

Le 20 juillet 1999, la Requérante a amendé sa demande d’enregistrement afin que la marque de commerce se lise en un mot soit HERBALBOOST (la « Marque »). La présente demande d’enregistrement fut publiée le 20 octobre 1999 dans le journal des marques de commerce.

 

Le 20 mars 2000, Luxo Laboratories Limited (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition alléguant les motifs d’opposition suivants:

 

1)                           La Marque n’est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’article 12(1)(d) de la loi sur les marques de commerce (la « loi ») car elle porte à confusion avec la marque de commerce BOOSTER, certificat d’enregistrement TMDA 26,408, de l’Opposante, enregistrée le 5 mai 1920 en liaison avec divers produits de soins pour les cheveux, la peau et pour des parfums.

2)                           La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l’article 16(1)(a) de la loi car elle porte à confusion avec la marque de commerce de l’Opposante BOOSTER employée au Canada depuis 1920.

3)                           La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi et n’est pas apte à distinguer les Marchandises de l’Opposante.

4)                           Eu égard aux dispositions de l’article 30(i) de la loi, la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit à l’enregistrement de la Marque car si elle avait procédé le 19 août 1997 à une recherche du registre des marques de commerce, elle aurait trouvé la marque de commerce BOOSTER de l’Opposante.

 

Le 21 juin 2000 la Requérante amenda de nouveau sa demande d’enregistrement pour y supprimer de la liste des marchandises : «  shampooing, crèmes, lotions et baumes ». Le 28 juillet 2000 la Requérante a produit sa contre-déclaration d’opposition niant les motifs d’opposition ci-haut décrits.

 

Aucune des parties n’a produit une argumentation écrite et seule l’Opposante était représentée lors de l’audience.

 

La preuve

 

L’Opposante a simplement produit une copie certifiée du certificat d’enregistrement TMDA 26,408 pour la marque de commerce BOOSTER. La Requérante a produit les affidavits de M André Aubé et de Mme Marylène Gendron. Malgré qu’il y ait eu une ordonnance concernant le contre-interrogatoire des affiants, aucune transcription n’a été produite au dossier.

 

M André Aubé est le président de la Requérante. Il allègue que la Requérante vend, depuis le mois de janvier 1998, un tonique composé de 20 extraits de plantes dans un format de 500 ml. Il a produit une photocopie de la face principale du contenant. Il est à noter que la Marque n’est pas employée en un seul mot mais plutôt en deux mots avec l’emphase sur le mot BOOST. Nous n’avons aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des comprimés, gélules et capsules. Un pamphlet publicitaire a également été produit sur lequel est illustré ledit contenant. Aucune information n’est fournie sur les modes de distribution de ce produit au Canada. Il allègue que la promotion de ce produit portant la Marque se fait par le biais de la publicité apparaissant dans des magazines, horaires télé, pamphlets, catalogues et envois postaux. Hormis le pamphlet publicitaire ci-haut mentionné il n’y a aucun autre document au dossier pour supporter un tel allégué.

 

Il a fourni les chiffres des ventes du produit portant la Marque pour les années 1998. 1999 et 2000 ainsi que les sommes dépensées en frais de publicité et promotion durant l’année 2000.

 

Mme Marylène Gendron était à l’emploi des agents de la Requérante à titre de secrétaire et était en charge du répertoire des marques de commerce à ce cabinet. Le 1^er juin 2001 elle a procédé à une recherche du registre des marques de commerce sur les banques de données SAEGIS et STRATEGIS afin de repérer les marques de commerce en vigueur au Canada comportant le mot ou particule BOOST en classe 3 (préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrice) et a produit le résultat de cette recherche démontrant qu’il existe, outre la présente demande d’enregistrement et la marque de l’Opposante, quatorze (14) marques au registre comportant le mot BOOST ou BOOSTER, mais en liaison avec des produits de soins pour les cheveux, la peau ou pour des parfums. Or ces marchandises ne font plus partie de l’état déclaratif des marchandises dans la demande d’enregistrement de la Marque de la Requérante. Il n’y a aucune preuve au dossier concernant l’emploi des mots BOOST ou BOOSTER en liaison avec des toniques énergiques soit le type de marchandises associées à la Marque.

 

Mme Gendron a également produit plusieurs extraits de dictionnaires anglais pour démontrer que le mot BOOSTER est un mot de la langue anglaise. Elle a également produit les pages pertinentes d’une recherche effectuée sur la base de données TERMIUM pour le mot BOOSTER.

 

 Le droit

 

Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant les motifs d’opposition sur lesquels elle se fonde afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui supportent ces motifs d’opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers la Requérante qui devra convaincre le registraire que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque. [Voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53 , Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]

 

La date pertinente pour analyser les différents motifs d’opposition varie selon le motif d’opposition soulevé. Ainsi, concernant les motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande (19 août 1997). [Voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd v.Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263]. Concernant le motif d’opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(d) de la loi, la date pertinente est celle de ma décision. [Voir Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.(1991),37 C.P.R. (3d)413 (CAF)] Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de l’opposition (20 mars 2000) constitue la date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130 et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit]

 

Le dernier motif d’opposition décrit ci-haut ne constitue pas un motif d’opposition valable. Rien n’oblige la Requérante à procéder à une recherche du registre des marques de commerce avant de produire sa demande d’enregistrement. De plus, même si elle avait agi de la sorte, elle aurait pu tout de même se déclarer convaincue, à tord ou à raison, d’avoir droit à l’enregistrement de la Marque. Je rejette donc ce motif d’opposition.

 

Tel que mentionné précédemment, la présente demande d’enregistrement est fondée sur un emploi projeté et non sur un emploi à une date antérieur à la date de production de la demande d’enregistrement. L’article 16(1) de la loi vise ce dernier cas. Ainsi le deuxième motif d’opposition apparaît donc mal fondé. L’Opposante aurait dû fonder son opposition sur l’article 16(3) de la loi. Je ne peux me prononcer sur un motif d’opposition qui n’est pas allégué dans la déclaration d’opposition. [Voir Imperial Developments Ltd v. Imperial Oil Ltd(1984),79 C.P.R. (2d) 12 et Molson Cos. Ltd. v. Oland Breweries Ltd. (1988) 20 C.P.R. (3d) 39] Je rejette donc le deuxième motif d’opposition ci-haut décrit. À tout événement, je rejetterais tout de même ce moyen d’opposition sur le fond. En effet l’Opposante n’a pas versé au dossier une preuve d’usage de sa marque BOOSTER antérieur à la date dépôt de la présente demande d’enregistrement et n’a pas prouvé qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande de la Requérante dans le journal des marques de commerce tel que requis à l’article 16(5) de la loi. [Voir Hughes Aircraft v. Fairchild Camera (1990) 33 C.P.R. (3d) 500]. Elle ne s’est donc pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

 

L’Opposante plaide toutefois que je peux conclure à l’emploi de sa marque de commerce BOOSTER en me référant aux conclusions de l’arrêt Jean Patou Inc v. Luxo Laboratories Ltd (1998), 158 F.T.R. 16. Dans cette affaire l’Opposante devait prouver l’emploi de sa marque de commerce BOOSTER en liaison les marchandises énumérées au certificat d’enregistrement TMDA 26,408 suite à une demande de radiation de cette marque produite par Jean Patou Inc, devant la cour fédérale du Canada, fondée entre autres sur le motif que l’Opposante n’employait plus sa marque de commerce. Il va s’en dire qu’il ne saurait être question de chose jugée puisque les parties dans cette affaire ne sont pas les mêmes que dans le présent dossier. Les conclusions de Monsieur le Juge Lufty dans Jean Patou Inc, op. cit., ne peuvent donc être opposées à la Requérante. De plus les procédures dans cette affaire, qui visaient la radiation de la marque de l’Opposante, étaient différentes de la présente opposition qui recherche le rejet de la demande d’enregistrement de la Marque de la Requérante. Finalement les conclusions dans Jean Patou Inc sont fondées sur la preuve versée dans ce dossier. Or cette preuve n’a pas été produite dans le présent dossier. [Voir Purafil Inc v Purafil Canada Ltée, 2004 F.C. 522 et dans l’affaire de l’opposition de Novopharm Inc à la demande d’enregistrement 747265,décision non rapportée de la membre de la commission des oppositions Cindy Folz] Il m’est donc pas permis de tirer des conclusions en droit à partir de faits qui n’ont pas été mis en preuve dans le présent dossier, d’autant plus que la Requérante n’a eu aucune connaissance de ces faits et n’a pas eu l’opportunité de contre-interroger les affiants.

 

Le sort des autres motifs d’opposition (si la Marque est enregistrable et distinctive) est tributaire de l’analyse du risque de confusion entre celle-ci et la marque de commerce déposée BOOSTER de l’Opposante. Pour procéder à cette analyse je dois suivre la démarche prescrite à l’article 6 de la loi qui se lit comme suit :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
	(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a)      le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b)      la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

 

Il est clairement établi que la liste des circonstances ci-haut énumérées n’est pas exhaustive et qu’il n’est pas nécessaire d’accorder autant de poids à chacun de ces critères. [Voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)]

J’analyserai donc la preuve au dossier en fonction de ces critères ou tout autre critère jugé pertinent en l’espèce.

-                      caractère distinctif des marques

La Marque possède un faible degré de caractère distinctif. En effet elle est plutôt suggestive de la nature des marchandises à savoir qu’il s’agit d’un tonique composé d’extraits de plantes. Le volume des ventes du produit de la Requérante depuis 1998 en liaison avec la Marque n’est toutefois pas suffisant pour me permettre de conclure que la Marque est connue au Canada.

 

La marque de commerce BOOSTER est également suggestive de la nature des marchandises qui sont vendues en liaison avec cette marque. Dans les circonstances, ce facteur ne semble pas avantagé l’une ou l’autre des parties.

 

-           La période d’emploi des marques

 

Seule la Requérante a démontré l’emploi de la Marque et ce depuis 1998. Ce facteur favorise donc la Requérante.

 

 

 

-           Le genre de marchandises et la nature du commerce

 

L’Opposante a argumenté qu’en modifiant sa demande d’enregistrement pour y retirer de l’état déclaratif des marchandises «  shampooing, crèmes, lotions et baumes », la Requérante a admis qu’il y a chevauchement quant à la nature du commerce des parties en présence. Je ne peux souscrire à cet argument. Si la Requérante désire modifier sa demande d’enregistrement pour y retirer des marchandises qui sont semblables ou connexes aux marchandises décrites au certificat d’enregistrement sur lequel s’appuie une opposante, elle a tout le loisir de le faire. En agissant ainsi, elle évite un empiètement potentiel. Je dois donc comparer l’état déclaratif des marchandises tel qu’il existe présentement, et non ce qui a été produit originalement, avec les marchandises énumérées au certificat d’enregistrement de l’Opposante pour la marque BOOSTER, à savoir :

 

« Dandruff remedy and hair tonic, hair cream, hair dressing, head rubs, aftershave, cologne, facial creams, shampoo, hair spray, cream rinse, styling lotions, atomizer dispensers. »

 

Aucune preuve n’a été produite de part et d’autre concernant la nature de leur commerce respectif. Bien qu’il existe une différence au niveau du genre des marchandises des parties, il est fort possible que ces marchandises se retrouvent à l’intérieur d’un même commerce tel qu’une épicerie ou une pharmacie.

 

-           Degré de ressemblance des marques

 

Les marques en cause doivent être analysées dans leur ensemble et non pas les disséquer de façon à isoler les différentes composantes et les comparer. [Voir Sealy Sleep Products Limited c. Simpson Sears Limited (1960), 33 C.P.R. 129(Ex. Ct)] Il faut également se placer dans la peau du consommateur moyen qui a une mémoire imparfaite. [Voir Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1]

 

Dans United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp, 80 C.P.R. (3d) 247, M le juge Linden mentionna :

“Obviously, where the marks are identical this analysis is not needed. But where the marks are similar, the Registrar or the Court must assess the likely impression made by the marks on the public. While the marks must be assessed in their entirety (and not dissected for minute examination), it is still possible to focus on particular features of the mark that may have a determinative influence on the public's perception of it.” (Mes soulignements)

 

Il existe une certaine ressemblance tant visuelle que phonétique en raison de la présence du mot BOOST dans la Marque. L’idée suggérée par les marques est également semblable, à savoir qu’il s’agit d’un tonique.

 

-           Autres circonstances

 

La Requérante a produit une preuve de l’état du registre sauf qu’elle concerne la classe 3,  soit le type de marchandises que la Requérante a retiré de l’état déclaratif des marchandises énumérées dans sa demande d’enregistrement originale. Cette preuve n’est donc plus pertinente.

 

Je tiens compte également du fait que la Requérante met l’emphase sur le mot BOOST sur le contenant et la publicité de son produit.

 

Conclusion

 

La Requérante devait démontrer, selon la balance des probabilités, que l’adoption de la Marque ne risque pas de causer de la confusion avec la marque de commerce de l’Opposante. [Voir Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd [2002] 3 C.F.405]

 

Dans le présent cas, après avoir pris en considération toutes les circonstances pertinentes, je suis dans l’impossibilité de déterminer en faveur de qui la balance des probabilités penche. Puisque le fardeau repose sur la Requérante et qu’elle ne s’en ait pas déchargé, je dois me prononcer contre l’enregistrement de la Marque et accueillir les motifs d’opposition décrits ci-haut aux paragraphes 1 et 3, à savoir que la Marque n’est pas enregistrable et distinctive. [Voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd,(1990) 30 C.P.R. (3d) 293]

 

En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la loi, je rejette donc la demande d’enregistrement de la Requérante pour la marque HERBAL BOOST en liaison avec des produits naturels aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé nommément comprimés, gélules, capsules, élixir, shampooing, crèmes, lotions, baumes, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 10  MAI  2004.

 

 

 

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce