Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 7

Date de la décision : 2015-01-20

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Suncor Energy Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,516,238 pour la marque de commerce SUNDIESEL au nom de Expander Energy Inc.

[1]          Suncor Energy Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce SUNDIESEL (la Marque) qui est l'objet de la demande n^o 1,516,238 au nom d'Expander Energy Inc. (la Requérante).

[2]          Produite le 22 février 2011, la demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits :

(1) Hydrocarbures synthétiques pour l'industrie automobile, pour l'industrie de l'aviation, pour moteurs, pour la production d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement, et pour la cuisson.

 

Services :

(1) Services d'ingénierie et de consultation relativement à la production d'hydrocarbures synthétiques.

[3]          L'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12 de la Loi; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'article 16 de la Loi; et (iv) la marque de commerce ne possède pas un caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi.

[4]          Pour les raisons exposées ci-dessous, je refuse la demande d'enregistrement.

Le dossier

[5]          L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 7 février 2012 et la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 29 février 2012, niant l'ensemble des motifs d'opposition.

[6]          À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Daniel Ralph, directeur du service Direct Sales Refining and Marketing chez Suncor Energy Products Partnership, ainsi que des copies certifiées de huit enregistrements de marques de commerce appartenant à l'Opposante, les détails desquels sont présentés à l'annexe A de la présente décision.

[7]          À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de James H. Ross, directeur général de la Requérante, de même que l'affidavit de David Chen, stagiaire en droit pour l'agent de marques de commerce de la Requérante.

[8]          Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9]          C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il revient, toutefois, à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), p 298].

[10]      Je vais maintenant me pencher sur les motifs d'opposition, en commençant par le motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d).

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[11]      Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, présentées à l'annexe A de la présente décision.

[12]      La date pertinente pour l'examen de cette question, qui procède du motif d’opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d), est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13]      Une partie opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement qu'elle invoque est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de l'enregistrement invoqué par une partie opposante [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[14]      J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les huit enregistrements de marque de commerce que l'Opposante invoque dans sa déclaration d'opposition sont en règle.

[15]      L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[16]      Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille ce motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

Le test en matière de confusion

[17]      Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[18]      Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[19]      À mon avis, les marques de commerce SUNCOR (enregistrement n^o LMC255,456) et SUNCOR ENERGY (enregistrement n^o LMC502,944) (les Marques SUNCOR) constituent l'argument le plus solide de l'Opposante dans mon examen de la preuve soumise par l'Opposante dans le cadre des présentes procédures. Autrement dit, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et les Marques SUNCOR, cela signifie qu'elle ne le serait pas davantage avec l'une ou l'autre des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[20]      Je vais maintenant me pencher sur l'examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5).

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21]      L'examen global du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) suppose que l'on tienne compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. D'après mon examen des Marques SUNCOR, celles-ci présentent un caractère distinctif inhérent assez élevé, étant donné que le terme SUNCOR est un mot forgé qui n'est ni descriptif ni suggestif des produits ou des services visés par l'enregistrement. Cependant, je crois que le terme ENERGY ne contribue pas au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce SUNCOR ENERGY, étant donné sa nature essentiellement descriptive, lorsque considérée en association avec des produits et des services liés à l'énergie.

[22]      J'estime aussi que SUNDIESEL présente un certain caractère distinctif inhérent, lorsque considérée en liaison avec les produits et les services visés par la demande. La Marque est constituée de deux mots courants de la langue anglaise et, lorsque prise globalement, la Marque est suggestive d'un carburant lié au soleil. Je note que dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que [Traduction] « la combinaison des termes SUN et DIESEL crée un mot forgé qui est légèrement suggestif d'un hydrocarbure synthétique écologique ».

[23]      Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. Les deux parties ont soumis des preuves relativement à leurs activités dans les présentes procédures. Bien que l'affidavit de M. Ross fournisse différents renseignements sur la Requérante, y compris le fait qu'elle a l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits et les services visés par la demande, l'affidavit ne mentionne aucun emploi ni aucune promotion de la Marque à ce jour. Pour cette raison, même si je ferai référence à la preuve fournie par M. Ross dans l'évaluation des autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5), il n'existe aucune preuve indiquant que la Marque a acquis un caractère distinctif au Canada jusqu'ici.

[24]      Je me tourne maintenant vers la preuve de l'Opposante portant sur la promotion et l'emploi des Marques SUNCOR à ce jour.

Le caractère distinctif acquis – les Marques SUNCOR

[25]      Dans son affidavit, M. Ralph affirme que l'Opposante est une société cotée en bourse, dont le siège social est à Calgary en Alberta, qui produit du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité éolienne et de l'éthanol. Fondée en 1979, l'Opposante est considérée comme la principale société d'énergie intégrée au Canada, et la cinquième plus importante en Amérique du Nord, possédant des raffineries en Alberta, en Ontario, au Québec et au Colorado.

[26]      Selon M. Ralph, l'Opposante se spécialise dans la production de pétrole brut synthétique à partir de sables bitumineux. Plus particulièrement, l'Opposante récupère des sables bitumineux et les transforme en carburant diesel et en pétrole brut de grande qualité prêt pour le raffinage. M. Ralph déclare que l'Opposante produit également des lubrifiants de qualité ainsi que du carburant diesel de grande qualité à faible teneur en soufre, et exploite un réseau de 1 500 établissements de ventes en gros et de ventes au détail Pétro-Canada au Canada. M. Ralph ajoute que l'Opposante investit dans des sources d'énergie propre et renouvelable, comme l'énergie éolienne et le biocarburant, y compris la production d'éthanol à partir du maïs.

[27]      Quant aux Marques SUNCOR, M. Ralph affirme que l'Opposante utilise les marques de commerce SUNCOR et SUNCOR ENERGY au Canada, en liaison avec certains des produits et services visés par l'enregistrement, depuis au moins aussi tôt que 1980 et 1998 respectivement. D'après le déposant, dans certains cas, les Marques SUNCOR sont utilisées sous licence par ses filiales, y compris Petro-Canada Lubricants Inc et Suncor Energy Products Partnership. M. Ralph affirme que dans ces cas, l'Opposante exerce, et a toujours exercé, un contrôle direct sur la nature ou la qualité des produits qui sont fabriqués et vendus, et des services qui sont exécutés, sous les Marques SUNCOR au Canada.

[28]      En ce qui concerne la manière dont les Marques SUNCOR sont employées et annoncées, M. Ralph fournit ceci :

•         Les dépenses annuelles de l'Opposante en publicité pour les Marques SUNCOR au Canada s'élèvent à environ 5 millions de dollars, et à 7 millions de dollars pour 2014 [paragraphe 21];

•         L'Opposante utilise la phrase publicitaire « A Suncor Energy Business » (exploitée par Suncor Énergie) sur toutes ses pompes à essence Pétro-Canda depuis au moins aussi tôt que 2010 [paragraphe 13]. Aucune preuve documentaire à l'appui n'a été produite pour démontrer la manière dont lesdites marques ont été employées;

•         L'Opposante fait la promotion et l'annonce de ses produits et services au moyen de stands et d'expositions dans le cadre d'environ 50 salons professionnels et expositions [paragraphe 20]. Aucune preuve documentaire à l'appui ni information à propos de ces salons n'ont été fournies;

•         Pièce 4 – extraits des rapports annuels de l'Opposante, de 2005 à 2011, dont 10 000 exemplaires auraient été publiés et distribués au Canada chaque année, en plus des copies électroniques accessibles en ligne [paragraphe 5]. La marque de commerce SUNCOR ENERGY figure bien en vue sur la première page de chaque rapport. Je note que les rapports annuels portent sur diverses activités commerciales de l'Opposante, y compris ses activités de production de pétrole brut, de valorisation des sables bitumineux et de raffinage de pétrole au Canada;

•         Pièce 5 – extraits des circulaires sollicitant des procurations de 2013 de l'Opposante, qui auraient été publiées et distribuées au Canada chaque année (y compris 167 000 copies en 2013), en plus des copies électroniques accessibles en ligne [paragraphe 17]. La marque de commerce SUNCOR ENERGY figure bien en vue sur la première page de la circulaire. Je note que la circulaire consiste en un avis de convocation à l'assemblée annuelle 2013 de l'Opposante; elle ne fait toutefois pas référence aux produits et services de l'Opposante visés par l'enregistrement;

•         Pièce 7 – imprimés tirés du site www.forbes.com, datés du 23 juillet 2013, montrant l'Opposante en 142^e position sur la liste Forbes Global 2000, et présentant un aperçu des activités de l'Opposante dans le domaine du pétrole brut et du gaz naturel. La marque de commerce SUNCOR ENERGY est visible sur l'imprimé;

•         Pièce 9 – des exemples d'imprimés de communiqués de presse de l'Opposante remontant à la période de 2010 à 2013, qui auraient été publiés dans tous les médias clés, y compris les journaux, la radio, la télévision et les sites Web au Canada. On dit qu'ils ont aussi été envoyés directement aux abonnés, dont le nombre s'élevait à plus de 5 700 au moment où l'affidavit a été souscrit [paragraphe 24]. Les communiqués de presse font référence aux activités de l'Opposante dans les domaines des sables bitumineux et du gaz naturel, ainsi qu'à la production de pétrole brut synthétique, de diesel et d'éthanol. La marque de commerce SUNCOR figure bien en vue dans la partie supérieure de chaque communiqué de presse.

•         Pièce 10 – exemples d'imprimés annonçant les produits et les services de l'Opposante, tirés de son site Web (www.suncor.com), lesquels seraient accessibles depuis août 1995. Selon M. Ralph, des visites mensuelles sur le site Web ont augmenté, passant de plus de 120 000 en décembre 2010 à plus de 460 000 en mars 2013 [paragraphe 25]. Les imprimés contiennent de l'information sur les activités liées aux sables bitumineux, ainsi que ses productions de pétrole brut, de gaz naturel et de carburant diesel. La marque de commerce SUNCOR semble occuper une place importante sur les imprimés, mais il n'y a toutefois pas d'information sur le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web;

•         Pièce 11 – des imprimés tirés des pages de l'Opposante sur les médias sociaux, dont Facebook, Twitter, You Tube, LinkedIn et son propre blogue, montrant les marques de commerce SUNCOR et SUNCOR ENERGY de même que l'effectif-lecteur de 2012 et 2013 (probablement mondial) [paragraphe 26].

[29]      Sur le plan des ventes, M. Ralph souligne le revenu total annuel de l'Opposante tel qu'il a été déclaré dans ses rapports annuels joints en pièce 4, lesquels varient de 11 086 millions de dollars en 2005 à 39 337 millions de dollars en 2011. Le déposant fournit aussi le volume total de diesel, soit plus de 7 000 millions de litres, vendus par l'Opposante sous la marque de commerce SUNCOR ENERGY de décembre 2010 à avril 2012 par l'entremise de ventes en gros par camion, de ravitaillement sur place, et d'un réseau de 200 établissements au Canada pour les clients commerciaux. Sont joints en pièce 12 de l'affidavit Ralph des exemples de factures émises par Suncor Energy Products Partnership, un utilisateur licencié des Marques SUNCOR, pour la vente de carburant diesel au Canada en 2011 et 2012. La marque de commerce SUNCOR ENERGY est visible dans la partie supérieure des factures, bien qu'il ne soit pas clair que les factures ont accompagné les produits au moment du transfert.

[30]      En définitive, comme il n'y a pas de preuve de promotion ou d'emploi de la Marque au Canada, on ne peut que conclure que les Marques SUNCOR de l'Opposante sont devenues connues au Canada dans une plus grande mesure que la Marque. Par conséquent, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) favorise l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[31]           La demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada et rien n'indique que la Marque a été employée à ce jour.

[32]           Des déclarations d'emploi ont été produites le 30 décembre 1980 pour la marque de commerce SUNCOR dont l'enregistrement porte le n^o LMC255,456, et le 8 octobre 1998 pour la marque de commerce SUNCOR ENERGY dont l'enregistrement porte le n^o LMC502,944. En ce qui concerne mon examen de la preuve de l'Opposante, l'affidavit de M. Ralph contient une preuve de promotion et d'emploi des Marques SUNCOR au cours des dernières années, bien qu'il n'établisse pas un emploi continu de ces marques de commerce au Canada depuis leur plus ancienne date de premier emploi respective inscrite dans les enregistrements.

[33]      Par conséquent, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b) favorise l'Opposante.

Article 6(5)c) et d) – le genre de produits, services et entreprises et la nature du commerce

[34]           S'agissant des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande d'enregistrement pour la Marque avec les états déclaratifs des produits et services qui figurent dans les enregistrements n^os LMC255,456 et LMC502,944 de l'Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces réels des parties est utile à cet égard [voir McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[35]           En ce qui concerne le genre de produits et de services des parties, bien qu'ils ne soient pas identiques, il existe néanmoins une étroite connexion entre eux. Les deux parties sont exploitées dans le secteur de l'énergie et offrent des produits et des services liés à du carburant destinés à des usages qui se chevauchent.

[36]           Plus particulièrement, la marque de commerce SUNCOR de l'Opposante est déposée en liaison avec du pétrole brut synthétique et du soufre. La marque de commerce SUNCOR ENERGY est déposée aux fins d'emploi en liaison avec des produits comme du pétrole brut et du pétrole brut synthétique, du gaz naturel, des sables bitumineux, de l'essence, du carburant diesel, du gazole et du kérosène, ainsi qu'en liaison avec des services comme le transport d'essence, de diesel de carburant aviation par des pipelines et des services de collecte, de production et de transformation de pétrole, de gaz et de produits pétroliers pour des tiers.

[37]           Si l'on fait une comparaison, la Marque de la Requérante est déposée aux fins d'emploi en liaison avec des hydrocarbures synthétiques pour l'industrie automobile, pour l'industrie de l'aviation, pour moteurs, pour la production d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement, et pour la cuisson, ainsi qu'en liaison avec des services d'ingénierie et de consultation relativement à la production d'hydrocarbures synthétiques.

[38]           Comme il a été mentionné précédemment, la Requérante produit aussi une preuve concernant ses activités et son emploi projeté de la Marque. Plus particulièrement, M. Ross explique que la Requérante exploite des usines de gazéification synthétique qui produisent des carburants synthétiques brûlant sans résidus, dérivés de sources d'énergie qui convertissent indirectement l'énergie solaire en matières solides d'alimentation à base de carbone (biomasse) comme les déchets générés par les industries du bois de sciage, de l'agriculture et de la construction. M. Ross déclare aussi que les produits de la Requérante peuvent être utilisés dans les mélanges que font les distributeurs pour obtenir un produit de carburant final qui brûle moins de résidus ou qui permet une combustion plus efficace. Par exemple, M. Ross mentionne les proportions des mélanges de carburants synthétique et conventionnel peuvent varier selon qu'on utilise le mélange pour un moteur diesel à usage agricole ou pour un véhicule à passagers standard. Par conséquent, il semblerait que le carburant synthétique et le carburant diesel des parties peuvent être mélangés par des distributeurs tiers afin d'optimiser la combustion.

[39]           Quant aux voies de commercialisation respectives des parties, je remarque que ni les enregistrements de l'Opposante ni la présente demande d'enregistrement ne comportent de restrictions à cet égard. Comme il en a été question précédemment, M. Ralph déclare que l'Opposante exploite des raffineries en Alberta, en Ontario, au Québec et au Colorado et qu'elle commercialise des produits raffinés pour des clients industriels, commerciaux et de détail partout au Canada et au Colorado. M. Ralph affirme également que l'Opposante exploite un réseau de 1 500 établissements de ventes en gros et de ventes au détail Pétro-Canada au Canada, où une grande variété de carburants et de services seraient offerts. Cependant, la Requérante souligne qu'il n'y a aucune preuve que la vente de carburant dans les établissements Pétro-Canada se fait en liaison avec les Marques SUNCOR. Dans son affidavit, M. Ralph déclare que l'Opposante utilise la phrase publicitaire « A Suncor Energy Business » (exploitée par Suncor Énergie) sur toutes ses pompes à essence Pétro-Canda depuis au moins aussi tôt que 2010.

[40]           En revanche, M. Ross affirme que les carburants synthétiques de la Requérante sont vendus en gros à des distributeurs tiers, qui les vendent à leur tour à des utilisateurs finaux à l'échelon du consommateur. Conformément au déposant, la Requérante n'exploite aucun poste d'essence à l'intention des consommateurs et n'a aucune intention de le faire à l'avenir. Ainsi, M. Ross est d'avis qu'un consommateur tiers des carburants synthétiques de la Requérante offerts en gros sous la marque de commerce SUNDIESEL ne méprendrait pas ces carburants pour un produit de consommation offert par l'Opposante.

[41]           Je ne suis pas d'accord. Les produits et les services offerts par l'Opposante sous les Marques SUNCOR vont au-delà de la vente au détail de carburants à l'échelle du consommateur. M. Ralph confirme la consommation de carburants industriels, commerciaux et de détail à l'échelle du Canada, par l'entremise d'établissements de vente en gros et au détail. D'après la preuve fournie par les parties, il semblerait que les carburants des deux parties sont vendus en gros par l'entremise de tiers.

[42]           Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que les parties se trouvent dans une industrie hautement technique, et qu'un consommateur concerné comprendrait l'importante différence entre un hydrocarbure conventionnel comme celui de l'Opposante et un hydrocarbure synthétique recherché comme celui de la Requérante. Pour soutenir son point, la Requérante cite une décision de la Cour suprême dans l'affaire Veuve Clicquot, supra, concernant la proposition selon laquelle s'il existe une différence importante entre les produits, et les services et les activités des parties, « [Traduction] il n'y a aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur ».

[43]           Le test pour déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi qui stipule que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale. Le test énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

[44]           Contrairement à l'affaire Veuve Clicquot, l'Opposante et la Requérante font affaire dans la même région, dans le secteur de l'énergie. Les deux parties produisent des carburants qui sont utilisés à des fins non identiques, mais qui se recoupent. Quant à la preuve, les produits et les services des parties semblent offerts sur des marchés concurrents, à des clientèles qui se chevauchent. La preuve ne me permet pas d'établir des distinctions suffisantes entre les produits et les services des parties, ni entre leurs voies de commercialisation, pour conclure que les consommateurs ne supposeraient pas que les produits et les services des parties proviennent d'une même source.

[45]      Par conséquent, les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), qui concernent le genre de produits, de services et d'entreprises et la nature du commerce, favorisent également l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[46]      Au moment d'examiner le degré de ressemblance, il est bien établi en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similitudes ou des différences entre les éléments ou composantes des marques de commerce. Il demeure possible, cependant, de s’attarder à des caractéristiques particulières d'une marque de commerce susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp (1998), 80 CPR (3d) 247, à 263 (CAF)]. Il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece, supra au paragraphe 64].

[47]      Conformément à l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), j'estime que le terme SUNCOR constitue une caractéristique unique des Marques SUNCOR, puisque le terme ENERGY est descriptif des produits et des services de l'Opposante. En revanche, bien que la Marque de la Requérante soit un mot forgé, elle est néanmoins composée de deux mots communs de la langue anglaise, SUN et DIESEL. J'estime que la première portion SUN constitue l'élément plus distinctif de la Marque, puisque le terme DIESEL est descriptif de produits et services de la Requérante.

[48]      Si les marques de commerce des parties sont prises dans leur totalité, elles présentent assurément certaines similitudes sur le plan de la présentation et du son, étant donné qu'elles partagent le même préfixe SUN, lequel constitue également l'élément distinctif de la Marque. On remarque que la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'évaluer la probabilité de confusion [Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183, p 188 (CF 1^re inst)]. Les marques de commerce des deux parties laissent entendre une association avec le soleil, bien que j'estime que globalement, le terme SUNCOR n'évoque pas une idée claire.

[49]      Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que le préfixe SUN est une caractéristique commune des marques de commerce déposées et autorisées dans le registre, tel qu'il est démontré dans l'affidavit Chen. Comme il en est question ci-dessous, je ne suis pas en mesure, à partir de la preuve produite dans l'affidavit Chen, de tirer une conclusion quant à l'emploi du terme SUN dans des marques de commerce associées à des produits et services semblables à ceux des parties.

[50]      La Requérante affirme aussi que les autres éléments de chacune des marques de commerce des parties et la combinaison particulière de ces éléments serviront à distinguer les marques les unes des autres. Même si je suis d'accord pour dire que le terme SUNCOR présente un caractère distinctif inhérent lorsqu'il est considéré dans sa totalité, je ne peux pas être d'accord avec la proposition selon laquelle le terme DIESEL contribue au caractère distinctif inhérent de la Marque, étant donné sa nature descriptive. Le terme ENERGY n'ajoute rien au caractère distinctif inhérent de SUNCOR ENERGY pour la même raison.

[51]      Si les marques de commerce des parties sont considérées dans leur totalité, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) peut s'appliquer en faveur de l'Opposante, mais seulement dans une faible mesure.

Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[52]      La preuve de l'état du registre vise à démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^re inst); et Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[53]      La Requérante produit l'affidavit Chen, lequel contient dix enregistrements tirés de la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada concernant des marques de commerce qui contiennent le terme SUN, en liaison avec des produits ou des services qui comprennent les termes « energy », « petroleum » et « fuel ». Les résultats sont présentés sous forme de tableau, lequel contient les marques de commerce en question, les numéros d'enregistrement, l'état des enregistrements et les listes de certains produits et services. Je note que même si la moitié des marques de commerce énumérées dans l'affidavit Chen semble concerner des marques figuratives désignées par les descriptions « & Design », « Design » et « Dessin », le tableau n'illustre pas lesdites marques figuratives, ni les caractéristiques complètes des enregistrements joints à l'affidavit.

[54]      À l'audience, l'Opposante a présenté plusieurs arguments à cet égard et a noté que la plupart des marques figuratives énumérées dans l'affidavit Chen ne contiennent pas le mot SUN, mais plutôt un dessin que l'on pourrait décrire comme tel. Lorsque j'ai souligné que les marques figuratives ne sont pas reproduites dans la preuve de la Requérante, les deux parties ont conclu que le registraire devait exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer les détails des enregistrements.

[55]      Je ne suis pas prête à le faire pour les raisons énoncées par G.W. Partington dans l'affaire John Labatt Limited/John Labatt Limitée c WCE Western Canada Water Enterprises Inc (1991), 39 CPR (3d) 442 aux pages 445-446 :

Même si le registraire est justifié, par souci de préserver la pureté du registre au nom de l’intérêt public, de tenir compte des demandes et enregistrements pendants qui sont mentionnés dans une déclaration d’opposition sans que la preuve de ceux-ci soit déposée dans le dossier de l’opposition, je ne crois pas qu’il puisse invoquer un intérêt public pour aider une partie requérante à enregistrer sa marque de commerce en vérifiant les registres du Bureau, et ainsi faire ce que cette partie aurait dû faire en déposant une preuve dans le dossier de l’opposition. À cet égard, il convient de se rappeler qu’il appartient à la partie requérante de prouver qu’il n’y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige dans une opposition.

Voir aussi Quaker Oats, supra aux pages 411 et 412.

[56]      À la lumière de ce qui précède, et en l'absence des détails complets des enregistrements cités dans l'affidavit Chen, y compris l'information sur la propriété et l'illustration des marques figuratives, je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion concernant l'état du marché à partir de la preuve produite dans l'affidavit Chen.

[57]      Même si je devais vérifier le registre, cela ne changerait en rien le résultat de mon analyse globale de la confusion, puisque je n'aurais pas tenu compte des marques de commerce qui ne contiennent pas le mot SUN. Étant donné le peu d'enregistrements qui restent, il m'est impossible de tirer de la preuve qui a été produite quelque conclusion que ce soit quant à l'état du marché.

Conclusion

[58]      Dans la mesure où il porte sur la confusion entre la Marque et les Marques SUNCOR, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est accueilli. En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris la preuve considérable de promotion et d'emploi des Marques SUNCOR de l'Opposante au Canada, l'absence de toute preuve d'emploi ou de promotion de la Marque, l'étroite connexion entre les produits et les services des parties, le chevauchement potentiel des voies de commercialisation et certaines similitudes entre les marques de commerce des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques SUNCOR.

[59]      Étant donné que j'accueille le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) sur la base des enregistrements n^os LMC255,456 et LMC502,944, je n'examinerai pas ce motif d'opposition sur la base des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

La Marque était-elle distinctive des produits et services de la Requérante à la date de la production de la déclaration d'opposition?

[60]           L'Opposante a fait valoir que la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée de manière à distinguer, les produits et les services de la Requérante de ceux de tiers, y compris ceux de l'Opposante, à la lumière des dispositions prévues à l'article 2 de la Loi.

[61]            La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de la production de la déclaration d’opposition, à savoir le 7 février 2012 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille ce motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

[62]      À nouveau, j'estime que le fait de comparer la Marque avec les marques de commerce SUNCOR (n^o LMC255,456) et SUNCOR ENERGY (n^o LMC502,944) de l'Opposante permettra de statuer efficacement sur le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[63]           Compte tenu de mon examen de l'affidavit Ralph, je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve d’établir que ses Marques SUNCOR étaient devenues suffisamment connues au Canada au 7 février 2012 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd 2006 FC 657 (CanLII), (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. À cet égard, je note que la majeure partie de la preuve de l'Opposante est fondée sur la promotion et l'emploi des Marques SUNCOR en liaison avec du pétrole brut synthétique et du carburant diesel, ainsi que la production, la distribution et la vente de ces produits. Il y a également une preuve que l'Opposante produit des biocarburants sous forme d'éthanol, à raison de 400 millions de litres par année, en liaison avec les Marques SUNCOR, depuis 2006 [pièces 2 et 8, et paragraphe 10 de l'affidavit Ralph].

[64]      L'examen de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en date du 7 février 2012 n'a pas d'incidence significative sur mon examen précédent des circonstances de l'espèce. Pour des raisons semblables à celles susmentionnées, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et les Marques SUNCOR de l'Opposante, au 7 février 2012.

[65]      Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Autres motifs d'opposition

[66]           Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Décision

[67]      Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Pik-Ki Fung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

 

Annexe « A »

 

Marque de commerce de l'Opposante	No d'enregistrement	Produits et/ou Services
SUNOCO	UCA35533	Produits : [Traduction] (1) Essence, kérosène, mazout, huiles de chauffage, lubrifiants, graisses, cires et huiles de spécialité industrielles (2) Carburants pour l'industrie automobile, nommément mélange essence-alcool, gaz naturel, carburants diesel, propane; carburants autres que pour l'industrie automobile, nommément pétrole de chauffage, huile de chauffage et mazout de chauffage lourd. (3) Liquides pour l'industrie automobile, nommément liquide pour freins, liquide antigel, isolant liquide, liquide pour transmission automatique, huile à engrenage, huiles à moteur, liquide pour servodirection, lave-vitre, liquide pour dégivrer les serrures, liquide d'allumage, lubrifiant pour portes et ressorts, conditionneur pour carburant diesel; accessoires automobile, nommément pneus chambres à air en caoutchouc, batteries et hydromètres antigel, filtres, cartouches et ensembles, courroies de ventilateur, durites de radiateur, colliers de durite, thermostats, essuie-glaces, quincaillerie pour soupapes, ensembles de chambre à air et de réparation, ruban isolant, matériau, produits chimiques et agents de polissage pour rapiéçage à chaud. (4) Produits pétroliers à usage industriel, nommément graisses et cires.
	LMC155,069	Produits : [Traduction] (1) Équipement de chauffage et de conditionnement de l'air, nommément générateurs d'air chaud à mazout, avec humidificateurs et purificateurs d'air électroniques comme accessoires. (2) Carburants pour l'industrie automobile, nommément essences, mélange essence-alcool, gaz naturel, carburants diesel, propane; carburants autres que pour l'industrie automobile, nommément huiles de chauffage, kérosène, pétrole de chauffage, huile de chauffage et mazout de chauffage lourd. (3) Liquides pour l'industrie automobile, nommément liquide pour freins, liquide antigel, isolant liquide, liquide pour transmission automatique, huile à engrenage, huiles à moteur, lubrifiants, graisses, liquide pour servodirection, lave-vitre, liquide pour dégivrer les serrures, liquide d'allumage, lubrifiant pour portes et ressorts, conditionneur pour carburant diesel; accessoires automobile, nommément pneus chambres à air en caoutchouc, batteries et hydromètres antigel, filtres, cartouches et ensembles, courroies de ventilateur, durites de radiateur, colliers de durite, thermostats, essuie-glaces, quincaillerie pour soupapes, ensembles de chambre à air et de réparation, ruban isolant, matériau, produits chimiques et agents de polissage pour rapiéçage à chaud. (4) Produits pétroliers à usage industriel, nommément huiles de spécialité industrielles, graisses et cires.
	LMC327,319	Produits : [Traduction] (1) Carburants pour l'industrie automobile, nommément essences, mélange essence-alcool, gaz naturel, carburants diesel, propane; carburants autres que pour l'industrie automobile, nommément huiles de chauffage, kérosène, pétrole de chauffage, huile de chauffage et mazout de chauffage lourd. (2) Liquides pour l'industrie automobile, nommément liquide pour freins, liquide antigel, isolant liquide, liquide pour transmission automatique, huile à engrenage, huiles à moteur, lubrifiants, graisses, liquide pour servodirection, lave-vitre, liquide pour dégivrer les serrures, liquide d'allumage, lubrifiant pour portes et ressorts, conditionneur pour carburant diesel; accessoires automobile, nommément pneus chambres à air en caoutchouc, batteries et hydromètres antigel, filtres, cartouches et ensembles, courroies de ventilateur, durites de radiateur, colliers de durite, thermostats, essuie-glaces, quincaillerie pour soupapes, ensembles de chambre à air et de réparation, ruban isolant, matériau, produits chimiques et agents de polissage pour rapiéçage à chaud. (3) Produits pétroliers à usage industriel, nommément huiles de spécialité industrielles, graisses et cires.
SUNOCO	LMC344,856	Services : (1) Services financiers, nommément offre de crédit au moyen d'un système de carte de crédit. (2) Exploitation de postes d'essence et de centre de service automobile. (3) Exploitation d'un club automobile.
	LMC344,857	Services : (1) Services financiers, nommément offre de crédit au moyen d'un système de carte de crédit. (2) Exploitation de postes d'essence et de centre de service automobile. (3) Exploitation d'un club automobile.
SUNCOR ENERGY	LMC502,944	Produits : [Traduction] (1) Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz naturel; liquides de gaz naturel; condensats; produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, carburant diesel, gazole, kérosène et naphta; soufre; sables bitumineux; schistes bitumineux.   Services : (1) Distribution d'essence, de diesel, carburéacteur et pétrole au moyen de réseaux de canalisation; transport de marchandises par trains, bateaux et camions, y compris exploitation de terminaux, installations de quai et d'entreposage, et installations pour distribution en vrac utilisées pendant le transport; services de mise en marché, nommément organisation pour la distribution de produits pétroliers et pétrochimiques; services de collecte, de production et de développement pour des tiers ayant trait au pétrole brut et pétrole brut synthétique, gaz naturel, liquides de gaz naturel, condensats, produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, carburant diesel, gazole, kérosène et naphta, soufre, sables bitumineux, schistes bitumineux.
SUNCOR	LMC255,456	Produits : [Traduction] (1) Pétrole brut synthétique, soufre.
	LMC502,945	Produits : [Traduction] (1) Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz naturel; liquides de gaz naturel; condensats; produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, carburant diesel, gazole, kérosène et naphta; soufre; sables bitumineux; schistes bitumineux.   Services : (1) Distribution d'essence, de diesel, carburéacteur et pétrole au moyen de réseaux de canalisation; transport de marchandises par trains, bateaux et camions, y compris exploitation de terminaux, installations de quai et d'entreposage, et installations pour distribution en vrac utilisées pendant le transport; services de mise en marché, nommément organisation pour la distribution de produits pétroliers et pétrochimiques; services de collecte, de production et de développement pour des tiers ayant trait au pétrole brut et pétrole brut synthétique, gaz naturel, liquides de gaz naturel, condensats, produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, carburant diesel, gazole, kérosène et naphta, soufre, sables bitumineux, schistes bitumineux.