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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 202
Date de la décision : 2014-09-23
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Bennett Jones LLP, visant l'enregistrement no LMC620,409 de la marque de commerce FOOT DESSIN au nom de Phoenix Footwear Group, Inc.
[1] Le 24 octobre 2012, à la demande de Bennett Jones LLP (la Partie requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 (l'avis) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T -13 (la Loi) à Phoenix Footwear Group, Inc. (l'Inscrivante), relativement à l'enregistrement no LMC620,409 de la marque de commerce FOOT DESSIN (la Marque), reproduite ci-après :
[2] L'enregistrement no LMC620,409 vise ce qui suit [traduction] : articles chaussants, nommément chaussures et sandales sport et habillées (les Marchandises).
[3] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. James Riedman, accompagné des Pièces 1 à 6 inclusivement. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement no LMC620,409 doit être maintenu au registre.
La loi
[5] L'avis exige de l'Inscrivante qu'elle fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 24 octobre 2009 au 24 octobre 2012 (la Période pertinente).
[6] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et vise à éliminer le « bois mort » du registre; à ce titre, le critère pour établir l'emploi est peu exigeant [voir Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)].
[7] Une simple allégation d'emploi de la Marque ne suffit pas à en établir l'emploi en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, toute ambiguïté dans la preuve produite sera interprétée à l'encontre de la propriétaire de la Marque [voir Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[8] Je dois donc déterminer si j'estime que la preuve décrite ci-après me permet de conclure que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente.
La preuve relative à l'emploi
[9] M. Reidman est le directeur général et le président de l'Inscrivante et est employé par l'Inscrivante ou y est associé depuis plus de 15 ans.
[10] Il a produit comme Pièce JR-1 une copie de l'enregistrement canadien no LMC620,409 de la Marque enregistrée en liaison avec les Marchandises.
[11] Il affirme que l'Inscrivante exploite une entreprise de conception, de fabrication, de promotion et de vente d'articles chaussants par l'entremise de ses divisions « Trotters » et « Soft Walk ». Les Marchandises sont principalement vendues dans les magasins à rayons, les grands magasins de détail spécialisés et indépendants, par l'entremise de catalogues de vente par correspondance et de marchands en ligne, aux États-Unis et au Canada.
[12] M. Reidman a joint comme Pièce JR-2 à son affidavit des photographies d'une chaussure sport, d'une chaussure habillée et d'une sandale sur lesquelles, allègue-t-il, la Marque est apposée par l'Inscrivante, de même que d'une boîte de chaussures sur laquelle figure la Marque. Il confirme que cette marque est identique à la marque apposée sur les Marchandises vendues au Canada par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente et que ces styles précis d'articles chaussants représentent entre autres des articles chaussants vendus au Canada par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente.
[13] M. Reidman a joint comme Pièce JR-3 à son affidavit plusieurs pages tirées du site Web maintenu par l'Inscrivante et illustrant certaines des Marchandises offertes en vente en liaison avec ce qu'il allègue être la Marque. Il affirme, en outre, que si ces extraits du site Web de l'Inscrivante ont été tirés le 30 avril 2013, il confirme que ces pages illustrent les Marchandises vendues sous la Marque au Canada au cours de la Période pertinente.
[14] M. Reidman fournit les chiffres de vente des Marchandises vendues en liaison avec la Marque au Canada. Ces chiffres de vente s'élèvent à environ 700 000 $ US pour la période s'étendant de 2009 à 2012 et se répartissent comme suit :
|
Année |
Ventes ($ US) |
|
2009 |
431 737 |
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2010 |
180 369 |
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2011 |
29 941 |
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2012 |
53 026 |
[15] M. Reidman allègue que ces ventes ont été faites par l'Inscrivante au Canada au cours de la Période pertinente et dans la pratique normale du commerce, c'est-à-dire que l'Inscrivante a vendu les Marchandises arborant la Marque à des distributeurs canadiens, qui ont à leur tour vendu les Marchandises à des détaillants canadiens et/ou au grand public.
[16] M. Reidman a joint comme Pièce JR-4 à son affidavit des copies de factures représentatives de telles ventes de Marchandises arborant la Marque à deux distributeurs canadiens de l'Inscrivante, à savoir PXG Canada Inc., de Montréal, au Québec, et Canada Shoe (1988) Corp., de Richmond, en Colombie-Britannique. Il affirme que la lettre « S » de style allongé désigne la gamme d'articles chaussants Soft Walk de l'Inscrivante; tous ces articles chaussants (chaussures et sandales sport et habillées) arborent la Marque.
[17] M. Reidman a joint comme Pièce JR-5 à son affidavit une copie d'un dépliant employé par l'Inscrivante pour faire la promotion des Marchandises arborant la Marque au Canada, et il confirme que ce dépliant a été distribué au Canada au cours de la Période pertinente.
[18] M. Reidman a joint comme Pièce JR-6 à son affidavit des copies des catalogues de l'automne 2009 de l'Inscrivante (datés du 15 avril 2009 et du 19 mai 2009), qui étaient disponibles et distribués au Canada en juillet ou en août 2009, de même que des copies des catalogues de l'automne 2012 (un daté du 8 février 2012 et un autre non daté) qui étaient disponibles et distribués au Canada en juillet ou en août 2012. Il allègue que, tout comme les Pièces JR-3 et JR-5, ces catalogues illustrent les Marchandises vendues par l'Inscrivante au Canada au cours de la Période pertinente.
[19] M. Reidman allègue que, sur chacune des Marchandises, la Marque était apposée sur la semelle intérieure et la semelle d'usure de l'article chaussant et, parfois, selon le style, sur l'aile de quartier et le contrefort. Je mentionnerai expressément plus loin des exemples dans lesquels la Marque figure plutôt comme la marque de commerce SOFT WALK & Dessin, présentée ci-après. M. Reidman affirme, en outre, que les catalogues fournis étaient également inclus dans l'expédition au Canada des Marchandises arborant la Marque.
Analyse de la preuve concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises
[20] La Partie requérante soutient que la marque de commerce employée par l'Inscrivante n'est pas la Marque, mais plutôt la marque de commerce SOFT WALK & Dessin, reproduite ci-dessous :
[21] Je dois d'abord déterminer si l'emploi de cette marque de commerce constitue un emploi de la Marque. Pour les motifs qui suivent, j'estime que l'emploi de la marque de commerce SOFT WALK & Dessin ne constitue pas un emploi de la Marque. Malgré le fait que la Marque est reproduite dans son intégralité dans la marque de commerce SOFT WALK & Dessin, l'ajout des mots « SOFT » (souple) et « WALK » (marche) n'engendre pas une situation dans laquelle la Marque perdu son identité. La marque de commerce SOFT WALK & Dessin est nettement différente de la Marque dans son ensemble. Les mots « soft » (souple) et « walk » (marche) sont aussi dominants que la partie graphique de cette marque de commerce. Les mots et la partie graphique sont intégrés de manière à former une marque de commerce distinctive [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), p. 525; Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59; et Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].
[22] Cependant, la Marque figure dans les pièces suivantes :
• sur le talon d'une chaussure (tel que présenté dans la première photographie de la Pièce 2 jointe à l'affidavit de M. Riedman);
• sur une boîte (tel que présenté dans la dernière photographie de la Pièce 2 jointe à l'affidavit de M. Riedman);
• sur la semelle de chaussures (voir les photographies des modèles Milford, Melody, Marietta Studs, Dakota et Mendi présentés dans le catalogue de l'automne 2012, Pièce JR-6 jointe à l'affidavit de M. Riedman).
[23] La Partie requérante fait valoir qu'il y a ambiguïté en ce qui concerne les photographies susmentionnées, car elle soutient que l'Inscrivante n'a pas fourni d'image des chaussures vendues au Canada au cours de la Période pertinente.
[24] Je reproduis le paragraphe 8 de l'affidavit de M. Riedman :
[traduction]
8. Des photographies d'une chaussure sport,
d'une chaussure habillée, d'une sandale et d'une boîte de chaussures sur
lesquelles LA MARQUE DE COMMERCE est apposée par [l'Inscrivante] me sont
maintenant montrées et sont présentées en vrac comme Pièce JR-2 jointe à
mon Affidavit. Je confirme que cette marque est identique à la marque apposée
sur LES PRODUITS vendus au Canada par [l'Inscrivante] au cours de la Période
pertinente et que ces styles précis d'articles chaussants représentent, entre
autres, des articles chaussants vendus au Canada par [l'Inscrivante] au cours
de la Période pertinente.
[25] La formulation du paragraphe 8 de l'affidavit de M. Reidman est claire. Les articles chaussants illustrés dans les photographies produites comme Pièce JR-2 sont identiques à ceux qui ont été vendus au Canada au cours de la Période pertinente. Au moins une illustration d'une paire de chaussures qui a été vendue par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente arbore la Marque sur le talon.
[26] Quant à la boîte de chaussures, la Partie requérante soutient que la photographie ne montre pas clairement le contenu de la boîte et qu'il est par conséquent impossible d'établir que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises. Encore une fois, il faut lire la déclaration de M. Riedman dans son contexte. Dans sa description de ce que représentent les photographies produites, il est fait mention d'articles chaussants de même que d'une boîte de chaussures. Cette boîte de chaussures arbore la Marque. M. Riedman affirme au paragraphe 8 que la marque est identique à la marque apposée sur les Marchandises vendues au Canada par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente. Je ne vois aucune ambiguïté. Le fait que nous ne voyons pas le contenu de la boîte de chaussures n'est pas déterminant. Il s'agit de l'emballage employé par l'Inscrivante pour la vente des Marchandises au Canada au cours de la Période pertinente.
[27] En ce qui concerne les factures produites comme Pièce JR-4, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, je souligne que certaines des factures portent une date qui n'est pas comprise dans la Période pertinente. Je n'ai pas tenu compte de ces factures. La Partie requérante soutient que les factures n'arborent pas la Marque et que rien n'indique que les articles énumérés dans celles-ci ont été vendus sous la Marque ou quels étaient ces articles. À ce titre, la Partie requérante est d'avis que les factures produites n'établissent pas l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente.
[28] Cependant, il faut lire le contenu du paragraphe 13 de l'affidavit de M. Riedman pour mettre en contexte la production de ces factures. M. Riedman affirme clairement que les factures (qui comprennent les factures émises au cours de la Période pertinente) représentent des ventes de Marchandises arborant la Marque à certains des distributeurs canadiens de l'Inscrivante. Il explique que la lettre « S » apparaissant en style allongé désigne la gamme d'articles chaussants Soft Walk de l'Inscrivante, qui arborent tous la Marque. En outre, certains des noms de style et/ou numéros de style figurant sur les factures correspondent aux noms de style et aux numéros de style figurant dans le dépliant produit par M. Riedman comme Pièce JR-5 qui a été distribué au Canada au cours de la Période pertinente.
[29] Les factures produites comme Pièce JR-4 n'ont pas été produites pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente. Dans ce cas, M. Riedman a produit les factures à l'appui de son allégation que l'Inscrivante a vendu les Marchandises au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec la Marque. J'admets les factures pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire comme preuve de la vente au Canada des Marchandises arborant la Marque au cours de la Période pertinente, comme l'allègue M. Riedman au paragraphe 13 de son affidavit.
[30] La Partie requérante fait également valoir que le « S » de style allongé signifie SOFT WALK ou SOFTWALK, comme l'Inscrivante est aussi propriétaire de la marque de commerce SOFT WALK, enregistrement no LMC627,350. Il n'y a aucune preuve au dossier à l'appui d'une telle allégation.
[31] Enfin, la Partie requérante souligne que, si le dépliant produit comme Pièce JR-5 identifie Canada Shoe (1998) Corp. sous la section [traduction] « coordonnées », une des factures renferme les renseignements suivants :
[traduction]
Expédier et facturer à : Canada Shoe
(1998) Corp.
Expéditeur : Prestige Footwear Co. Ltd de la Chine
Comme aucune allusion n'est présentée dans l'affidavit relativement à une relation entre l'Inscrivante et Prestige Footwear Co. Ltd., et comme aucun contrat de licence n'est mentionné au sens de l'article 50 de la Loi, la Partie requérante soutient qu'il semble y avoir ambiguïté quant à la source des Marchandises.
[32] Cette procédure prévue à l'article 45 n'est pas le forum approprié pour contester le caractère distinctif de la Marque. La preuve au dossier démontre clairement que l'Inscrivante a vendu des Marchandises arborant la Marque au Canada au cours de la Période pertinente. Le fait qu'une autre entité peut aussi avoir vendu des articles chaussants au Canada en liaison avec la Marque au cours de la même période sans que l'on puisse établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50 de la Loi n'est pas un facteur à prendre en compte dans cette décision.
Conclusion
[33] Je conclus que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente. L'Inscrivante a produit une photographie d'au moins une paire de chaussures arborant la Marque, une photographie d'une boîte de chaussures arborant la Marque, un catalogue présentant des Marchandises sur la semelle de certaines desquelles est apposée la Marque et des factures démontrant la vente de Marchandises en liaison avec la Marque.
Décision
[34] Dans l'exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC620,409 sera maintenu au registre.
____________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la
propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.