Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de Medical Developments Australia Pty. Ltd.
à la demande no 1,029,405
produite par Kabushiki Kaisha Tanita
pour la marque de commerce BREATH ALERT
Le 17 septembre 1999, la requérante, Kabushiki Kaisha Tanita, a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BREATH ALERT. La demande se fonde sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des analyseurs servant à mesurer, à des fins médicales, la quantité de produits chimiques causant la mauvaise haleine et des analyseurs servant à mesure, à des fins médicales, la quantité de produits chimiques causant les odeurs corporelles. La requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot BREATH en dehors de la marque de commerce.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du 6 juin 2001 du Journal des marques de commerce. Le 1er août 2001, l’opposante, Medical Developments Australia Pty. Ltd., a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande.
Les motifs d’opposition sont reproduits ci‑dessous :
[Traduction]
a. La demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce BREATH ALERT au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande.
b. La marque de commerce n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les marques de commerce étant donné qu’elle donne une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la requérante prétend l’avoir employée;
c. La requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce BREATH ALERT parce que cette marque crée de la confusion avec la marque BREATH-ALERT qui a été antérieurement employée au Canada par l’opposante en liaison avec des débitmètres de pointe et été enregistrée au Canada le 22 juillet 1997 sous le numéro LMC478835.
La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. En plus de réfuter les allégations de l’opposante, elle a fait valoir ce qui suit :
[Traduction]
a. La demande satisfait en tout point aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce.
b. La marque de commerce ne donne pas une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante en liaison avec lesquelles on projette de l’employer au Canada. La marque de commerce BREATH ALERT de la requérante est distinctive de façon inhérente et a été conçue par la requérante pour constituer sa marque de commerce. Le mot BREATH utilisé dans la marque a fait l’objet d’un désistement, mais le mot ALERT, même si on pourrait à la rigueur dire qu’il est dans une certaine mesure évocateur, ne donne une description claire ni de la nature ni de la qualité des marchandises de la requérante visées par la demande;
c. La marque de commerce BREATH ALERT de la requérante est enregistrable au nom de la requérante et l’alinéa 12(1)d) n’empêche pas cet enregistrement puisque la marque ne crée de confusion avec aucune marque de commerce déposée au Canada; plus précisément, la requérante dit et le fait est que la marque de commerce BREATH ALERT ne crée pas de confusion au sens des articles 2 et 6 avec la marque de commerce BREATH-ALERT enregistrée par l’inscrivant sous le no 478,835. À cet égard, l’enregistrement no 478,835 de l’opposante a été cité lors de l’examen de la marque de commerce en cause, mais cette citation a ensuite été retirée. Ce retrait n’était pas du tout surprenant puisqu’il existe des différences manifestes entre les marques en ce qui concerne tous les facteurs mentionnés aux alinéas 6(5)c) et d) quant à la nature des marchandises et des commerces respectifs des deux parties. À cet égard, la marque de commerce BREATH ALERT en cause de la requérante mentionne expressément des analyseurs servant à mesurer, à des fins médicales, la quantité de produits chimiques causant la mauvaise haleine et des analyseurs servant à mesurer, à des fins médicales, la quantité de produits chimiques causant les odeurs corporelles. La marque de l’opposante vise par contre expressément des débitmètres de pointe. De plus, les biens des deux parties ne peuvent être prescrits que par des personnes spécialisées, soit des personnes habituées à examiner attentivement des marques de commerce et leurs produits respectifs.
On note clairement un manque de soin dans la rédaction tant de la déclaration d’opposition que de la contre‑déclaration. Premièrement, la déclaration d’opposition renvoie à l’alinéa 12(2)b), qui n’existe pas, au lieu de l’alinéa 12(1)b). Je traiterai de cela comme d’une erreur typographique puisque cette erreur n’a clairement pas induit la requérante en erreur. Deuxièmement, la requérante a compris que la mention de l’enregistrement de la marque de commerce par l’opposante dans son deuxième motif d’opposition étayait le motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité, même si le deuxième motif commence par mentionner le droit à l’enregistrement, et non l’enregistrabilité. Enfin, la dernière phrase de l’alinéa c de la contre‑déclaration est clairement confuse, mais on n’en tiendrait de toutes façons pas compte parce qu’il s’agit d’un argument. Cette phrase ne devrait donc pas se trouver dans l’acte de procédure. J’en profite pour faire remarquer qu’une décision rendue par la Section de l’examen du Bureau des marques de commerce ne lie pas la Commission et n’a pas de valeur comme précédent à son égard.
Conformément à l’article 41 du Règlement, l’opposante a déposé en preuve une copie certifiée de l’enregistrement LMC478,835 de la marque de commerce BREATH-ALERT en liaison avec des débitmètres de pointe.
La requérante a, conformément à l’article 42 du Règlement, produit en preuve l’affidavit de John D. Miller, agent des marques de commerce. Celui‑ci a fourni des copies de pages imprimées le 26 novembre 2002 à partir du site Web www.tanita.com, qui constitue, à ses dires, le site Web de la requérante. On y trouve notamment la description d’un appareil de mesure à main, appelé « BREATH ALERT bad breath detector » (détecteur de mauvaise haleine BREATH ALERT), dont peuvent se servir les personnes qui souhaitent savoir si elles ont bonne haleine.
L’opposante a, en application de l’article 43 du Règlement, produit en preuve l’affidavit d’Alex Sweezey, avocat de l’opposante et agent des marques de commerce. Celui‑ci a fourni le résultat de sa recherche sur « WHOIS » effectuée le 29 novembre 2002 qui indique que l’inscrivant associé au nom de domaine tanita.com est Tanita Corporation of America.
Les deux parties ont déposé des observations écrites. Je ne tiendrai pas compte des parties des observations de la requérante portant sur des renseignements non étayés par la preuve.
Même si, dans les procédures d’opposition, le fardeau de preuve ultime incombe à la requérante, il appartient d’abord à l’opposante de présenter des éléments de preuve suffisants pour établir la véracité de ses allégations.
Le premier motif d’opposition est rejeté parce que l’opposante n’a ni fait valoir ni prouvé que la requérante était au courant, au moment de la production de sa demande, des droits allégués par l’opposante. Si elle n’était pas au courant des droits allégués par l’opposante, la requérante ne pouvait certainement pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque faisant l’objet de la demande. Même si elle était au courant des droits allégués par l’opposante, la requérante aurait pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque visée par la demande parce qu’elle estimait que les deux marques ne créaient pas de confusion.
La date pertinente en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) est la date de production de la demande [voir Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation à l’égard de la demande no 766,534, 12 janvier 2004; Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited à l’égard de la demande no 795,803, 12 janvier 2004; Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)].
L’alinéa 12(1)b) est reproduit ci‑dessous :
12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;
La question de savoir si la marque de la requérante donne une description claire doit être examinée du point de vue de l’acheteur moyen des marchandises qui y sont associées. De plus, la marque ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs et analysée en détail, mais doit être examinée dans son ensemble en tenant compte de l’impression immédiate qui s’en dégage [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25, pages 27 et 28; Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183, page 186]. Le terme « nature » veut dire une particularité, un trait ou une caractéristique et le terme « claire » signifie [Traduction] « facile à comprendre, évidente ou simple » [voir Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, page 34].
Je conclus que la marque BREATH ALERT ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante parce qu’il n’est pas évident, à la première impression, pour le consommateur de savoir la nature ou la qualité des marchandises auxquelles renvoie la marque. Celle‑ci est évocatrice mais, aux termes de l’alinéa 12(1)b), cela n’empêche pas son enregistrement. Le motif d’opposition fondé sur cet alinéa est par conséquent rejeté.
Comme les deux parties ont traité du troisième motif d’opposition comme d’un motif concernant l’enregistrabilité plutôt que comme un motif fondé sur le droit à l’enregistrement, j’adopterai moi aussi cette voie. Je mentionne cependant qu’un motif d’opposition fondé sur le droit à l’enregistrement aurait été rejeté parce que l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau initial de la preuve qui lui incombait à cet égard.
L’opposante s’est acquittée de son fardeau initial quant à l’enregistrabilité en produisant son enregistrement.
La date pertinente en ce qui concerne l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Le critère qui permet de déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour appliquer le critère de confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment des facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune d’elles a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids à accorder à chaque facteur dépend des circonstances [voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1966), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].
Les deux marques ont le même degré de caractère distinctif inhérent. Ni l’une ni l’autre n’a un caractère distinctif inhérent très marqué étant donné que les deux marques évoquent, dans une certaine mesure, les marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées.
Rien ne prouve que quiconque au Canada autre que M. Miller ait accédé au site www.tanita.com. Ainsi, rien ne prouve que l’une ou l’autre des marques des parties sont devenues dans une certaine mesure connues au Canada.
L’enregistrement de la marque de commerce de l’opposante mentionne une déclaration d’emploi produite le 3 juin 1997, mais rien ne prouve qu’il y a véritablement eu emploi ni ne confirme que cet emploi a continué. Étant donné que la requérante a produit sa demande sur le fondement de l’emploi projeté de la marque et qu’elle n’a produit aucune preuve au sujet du commencement de cet emploi au Canada conformément à l’article 4 de la Loi, la période pendant laquelle chaque marque a été employée joue en faveur de l’opposante.
En l’absence de preuve quant à la nature des marchandises de l’opposante, il est difficile d’avoir une compréhension totale de la nature ou de la destination des « débitmètres de pointe ». Cependant, étant donné le renvoi à la respiration, il appert que les marchandises de l’opposante mesurent certains aspects de la respiration et donc que leur destination/nature chevauche, semble‑t‑il, d’une certaine façon celle des marchandises de la requérante. Encore une fois, étant donné l’absence de preuve au sujet de l’entreprise de l’opposante, il est difficile de savoir si le même type d’entreprise est susceptible de fabriquer les deux types d’appareils, si les appareils de l’opposante emprunteraient le même circuit commercial que les marchandises de la requérante, qui achèterait ou emploierait les marchandises de l’opposante ou le coût de telles marchandises. Par conséquent, je ne puis distinguer les marques sur le fondement de ces facteurs.
Le degré de ressemblance entre les marques des deux parties est très élevé dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
Après examen de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existait pas de risque raisonnable de confusion entre ses analyseurs BREATH ALERT et les débitmètres BREATH-ALERT de l’opposante. Ma conclusion est avant tout fondée sur le degré élevé de ressemblance entre les marques et sur le fait qu’elles sont toutes deux associées à des appareils mesurant la « respiration ».
En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la demande en application de l’article 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 28 JUIN 2004
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce