Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 171
Date de la décision : 2014-08-21
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par John Zachman à l'encontre des demandes d'enregistrement no 1,485,468 et 1,485,469 pour les marques de commerce ZACHMAN et ZACHMAN INTERNATIONAL au nom de Metadata Systems Software Inc.
[1] Le 17 juin 2010, Metadata Systems Software Inc. (la Requérante) a produit des demandes en vue de faire enregistrer les marques de commerce ZACHMAN (1,485,468) et ZACHMAN INTERNATIONAL (1,485,469) (les Marques) en liaison avec les marchandises et services suivants :
[traduction]
Marchandises :
(1) Livres, articles, documents et
feuilles de travail dans les domaines de la planification, du développement et
de la gestion d'entreprise.
(2) Publications éducatives, nommément cahiers d'exercices, documents, guides
et affiches dans les domaines de la planification, du développement et de la
gestion d'entreprise.
(3) Matériel pédagogique, éducatif et d'enseignement dans les domaines de la
planification, du développement et de la gestion d'entreprise, nommément
affiches, diagrammes imprimés et imprimés de graphiques, livres, CD, images
informatisées, disques flash, livres électroniques et pages Web
Services :
(1)
Services d'information et de conseil dans les domaines de la gestion
d'entreprise et de l'administration d'entreprise.
(2) Services de conseil aux entreprises dans les
domaines de l'architecture d'entreprise, de la gestion du changement organisationnel,
de la distribution de produits, des services de gestion de l'exploitation, de
la logistique, de la logistique inverse, des chaînes d'approvisionnement ainsi
que des systèmes de production et des solutions de distribution.
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de
séminaires et d'ateliers dans les domaines de la planification, du
développement et de la gestion d'entreprise, et de l'architecture d'entreprise,
y compris distribution de matériel d'apprentissage imprimé connexe.
(les Marchandises et Services)
[2] La demande d'enregistrement no 1,485,468 pour la marque de commerce ZACHMAN est fondée sur l'emploi au Canada depuis 2005 et la demande d'enregistrement no 1,485,469 pour la marque de commerce ZACHMAN INTERNATIONAL est fondée sur l'emploi au Canada depuis 2003.
[3] Les demandes ont été annoncées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 31 août 2011.
[4] Le 31 octobre 2011, John Zachman (l'Opposant) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes. Les motifs d'opposition soulevés dans les déclarations d'opposition, lesquelles sont essentiellement identiques, sont résumés ci-dessous :
• suivant les articles 38(2)a) et 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30b) de la Loi, car la Requérante n'emploie pas les Marques en liaison avec les Marchandises et les Services depuis les dates de premier emploi indiquées dans les demandes. Dans la mesure où la Requérante a employé la Marque au Canada avant la date de production, cet emploi a été effectué aux termes d'une licence concédée par l'Opposant et, par conséquent, est réputé être au bénéfice de l'Opposant, et non de la Requérante;
• suivant les articles 38(2)c) et 16(1)a) et c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques, car, aux dates de premier emploi alléguées, les Marques créaient de la confusion avec les marques de commerce ZACHMAN et ZACHMAN INTERNATIONAL de l'Opposant et avec le nom commercial Zachman International de l'Opposant – lesquels avaient tous été antérieurement employés au Canada par l'Opposant en liaison avec les marchandises et services suivants : [traduction] « publications dans les domaines de la gestion d'entreprise et de l'administration d'entreprise prenant la forme de cahiers d'exercices, de manuels, d'articles, de documents, de guides, d'affiches, de feuilles de travail, de diagrammes, d'imprimés de graphiques, de CD, de disques flash, de livres électroniques et de pages Web; services d'information et de conseil relatifs aux entreprises, à la gestion d'entreprise et à l'administration d'entreprise, y compris offre de ces services en ligne ou via Internet; fourniture d'information sur le monde des affaires, la culture des affaires et le secteur des affaires; services de conseil aux entreprises dans les domaines de l'architecture d'entreprise, de la gestion du changement organisationnel, de la distribution de produits, des services de gestion de l'exploitation, de la logistique, de la logistique inverse, des chaînes d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et des solutions de distribution; et services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la planification, du développement et de la gestion d'entreprise, et de l'architecture d'entreprise, y compris distribution de matériel d'apprentissage imprimé connexe »;
• suivant l'article 38(2)d), les Marques ne sont pas distinctives en ce qu'elles ne distinguent pas et ne sont pas adaptées à distinguer les Marchandises et Services des marchandises et services de tiers, y compris ceux de l'Opposant.
[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposant et somme ce dernier d'en prouver le bien-fondé.
[6] Au soutien de chacune de ses oppositions, l'Opposant a produit un affidavit de John A. Zachman (l'Opposant lui-même) et deux affidavits de Kelsey L. Bittner (une technicienne juridique en contentieux employée par l'agent de l'Opposant).
[7] Au soutien de chacune de ses demandes, la Requérante a produit un affidavit de Stan Locke, le directeur général de la Requérante.
[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.
[9] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. L’Opposant a, toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298].
[11] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :
• articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];
• articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée [article 16(1) de la Loi];
• articles 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Questions préliminaires
[12] Comme je l'ai souligné à l'audience, les observations des parties sont entremêlées d'un certain nombre de questions sans rapport direct avec l'un quelconque des motifs d'opposition soulevés.
[13] Premièrement, la Requérante soutient que l'affidavit Zachman produit par l'Opposant relativement à la demande no 1,485,468 devrait être radié au motif qu'il comporte des modifications manuscrites qui semblent avoir été apportées à la date de la signature. Plus précisément, le mot INTERNATIONAL a été raturé et le numéro de demande a été remplacé à la main par 1,485,469, au lieu de 1,485,468. Le changement de numéro de demande est accompagné des initiales de M. Zachman, mais la rature du mot INTERNATIONAL ne l'est pas.
[14] La Requérante soutient que ces deux modifications rendent l'affidavit inadmissible relativement à la demande no 1,485,468.
[15] Je ne suis pas d'accord. En premier lieu, je souligne qu'à titre de tribunal administratif quasi judiciaire, le registraire est maître de sa propre procédure et n'est pas strictement lié par les Règles de la Cour fédérale en ce qui a trait aux règles de preuve. Je souligne, en outre, que la Requérante avait la possibilité de contre-interroger M. Zachman dans la mesure où elle avait des préoccupations concernant l'affidavit. Je n'ai aucune raison de soupçonner quoi que ce soit de malhonnête à propos des modifications manuscrites apportées à l'affidavit. Qui plus est, il serait exceptionnel pour le registraire de radier un affidavit sur la base d'une irrégularité technique dans un cas où l'irrégularité a été signalée à un stade si avancé de la procédure que la partie ayant produit l'affidavit n'avait plus guère la possibilité de rectifier l'erreur. Compte tenu de ce qui précède, je refuse de radier l'affidavit de M. Zachman produit relativement à la demande no 1,485,468.
[16] La Requérante a également présenté des observations selon lesquelles l'Opposant n'est pas [traduction] « enregistré pour fournir des services au Canada » et que, par conséquent, il ne devrait pas être autorisé à s'opposer aux demandes d'enregistrement pour les Marques. Comme l'agent de l'Opposant l'a, à juste titre, fait observer à l'audience, cette question est sans rapport avec celle de savoir si l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif.
[17] Enfin, je souligne que, bien que j'aie tenu compte de toute la preuve et de toutes les observations au dossier, je ne traiterai dans la présente décision que des éléments de preuve et des observations qui se rapportent directement à mes conclusions finales quant à chacun des motifs d'opposition soulevés.
Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)
[18] Bien que le fardeau ultime de démontrer que les demandes sont conformes aux exigences de l'article 30 incombe à la Requérante, l'Opposant n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30. Toutefois, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposant relativement à la question de la non-conformité aux exigences de l'article 30b) est léger [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1re inst.)].
[19] À l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30b), l'Opposant invoque la preuve de M. Zachman concernant l'existence, de janvier 2000 à 2009, d'une présumée licence verbale entre Zachman International (une entreprise à propriétaire unique détenue par l'Opposant) et M. Locke. L'Opposant soutient qu'en vertu de cette licence, tout emploi allégué effectué par la Requérante pendant cette période aurait été au bénéfice de l'Opposant.
[20] M. Zachman affirme que la licence verbale octroyait à M. Locke le droit d'offrir des [traduction] « séminaires de suivi », d'exercer des activités sous le nom commercial Zachman Frameworks, d'utiliser le matériel de séminaire protégé par le droit d'auteur de l'Opposant, de tenir à jour les sites Web de Zachman International websites (à compter de 2003), de gérer et d'administrer une boutique en ligne consacrée à la vente du livre de l'Opposant « The Zachman Framework for Enterprise Architecture: A Primer » (à compter de 2003), et de gérer et d'administrer les inscriptions à une base de données en ligne de « Framework for Enterprise Architecture » (à compter de 2005).
[21] Je souligne que, dans l'exposé des détails de cette licence verbale alléguée, M. Zachman ne fait aucune référence spécifique aux Marques ou à des activités qui équivaudraient à un emploi des Marques au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, plus loin dans son affidavit, M. Zachman déclare que [traduction] « l'emploi par Locke au Canada et ailleurs des marques de commerce de Zachman International était, et a toujours été, effectué avec l'autorisation de Zachman International et en vertu d'une licence concédée par Zachman International pour le bénéfice de Zachman International [...] »
[22] Dans son affidavit, M. Locke conteste les déclarations sous serment de M. Zachman concernant l'existence d'un accord de licence verbal entre les parties relativement à l'emploi des Marques au Canada. Bien que M. Locke admette l'existence d'un accord verbal entre lui-même et M. Zachman, il conteste le fait que cet accord concerne les marques de commerce ou les noms commerciaux en cause dans la présente affaire.
[23] Aucune des parties n'a été contre-interrogée relativement à ses affidavits. Partant, je dispose uniquement d'éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne la question de savoir s'il existait ou non une licence entre les parties en ce qui concerne l'emploi des Marques. Il m'est donc impossible de déterminer si l'emploi allégué des Marques par la Requérante entre janvier 2000 et 2009 aurait profité à l'Opposant.
[24] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve, et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30b).
Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – Articles 16(1)a) et c) de la Loi
[25] L'Opposant a le fardeau de preuve initial de démontrer qu'au moins une marque de commerce ou un nom commercial, parmi les marques de commerce (ZACHMAN et ZACHMAN INTERNATIONAL) et le nom commercial (Zachman International) qu'il invoque dans sa déclaration d'opposition, avait déjà été employé(e) aux dates de premier emploi revendiquées (2003 dans le cas de ZACHMAN INTERNATIONAL et 2005 dans le cas de ZACHMAN) et n'avait pas été abandonné(e) à la date d'annonce des demandes d'enregistrement pour les Marques (le 31 août 2011).
[26] Dans son affidavit, M. Zachman déclare qu'il offre des séminaires éducatifs au Canada sous le nom commercial ZACHMAN INTERNATIONAL depuis au moins le 2 juillet 1992. À l'appui de cette déclaration, M. Zachman a joint une série de documents qui arborent tous le nom commercial Zachman International d'une façon qui serait considérée comme équivalant à l'emploi d'un nom commercial (p. ex. au haut de factures dans la même taille et la même police de caractères que celles de l'adresse de l'Opposant; dans des avis de droit d'auteur désignant [traduction] « John A Zachman et Zachman International » comme les détenteurs du droit d'auteur sur les documents distribués lors des séminaires, etc.) :
a. copies de pièces de correspondance qu'il a envoyées à des chefs d'entreprise canadiens qui ont assisté à ses séminaires (pièce B);
b. brochures datant de 1996, 1997, 1998 et 1999 annonçant les séminaires publics qu'il a animés au Canada (pièces C, D, E, F, G);
c. documents de séminaires distribués lors de séminaires qu'il a animés en 1992, 1998, 2003 et 2012 (pièces H, I, J, K, L); et
d. spécimens de pièces de correspondance et de factures datant du 10 octobre 1998 au 27 novembre 1999 (pièce M).
[27] M. Zachman explique que les séminaires qu'il a animés ont été organisés par Intervista Institute, qui, affirme-t-il, est une entreprise spécialisée dans les séminaires qui parrainent des séminaires dans diverses grandes villes canadiennes.
[28] M. Zachman indique les revenus approximatifs générés par les séminaires qu'il a offerts en liaison avec son nom commercial Zachman International et qui ont été organisés par Intervista. Plus précisément, il fournit les chiffres de ventes des années 1998 à 2012, lesquels s'échelonnent d'un minimum de 6 000 $ (2012) à un maximum de 61 000 $ (1999). Pour corroborer ces chiffres de ventes, M. Zachman a fourni diverses factures correspondantes (pièces T).
[29] Je conviens avec la Requérante que la preuve de l'Opposant n'établit pas l'emploi de la marque de commerce ZACHMAN. En effet, le nom ZACHMAN non conjugué au mot INTERNATIONAL est mentionné uniquement dans les commentaires de M. Zachman concernant [traduction] « son nom JOHN A. ZACHMAN », et aucun de ces commentaires n'équivaut à l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Je conviens également avec la Requérante que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce ZACHMAN INTERNATIONAL au sens de l'article 4 de la Loi. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi parce que l'Opposant n'a pas démontré que les marques de commerce qu'il invoque ont été employées avant les dates de premier emploi revendiquées.
[30] Quant au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), je suis convaincue que la preuve appuie la conclusion que la preuve décrite ci-dessus établit que le nom commercial Zachman International était déjà en usage à la date de premier emploi revendiquée et qu'il n'avait pas été abandonné à la date d'annonce des demandes d'enregistrement pour les Marques. L'Opposant s'est donc acquitté de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) de la Loi. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.
[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[32] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]
[33] La marque de commerce ZACHMAN INTERNATIONAL (1,485,469) de la Requérante est identique au nom commercial Zachman International de l'Opposant. Les marchandises, les services, les entreprises et les commerces des parties sont également essentiellement les mêmes. Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, de ces facteurs qui jouent résolument en faveur de l'Opposant, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la marque de commerce ZACHMAN INTERNATIONAL et le nom commercial Zachman International de l'Opposant.
[34] Quant à la marque de commerce ZACHMAN (1,485,468) de la Requérante, elle est identique à l'élément dominant du nom commercial Zachman International de l'Opposant, c'est-à-dire le nom Zachman. L'élément supplémentaire « International » étant un mot du dictionnaire, sa présence n'est pas suffisante pour créer une différence significative entre la marque de commerce ZACHMAN et le nom commercial de l'Opposant lorsque la marque et le nom sont considérés dans leur ensemble. Comme dans le cas de la demande no 1,485,469, les marchandises, les services, les entreprises et les commerces des parties sont également essentiellement les mêmes. Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier de ces facteurs, qui jouent résolument en faveur de l'Opposant, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la marque de commerce ZACHMAN INTERNATIONAL et le nom commercial Zachman International de l'Opposant.
[35] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) de la Loi est accueilli à l'égard des deux demandes d'enregistrement.
Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – article 38(2)d) de la Loi
[36] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises et Services de ceux de tiers partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposant n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.
[37] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une marque de commerce ou un nom commercial, parmi les marques de commerce et le nom commercial qu'il invoque dans sa déclaration d'opposition, était devenu suffisamment connu pour faire perdre aux Marques leur caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[38] Tel qu'exposé plus en détail dans mon analyse des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement ci-dessus, l'Opposant a démontré que le nom commercial Zachman International était en usage et avait acquis une notoriété à la date pertinente. Je suis convaincue que le niveau de notoriété du nom commercial Zachman International démontré par l'Opposant est suffisant pour permettre à l'Opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve. La différence entre les dates pertinentes n'est pas significative, de sorte que ma conclusion quant au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) s'applique également ici. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli en ce qui a trait au nom commercial Zachman International.
Décision
[39] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement no 1,485,468 (ZACHMAN) et no 1,485,469 (ZACHMAN INTERNATIONAL) conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire