Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 139

Date de la décision : 2011‑08‑10

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Retail Royalty Company and American Eagle Outfitters, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1,345,073 pour la marque de commerce HAWKE & CO. OUTFITTER & Dessin d’oiseau au nom de Hawke & Company Outfitters LLC

[1]               Le 26 avril 2007, Hawke & Company Outfitters LLC (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HAWKE & CO. OUTFITTER & Dessin d’oiseau, reproduite ci-dessous (la Marque) :

[2]               La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d’entraînement, costumes, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements d’extérieur d’été, de printemps, d’automne et d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de bain, vêtements de plage, chaussettes, gants, ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles » (les Marchandises).

[3]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 avril 2008.

[4]               Le 2 septembre 2008, Retail Royalty Company (RRC) et American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) ont produit une déclaration d’opposition. À moins d’indications contraires, les renvois à l’Opposante ci‑après constituent des renvois à RRC et à AEO collectivement. Je résume ci‑dessous les motifs d’opposition invoqués en vertu de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1.   La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi car la Requérante n’avait pas en fait l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec la totalité des Marchandises;

2.   La Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (n^o TMA536,829) détenue par RRC pour des vêtements et des accessoires et des services de vente au détail de vêtements et d’accessoires;

3.   La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)b) de la Loi du fait que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce de RRC, reproduite ci‑dessous, qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec des vêtements et des services de vente au détail de vêtements :

(ci‑après désignée la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin)

4.   La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(3)a) et b) de la Loi du fait que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de RRC indiquées à l’annexe A, qui avaient été antérieurement employées et révélées au Canada et qui font l’objet de demandes produites antérieurement.

5.   La Marque n’est pas distinctive et elle n’est pas non plus adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises et services de RRC.

 

[5]               La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d’opposition.

[6]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Rebecca Gibbs, souscrit le 10 avril 2009, accompagné des pièces « A » à « S ». À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit d’Aron Rosenberg, souscrit le 16 juillet 2009, accompagné des pièces « A » à « F ». Les souscripteurs des affidavits n’ont pas été contre‑interrogés.

[7]               Chacune des deux parties a produit des observations écrites et était représentée à l’audience où je me suis penchée sur deux questions préliminaires, que j’examinerai ci‑après.

[8]               Je conviens d'abord que le renvoi à l’alinéa 16(3)b) de la Loi au troisième motif d’opposition constitue une erreur d’écriture et qu’il s’agit plutôt d’un renvoi à l’alinéa 16(3)a) de la Loi. Il s’avère que la Requérante avait compris que le motif d’opposition se fondait sur l’emploi et la révélation antérieurs de la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin.

[9]               Deuxièmement, j’ai fait remarquer au représentant de la Requérante que M. Rosenberg s’identifie comme étant le président de Hawke Company Outfitters LLC plutôt que de Hawke & Company Outfitters LLC (c’est moi qui souligne). Le représentant de la Requérante a expliqué qu’il y a une erreur d’écriture dans l’affidavit de M. Rosenberg et cette explication a été acceptée par le représentant de l’Opposante. Dans ces circonstances, je confirme que j’accepte que le renvoi à Hawke Company Outfitters LLC dans l’affidavit de M. Rosenberg est un renvoi à la Requérante.

Fardeau

[10]           C’est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande d’enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l’Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent. Dès lors que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer que les motifs d’opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.1^re inst.), Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd., (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) (Christian Dior); Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

Les dates pertinentes

[11]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

•         pour les alinéas 38(2)a) et 30e) – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];

•         pour les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

•         pour l’alinéa 38(2)c) et le paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;

•         pour l’alinéa 38(2)d) et l’absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc., (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. 

Preuve de l’Opposante

[12]           M^me Gibbs agit à titre d’avocate en chef – Propriété intellectuelle d’AEO depuis septembre 2007. Elle est directement responsable de la surveillance, du maintien et de la protection des marques de commerce détenues, utilisées et accordées sous licence par AEO et par ses sociétés filiales apparentées, y compris RRC. M^me Gibbs a accès aux livres comptables pertinents qui sont conservés par AEO et par ses filiales et corporations apparentées dans le cours normal de leurs activités commerciales [par. 1].

[13]           M^me Gibbs présente les imprimés de l’enregistrement et des demandes formulées dans la déclaration d’opposition et détenus par RRC, une filiale en propriété exclusive d’AEO [pièces « A » à « J »].

[14]           Pour mieux comprendre mon analyse de la preuve présentée par l’Opposante, je note avoir accepté que les renvois à la marque de commerce « EAGLE Dessin » ou au « logo Eagle » dans l’affidavit de M^me Gibbs sont des renvois au dessin suivant :

[15]           Je note également que M^me Gibbs produit la preuve de l’emploi et de la publicité en renvoyant aux marques de commerce de RRC comme étant parfois la marque AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, la marque EAGLE Dessin (logo EAGLE), la marque AMERICAN EAGLE, les marques de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS et EAGLE Dessin ou les marques de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS. À moins d’indications contraires, je désignerai ces marques comme étant les marques de commerce de RRC.

[16]           Selon les déclarations de M^me Gibbs, à la date de son affidavit (10 avril 2009), les magasins AMERICAN EAGLE OUTFITTERS sont exploités au Canada depuis plus de huit ans; il y a plus de 75 magasins en exploitation en Ontario, au Québec, en Colombie‑Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, en Nouvelle‑Écosse et au Nouveau‑Brunswick [par. 4, pièce « K »]. Les magasins sont exploités par une filiale, American Eagle Outfitters Canada Corporation, titulaire d’une licence octroyée par RRC en vue de l’emploi de ses marques de commerce et RRC exerce un contrôle étroit de l’emploi, de la publicité et de l’affichage de ses marques de commerce par le licencié [par. 5]. Depuis l’ouverture du premier magasin canadien, la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS a continuellement été employée et affichée dans tous les magasins, ainsi que sur les étiquettes fixes et étiquettes mobiles apposées sur les vêtements, les chaussures et les accessoires vendus au Canada [par. 6].

[17]           Selon l’affidavit de M^me Gibbs, les ventes annuelles des vêtements, chaussures et accessoires AMERICAN EAGLE OUTFITTERS dans les magasins canadiens ont varié de 129 millions de dollars US à plus de 269 millions de dollars US de 2004 à 2008 [par. 7].

[18]           Des photographies de différents magasins [pièce « L »] ainsi que des échantillons des affiches internes et du matériel de promotion sur le lieu de vente figurant dans chacun des magasins (pièce « M »] sont annexés à l’affidavit en tant que spécimens représentatifs de l’emploi des marques de commerce de RRC en liaison avec des services de vente au détail de vêtements au Canada. Les étiquettes fixes et les étiquettes mobiles sont annexées à l’affidavit [pièce « N »] à titre de spécimens représentatifs de l’emploi des marques de commerce de RRC en liaison avec des vêtements, des chaussures et des accessoires vendus au Canada ou livrés à des Canadiens au moyen de ventes en ligne, dont je discute ci‑dessous. Enfin, des photographies des vêtements, des chaussures et des accessoires sont annexées à l’affidavit [pièce « O »] pour montrer l’affichage des marques de commerce de RRC sur les marchandises en sus des étiquettes fixes et des étiquettes mobiles qui y sont apposées.

[19]           M^me Gibbs produit des extraits du site Internet www.ae.com [pièce « P »]. Elle indique que le site Web, lancé en mai 1998, est exploité par AE Direct Co. LLC., une filiale qui est titulaire d’une licence octroyée par RRC en vue de l’emploi de ses marques de commerce et que RRC exerce un contrôle étroit de l’emploi, de la publicité et de l’affichage de ses marques de commerce par le licencié [par. 12].

[20]           Selon l’affidavit de M^me Gibbs, les Canadiens font l’achat de vêtements, de chaussures et d’accessoires en ligne depuis au moins 2003; le site Web a attiré plus de 16 millions d’appels de fichiers de Canadiens du 17 novembre 2006 au 14 mars 2009 [par. 13]. Un extrait d’une page de la boutique virtuelle canadienne exploitée dans le cadre du site Web est annexé à l’affidavit en tant que pièce « Q ». Je note qu’aucune date ne figure sur l’extrait et M^me Gibbs n’indique pas quand l’extrait a été imprimé. À ce titre, je conclus que l’extrait est représentatif de la boutique virtuelle canadienne à la date de l’affidavit de M^me Gibbs.

[21]           Les paragraphes 14 à 16 de l’affidavit de M^me Gibbs portent sur la publicité et la promotion des marques de commerce de RRC au Canada. Les activités de publicité comprennent la publicité liée au site Web, la publicité interne, le publipostage à l’intention des Canadiens et la publicité imprimée. M^me Gibbs produit des spécimens représentatifs du matériel de publipostage [pièce « R »] et de la publicité imprimée qui a figuré dans des magazines distribués et vendus au Canada, comme Seventeen, In Style, Maxim et Cosmo Girl [pièce « S »]. Les dépenses totales de publicité engagées dans le cadre des activités canadiennes ou s’y rattachant ont dépassé trois millions de dollars US chaque année pendant au moins les cinq dernières années avant la date de l’affidavit de M^me Gibbs.

Preuve de la Requérante

[22]           M. Rosenberg est président de la Requérante, une société qui exerce ses activités dans la fabrication, l’importation, la vente et la distribution de vêtements d’extérieur [par. 1]. Il occupe le poste de président de la Requérante depuis sa fondation en mars 2006; auparavant, il était président de Daron Fashions Group [par. 2].

[23]           M. Rosenberg indique que Daron Fashions Group et Daron Fashions Inc. (les sociétés Daron) sont des sociétés associées à la Requérante et sont titulaires de licences en vue de vendre les produits de la Requérante, y compris ceux qui portent la Marque [par. 3]. Les vêtements pour enfants et pour adultes associés à la Marque sont vendus par les sociétés Daron [par. 10].

[24]           Selon l’affidavit de M. Rosenberg, les ventes approximatives de la Requérante (dollars US) pour le Canada se sont élevées à 11 220 $ en 2007, à 54 335 $ en 2008 et à 100 000 $ en 2009 [par. 11]. La Requérante [traduction] « vend ses produits de façon continue au Canada depuis au moins l’automne 2007 » [par. 13]. Les produits de la Requérante sont vendus au Canada dans les magasins Winners [par. 12].

[25]           Des copies des factures envoyées à Winners sont annexées à l’affidavit en tant que pièce « C ». Je note qu’il s’agit de factures pour les années 2007 et 2008 émises par Daron Fashions Inc. à Winners en Ontario. Des copies des « bons de travail » de Winners pour les marchandises de la Requérante [pièce « D »], un extrait du catalogue de la Requérante où l’on voit [traduction] « six styles différents portant » la Marque [pièce « E »] et des copies des photographies de vêtements vendus à Winners et montrant la Marque sur l’étiquette apposée sur chaque article » sont également annexées à l’affidavit [pièce « F »].

[26]           M. Rosenberg produit également une copie du rapport émis durant l’examen de la demande par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) [pièce « B »]. Il note que les marques de commerce de RRC n'ont pas été opposées à la demande et qu'il a été répondu aux objections fondées sur un enregistrement pour la marque de commerce HAWK & Dessin (n^o TMA345,334) et une demande pour la marque de commerce HAWK (n^o 1,091,076) [par. 5]. Je note qu’en sus du rapport d’examen, la pièce « B » comprend des imprimés de l’enregistrement n^o TMA345,334 et n^o TMA712,362, qui découlent de la demande n^o 1,091,076. Ces enregistrements sont détenus par des tiers.

[27]           Je souligne au passage que je n’accorde aucune importance au fait que la demande pour la Marque n’a donné lieu à aucune objection fondée sur l’enregistrement de la marque de commerce de RRC et sur les demandes d’enregistrement de marque de commerce antérieurement produites et alléguées dans la déclaration d’opposition. Il suffit de dire que les décisions de la Section de l’examen de l’OPIC ne sont pas exécutoires et n’ont pas valeur de précédent lorsqu’il s’agit de déterminer l’enregistrabilité d’une marque de commerce dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp. (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.].

[28]           Je n’accorde pas non plus d’importance aux déclarations de M. Rosenberg voulant que la Marque soit connue au Canada, qu’elle soit distinctive et qu’elle ne crée pas de confusion avec les marques de commerce alléguées par l’Opposante [par. 8 et 18]. Ce sont toutes des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire selon la preuve versée au dossier dans la présente procédure.

[29]           Au terme de cette récapitulation de la preuve de l'Opposante, j’aimerais examiner les observations de l’Opposante quant aux ambiguïtés de l’affidavit de M. Rosenberg relativement à la preuve de l’emploi de la Marque au Canada. À l’audience, le représentant de l’Opposante a soutenu qu’il est [traduction] « absolument impossible d’établir » si le chiffre d’affaires pour les ventes au Canada fourni dans l’affidavit de M. Rosenberg a trait aux marchandises associées à la Marque et on ne peut conclure que tel est le cas. À cet égard, le représentant de l’Opposante a fait valoir que la déclaration de M. Rosenberg selon laquelle les marchandises de la Requérante vendues au Canada par les sociétés Daron comprennent les marchandises portant la Marque (c’est moi qui souligne) doit conduire à la conclusion que ce ne sont pas toutes les marchandises de la Requérante vendues au Canada par les sociétés Daron qui sont des marchandises portant la Marque. Bien qu'on eût pu obtenir des éclaircissements sur les ventes des Marchandises au Canada en procédant à un contre‑interrogatoire, la Requérante a renoncé à le faire. En outre, en dépit de ses faiblesses et de son imprécision, je suis convaincue, après avoir procédé à une interprétation objective de l’ensemble de l’affidavit de M. Rosenberg, que cet affidavit permet de conclure à l’emploi de la Marque au Canada depuis novembre 2007 en liaison avec des vêtements, plus particulièrement des vêtements d’extérieur d’automne et d’hiver. Je suis également convaincue que les sociétés Daron agissent simplement à titre d’agent des ventes de la Requérante.

Analyse des motifs d'opposition

[30]           D’entrée de jeu, je rejette le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30e) de la Loi puisque je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à cet égard.

[31]           Tous les autres motifs d’opposition portent sur la question de la confusion entre les marques des parties. J’analyse ces motifs ci-après, pas nécessairement suivant l'ordre où ils sont exposés dans la déclaration d'opposition.

Absence de droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(3)a)

[32]           L’Opposante a plaidé deux motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement suivant l’alinéa 16(3)a) de la Loi. Le premier motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) repose sur l’emploi et la révélation antérieurs au Canada de la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin de RRC en liaison avec des vêtements et des services de vente au détail de vêtements. Le deuxième motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) repose sur l’emploi et la révélation antérieurs des marques de commerce de RRC au Canada qui figurent à l’annexe A.

[33]           Bien que la charge de la preuve ultime incombe à la Requérante, l’Opposante avait la charge initiale de prouver que les marques de commerce de RRC invoquées avaient été employées ou révélées au Canada avant la date de la demande d’enregistrement de la Marque, et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[34]           Je vais débuter avec l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’emploi et la révélation antérieurs au Canada de la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin de RRC en liaison avec des vêtements et services de vente au détail de vêtements.

[35]           Bien que M^me Gibbs ne fasse pas expressément référence à la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin, je note que les étiquettes mobiles, les étiquettes fixes et les photographies des vêtements produites avec son affidavit affichent le dessin de l’aigle en combinaison avec les mots AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, tout comme les spécimens du matériel de publipostage et des pages Web. Dans la plupart des cas, le dessin de l’aigle figure au‑dessus des mots AMERICAN EAGLE et le mot OUTFITTERS figure tout juste en‑dessous. Je suis convaincue que cet affichage équivaut à l’emploi de la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin comme il est prétendu dans le motif d’opposition [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, S.A. (1985), C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].

[36]           Je suis convaincue, selon une interprétation raisonnable de l’ensemble de l’affidavit de M^me Gibbs, que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de démontrer que la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin avait été antérieurement employée et n’avait pas été abandonnée au Canada en liaison avec des vêtements et des magasins de vente au détail de vêtements. Ainsi, la Requérante a le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin au 26 avril 2007.

[37]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[38]           Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, c’est à dire : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues; b) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à ces facteurs n’est pas forcément le même [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. 2011 CSC 27 (Masterpiece) pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[39]           Dans ses observations écrites, la Requérante renvoie à plusieurs décisions où l'on a conclu à l’absence de confusion entre deux marques de commerce, bien que les éléments d’une marque ait intégré la seconde marque dans son entier. Qu'il suffise de dire que le risque probable de confusion entre les marques en litige est une question de probabilités et de circonstances, eu égard aux faits particuliers de la présente affaire. En d’autres mots, chaque cas doit être considéré selon les circonstances de l’espèce.

Examen des facteurs visés à l’alinéa 6(5)a)

[40]           Lors de l’audience, le représentant de l’Opposante a prétendu que le mot « outfitter » en anglais n’est pas un mot générique. Je ne suis pas d’accord. En effet, le Oxford Canadian Dictionary fournit la définition suivante du mot « outfitter » : « Nord américain. 1. un fournisseur d'équipement pour les activités extérieures, telles que des randonnées, etc. 2. une personne qui agit en tant que guide lors de voyages en milieu sauvage, etc. ». Ceci dit, j’estime que le caractère distinctif inhérent des marques respectives des parties est à peu près équivalent. Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce au Canada en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. De toute évidence, la Marque n’avait pas acquis de caractère distinctif à la date pertinente. Il est quelque peu difficile d’évaluer avec précision le caractère distinctif acquis en soi de la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin. Pourtant, en tenant compte des ventes annuelles au Canada et des dépenses de publicité indiquées dans l’affidavit de M^me Gibbs, ainsi que des spécimens relatifs à l’emploi, je conviens que la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin était devenue passablement connue au Canada à la date pertinente. Par conséquent, l’examen global du facteur visé à l’al. 6(5)a) profite à l’Opposante. La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage à la date pertinente plaide également en faveur de l’Opposante.

[41]           La Requérante ne prétend pas qu’il y a chevauchement entre les marchandises associées aux marques des parties. Cependant, elle conteste apparemment la position de l’Opposante quant au chevauchement quant à la nature du commerce des parties. En effet, lors de sa plaidoirie, le représentant de la Requérante a soutenu qu’un consommateur à la recherche des marchandises de l’Opposante se rendrait dans les magasins de l’Opposante. Le représentant de l’Opposante a répondu en faisant valoir qu’il n’y avait aucune preuve que les marchandises associées à la marque AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin n’étaient vendues que dans les magasins de vente au détail AMERICAN EAGLE OUTFITTERS. Je reconnais que l’affidavit de M^me Gibbs établit que les marchandises de l’Opposante peuvent être achetées en ligne. Cependant, lorsqu’on examine les ventes des magasins au détail canadiens, j’estime qu’il est raisonnable de conclure, à partir de la preuve de l’Opposante, que les marchandises sont vendues uniquement dans les magasins exploités par le titulaire de licence de l’Opposante, bien que je reconnaisse qu’il n’est pas interdit à l’Opposante de les vendre dans d’autres magasins que les magasins AMERICAN EAGLE OUTFITTERS. Quoi qu’il en soit, les deux parties fournissent leurs marchandises par le biais de magasins de vêtements et je conclus donc au chevauchement quant à la nature du commerce.

[42]           La Cour suprême du Canada a récemment répété, dans l’arrêt Masterpiece, que le degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées suggérées « [est] le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion ». Il est bien établi en droit que lorsque le degré de ressemblance entre deux marques est examiné, celles‑ci doivent être vues comme un tout et ne pas être disséquées [voir British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, p. 56 (C. de l'É.), conf. par (1946), 5 C.P.R. 71 (C.S.C.)]. S'agissant d'apprécier la ressemblance entre des marques de commerce, le juge Rothstein a indiqué dans l’arrêt Masterpiece, au paragraphe 64 : « Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle‑ci est particulièrement frappant ou unique ».

[43]           En l’espèce, les éléments de similitude entre les marques se trouvent dans le mot « OUTFITTER » et dans le dessin d’un oiseau.

[44]           Bien qu’on ne puisse pas dire que le mot « OUTFITTER » soit un élément hautement distinctif des marques des parties, il s’agit néanmoins du dernier élément des deux marques en cause. De plus, il n’existe aucune preuve permettant de conclure que ce mot avait été, à la date pertinente, communément adoptée en tant que composante des marques de commerce employées en liaison avec des vêtements et des accessoires.

[45]           La Requérante soutient que les mots « HAWKE & CO. » au début de la Marque font en sorte que la Marque se distingue tant sur le plan visuel que phonétique. Lors de l’audience, le représentant de la Requérante a plaidé les différences entre les dessins d’oiseau. En particulier, il a fait valoir que l’oiseau dans la Marque [traduction] « était en vol », alors que l’oiseau dans la marque de RRC [traduction] « se pose ». À titre de comparaison, l’Opposante plaide que les dessins d’oiseau sont similaires en ce qu’ils consistent tous deux en une silhouette d’oiseau aux ailes déployées et aux serres ouvertes.

[46]           Bien que je partage l’avis de la Requérante qu’il existe d’importantes différences entre les marques de commerce lorsqu’on les entend, je ne suis pas d’accord qu’il existe également de telles différences entre les marques lorsqu’on les voit. D’abord, lorsqu’on considère la Marque dans son ensemble, j’estime que le dessin d’oiseau est tout aussi frappant que les mots « HAWKE & CO ». En d’autres mots, je ne suis pas d’accord avec la Requérante pour dire que les mots « HAWKE & CO » occupent une place prédominante dans la Marque. En outre, je conclus que les dessins de l’oiseau dans les marques des parties montrent une ressemblance assez marquée en ce qu’ils illustrent tous les deux la silhouette d’un oiseau de proie dont les ailes sont déployées. J’estime également qu’il existe un degré de ressemblance assez marquée entre les idées que les marques des parties suggèrent.

[47]           Cela m’amène à traiter des observations de la Requérante selon lesquelles [traduction] « on a autorisé [dans l’industrie de la mode] la coexistence de dessins similaires d’oiseau et par conséquent, de petites différences suffisent pour distinguer les marques ». La Requérante a produit à titre d’annexe « A » à ses observations écrites, des exemples de [traduction] « quelques-unes des marques qui ont été autorisées à coexister dans le registre ». J’écarte l’annexe « A » des observations écrites de la Requérante étant donné que la preuve relative à l’état du registre aurait dû être produite au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle comme l’exige le Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195. De plus, dans les procédures d’opposition, le registraire n’exerce son pouvoir discrétionnaire concernant ce qui figure au registre qu’à l’égard de ce qui est valablement prouvé, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés sont expirés. En outre, étant donné que des imprimés de deux enregistrements appartenant à des tiers ont été produits en tant que pièce « B » jointe à l’affidavit de M. Rosenberg, je note que la simple existence de deux enregistrements ne suffit pas à étayer quelque conclusion que ce soit sur l’état du marché [voir Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[48]           Enfin, la Requérante n’a pas fourni de preuve établissant que les marques de commerce comportant le dessin d’un oiseau ont été communément adoptées et employées au Canada en liaison avec des vêtements et des accessoires.

[49]           La Requérante plaide l’absence de [traduction] « quelque preuve que ce soit d’un seul cas de confusion » entre les marques des parties comme étant une circonstance de l’espèce qui appuie la conclusion voulant qu’il n’y ait pas de probabilité de confusion. Rien n’oblige l’Opposante à faire la preuve d’incidents de confusion. Il incombe à la Requérante de démontrer l’absence de probabilité de confusion. Ceci étant dit, s’il n’y a aucune preuve d’emploi concomitant étendu, l’absence de preuve d’incidents de confusion sur une période de temps significative peut permettre de tirer une conclusion négative quant à la probabilité de confusion [voir Christian Dior, précité]. Comme il n’y a pas eu d’emploi de la Marque au Canada à la date pertinente, aucune conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion ne peut être tirée de l’absence de preuve d’incidents de confusion.

[50]           L’Opposante fait valoir que la famille [traduction] « d’autres marques de commerce avec dessins d’oiseau » de RRC à titre de circonstance particulière de l’espèce augmente la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause. Pour se prévaloir d’une famille de marques, l’Opposante doit prouver l’emploi de chacune des marques de la famille invoquée [voir MacDonald’s Corporation c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^re inst.)].

[51]           L’Opposante prétend dans ses observations écrites que RRC a largement exploité et fait connaître ses marques avec dessins d’oiseau, tant sur le plan individuel qu’en combinaison avec la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS. Lors de l’audience, le représentant de l’Opposante a soutenu que plusieurs pièces jointes à l’affidavit de M^me Gibbs établissent la preuve de l’emploi de la marque EAGLE Dessin individuellement. Cependant, le représentant de l’Opposante reconnaît que, sauf pour ce qui est des dessins d’oiseau figurant au bas de certaines pages du site Web (pièce O de l’affidavit de M^me Gibbs), aucun élément de preuve n’a été soumis à l’égard de l’emploi ou de la publicité au Canada de chacune des marques avec dessins d’oiseau faisant l’objet des demandes n^o 1,341,663, 1,336,782 et 1,336,780. Au bout du compte, j’estime que les marques avec dessins d’oiseau de RRC ne forment pas une famille de marques. D’abord, la marque EAGLE Dessin diffère substantiellement des autres marques avec dessins d’oiseau faisant l’objet des demandes n^o 1,341,663, 1,336,782 et 1,336,780, comme l’indique l’annexe A. De plus, il n’y a aucune preuve d’emploi des autres marques avec dessins d’oiseau, et une famille se compose généralement de plus de deux marques.

Conclusion relative au risque de confusion

[52]           Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des facteurs et de leur importance relative, je suis d’avis que les probabilités de confusion entre les marques en cause se répartissent également entre une conclusion voulant qu’il y ait confusion et une conclusion voulant qu’il y ait absence de confusion. Comme il appartient à la Requérante de s’acquitter de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée aucune confusion avec la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin à la date de production de la demande, je retiens le premier motif d’opposition fondé sur l’absence de droit, au titre de l’al. 16(3)a) de la Loi.

[53]           Étant donné que je retiens le premier motif d’opposition fondé sur l’al. 16(3)a), je ne vois pas la nécessité d’aborder le second motif d’opposition fondé sur l’emploi ou la révélation antérieurs au Canada des marques de commerce figurant à l’annexe A.

Absence de caractère distinctif

[54]           Pour satisfaire à son fardeau initial à l’égard du troisième motif d’opposition, l’Opposante doit démontrer que le 2 septembre 2008, les marques de commerce de RRC invoquées étaient devenues suffisamment connues pour priver la Marque de caractère distinctif [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc., (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.); Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 at 58 (C.F. 1^re inst.); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[55]           Dans la mesure où ce motif d’opposition se fonde sur l’allégation de confusion avec chacune des marques avec dessin d’oiseau faisant l’objet des demandes n^o 1,341,663, 1,336,782 et 1,336,780, il est rejeté faute par l’Opposante de s’être acquittée de son fardeau de preuve. Comme je l’ai dit plus haut, l’Opposante a omis d’attester l’emploi de ces marques de commerce.

[56]           Cependant, je suis convaincue que la preuve de l’Opposante établit que la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin était devenue suffisamment connue le 2 septembre 2008 pour priver la Marque de caractère distinctif.

[57]           Étant donné que l’écart entre les dates pertinentes n’a pas d'incidence importante sur mon analyse antérieure au regard du motif d’opposition fondé sur l’al. 16(3)a), je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin au 2 septembre 2008.

[58]           Étant donné que j’accueille le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif relativement à la marque de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Dessin, je n’estime pas nécessaire d’examiner le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif en ce qui a trait à la marque AMERICAN EAGLE OUTFITTERS et la marque EAGLE Dessin de RRC.

[59]           Comme j’ai conclu en faveur de l’Opposante à l’égard de deux motifs d’opposition, je n’examinerai pas les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)b)/12(1)d) et sur les alinéas 38(2)c)/16(3)b).

Décision

[60]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en vertu des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

ANNEXE A