Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Garbo Group Inc. à la demande no 1110684 produite par Harriet Brown & Company en vue de l’enregistrement de la marque de commerce GRETA GARBO Dessin
Le 26 juillet 2001, Harriet Brown & Company (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce GRETA GARBO Dessin (la « Marque »), en liaison avec des bijoux, en revendiquant la date de priorité du 23 février 2001 aux termes de la Convention. La demande produite se fonde sur : 1) l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 29 janvier 2001 et 2) l’emploi et l’enregistrement aux États‑Unis. Le droit à l’usage exclusif des mots GRETA GARBO en dehors de la marque a fait l’objet d’un désistement. Le consentement à l'usage de la signature de Greta Garbo a été versé au dossier. La Marque est reproduite ci-dessous :
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 16 juin 2004. Le 16 novembre 2004, Garbo Group Inc. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande.
La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration le 21 avril 2005.
À l’appui de sa déclaration d’opposition, l’Opposante a produit les affidavits de son président, Gary Grundman, et d'une technicienne juridique, Lorraine Devitt. La Requérante a obtenu des ordonnances l’autorisant à contre‑interroger ces déposants, mais elle n'a mené aucun contre‑interrogatoire.
Le 21 février 2006, l’Opposante s'est vu accorder la permission de modifier sa déclaration d’opposition.
La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve pour étayer sa demande.
Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et participé à l'audience.
Fardeau de la preuve
La Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), mais il incombe d’abord à l’Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits allégués sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition [John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)a)
Dans sa déclaration d’opposition modifiée, l’Opposante a ajouté un motif en alléguant que la Marque n’est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi, puisque GRETA GARBO n'est principalement que le nom d'un particulier qui est décédé dans les trente années précédentes.
L’Opposante s’est acquittée du fardeau initial qui lui incombait relativement à ce motif parce qu’elle a produit une preuve établissant que Greta Garbo est décédée le 15 avril 1990 (voir volume 2, pièce B, de l'affidavit de Mme Devitt).
Dans sa contre‑déclaration, datée du 21 avril 2005, la Requérante ne nie pas de manière générale les motifs ou allégations contenus dans la déclaration d’opposition de l’Opposante; elle nie plutôt expressément chacun des arguments précis exposés dans la déclaration d’opposition initiale. Par conséquent, la Requérante n’a pas contesté le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)a) qui a été ajouté à la déclaration d'opposition modifiée. Tel qu’il a été mentionné précédemment, la Requérante n’a produit ni preuve ni plaidoyer.
Comme il n’a été ni contesté ni réfuté, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)a) est retenu.
Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif
L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce qu’elle ne distingue pas les bijoux de la Requérante des bijoux et des accessoires de mode de l’Opposante et qu’elle n’est pas adaptée à les distinguer. L’Opposante allègue dans son plaidoyer qu’elle a employé ou fait connaître la marque de commerce GARBO au Canada en liaison avec des bijoux depuis au moins le 12 août 1987.
La date pertinente relativement à ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.), à la page 324]. Pour que le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif soit retenu, il suffit à l'Opposante d'établir que, à la date du 16 novembre 2004, sa marque de commerce GARBO était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), à la page 58]. L’Opposante s’est acquittée de ce fardeau initial.
Dans un affidavit daté du 17 novembre 2005, le président de l’Opposante attestait que, depuis 1984, l’Opposante a continuellement et largement fait la publicité et la vente de bijoux et d’autres accessoires de mode en liaison avec des marques de commerce comprenant le mot GARBO. Les produits portant les marques GARBO de l’Opposante sont vendus dans des centaines de magasins au Canada, y compris dans des chaînes de magasins, des magasins à rayons et des magasins de mode, d’accessoires et de vêtements pour femmes. L’Opposante a annoncé des produits portant ses marques GARBO dans divers médias au Canada; des exemples d’annonces faisant la promotion de bijoux en liaison avec des marques GARBO, parues entre les années 1986 et 2005, ont été fournis. Ces annonces avaient notamment été placées dans des grands quotidiens canadiens tels que le Toronto Star (je peux prendre connaissance d'office de la diffusion des grands quotidiens canadiens : Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Anheuser Busch, Inc. (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (A.A.M.C.)). Les ventes en gros de produits portant les marques GARBO de l’Opposante se chiffrent à environ un demi‑million de dollars pour chacune des années de la période de 2001 à 2005.
Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Chacun de ces critères est examiné ci‑dessous.
Alinéa 6(5)a) : Ni l’une ni l’autre des marques des parties n’est intrinsèquement forte puisque elles sont constituées des prénom et nom de famille d’un particulier ou de son seul nom de famille. Seule l’Opposante a démontré que sa marque a acquis une certaine réputation par l’usage ou la promotion.
Alinéa 6(5)b) : L’Opposante affirme qu’elle a employé sa marque pendant 14 ans de plus que la Requérante.
Alinéa 6(5)c) : Les marchandises des parties sont identiques.
Alinéa 6(5)d) : Il est raisonnable de tenir pour acquis que les bijoux des deux parties empruntent des voies de commercialisation similaires.
Alinéa 6(5)e) : La Marque de la Requérante comprend la marque de l'Opposante dans son entièreté. Même si le mot GARBO constitue la deuxième partie de la Marque de la Requérante, cette caractéristique ne permet pas de distinguer les marques énormément car il n'est pas rare de voir le nom complet d'un particulier être réduit à son nom de famille. D’une manière générale, il existe un degré de ressemblance appréciable entre les marques GRETA GARBO Dessin et GARBO dans la présentation et le son et dans les idées qu’elles suggèrent.
Chacun de ces critères favorise l’Opposante. Une confusion entre les marques semble probable et la Requérante n’a pas établi que la Marque est distinctive.
Comme la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, le motif fondé sur le caractère distinctif est retenu.
Autres motifs de l’opposition
Comme j’ai déjà repoussé la demande au vu de deux motifs d’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres. Je mentionnerai toutefois que la Requérante et l’Opposante étaient parties à une autre procédure d’opposition qui s’est soldée en faveur de la Requérante [Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.)]. L’Opposante a présenté diverses observations concernant cette décision antérieure, mais j’estime qu’il est suffisant de dire que cette affaire se distingue très nettement de celle en l’espèce pour diverses raisons, dont le fait que les marchandises en cause dans la procédure antérieure n’étaient pas identiques et le fait que la Requérante avait produit une preuve dans la procédure antérieure.
Décision
En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 20 FÉVRIER 2009.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.